《专利代理条例(修订送审稿)》完善意见

《专利代理条例》修订建议

——兼评《专利代理条例（修订送审稿）》

《专利代理条例》是规范专利代理行业的一部重要行政法规，自20年颁布以来，对规范专利代理行业、促进知识产权发展做出了重大的贡献，但我国专利法自1985年颁布以来，已经经历了三次修订，专利代理行业也有了十足的进步，《专利代理条例》中的大部分规范与知识产权发展现状不再符合，而专利代理行业在发展过程中出现了新的问题，需要有法律去规范，迫切需要对《专利代理条例》进行修订，以适应行业发展，促进我国专利事业的发展。2011年2月11日国务院法制办公布了《专利代理条例（修订送审稿）》（以下简称《送审稿》），并公开征求意见。《送审稿》对《专利代理条例》作了重大修订，由现有的28条增加至55条，内容大大丰富，有很多的亮点，必将促进专利代理行业的发展，但仍有部分条款不尽合理，还应进一步完善。

一、《送审稿》的亮点

1、将“专利代理人”变更为”专利代理师”，以提高专利代理师的社会声誉和社会地位；

2、规范了专利代理师资格证、执业证的取得、注销、吊销等程序；

3、明确了专利代理机构属中介机构的性质；

4、完善了专利代理机构的申办条件及审批程序；

5、加强了对专利代理师、专利代理机构的监督机制，规范了公平竞争程序；

6、规定专利代理师、专利代理机构的社会援助义务，以增强专利代理师、代理机构的社会责任感；

7、内容更加充实，由现有的20多条增加至55条，使得条例更具有操作性。《送审稿》的诸多修订亮点，充分显示了国家队《专利代理条例》的重视，同时也显示了国家队专利代理行业，对国家知识产权发展的重视程度。《送审稿》的亮点也被很多媒体报道并分析，再次不再赘述。

二、进一步修订建议

（一）关于专利代理师的定义

根据《送审稿》第六条规定：专利代理师，是指持有《专利代理师资格证》和《专利代理师执业证》的人员。首先，该条款存在重复定义，因为根据《送审

稿》第九条规定，只有取得代理师资格的人，才可以申请领取代理师执业证，即取得代理师执业证的人必定具备代理师资格，送审稿规定代理师指持有代理师资格证和代理师执业证，其内容显然存在重复定义；第二，代理师资格证是一种资格，送审稿用“持有”不太合适，如果代理师资格证或代理师执业证遗失了，在补办期间，代理师显然不持有两证，如果按送审稿规定，他们就不再是代理师，而事实上，代理师证补办期间，仍然是代理师；第三、代理师的定义中没有强调代理师应执业，按照有关规定对代理师的年审要求，代理师执业期间，必须实际执业，否则其执照可能不能年审通过，故代理师定义中应当含有代理师执业这一部分。《律师法》规定，律师是指依法取得律师执业证书，接受委托或者指定，为当事人提供法律服务的执业人员。《注册会计师法》规定，注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。送审稿完全可以借鉴上述成熟立法的规定，对专利代理师做出更精准的定义。

《送审稿》第六条修订建议：本条例所称专利代理师，是指依法取得专利代理师执业证，接收委托或指定，为当事人提供专利事务服务的执业人员。

（二）关于取得专利代理师资格的限制

无论是现行《专利代理条例》还是《专利代理人考试办法》，都规定，申请取得专利代理师资格必须是理工科专业学历，也即文科专业学生无报考资格，《送审稿》也不例外。立法之所以做上述规定，主要是考虑到专利代理师业务的专业性，理工科背景的人员更容易理解相关技术文件，更容易和发明人、设计人交流，究其根本，这里的理工科教育背景的行业准入限制，其本质是对代理师的知识领域的要求，以保障专利代理服务的质量，为专利权保护夯实基础。

这种限制看上述似乎合理，但实际上有弊端：第一，限定理工科背景专业，完全堵死了只有文科背景的人员的考试资格和入行资格，限制了专利代理师队伍的壮大；第二、按有关分类，数学专业属于理科专业，可以报考专利代理人，但一个学数学专业的人很难说他们对工科技术了解多少，他们与发明人交流起来，除了数学公式外，同样存在障碍，而纯粹数学上的突破不能申请专利，按理说，

他们也不应参加专利代理师资格，但现行规定却没有限制，故这对文科生是不公平的；第三，执业资格的专业限制，实属行业准入限制，是行业垄断，这有违公平原则。事实上，能否与发明人交流或提供优质的服务，其根本在于专利代理人自身以及行业的竞争状况，一个负责人的代理人在加上激烈的行业竞争，必将促使其提供优质的服务，即便他们没有教育背景，也可以通过学习得到补充，不负责任的代理人，无论他是否有理工科背景，都会被市场竞争而淘汰掉，故，是否有理工科背景不应成为取得代理师资格的限制条件，应当由市场竞争来决定，如果只是面不够，也会被行业竞争所淘汰；第四，《送审稿》第八条规定的不通过资格考试而核发专利代理人资格证的人员中并为要求必须是理工科专业，这就是说非理工科专业的人员也可能取得专利代理师资格，这显然不公平。

我国《律师法》并没有把法学或相关专业作为取得律师资格的限制条件，《注册会计师法》也没有把会计或相关专业作为限制条件，事实上有很多非法律专业的律师、非会计专业的注册会计师取得了优异的成绩，在行业内有极高的声誉，他们的存在也促进了行业的发展，也相应说明行业准入限制过多不利于行业的发展壮大，应该吸取兄弟行业的立法经验。

另外，《送审稿》统一要求取得专利代理师资格的人必须具备本科以上学历，而没有对我国特别偏远贫困地区给予适当照顾，对然在考试过程中，有“地方证”在照顾欠发达的地区，但这仍不足以解决偏远低于专利代理人才欠缺的难题。拥有数十万人的律师行业，在规定取得律师资格的人员的学历时，对偏远贫困地区也给予了适当放宽的照顾，建议《送审稿》也应吸取兄弟行业的立法经验，对特别频宽偏远地区人员的报考条件给予适当放宽。

《送审稿》第七条修订建议：拥护中华人民共和国宪法，并具备下列条件的中国公民，可以申请国务院专利行政部门颁发专利代理师资格证：（一）品行良好；

（二）十八周岁以上，具有完全民事行为能力；

（三）具有高等院校本科以上学历；

（四）通过国务院专利行政部门举办的全国专利代理师资格考试。

对于特别偏远、平困地区的考生，可以是高等院校专科以上学历，具体范围及执业要求，由国家知识产权制定办法规范。

（三）关于专利审查员从事专利代理师职业问题

《送审稿》的内容，专利代理师资格分两种情况取得：一是通过统一的代理师考试有国务院专利部门取得；一是不通过统一考试，而由国务院专利部分核发取得，其对象限定专利审查员或专利法律研究人员，如果可以授予专利审查员专利代理师资格，必将使大量的专利审查员涌入专利代理行业，虽然专利审查员都是专利审查的专家，但专利代理师的首要目的是扩大专利权的保护范围，而专利审查员很多事限制专利权的保护范围，如何既能获得较大的保护范围而又能获得授权，是专利代理师考虑的重点，却不是专利审查员考虑的重点，二者还是有所不同。就拿律师职业和法官职业来说，从没有法律规定，当几年法官后不通过司法考试就可以申请律师执业。授予专利审查员专利代理师资格，对广大专利代理人来说是很不公平的。

具有丰富工作经验的审查员加入专利代理师队伍固然会促进专利代理师行业的壮大发展，但也会导致专利审查队伍人才流失，降低专利审查员队伍的业务能力，把我不好专利审查这一关，就不能促进专利代理师的工作质量；一个合格审查员的培养，一般需要五年左右的时间，五年后审查员为了更好的发展去从事专利代理业务，对国家来说也是一种不小的损失；也会某种程度上说，专利代理人也是专利审查员的学生，专利代理师经过多次与专利审查员交流沟通后，不仅能及时发现自己工作的不足，更重要的是也能悟到如何提高自己的专利代理水平。

由于《送审稿》没有限制专利审查员报考专利代理师资格考试，故而专利审查员可以通过考试取得专利代理师资格，但《送审稿》未对专利审查员担任代理师后的执业做任何限制，这不得不说是一个重大的纰漏。专利审查员在专利申请、复审、无效程序中相当于法院的法官，其长达十年的工作，他们将建立广泛而又稳定的“同事关系”，他们离开审查岗位进入代理行业，在专利申请、复审、无效程序中也极为有利，过去的同事关系，使得他们比其他代理师具有先天的优势，

他们更容易获得客户的信任，他们的请求更容易获得支持，无审查员经历的代理人显然无法和他们竞争。某些专利代理机构对外宣称他们的专利代理人曾担任专利审查员，保证申请授权，进而收取高额代理费，类似这样的不正当竞争也不乏少数。审查员离职后担任代理人也容易滋生腐败和不正当竞争，这样的相似案例不乏少数，商务部条法司郭京毅案便是典型。

专利审查员和专利代理师的关系就如同法官和律师时间的关系，专利审查员转行做专利代理人相当于法官去做律师，其与原单位的因缘难以保障专利审查、复审、无效程序的公平性，虽然专利申请、复审不存在双方当事人，但社会公众实际上就是专利申请、复审程序的另一方当事人，如果审查程序不公正，必将对社会公众不公平，故，即便是审查员可以入职专利代理师，也应对其从业有所限制，《律师法》就明确规定，法官、检察官离任后两年内不得担任诉讼代理人或辩护人，《法官法》等法规都有类似规定，这些规定对避免了诉讼程序的不公正，不正当竞争起了重大的作用，《送审稿》应当吸纳上述类似规定，对专利审查员从事专利代理师有所限制，以避免不正当竞争及专利审批程序的不公正。

修改建议：

第一，删除授予专利审查员专利代理师的规定。最理想的是：专利审查员必须通过专利代理师资格考试。即统一代理师和专利审查员的资格考试，就向法院和律师资格统一考试一样。

第二，新增规定：专利审查员离职后五年内，不得担任专利申请、复审、无效业务，只能从事诉讼的专利法律事务以及其他不对国家知识产权局的法律事务。

（四）关于专利代理机构的组织形式

根据《送审稿》的规定，专利代理机构的组织形式包括普通合伙制企业、特殊的不同合伙企业和有限责任公司，律师事务所也可以申请开办专利代理业务，开办专利代理业务的律师事务所也受专利代理条例及相关法规调整，故取得专利代理资质的律师事务所是专利代理机构的组成部分。而《合伙企业法》和《送审稿》明确规定，设立合伙企业必须到工商部门登记，但根据《律师法》的规定，

设立律师事务所不需要到工商部门登记，律师事务所显然不属于合伙制企业，相对应的也不属于专利代理机构，这显然不合适。故在规范律师事务所的组织形式时应当包括律师事务所，当然在规定专利代理机构设立条件时，也应有所区别。

修改建议：第十七条专代理代理机构包括不同合伙企业、特殊合伙企业或者专利代理公司以及依照本条例及相关法规规定取得专利代理资质的律师事务所。

同时，对合伙制专利代理机构的设立条件中，明确律师事务所开办专利代理机构的遵照条例第三十条规定执行。

（五）专利代理机构的合伙人或股东的资格问题

根据《送审稿》的规定，专利代理机构的股东或合伙人必须是专利代理师，法人或非专利代理师不能成为专利代理机构的股东，之所以这样规定，其目的无非是保障专利代理机构的服务质量，但这样的限制条件也限制了专利代理机构的服务和壮大，行业力量微小。在现实生活中，有一大批专利代理机构的合伙人或股东仅仅是名义股东，并不是真实的出资人，也充分说明这样的限制并不合理。专利代理师都是工科出生，无论是教育背景还是他们的资金实力都可能有限，作为股东的专利代理人不仅要管理代理机构，还要从事专利代理业务，这致使他们无法抽出充分的时间和资金管理代理机构，事实上企业的管理能力和资金是影响企业发展的重大因素，我国很多专利代理机构做不大的一个重要原因是管理能力及资金实力无法跟上企业的发展需要，而相对比较大的代理机构几乎都是当时改制的或是律师事务所，例如柳沈律师事务所等。专利代理机构要发展壮大，必须有大量优秀人才的注入，而优秀的人才的注入，往往要给予高额的报酬，并通过好的管理方式将他们留下，但大部分代理机构都无法给予高报酬，导致了大量人才流失。同时，开办抓里代理业务的律师事务并不要每个合伙人都是专利代理师，这使得其他代理机构输在了起跑线上。为促进专利代理机构及代理行业的壮大，对专利代理机构的投资人的范围应适当放宽。

《送审稿》规定申请作为专利代理机构的股东或合伙人的，年龄不得超过65周岁。这一规定，将合伙人的年龄限定为65随以下，实际上是限制了公民财

产权中的处分运用的权利，也是不公平公正的。事实上，如果代理人65岁之前担任股东或合伙人的，65岁之后仍可以担任股东，并没有哪一部法律规定，65岁以上的代理人不能担任股东，必须把其转让其股权，年龄限制显然也不公平。

《送审稿》对专利代理机构股东或合伙人的条件限制，可能是将公民的投资权和执业资格相混同，这确实很遗憾。但是如果不对代理机构的股东或合伙人做任何限制，这也不合理，但只需做部分限制即可，即规定至少有几名合伙人应满足条例规定的限制条件，这也既可以保障专利代理机构的服务质量，也可以促进行业发展壮大。

修改建议：

第十七条（第二款）专利代理机构为合伙企业的，至少有三名合伙人为专利代理人；专利代理机构为优先责任公司的，应当有五名以上的股东为专利代理人。

第十九条专利代理机构的专利代理人为股东或合伙人的，应当符合下列条件：

（一）品行良好；

（二）持有专利代理师资格：

（三）具有两年以上专利代理师职业经历；

（四）能够专职从事专利代理业务；

专利代理机构的法定代表人应当是股东，并应是专利代理人。

删除“专利代理人65岁以上的专利代理人担任股东”的限制

（六）关于律师事务所从事专利代理业务的条件

现行专利代理条例规定，律师师事务所开办专利代理业务的，至少有三名专职律师有专利代理师资格。根据《送审稿》的规定，律师事务所开办专利代理业务的，至少有三名以上合伙人为专利代理师，且他们的专利代理执业年限不得低于两年。《送审稿》较现行专利代理条例有重大修订，而这样的修订，却大大限制了律师事务所开办专利代理业务的可能性，主要理由如下：

根据《送审稿》的规定，专利代理人只能跟一家机构形成劳动关系，并专门

从事专利代理业务，也即专利代理人在执业期间不能从事专利事务以外的业务，这就是说，除非本所有专利代理资质，否则律师就无法取得专利代理师执业证，没有哪个律师为了取得专利代理师执业证而舍弃自己的律师证。要想同时具备专利代理师执业证和律师证，并且是合伙人，其只能到现有的具有专利代理资质的律师事务所，而现在具有专利代理资质的律师事务所非常少，且基本都在北京、上海、广东，其他省市都没有这样的律师事务所，即便有这样梦想的律师到具有专利代理资质的律师事务所执业，他们是很不乐意去其他地区的律师事务所开办专利代理业务的，即便是有这个愿望，但要促够三个人，这也是非常困难的。

而事实上，律师事务所开办专利代理业务，比其他专利代理代理机构更具有优势，更能促进国家专利事业的发展，主要理由如下：1、律师事务所开办专利代理机构，合伙人除了取得专利代理师执业证的律师外还包括没有取得专利代理师执业证的律师，及非专利代理人也可以成为合伙人，融资的群体大于普通专利代理机构；2、律师事务所的管理人除了专利代理人外还有律师，他们的管理能力一般会大于普通专利代理机构的管理能力；3、律师事务所开办专利代理业务时，除了具备专利代理业务的专业人员外，同时还具备法律专业人员——律师，他们能给客户提供的服务更加全面；4、企业专利战略的建立和完善，不仅仅包括专利的申请、复审、无效，还包括企业专利制度的简历，而企业专利制度的简历涉及诸多的法律问题，一般的专利代理机构是很难完成的，只有综合性的律师事务所才胜任这个任务；5、律师事务所的客户不光是申请专利的单位，还包括销售单位等其他业务领域的企业，而一个大型的律师事务所，例如盈科律师事务所，律师人数达1000多人，其客户范围非常宽广，这对事实产权融资、专利产业化是非常有利的，可以说，大型律师事务所就是一个融资的平台，专利代理机构，即便是最大的中国专利代理香港有限公公司，他们的客户更多的是专利权人，而不是金融机构或其他能够把专利产业化的人，难以完成专利产业化的重任。

为了促进专利代理行业的发展，促进国家知识产权事业的发展，对律师事务所开办业务应给予适当放宽。

变通建议：

1、删除“律师事务所开办专利代理机构时，三名以上有专利代理师比附执业两年以上”这一限制条件，保留专利代理师必须是律师事务所的合伙人的规定，这样可以使具有专利代理师执业证的律师承担更多的责任，促使其做好专利代理业务；

2、由司法部和国家知识产权局协调，准许取得专利代理师资格的律师到专利代理机构实习，这样可以保障律师取得专利代理师执业证，但考虑到代理师不能跟两个单位建立劳动关系，申请只能在有专利代理资质的律师事务所执业，如果在专利代理机构执业的，应暂停律师执业。这样既保障了专利代理师执业的专职性，也保障了律师执业的专职性。

（七）关于专利代理机构的业务范围

《送审稿》对专利代理机构的执业范围做了规定，其中第二项规定为“请求宣告专利无效”，改小规定很容易让人理解为作为专利无效程序中请求方的代理人，是否能作为无效程序中权利人一方的代理人未做说明，只能将无效程序中权利人一方的代理人的情形纳入到“其他专利事务”这一项中，一般来说“其他专利事务”是我们实践中还未发生或很难以总结定义的专利事务，但担任专利无效程序中权利人一方的代理人是非常普遍的，现行专利代理条例也有明确规定，故该项规定不合理，应做相应调整。

修改建议：将“请求宣告专利无效”修改为“作为请求人或专利权人的代理人参与专利无效程序”

（八）关于专利代理师代理专利诉讼问题

现行专利代理条例没有将专利诉讼纳入到专利代理机构的业务范畴，但现实中有不少专利代理人参与到专利诉讼程序中，虽然他们不是律师，但法院基本都是默许状态，毕竟他们懂技术又熟悉部分法律，沟通比较顺畅，如果只懂法律但不懂技术，沟通起来会相对困难一些。但无论是司法现状还是《送审稿》的修订，都与现行《律师法》相冲突，《律师法》第十三条规定，除法律另有规定外，没有取得律师执业证书的人员不得诉讼代理或辩护业务。这里的法律显然是指全国人大制定的法律，专利代理条例是国务院制定的，不属于法律，其规定取得法律

职业资格的人可以从事专利诉讼业务显然与《律师法》相冲突，条例做上述规定虽然使得专利代理人从事专利诉讼业务有了依据，但是却存在立法冲突，为了保障立法的统一性，避免立法冲突，应对《送审稿》进行修订，待律师法修改后再就此问题对专利代理条例做进一步修订，以保障专利代理人从事专利代理业务即合法也无立法冲突。

仍然默许专利代理人以公民身份代理专利诉讼可能是目前最好的方案了。

修改建议：

1、删除取得律师资格或通过司法考试的专利代理师可以从事专利诉讼业务的规定；

2、删除律师事务所可以同时专利诉讼业务。

（九）关于国务院专利行政部门与全国专利代理师协会之间的关系

无论是从立法体系还是从《专利代理条例》本身来说，国务院专利行政部门与全国专利代理师协会之间只能是指导、与监督的关系，国务院专利行政部门不能代替或强制专利代理人协会的“权力”。但《送审稿》多处出现国务院专利行政部门通知专利代理人协会做什么事情，如果专利代理师协会不按照国知局的要求去办如何处理？没有任何法律进行了规范，专利代理人或代理师对代理人协会的行为不服可以向国知局申诉，申诉后，国知局仍然是通知，这些通知如何能保障有力的得到执行？《送审稿》未做任何规范，这需要进一步规范，光靠行政压力督促民间机构，只能给法治历程抹黑。

（十）关于代理师协会颁发代理师执业证的问题

从《送审稿》整个体系看，专利代理师执业资格证由国知局颁发、撤销、吊销，而代理师执业证由代理人协会核发、注销、吊销，很显然代理师资格证明显比代理人执业证重要，但是代理师资格证的取得通过考试就可以了，而代理师执业证不仅要有资格证，还要实习一年，并必须由执业五年以上的代理师指导，应当说，代理师执业证的取得比代理师资格证重要，执业证才是真正的执业资格证，而资格证仅仅是职业资格的一个条件，《送审稿》将执业资格的审批核发交给代理人协会似乎不妥当，同时《全国专利代理人协会章程》并未对代理师协会核发、

注销、撤销专利代理师执业证做任何具体制度规范，这使得代理人协会对代理人执业证的取得、撤销和注销并无具体的流程可依，更具随意性色彩。

《律师法》就相当规范，通过司法考试后由司法局颁发法律职业资格证书，实习期满后，由司法局颁发律师执业证。如果对代理师执业证的取得、撤销和注销做明确的程序规定，《送审稿》应当吸纳《律师法》的经验，可将代理师执业证统一由国知局颁发，这样就解决了行政干预的尴尬，代理人协会仅履行给代理师责令限期改正、警告、通报批评等行业自律职能即可。