关于专利创造性评价中技术启示的认定与答辩

专利创造性评价中技术启示的认定与答辩

在专利答辩过程中，专利代理人（师）或者申请人经常会遇到审查员提出的因为存在技术启示而导致申请文件缺乏创造性的问题，这也是答辩过程中较为头痛和棘手的问题。当然，这一问题不仅在答辩过程中存在，在专利授权后的无效程序中也有可能遇到，本文将从一个案例出发，浅略的谈谈对专利创造性评价中技术启示的认定与答复方法。

首先，审查员之所以会以技术启示来论述申请文件要求保护的技术方案没有创造性，是因为目前判断创造性的通用标准是“三步法”，即：第一步，确定最接近的现有技术；第二步，确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；第三步，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

在对第三步的描述中，专利审查指南指出：“在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。”

因此，在实践中，审查员在判断显而易见性的时候，通常会以对比文件或现有技术中存在技术启示来评价创造性。而认为存在技术启示，通常有几种情形：该区别技术特征是现有技术中解决该技术问题的惯用技术手

段；或者，该区别特征为对比文件（包括最接近的对比文件和其他对比文件）中披露的相关技术手段，且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

现在，我们已经了解了目前对是否存在技术启示的基本评价方法，接下来以一个案例为例，对其进一步描述：

该案例为如东三宝制针有限公司与陈昌泉的专利无效纠纷案，其经过较为复杂，大致如下：陈昌平为专利号为200420090400.8的中国实用新型专利《快速活络扳手》的专利权人，如东三宝制针有限公司（以下简称三宝公司）为无效宣告请求人。该专利经过无效、一审、二审、再审和终审，其中，专利复审委员会、再审法院和最高人民法院（终审法院）均认定涉案专利权1具备创造性，而一审法院和二审法院则认定涉案专利权1不具备创造性。

涉案专利快速活络扳手的权1和附图如下：

权利要求1：“一种快速活络扳手，有扳手体，扳口，蜗杆，扳手体的手柄体上开有安装槽，安装槽中装有带螺旋槽的导轴，手柄体上装有推钮，推钮与导轴的螺旋槽嵌配，其特征是：在导轴一端与蜗杆间装有相啮合的一对伞齿轮，蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距为4-lOmm。”

附图：

该专利工作原理是这样的：“当用手推动推钮6时，由于推钮6与扳手柄体4的安装槽12中的导向轴10上的螺旋槽13嵌配滑推传动，迫使导向轴10转动，装在安装槽12中的导向轴10顶端的伞齿轮15也跟着导向轴10一起转动，伞齿轮15就带动与其啮合的伞齿轮5转动，伞齿轮5带动蜗杆3转动，蜗杆3再带动活络扳口2平移，由于蜗杆3上的螺距较大，因此使得扳口2平移的速度比通常的类似快速活络扳手要快得多，而且同时也使得导向轴10的长度大为缩短，这就使用手推动或拨动推钮

6的距离也大大减小，进而扳手柄的长度也进一步缩短。由此真正达到了使扳手的扳口快速张合的目的。”

三宝公司在提出无效的时候，最接近的对比文件是第91206165.0号实用新型专利《一种推拉式快速扳手》，其附图如下：

其主要的技术方案是这样的：“本实用新型的推拉式快速扳手包括扳手体1，扳手体1上的固定钳口2，活动钳口3，活动钳口3在扳手体1上滑动，活动钳口3底部有齿条形结构（与现有技术的活扳手相同，未在图上详细示出）。固定钳口2和活动钳口3可以采用各种结构形式以适用于螺母、螺栓或管子的拧紧或松开，开钳螺杆4与活动钳口3相配合，在扳手体1的手柄中装有一滑动推子5，滑动推子5在扳手体1上滑动，滑动推子5内开有螺旋条或螺旋槽，滑动推子5与螺杆6相配合，螺杆6在扳手体1的手柄中转动，螺杆6的顶端上固接一主动锥齿轮7，主动锥齿轮7与螺杆4上的从动锥齿轮8啮合，沿扳手体1推或拉滑动推子5，通过滑动推子5与螺杆6的配合，使螺杆6旋转，主动锥齿轮7随之旋转，带动从动锥齿轮8旋转，进一步旋转开钳螺杆4，最终通过活动钳口3上的齿条开或闭活动钳口3。”

涉案专利与对比文件所涉及的技术方案均不复杂，容易看出两者的主要区别在于，涉案专利是采用蜗杆3带动扳口2开合，而对比文件是采用开钳螺杆4带动活动钳口3开合，同时，涉案专利还对蜗杆的螺距进行了限定，而对比文件则没有。

在无效和诉讼的过程中，对区别特征的认定是明确的，即涉案专利与对比文件相比，区别特征是“蜗杆采用大螺距蜗杆，蜗杆的螺距为4-lOmm 。”

另外，三宝公司提出的证据中，附件6与本案也有较大关联，附件6为五金行业基础手册，经公开了螺纹直径与螺距表，其中披露了螺距为4- 10mm。本案的焦点也在于：现有技术中是否给出了将4-10mm的大螺距蜗杆应用在活络扳手上的技术启示。

关于该点，在无效程序中，专利复审委员会认为：“现有技术并未给出将4-lOmm大螺距蜗杆应用在活络扳手上的技术启示，且该技术特征能够起到使扳口平移速度快、导向轴长度大为缩短、扳口能够快速张合的目的，实现涉案专利相对于现有活络扳手更加灵活方便、操作快速的效果。”因此涉案专利权利要求1相对于对比文件及公知常识具有实质性特点和进步，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

而一审和二审法院均认为，快速活络扳手是一种常用的手工工具，对本领域技术人员来说，为了实现扳口的快速张合、使用方便等目的，必然会选择具有合适螺距的蜗杆。同时考虑到扳手具有大小不等的多个型号，以及附件6已经披露了螺距为4-10mm的情况下，对本领域技术人员来说，在有限次实验的基础上，选择螺距为4-10mm的蜗杆是显而易见的，且上述

选择并没有带来意想不到的技术效果。因此涉案专利权利要求l相对于对比文件及公知常识的结合不具备实质性特点和进步，不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

关于该点，最高法院认为，涡轮与螺杆尽管外形相似，但其传动模式、加工方法等完全不同，二者分别属于机械领域中不同的传动领域，本领域技术人员在设计涡轮蜗杆传动时，不能直接采用螺杆的技术参数。因此，虽然附件6公开了螺纹螺距为4-10mm，但本领域技术人员在设计蜗杆时不能因此而直接套用为蜗杆的轴向齿距，故附件6并未给出将4-10mm的轴向齿距蜗杆应用于活络扳手的技术启示。同时最高院还指出“评判一个技术特征是否使得技术方案具备创造性，并非评判本领域技术人员是否有能力选用该技术特征，而是看本领域技术人员是否因该技术特征对最终技术方案产生的影响有确定的预期，从而有目的地选用该技术特征。因此，在现有技术中有必要存在一种可以识别的启示，该启示指导人们有目的地进行试验并将试验结果运用到最接近的现有技术中，进而实现所欲达到的技术目的。附件1中既未有关于蜗杆轴向齿距技术特征的记载，也不存在使“扳口平移速度快、缩短导向轴、扳口能够快速张合”的技术思想，因此附件1并未给出一个确定的技术启示，使得本领域技术人员有目的的进行有限次试验，从而获得“蜗杆的螺距为4-10mm”的技术特征”。

现在我们反过来看涉案专利和对比文件，涉案专利与对比文件的区别特征实际解决的问题是如何使快速活络扳手的操作更为迅速。那么，现有技术中是否存在将开钳螺杆替换成蜗杆并将螺距限定成4-10mm的技术启示呢。

实际上，一审和二审法院的意见也是不无道理的，原因在于，螺杆和蜗杆在外形上是相似的，而且，两篇对比文件中扳手的工作原理是类似的，因而，将对比文件中的螺杆替换成蜗杆可以认为是简单的替换，而为了能够实现扳手的快速开合，调整对比文件中扳手螺杆的螺距显然也是本领域技术人员容易想到的，再此基础上，本领域技术人员容易通过有限次实验来得到螺距范围4-10mm。

实践中，审查员经常用容易想到、存在技术启示、惯用手段的直接置换以及有限次实验即可得到这样的审查意见来评价创造性，类似这样的审查意见的答复确实也是十分令人头疼的问题，那么，最高院的判决意见能给我们什么样的启发呢？

第一，最高院十分详细的描述了螺杆和蜗杆的区别，明确了螺杆和蜗杆并不是等同的，从而能够有理有据的表明附件6中披露的4-10mm并没有产生技术启示。其先从蜗杆和螺杆的根本模型入手，来表明两者的差异：“蜗杆的原始模型是齿轮，通常采用阿基米德蜗杆与涡轮组成交错轴齿轮副，而螺杆的原始模型是斜面，通常采用矩形螺纹或梯形螺纹与螺栓组成平行轴的传动副；蜗杆最基本的参数为模数和直径系数，其余参数均由此换算得出，而螺杆最基本的参数为螺距与螺纹中径。”之后明确蜗杆和螺杆分属于机械领域中不同的传动领域，两者的加工方式、参数、传动方式等均完全不同，加工蜗杆时，无法直接适用螺杆的加工参数，因而，螺纹的螺距值无法直接套用到蜗杆上。

第二，最高院对本领域技术人员是否能够在有限次实验的基础上，选择4-10mm的螺距进行了阐述。最高院认为，要使本领域技术人员能够进行

有限次实验来得到相应的技术特征，必须在现有技术中存在一个确定的预期，能够明确知道该特征对于整体方案能够造成什么样的影响，这样才能使本领域技术人员有目的的进行实验，并将实验结果应用至最接近的现有技术中。换言之，假如现有技术中不存在相应确定的预期，那么本领域技术人员的实验就是盲目的，这样，有限次的实验并不能够必然的得出区别特征。结合本案，在对比文件或者是其他的对比文件中，并没有任何将螺杆替换成4-10mm的大齿距蜗杆以达到扳口平移速度快、缩短导向轴、扳口能够快速张合的目的的技术思想，因而，现有技术中是不存在这样的技术启示的，或者说，这样的技术启示是不明确的，无法使本领域技术人员有目的的进行实验来得到“蜗杆的螺距为4-10mm”的区别特征。

姑且不论涉案专利的权1是否就一定存在创造性或者一定不存在创造性，毕竟，评价创造性是较为主观的过程；但是，最高院有理有据的说理方式，确实有值得借鉴之处。

我们在答复类似的审查意见的时候，也可以参照最高院的说理方式进行说理，首先明确审查员所认为的等同特征或者相似特征是否正确，如果两者存在区别，则可以详尽的描述两者的区别所在，这种描述甚至可以从根源上说起，以形成本领域技术人员无法简单的等效替换相应特征的有力证据，如果能够看出两者的区别能达到不同的功能或效果，无疑会更有说服力；之后，我们可以从现有技术中是否存在确定的预期，该预期能够使本领域技术人员有目的的进行实验来得到区别特征着手进行辩驳，这种预期是否存在可以从该区别特征所能达到的有益效果来寻找和判断，假如对比文件中并没有类似的描述或特征；或者存在类似的特征，但是没有明确

也无法简单推理出该特征能够达到相同的有益效果，则大可以以此认为现有技术中没有存在相应的技术启示，本领域技术人员也无法有目的的进行有限次实验来得到相应的区别特征，从而有力地反驳审查员认为没有创造性的审查意见。

同样的，在判断是否存在技术启示、是否能够通过有限次实验得到相关参数特征的时候，也需要考虑一个目的性与动机的问题。通常来说，选用某一参数的能力或者进行实验的能力是本领域技术人员所必然具备的，但是是什么动机驱使其进行类似的实验来得到相应的区别特征则是判断是否存在技术启示的关键所在。

以上是笔者结合该案例以及工作过程中的一些经验对认定和答辩技术启示的一些探讨，通过上述方式进行说理论证无疑比单纯的辩驳不存在技术启示要有力的多，希望能够给读者一些启发与帮助。