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实务真题

注：

1、撰写时首先考虑几个技术问题？涉及几个技术主题：产品权利要求、方法权利要求？（2010年撰写少写一个方法权利要求，直接少了25分！！！）

1 .创造性区别技术特征解决的问题别忘了

2、单一性的论述别忘了！技术问题不同——技术上不相关联——不可能有相同或

相应的特定技术特征；做出贡献的技术特征不同------- 技术上不相关联 ---- 、、、3、撰写时认真搞懂对应该技术问题的“区别技术特征”（如2013年：下箱体通风孔是权1的必特；上箱体通风结构是进一步的附加技术特征）

4、撰写时认真搞懂对应该技术问题的“必要技术特征”（如2014年：所述第二过滤网至所述出风口的空气流道中设置由吸音材料制成的消声结构，消声结构的位置、材料均为必要技术特征）注：简单的写为：设有消声结构显然得不到说明书的支持！！吸音结构、止鼾装置都是上位概念，必须有所支撑：吸音材料制成的；或者说从权限定止鼾装置为XXX （权1更重要的是比较器）

5、时间敏感性：是不是申请在前、公开在后？不能评价创造性（申请在前，公开在后不等于抵触申请；但是仍然不破坏创造性）

6、新颖性论述：单独对比原则，未公开、、、；

创造性论述：对比文件1、2结合；没有启示，未公开的区别技术特征必须是“关键点”才具有创造性！

一、法条

1、授权前提条件：A2.2 （保护客体）、A5、A25、A22.4 （实用性）

2、实质性条件:A22.2 （新颖性）、A22.3 （创造性）

3、撰写条件：A26.4 （支持、清楚）、R20.2 （必要技术特征）、A31 （单一性）、

R22.1 （编号、主题名称）

A2.2:

《专利法》第二条第二款规定，发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的

技术方案。

A2.3:

《专利法》第二条第三款规定，实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适合于实用的新的技术方案。

注：已知材料应用于具有形状、构造的产品上，不属于对材料本身的改进，属于实用新型的保护客体！

A22.2:

授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。《专利法》第二十二条第二款规定，新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（即：抵触申请，抵触申请不仅有时间要求，还有内容要求）

A22.3:

《专利法》第二十二条第三款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

A26.4:

《专利法》第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

R20.2:

《专利法实施细则》第二十条第二款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

R22.1:

《专利法实施细则》第二十二条第一款规定，发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：（一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；（二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。

A25.1:

《专利法》第二十五条第一款规定，对下列各项，不授予专利权:

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

A26.3:

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

A9:

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

A29.1

申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

A29.2

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型。

最接近的现有技术：

最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案。最接近的现有技术可以是与与要求保护的发明技术领域相同，解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了本发明最多的技术特征的现有技术；或者技术领域不同，但能够实现发明的功能，而且公开了本发明最多的技术特征。需要注意的是，最接近的现有技术首先判断技术领域是否相同。在确定最接近的现有技术时，应当首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。

A31:

《专利法》第三十一条规定，一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

二、新颖性论述

新颖性法条先写上

(1)单独对比，XXX技术特征相当于XXX技术特征

(2)公开了全部技术特征

(3)都属于XXX领域、都解决了XXX问题、并能达到相同的技术效果，因此，不具有新颖性(且两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同)

三、创造性论述(具有创造性时灵活论述！)

创造性法条

(1)最接近的现有技术对比文件1;区别技术特征；实际解决的问题

(2)区别被对比文件2公开，且作用相同，都是用于

(3)可见，对比文件2给出了将区别技术特征应用于对比文件1以解决其技术问题的启示；因此，在对比文件1的基础上结合对比文件2从而获得权利要求XXX所保护的技术方案，对本领域的技术人员来说是显而易见的。

(4)因此，权利要求1相对于对比文件1、对比文件2及其结合不具备突出的实质性特点和显著的进步，从而不具有创造性，不符合、、

四、其他法条论述

(1)A26.4

权利要求书得到说明书的支持(即：权利要求的概括没有超范围)

清楚：具有引用基础

“支持”论述时可以举出上位概念中不能解决技术问题的反例，说明不支持

（2）A2.2的内容

“技术方案”

（3）R22.1的内容

从属权利要求的撰写

（4）R20.2的内容

先指明技术问题，然后指出必要技术特征，进而说明缺少必要技术特征

（5）A25.1的内容

“疾病诊断治疗方法、动植物品种、智力活动的规则和方法、”

注：

1、未以说明书为依据——通常是“上位概念”或者“缺少限定：如环形弹性钩件写为环形钩件（2015）”、“光催化剂板不是普通的光催化剂板，而必须为XXX结构，而权利要求中缺少该结构（2014）”“上箱体内设有数根空心槽状隔条采取了较宽的上位概括，包括了不是布置在侧壁内侧以及水平布置的情形，这两种情形解决不了问题（2013）"

2、考察现有的权利要求书有哪些问题：

（1）可能从申请人撰写的权利要求出发、申请人收到审查意见的申请文件出发、申请人无效对方的专利文件出发；但究其考点：均为

A新颖性、创造性

B未以说明书为依据、没有引用基础（技术方案不清楚、保护范围不清楚）

C不属于专利客体、不是专利保护的主题、主题名称变化、引用关系错误（引用1?3, 1、2 中无引用基础）、缺少必要技术特征、

五、单一性、分案理由论述

第一份专利申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的技术特征为，从而解决XXX技术问题；

第二份专利申请的独立权利要求1相对于现有技术作出贡献的技术特征为，从而解决XXX技术问题；

由此可见，两个独立权利要求对现有技术作出贡献的技术特征既不不同，也不相应，彼此之间在技术上不相关联，因此，两个独立权利要求之间不包含相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，不具备单一性。因此，应当分别作为两份专利申请提出。

六、具备新颖性、创造性的论述

1、新颖性

(1)权利要求与对比文件1单独对比，对比文件1没有公开XXX (关键点：区别技术特征)的技术特征；

(2)二者属于不同的技术方案；

(3)权利要求1相对于对比文件1具有新颖性

2、创造性

(1)最接近的现有技术，区别技术特征，实际解决的技术问题；

(2)实际解决的技术问题不同，技术特征不同，区别技术特征的作用不同，没有启示；非显而易见的

(3)相对于对比文件1、2及其结合具有突出的实质性特点和显著的进步，具有专利法第二十二条第三款规定的创造性

七、撰写注意事项

1、几个技术问题？技术问题是什么？

2、主题是什么？必要技术特征是什么？

3、几个实施例？合并同类项？

4、现有技术的材料是申请文件还是交底文件？是否需要考虑对比文件的时间？八、

开头和结尾

1、咨询意见的开头和结尾

(1)2013年：评价对方写的权利要求书

尊敬的A公司：

很高兴贵方委托我所办理有关xxx的申请案，经仔细阅读申请文件和现有技术, 我认为该申请文件存在一些不符合专利法和专利法实施细则规定的问题，现做如下具体说明：

综合上述分析，目前贵公司的申请文件存在较多问题，若要获得授权，需要对权利要求书进行修改。

以上咨询意见供参考，有问题请与我们随时沟通。

祝好！

XXX专利代理机构XXX专利代理人

XXX年XXX月XXX日

(2)2014年：结合审查意见向申请人说明其权利要求存在的问题

2、提无效的开头和结尾

(1)2015年：结合对比文件向客户说明对方权利要求存在的问题，能够无效的理由尊敬的客户：

我方根据贵方提供的涉案专利以及对比文件1至3,提出如下意见：

(2)2011年：向专利复审委陈述无效理由

尊敬的专利复审委员会：

根据A45以及R65的规定，本请求人请求宣告XXX部分/全部无效，具体理由如下：

3、答无效的开头和结尾

（1）2012年：分析和说明各项无效宣告理由是否成立

逐条说明即可：1.关于权利要求1不具备新颖性的无效宣告理由、2.关于、、、、

（2）2009年：撰写提交给专利复审委员会的意见陈述书

尊敬的专利复审委员会：

专利权人收到请求人的《专利权无效宣告请求书》及所附的对比文件1、2,现答辩意见如下：

一、修改说明

二、修改后的权利要求1的新颖性、创造性、、、

4、答复审查意见的开头和结尾（2008年）

尊敬的审查员：

您好！

申请人仔细读了您对本案的审查意见，现针对该审查意见中所指出的问题，申请人对权利要求书部分进行了修改并陈述意见如下：