知识产权业务基本技能

知识产权业务基本技能

一、引言

我的专业领域主要有两个：知识产权和产品质量责任。因为我第一学历是理工科，这两个都是和理工科有一定的关系。在座的各位可能经过了律考的搏杀，进入到律师行业当中来，可能在各个专业领域中都有很多的研究和见解。我作为从业十几年的律师，可能在执业经验方面比在座的各位多一点，今天也只是想把我从事一些知识产权的经验和大家分享。

大家知道，知识产权主要包括专利、商标、著作权三类传统的知识产权。还有一些新类型的知识产权，包括现在通常在律师专业当中，会把不正当竞争，包括商业秘密、假名冒牌包含在知识产权业务当中，甚至把互联网的一些法律事务也包含在知识产权当中。这里面可能有一类的知识产权业务，需要一些理工科的背景，特别是专利。

二、知识产权诉讼概述mmmm

（一）知识产权诉讼种类

1、知识产权民事诉讼

⑴知识产权的侵权诉讼

按照我们国家现在的知识产权的业务，通常把不正当竞争也作为侵权诉讼。严格来说不正当竞争并不是侵权的行为，是一种单独的叫做不正当竞争行为。即使像商业秘密是不是本身构成民事权利，也有不同的看法。但是我们还是通常把这一类的不正当竞争的诉讼业务归到了侵权当中。

⑵知识产权的归属诉讼

相信大家对这个也比较熟悉，因为知识产权，无论是专利、商标还有版权，都有一个权属。

⑶知识产权的合同诉讼

合同诉讼就更清楚了，是关于转让、使用等交易行为产生的诉讼。

2、知识产权行政诉讼：北京的律师可能遇到的知识产权行政诉讼比较多，原因：我们国家在2001年入世以后，修改了商标法、专利法，使得知识产权的确权行为终审放到了法院，这也符合WTO协议的要求。所以入世的承诺必须要修改我们的国内法。因为专利局、商标局都是在北京，所以这一类的专利的确权的终审和商标确权的终审，都是在北京。

⑴有行政机关做出的行政裁判，关于专利和商标的确权，在专利局确权完了以后，当事人有一次机会，到专利复审委员会，商标是到商标评审委员会，这两个委员会有权对专利和商标的确权，做出一个决定。

当然这个决定的性质也有不同的争议，我学习专利法、商标法的时候是在十几年前以前，当时的说法认为这是一种行政裁判，因为专利复审委员会或者商标评审委员会也好，不像传统的行政机关，有点像司法机关，一个居中的关系。所以专利复审委员会、商标复审委员会是三角的关系，在行政机关当中，很少有这种情况。

但是专利和商标都有知识产权的特点。所以第一类的知识产权的行政诉讼，就是指的这种情况：以专利复审委员会和商标复审委员会为被告的。这是我们遇到的非常多的一种行政诉讼。

⑵是由国家行政机关做出具体行政行为引起的，也是国家知识产权局和国家工商行政管理局、商标局，这两个机关做出来的，但是这和确权没有关系的，或者在确权过程当中的程序性的事宜，和前面的专利复审委员会、商标复审委员会完全是两种性质，不是涉及到当事人能不能得到专利权、商标权，而是授权过程当中，会出现的一个行政行为。

⑶是由地方的知识产权管理机关，行政执法引起的。这是最常见的行政诉讼。比如说工商局在市场检查当中，发现了有人假冒商标，做出一个处罚，但是这个人认为，这个商标不是假冒的，是经过合法的许可或者授权，以工商局为被告进行的，当然还有以地方的知识产权局为被告提起的情况。

（二）知识产权的刑事诉讼

按照我国刑法，只有七个罪名。在知识产权的刑事诉讼当中，只有假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造销售的注册商标标识罪。商标是一个、著作权两个，一个商业秘密。

知识产权刑事业务：1、是可以协助被害人进行举报。这个涉及的比较多，经常有权利人找到律师说我们的知识产权被侵害了，我们看了以后，觉得可能构成刑事责任了，通常律师会帮助他们提供咨询，甚至写一个举报材料，送到公安局或者是检察院。剩下的就不是律师的事情了。

2、是担任犯罪嫌疑人的辩护人，这是比较少见的，基本没有做过。

3、代理被害人提起刑事诉讼。原来是没有的，但是因为立法的原因、实践当中的问题，慢慢的也有这方面的事情出新。

（三）知识产权仲裁

主要是合同的仲裁。特殊情况下，如果当时有约定，也可以就权属或者侵权进行仲裁。（四）知识产权诉讼的特点

1、诉讼主体很广泛

在知识产权诉讼当中，除了知识产权的权利人是诉讼主体之外，权利的受让人、被许可人以及其他的利害关系人，都有可能成为诉讼的主体。《专利法》专门讲到了专利权人和利害关系人，可以作为原告起诉。最高法院专门有司法解释来说利害关系人，包括商标也是一样。著作权的权利就很多，每一种权利有不同的权利主体。国外有人说著作权法是玄学，也有人说是鬼学，就是因为太复杂了。

2、法律关系很复杂

在知识产权诉讼当中，因为知识产权是一种财产权，用大陆法系的概念说，它是一种物权或者叫准物权。往往既涉及到财产权利，又涉及到人身权利。在著作权当中，人身权利是很重要的一个权利，在专利当中也有。虽然人身权非常的少，署名的权利。但是也有规定，也有由此产生的纠纷，商标当中的人身权几乎是没有。

在侵权的诉讼当中，既有侵权的纠纷，又有权属的纠纷，还可能和第三人合同的纠纷。各种的法律关系错综复杂，也可能出现当事人各自拥有不同类型的，知识产权形成权利冲突。知识产权的权利冲突，前几年一直是实践当中很关键的问题。最高法院也多次开会研究、解决，甚至专门有司法解释。

2008年初专门有个司法解释，规范知识产权各个权利之间，发生权利冲突的问题。最典型的就是商标权和著作权、外观设计权、知名商品的商号，这些之间的权利冲突很复杂，在实践当中一度引起很大的争议和混乱。现在虽然好了一些，但是在实践中也大量的存在。

除了权利冲突，还可能出现统一个违法行为引起的不同的法律责任，比如说这个违法行为既引起侵权的责任，又引起合同上的责任，甚至行政责任。

举一个例子：一个作家甲与出版社乙签订了出版文学作品的合同，合同签订以后，出版社违反了合同，擅自将这个作品改版为剧本进行发行，后来剧本的改编人又和某影视机构丙签合同，排成了电影。

作家甲与出版社乙之间的出版合同的法律关系，又有作家甲与改编人丙之间的改编作品的权属法关系。改变作品产生一个演绎作品，演绎作品的权利归谁就很复杂。还有甲与影视机构丁之间的侵权的法律关系。丁没有得到最初作者的同意，就拍成了电影，这种情况甲可以告知侵权的。出版社乙与改编人丙，改编人丙与影视机构丁之间也有一些法律关系。这里面的关系太复杂了。

3、专业技术性非常强

知识产权诉讼，通常作为原告的律师要解决的第一个问题，是确定权利的归属。其次要确定权利的范围。像专利是非常典型的，像手机的专利，手机是有诸多的技术构成的，不能说手

机就是一项专利，因为手机里面有各种各样的技术。也只能具体到某一个技术，某一个技术还要划定它的范围。

专利的申请文案里面有权利要求书，它就是专门划定自己权利的范围。对这个权利要涉及到一个解释，就是来确定这个范围的。这个问题就是一个很复杂的问题。权利要求书如何能解释的合适，都牵扯到一些专业性的问题。

同样的道理，知识产权诉讼当中，会大量的出现委托专家做鉴定。现在也有很多的鉴定机构，关于鉴定的问题，我也是有不同的看法。大家知道，英美法系和大陆法系有诸多的不同。像英美法国家，特别是美国，做专利审判都是普通的法官审判，不需要有技术上的背景。

他如何来解决技术问题呢？他是通过当事人和律师，法官不懂技术就坐在这听，原告把你的技术讲清楚，我听不懂，那就败诉。被告抗辩的时候，把技术问题讲不清楚，让我听不懂，对不起你败诉。所以在英美法上，法官并不需要技术背景，更多的是律师要有很好的技术背景。如果律师没有很好的技术背景，要专家证人，通过那种方式解决。

大陆法系通常要一些有技术背景的法官，尤其是我们国家前几年也是在知识产权审判当中，也提拔了一些理工科背景的法官，通常借助于有理工科背景的法官，也有的法院采取人民陪审员的方式。

还有一种更常见的做法，就是找鉴定。涉及到一个技术问题，把这个问题交给一个鉴定机构，鉴定机构拿出鉴定报告来，法官照着鉴定报告判。

实践当中，我们发现有很的问题，当然这是与法官对于技术问题的认证能力不足造成的。我个人是感觉，大量的依赖鉴定机构并不是一个好的办法，应当让当事人把自己讲清楚。

像美国的法官就不依赖鉴定机构，自己又没有技术背景，一样可以把专利案件判的非常好，其实就是当事人应该有更多的责任，来解决这个问题。

4、举证和取证困难

我们经常会发现，证据保全在知识产权诉讼当中运用的比较多。其实更多的是商业秘密和专利，这两类诉讼当中的取证非常困难。因为商业秘密通常是一些制造某个产品的方法，这个方法只有在被告的工厂里面才有。专利特别是方法专利，要看被告是不是用了这个方法。这种情况下怎么去取证？因为它不像一个产品专利。

这种情况下，除了证据保全，申请法院做诉前证据保全，几乎没有办法。现在也有一些类似商业间谍的办法，有一些原告为了自己被告的侵权，绞尽脑汁想了很多办法，我们的一些客户也有过这种情况，就是雇请商业间谍到被告厂里面去。但是这种情况即使是摸到情况，但是作为证据形式上的效力，是有问题的。所以像这类的方法专利，以及商业秘密的取证，实在是非常困难。

举证也有一些问题，也是在方法专利和商业秘密当中，因为这种取证很困难，法律也有些规定，大家知道专利法当中，专门有一个关于方法站立的举证责任倒置，用这种方式来解决当事人举证困难。但是举证责任倒置实际上很多的法官，对诉讼法的证据规则，没有严格的学习和训练，对举证责任倒置的理解根本就到位。往往也混淆了举证责任倒置和举证责任转移，所以导致原告有的时候是很麻烦的。即使是申请法院做举证责任倒置，但法院对这些问题的处理都很成问题的。

所以知识产权诉讼的收费比别的高一点，一个重要的原因是因为取证的成本太高了，不像一个合同纠纷或者像债权纠纷，需要大量的证据。

5、侵权的种类和形式多种多样

以商标法和著作权法为例，商标法规定了14种侵犯商标权的情况，各不相同。著作权法的第45、46条，一共规定了15种侵权的情况。

6、赔偿数额难以计算

最高法院开了若干次会议，研究怎么解决知识产权赔偿数额的问题。知识产权的赔偿，

会出现一些天价的赔偿。后来最高法院出台了司法解释，叫法定赔偿。实行了几年之后又感觉到偏低，所以修改专利法的时候，率先把法律赔偿修改了。所以知识产权诉讼当中，经常会碰到审计，以审计结果来进行赔偿。

知识产权的特点是越来越专门化，没有接触知识产权诉讼，或者缺乏诉讼经验的律师或者法官，难以把握里面的一些不同于普通民事诉讼的特点。这些特点不仅仅源于知识产权的实体法，因为它是无形的财产权，而且也体现在诉讼程序的诸多的环节当中，包括管辖。知识产权的管辖就是一个很有技巧的环节，因为侵权诉讼的管辖，是侵权行为地，侵权行为地有多种解释，这就对于原告选择法院，有了很大的空间。

所以为什么知识产权诉讼比较集中？是因为很多原告愿意把诉讼选择的管辖权在北京。但是整个东部沿海城市，知识产权诉讼都比较多，这也是与经济发达有关系，同时也与原告的选择管辖有关系。

除了管辖，包括审理了程序当中，都有一些很独特的特点，使得律师和法官对知识产权诉讼的特点，形成一些比较相同的认识和思路。比如专利诉讼当中的等同原则，就是两个技术，并不是百分之百的相同。商业秘密当中，还有接触加实质相似原则，这都是诉讼当中形成的一些规律性的东西。

知识产权的特点还导致了当事人维权成本非常高。以专利诉讼委例，我做的一个最长的专利诉讼大概是九年，非常的漫长。国外也是这样，美国由于专利诉讼把而公司拖垮的例子很多。从国际的跨国公司的知识产权诉讼，尤其是专利诉讼，往往都是以和解来收场。三、知识产权的程序

（一）合同当事人

一是合同的当事人，二是权利人以及利害关系人。最高人民法院关于审理商标案件的司法解释，第四条里面专门规定了，商标法第53条所述的利害关系人，什么情况下可以向人民法院提起诉讼。最高法院并没有关于专利的侵权诉讼当中利害关系人的规定，但是它在诉前停止侵害专利权行为。知识产权当中专门有诉前禁令制度。

诉前禁令制度，其实大陆法系是没有这个东西的，都是英美法系的东西。我们也一个类似的制度叫先予执行，但实际上并不是大陆法系的禁令。在台湾的诉讼法叫假扣押，日本和台湾都有这种情况。从法理上来讲，禁令制度在大陆法应该叫行为保全。

最高法院关系专利的利害关系人，在禁令的司法解释里面提到了，通常在侵权诉讼当中，原告的选择也是参照这个进行的。需要注意的是，诉前禁令和原告的要求不完全一样，普通许可的被许可人，这个的要求稍微宽一些。

（二）管辖

专利诉讼，最高法院指定的是中级法院，叫专属管辖。基本上是省会城市的中级法院，和最高法院的一部分中级法院，一共有71个。专属管辖是因为专利案件需要专业性和技术的背景。

商标诉讼，所有的中级法院，以及经过高院指定的61个基层法院。

著作权和不正当竞争诉讼也是同样的情况。全国一共有61个基层法院以及所有的中级法院。植物新品种诉讼也是专属管辖，全国一共有38个中级法院。这些诉讼都比较少，有的基本不涉及。

（三）证据

在知识产权诉讼当中，举证责任倒置的问题，一定要注意。主要是方法专利，新专利法57条规定了方法专利，在侵权诉讼当中的举证责任倒置。专业鉴定，往往法官对一些问题认知不足的情况下，可以通过鉴定来解决。

然后是评估和审计，对知识产权的价值是多少，做一个评估，对损失的计算做一个审计。证据当中的这些领域都很多。证据的取得，采取证据保全，无论是用公正的方式还是申请法

院证据保全，也都大量的采用。

不正当竞争法，对商业秘密没有办法采用禁令，但实际当中商业秘密采取禁令的需求还是很多的。

财产保全和普通的诉讼财产保全，完全不是一个概念，财产保全指的是知识产权的保全，对权利本身的保全。商标有一个专门的司法解释，对商标进行保全。专利当中的诉讼中止非常的常见，商标也有类似的情况。

行政诉讼程序，当事人不服行政裁判的，关于确权的。另外一个是不服确权机关具体行政行为的。第三是不服地方知识产权行政管理机关的执法行为的。

管辖也有一些特殊的规定。北京一中院对专利、商标确权行为的具体行政行为，引起的行政诉讼。国家知识产权局和国家商标局这两个确权机关，由于权利确权产生的行政诉讼，都放在北京一中院。

71家具有专利纠纷管辖权的中级法院，主要管辖由于地方知识产权管理机关执法行为引起的行政诉讼。对于专利的侵权，可以通过行政的渠道解决，叫专利纠纷的调解和处理。（四）刑事——自诉

关于自诉，原来知识产权是没有自诉的，或者说从事没有人提到这个问题，都认为提起公诉就可以了。但是最近几年，商业秘密的案件比较多，在七个罪名当中，侵犯商业秘密罪是其中之一。所以很多当事人选择了侵犯商业秘密的，民事侵权行为用刑事手段来解决。

最高法院和最高检察院有文件规定，对侵犯商业秘密，民事行为如果是数额巨大的，造成巨大损失的、情节恶劣的是可以追究刑事责任的。解释规定了损失造成50万以上属于数额巨大，情节比较严重。在这种情况下，侵犯商业秘密造成50万的损失，实践当中就比较灵活。所以就导致很多的当事人，采用侦查机关介入的方式，出现了很多的问题。

在这种情况下，公安机关发现自己被利用了，所以公安机关更多的回避这个事，提出来要去自诉。这是最近一两年的新动向。

四、专利诉讼

（一）专利侵权的行为

在专利法第11条和专利法第58条。假冒他人专利行为，不仅是民事侵权，还有行政上的责任。

关于外观设计，我们国家的专利立法，把外观设计放到了专利法当中，实际上大部分国家并不是这样。现在来看通过修改专利法也看到了，专利法当中也有一些问题。

专利权的保护范围，《专利法》第五十六条专门讲到了权利要求的范围。我们通常简称等同为功能、手段、效果。专利就是大量的用语言来描述一个技术或一个动作，由于方法专利往往是一个动作，到了具体的案件当中就会变得很复杂，要有本领域的技术背景。

等同之前应当强调的，是权利要求书记载的特征，等同只是作特征判断的一个方式。

判定规则首先要分解全部的必要性特征，就是把权利要求书做一个分解，以权利要求书明确记载的必要记录特征所确定的范围为准。然后把被控侵权物的特征列出来，进行对比。比对以后有五种情况：1、完全相同。2、被控侵权物的特征多于权利要求书的特征。3、等同。4、被控侵权物的特征少于权利要求书的特征。这种情况侵权不成立。5、完全不同。侵权也不成立。

（二）被告律师选择抗辩的理由

1、主体资格抗辩

2、权利瑕疵抗辩

3、专利无效抗辩

4、先属权抗辩

5、公知技术抗辩

6、权利用尽

7、不相同抗辩

8、诉讼时效抗辩

9、合同抗辩

10、善意使用抗辩

11、科学实验抗辩

12、临时过境抗辩

13、法定许可抗辩

（三）专利归属诉讼

职务开发纠纷：是专利当中比较独特的情况，而且争议也很多。单位的职工为完成本单位的职工任务所做出的发明创造，专利法第六条专门有规定。以前这方面的纠纷很多，因为国有企业比较多，最近几年国有企业改制，国企越来越少了，私营企业推出一个技术后，对这个事情很重视，会提前做出一个约定，或者和发明人签一个合同。

委托开发纠纷：原来是技术合同法的规定，现在都纳到合同法当中。在合同法第339条，一方委托另外一方做技术开发项目，取得了技术成果，对这个成果申请专利，应该怎么归属。专利法第8条也有类似的规定。

合作开发纠纷：在合同法的340条有相应的规定。

后续开发纠纷：也是技术开发当中的特殊情况，在合同法的354条。

共有专利权纠纷：知识产权的共有，现在看来越来越是一个复杂的问题。相关的知识产权法上没有做任何的规定。现在是完全按照共有财产权来对待，因为知识产权本身也是财产权，适用民法通则关于共有的规定，包括物权法关于共有的规定。

签署名纠纷：这是比较特殊的。在合同法和专利法中都有规定。按照我们国家的专利法，署名权几乎没有用，只是一种荣誉。

奖酬纠纷：我们国家的专利立法和很多国家不一样，很多国家直接规定发明创造是归发明创造人，或者是直接归雇主。如果是职务发明或者是职务技术成果，这个发明人因为是本单位的职工，为单位做了这么大的贡献，单位要奖酬。这在合同法的326条以及专利法的第16条有规定。

技术合同纠纷：按照技术合同法规定的技术合同，通常是指：专利权转让合同、专利申请权转让、专利技术秘密转让、专利事实许可。其中除了技术秘密转让之外，其他都是专利合同。专利法第10条规定：专利申请和专利权是可以转让的，但是要签订合同。专利的转让是类似于物权，应该有一个公示。转让自登记之日起生效。

关于法定代表人把公司的商标转让出去的事情，没有任何的法律予以规定，最高法院的司法解释也没有。我现在碰到的案子是按公司法的公司诉讼来的，其实看公司法以及公司法相关的规定和解释，就能够找到依据的。

但是关于知识产权的诉讼当中，唯一有一个依据，就是北京高院曾经有一个解释，它的效力只对北京法院有指导意义，里面提到了三条关于法定代表人，转让注册商标的问题。它的立法本意并不保护善意第三人。司法解释：擅自转让商标权人注册商标的行为是商标侵权行为，受让人不能因此取得商标权，受让人通过正常商业交易，再将该注册商标转让给第三人，并经核准公告的，第三人亦不能因此取得该商标权。

按照现在的做法，在北京它现在还是有效力的。我也接触过一些，例如夏普和海尔的案子，夏普公司本身专利弄错了，然后欢乐一家律师所，非常大的知识产权事务所，这个事务所做诉讼也不专业，去买了一台洗衣机，只告了生产商，没有告销售商。然后就到北京一中院诉了，那是90年代的事了，最高院关于管辖的司法解释还没出来，但是北京高院也有一个规定，就说如果要告经销商，可以在经销商所在地，法院有管辖权。如果只告生产商，只

能到被告所在地去。

结果那个案件，律师就只告了生产商，代表夏普公司起诉海尔，结果跑到北京一中院告海尔，他当时是在长安商场买的，但是他没有起诉长安，只起诉了海尔。我们代表海尔向法院提出管辖异议，但是这个案件北京一中院非常想审，北京一中院明明认为管辖有问题，但是他非常愿意审有影响的国际的家电巨头，起诉国内的家电巨头，就强行的管了。我们就提出了上诉，北京高院就有一个类似的规定，北京高院就裁定管辖有问题，然后把这个案子移到了青岛中院。夏普公司一看跑到青岛了就撤诉了。

关于法定代表人擅自转让商标的问题，到底侵害的是谁的利益，其实对股东也造成了损害，不仅仅是对债权人相对人。

五、商标的行政诉讼

这种情况有点类似于专利，但是和专利不一样的是，对专利复审委员会不服的上诉期是三个月，商标是30天，但是一般30天根本不够。

还有就是关于具体行政行为的，上午讲到了专利局专门有专利复议规程，第5条规定了10多种可以提起专利行政复议，以及引起专利行政诉讼的行为，商标没有。按照行政诉讼法，只要是行政机关侵害了行政相对人的利益，都是可以提起行政诉讼的。

实践当中有两类情况，一类是商标局在办理转让、变更许可备案、质押登记做出的具体行政行为，侵犯合法权利的。包括代表人转让出去了，或者是别人假冒商标权人的签名，把商标转让出去了，这种情况按北京高院的规定，都是可以引起行政诉讼的，可以告商标局的。虽然商标局内部没有行政复议的规程，但是可以直接行政诉讼，法院是受理的。

第二种情况就是商标局的批复。这是很特殊，也是因为有一个案例，就是金华火腿的案例。浙江省工商局曾经向国家工商局请示，说清华特色火腿，我们认为是一个正当使用，因为金华火腿已经被注册为商标了，但是他说金华特色火腿是一个正当合理使用，国家商标局就很没有必要的做了一个批复，说是合理使用。让金华火腿商标权人提起行政诉讼，其实都没有必要。

通常会人对下级机关做出的批复指示、回复等等的行为，如果侵犯了合法权益的也是可以诉的。

第三种情况有商标管理机关、执法局，例如工商局在市场上查处假冒商标，被诉的太多了。有行政处罚引起的是最常见的一类行政诉讼。

驰名商标最早是从八十年代出现的，最早的驰名商标的出现，是评选出来的。后来就不评选了，是有商标局来定了。商标局认为谁是，但是这也遭到了很多的诟病，工商局就又搞了一个叫驰名商标认定委员会，认定委员会的成员有最高法院资产庭的人员、国家商标局的形式、知识产权局的领导，还有一些学者。最高法院当时在这个事情上态度很明确，认为驰名商标不应当用评选的方式。

在入世的初步协议当中有规定，关于对注册的商标或者已注册的商标，在跨类被侵犯的情况下，应当给予保护，但前提一定是驰名商标。最早的驰名商标的渊源在保护工业产权的巴黎公约上。

我们国家商标法在2001年修改了，商标法的第13条：相通或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易遭至混淆的，不予注册并禁止使用。这也是我们国家驰名商标的法律渊源唯一的地方。

通过工商局认定驰名商标这么的难，商标法的13条出来以后，大家看到了生机：人民法院是可以认定的。很快在诉讼当中就出现了认定驰名商标的问题。司法认定驰名商标开创了一个先例，后来被大量的法院所采用，就是法院采取市场调查的方式。当时法院委托一家调查公司在四个城市做了一个市场调查，根据市场调查的结果，认定的驰名商标，这被最高法院放到了知识产权厅的网站上，后来被很多的法院效仿。

后来由于司法认定驰名商标被更多的人所认识，就变异了。很多人都认为可以通过法院判定认定一个驰名商标，比到工商局容易得多。所以很多人就开始钻空子。到了2005、2006年以后就出现了很多问题，主要是造了一些假案。比如说原告想认定一个驰名商标，就杜撰出一个侵权行为，然后起诉到法院，让法院认定它是驰名商标，进而让被告赔钱。在这之后大量的出现这些问题。

这些问题出现之后，包括一些地方的法院也睁一眼闭一眼，积极的配合。其中比较典型的就是湖北宜昌，据说一年认定了几十个驰名商标。很多当事人也认识多这个问题，就跑到湖北宜昌去打官司，要求认定驰名商标。最后最高法院专门在湖北宜昌召开相关的研讨会，如何来遏制这个情况。

造假比较典型的特点：一是基本没有上诉，所有在一审判决就生效了。第二个是赔偿数额都很低。当然这也遭到了很多的诟病。地方政府也很鼓励企业这样做，最高法院从2007年开始，就对驰名商标的认定进行遏制，但实际上这很难的，法院审理的一个个案、侵权案件当中，侵权的商品跨类了，如何进行保护。法院的审判有最高法院进行限制，本身是不太符合法律独立审判的原则。

新出台的司法解释当中做了很多限制，比如说不在判决书主文当中说是驰名商标，可以在事实和理由当中陈述等。总而言之就是为了解决造假的行为。

案例：26-二氯苯胺的制备方法

26-二氯苯胺是一种抗菌素的原料，在化学上叫医药中间体，用中间体做药。它本身在自然界中没有，要在已有的东西里面做出来，然后再用它来做药。26-二氯苯胺传统的制作方法成本很高，后来天津大学的教授发明了新的方法，是从尿素里面提取，所以就变得非常便宜，导致这个产品的价格大幅度降低。

我们的客户是浙江台州的一家企业，就把这个专利先是以许可的方式拿来，做医药中间体，后来发现很好就把它买下来了。后来发现同行业的人也用这种方法仿制，后来就起诉，我们就解决他们的诉讼。

这个专利的说明书，简单介绍一下这个专利，现在的方法是采用东德专利的方法。这个方法的不足之处是：产品收率低、若以苯胺计、收率只有理论量的46.5%。通常收率到90%就非常好了。另外公益过程复杂、产品成本高。针对上述方法的不足，本发明提供一种新的方法，简化了从苯胺当中来制配，提高收率、降低生产成本，为了达到上述目的，制成了这么一个东西。

本发明与现行工艺相比的好处，是反应步骤减少、工艺过程简化、收率可达到70%以上。

权利说明书：权利要求的保护范围，以权利说明书为准。权利要求书里面，第一个叫独立权的要求，后来就是统属权利要求。只要带有“根据权利要求1所述”，只要带有这种话就叫从属权利要求。

独立权利要求是权利基本的保护范围，所以我们在诉讼当中，基本上只需看独立权利要求，后面的作用不大。看的时候其实很简单，不要被化学名词所遮蔽，有几个步骤：

a、以NN二苯基尿为原料。

b、磺化制成X。

c、再经环上氯化制成Y。

d、再经水解脱碳酰基制成A。

e、最后水解脱磺酸基制成2-6二氯苯胺。

以上五个是必要性特征。现在要看被告的制定方法是不是和以上五个相同。

临海这家公司是挖了两个职工，后来我们的客户向公安机关保安，以侵犯商业秘密，这里面确实有商业秘密的问题。NN二苯基尿并不是自然界里的东西，它是从尿素提炼出来的，尿素到NN二苯基尿，天津大学的教授没有申请专利，而是作为商业秘密来保护了。所以从

尿素到NN二苯基尿的环节是商业秘密，从二苯基尿以下的a、b、c、d、e五个环节是专利，整个26-二氯苯胺的实施是从尿素开始的。但是前面这一部分的专利之外省去了。

侵权厂家肯定都是要涉及到的，因为只有从尿素来做成本才会大大的降低。第一个就以前面的环节是商业秘密为由，公安机关介入，把这两个跳槽的职工抓了。抓了以后这两个职工的笔录都招了，然后就跟临海这家发函，临海因为自己并不会做，就来了这几个人帮着做，结果这几个人被公安抓了，他自己也做不了，所以他就不干了。这是第一个侵权厂家。

这个商品很单一，国内当时只有四家在做，我们的客户有了专利之后，就开始对其他三家分别采取法律措施，因为原来这四家都是用传统的所谓东德的方法，收率都很低、成本都很高，一吨大概要卖到8-10万。后来我们的客户用了天津大学的专利，一吨就开始卖到5-6万。其他几家一看，这没办法了，如果不想办法用这个专利，就会被击跨的。我的客户看到这种情况，就请律师帮着解决这个问题。

紧接着第二家是浙江的衢州和江苏的常州，但是因为专利的管辖权，衢州这个是在杭州中院起诉的，常州是在南京中院起诉的。衢州这个进行证据保全的时候，工厂事先得到消息，法院去了以后，工厂就不干了，法院就让提供制造方法，就按举证责任导致来的，请专家来鉴定。衢州就聘请了律师，以技术方案不同进行抗辩，经过专家鉴定之后，专家认为虽然其中的某一个步骤不同，但是认为两者技术上是等同的，构成侵权，法院进行了判决。

实际上浙江衢州这家就是按照这个方式来做的，因为像这种东西，很难自己再搞出个其他东西。他向法院提交的技术资料，就把其中的一个环节，故意的把数据改了，就是为了让你看它根本不一样。专家最后的结论是，按照衢州提交的技术资料，明显的不合理。所以认为是等同。

常州这个就更有意思了。常州这个我也去了，是突然去的，去了以后公司的老板不在，工人都在上班。法院就进了以后开始拍照、取样，首先要到整个生产流程的原始投料的地方，抓了一些粉末，装到袋子里面，回去化验到底是不是二苯基尿。然后又到了第二个环节抓了一些X、Y，另外一个法官也问这些操作工，说你这个工叫什么？叫磺化、我这个叫环上氯化。都做了笔录。

要走的时候的公司的经理给老板打了电话，老板说不能让他们走，把他们的东西都留下，工人全都上来了，围起来了法官不让走。南京中院的法官很有经验，说律师你先撤，然后我就开始走。然后大门口一看有人要走，赶快把门关了。我就从墙边跳出去了。这个时候工人要求法官把东西放下，法官说这是在执法，应该配合法院。工人说我们不听，后来法官没办法，打了110。最后公安也不懂法，让把东西放下以后才走了。走了以后紧接着向法院提起申请，因为按照证据规则，原告应当提供证据，但是拒不法庭提供的，应当提供对其不利的责任。南京中院批准了这个申请。然后在开庭的时候，就直接认定你构成侵权，因为你不让我带走证据，同时对这个厂罚款2万。

这一家没办法了就上诉，上诉之后又拖了很长时间，也没有别的办法，二审法院维持原判。然后判决生效。拖了这段时间，他从常州搬走了。以后也就没发现这家企业生产了。

我们的客户通过这一连串的法律措施，把这三个竞争对手都打掉了，现在只有他一家在做这个产品。

六、合同诉讼的类别

1、独占的事实许可：被许可人一个人有权来实施，包括权利人本身也物权实施。

2、排他的事实许可：权利人和被许可人都有权利实施，其他人不得实施。

3、普通的事实许可：权利人可以许可给很多人。

4、分售的事实许可：被许可人还可以再继续往下许可。

5、交叉的许可：两个人互为许可人和被许可人。

6、专利申请阶段的转让和实施许可。

七、专利行政诉讼

（一）专利确权的诉讼

以专利复审委员会为被告的。法律依据的专利法的第41、46条。从专利法颁布到现在的20多年的时间，不断的有一些呼声，其中结合一个事件，就是成立专利法院。因为在大陆法系中，好多都是有专门的专利法院，来解决专利确权终审问题。以德国最为典型。

我们国家的专利法和德国非常相似，我们国家的专利局的建设，得到了德国专利局的很多援助。德国就有专利法院，所以我们国家就一直有呼声说要成立专利法院，就是来解决专利的确权问题。这个事情有可能在未来会成立这样的一个法院。如果没有设专利法院，对专利的最终的终审权放在了北京高院，等于把最高法院架空了。按照现行的行政诉讼体系，对一个专利是否给予专利权，国家知识产权局先做一个决定，不服到专利复审委员会，再不服到北京一中院，再不服只能到北京高院。所以北京高院无形当中就做了专利法院的职能，但这和世界各国都是有差异的。

对于专利确权的问题，最高法院没有发言权了。还有一些其他的问题，包括专利复审委员会是以行政诉讼来提起，还是以民事诉讼提起？专利复审委员会包括专利局的很多人认为，专利复审委员会决定做出之后，当事人不服，不能告我，你们应当相互到法院去告。

专利无效是指一个当事人，对专利局授予另外一个当事人专利权不服，他向专利复审委员会提出宣告专利无效的请求。完全是两个当事人之间，就这个专利是不是有效提起的，专利复审委员会裁决完了以后，如果一方不服，到法院起诉就成了行政诉讼了。这里的弊端很多，我也专门写过文章。

专利法的第46条提高了关于专利无效的请求：收到通知三个月到法院起诉。按照现在的规定是行政诉讼。国家知识产权局态度也在变，大概在10年以前是坚决的反对行政诉讼，最后10年国家知识产权局的态度是大转弯。

对专利复审委员会无效决定不服的一方，向法院起诉应当是以另外一方当事人为被告。但是国家知识产权局强烈的要求，说就应当提起一个行政诉讼，态度也发生了很大的转变。究其原因还是行政机关对于权利的追逐，他认为他应该有权对专利的确权事情上，行使一些行政上的权利。因为他认为确权程序不仅仅是当事人双方向我来寻求裁判，我有行政的职权在里面。

现在商标就完全相反，商标评审委员会就认为不应当走行政程序，应当自己去告。不同的行政机关也不同的观点，现在还是按照行政诉讼来走。

关于专利无效，专利法专门规定了一些特定的理由，在专利法的64条专门说了专利无效的理由，专利复审委员会是依据这些做出专利是否有效、无效的决定。所谓提起确权的行政诉讼，也是依据这些。

（二）确权机关的具体行政行为引发的诉讼

除了确权的之外，还有一些东西也可以提起行政诉讼。当然之前要有行政复议，对行政复议决定不服的，依据行政诉讼法可以提起行政诉讼。它在第5条里面规定了，下列情形可以申请复议：专利申请人对其不予受理的申请不服的；对申请日的确定有异议的；视为未要求优先权不服的；按照保密专利申请处理不付的；视为撤回不服的；视为放弃不服的；终止不服的；耽误期限导致权利丧失的等等。

这些行政行为，如果当事人认为侵害了自己的利益，也可以提起行政诉讼，这和确权不一样。我曾经办过的一个案子，就是海尔集团和日本夏普公司的诉讼。其中涉及到行政诉讼，夏普公司申请外观设计专利，外观设立专利有六视图，结果代理机构把左视图和右视图在申请的时候贴反了。作为有理工科背景的都知道，左视图和右视图反了的话，整个的视图关系是对应不起来的。

在这种情况下，夏普公司要起诉，就会出现权利要求的保护范围的解释上就出了问题，专利法第56条说以权利要求书为准，外观设计以附图为准。附图本身贴错了怎么办？近来侵权诉讼的保护范围就会出现很大的争议。夏普公司的代理人也很聪明，专利局有更正程序，就是如果审查员在审查当中，给改错了，或者是做专利公报在印刷当中出现了错误，都是指专利局在行政行为当中出现了一些错误，这可以通过更正程序来改正。

夏普公司就做了一个更正程序，结果专利公报就纠正过来了。我们这边就发现更正是不对的，因为更正仅限于专利局、审查员的错误，而不限于申请人的错误。后来我们就提起了行政复议，说这个是不对的。后来就认为不应当给予更正，结果夏普公司觉得如果不更正的话，外观设计的图是完全错误的，后来对不更正的决定到北京一中院提起行政诉讼，我们作为第三人参加了诉讼。北京一中院仍判决不应当给予更正，因为是代理人写错了，而不是专利局的错误。

（三）以地方知识产权管理机关为被告

一个事由是：申请权和权属纠纷，关于专利的申请权和权属，实际上是专利管理机关调处的很大类的事情。如果对专利管理机关做出决定不服的，可以到地方的法院去，因为是对地方的专利管理机关提起的行政诉讼。

发明人是指的发明和实用新型，做出的发明创造责任，别的是指的外观设计。职务发明奖酬的，还有发明专利公布以后，受益前使用发明而未支付适当费用的。专利法规定了申请了一个专利，结果在审查当中，就发现别人侵权了。专利法规定了一个权利，说有权给他发信要求他支付适当费用，这是你的权利。

八、著作权以及著作邻接权

著作权中的权利太多。侵犯著作权或者邻接权的行为，著作权法第46、47条就规定了13种行为。著作权其中也一个重要的问题，思想和表达的两分法。著作权首先是自动取得的，和商标、专利不一样，不需要通过申请、审查的程序，作品只要完成就自动取得著作权。另外，著作权只保护表达、不保护思想。

关于著作权的侵权认定，有一个认定规则，就是三段论的认定方法：第一要抽象，先把作品抽象，剔除作品当中的思想保留作品当中的表达。法院在审判的时候，或者是律师在准备起诉的证据材料中，首先要把思想剔除，只来考虑表达。第二步叫过滤，把公用领域的表达删除。这两步其实都类似于专利里面的权利要求的范围，换句话说一部文学艺术作品，权利是什么？不能说这本书整个享有著作权，一定有一些东西是不保护的。

著作的抗辩方式：如果属于合理使用，是一个很重要的抗辩方式；著作权的版权无效。在著作权诉讼当中，软件著作权的侵权诉讼，是很独特的一类，我们国家有计算机软件保护条例，在第23条规定了一些侵权行为：

1、未经软件著作权人许可，发表或者登记其软件。

2、将他人软件作为自己的软件发表或登记。

3、未经合作的许可，把合作开发的作为自己单独开发进行发表和登记的。

4、署名权

5、未经许可修改、翻译等其他的侵犯软件著作权。

同时24条也规定了五种侵权行为：复制；发行出租和信息网络传播；故意避开或者破坏为保护软件而采取的技术措施的；故意删除和改变软件权利管理电子信息的；转让和许可他人行使软件著作权。

（一）著作权权属诉讼

1、演绎作品归属

文字作品创造完成以后，如果有人把它改变、翻译、注释、整理了，就产生了一个新的作品。这个新的著作权是由演绎作品的改变人、翻译人、注释人、整理人享有，但是它使著

作权不得侵犯原作品的著作权。规定看起来简单，但实践当中会出现大量的问题。

2、合作作品归属

两人以上合作创造，著作权公共享有，没有参加著作，不能够成为合作作者。如果合作作品可以分割使用的，作者对各自创造的部分可以单独享有著作权，但是行使著作权不能侵犯整体的著作权。

最高法院的司法解释规定了，特殊情况的合作作品，有他人执笔，本人审阅定稿，并以本人名义发表的报告、讲话的作品，这个著作权归报告人和讲话人所有。著作权人可以支付给执笔人一定的报酬。

当事人可以以特定人物经历为题材，完成的自传体作品。当事人对著作权权属有约定的，依照这个约定，如果没有约定的，归特定任务享有，执笔人和整理人对作品完成付出劳动的，要支付适当的报酬。

3、汇编作品归属

汇编若干作品和作品的片断，或者不构成作品的数和其他材料，对其内容的选择和编排编出了独创性，为汇编作品。如果是汇编作品，其著作权有汇编人享有。但是如果行使著作权不得侵犯原作品的著作权。

4、职务作品归属

公民为完成法人或其他公司的工作任务，著作权法的职务作品和专利法是不一样的，它规定了除了本条第二款规定以外，著作权有作者享有，作者是在作品上署名的人。在这种情况下，单位的法人或其他组织有权优先使用。进而在作品完成两年内，未经单位同意，不得许可第三人以与单位相同了方式来使用。

5、影视作品归属

著作权法第15条。

6、委托作品归属

著作权法第17条。最高法院的司法解释对17条又做了明确的规定。

7、软件著作权归属

计算机软件保护条例第9、10、11、12、13条都做出了的规定。

（二）著作权的合同诉讼

1、著作权转让合同

著作权法26条很重要：著作权的许可和转让合同当中，如果是权利人未明确许可转让权利，未经同意另一方当事人不得行使。

2、著作权许可合同

著作权法10条、23条都有相应的规定。更重要的是著作权法实施条例的第24条。

九、不正当竞争诉讼

主要集中在两个方面：一个就是反不正当竞争法第5条。一个就是反不正当竞争法第10条。第5条里面讲到了，通常叫假名冒牌，规定了四种情况：第一是假冒他人注册商标；第二擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜，或者适用于知名商品近似的名称、包装装璜，造成和他人的知名商品向混淆使购买者误认为是该知名商品的。第三是擅自使用他人企业名称或者姓名，引人误认为他人商品。第四在商品上伪造或者冒用任用标志、质量标志等。

第9条也属于知识产权诉讼的范畴，诋毁商誉，也是虚假广告，但是这个虚假广告的目的是诋毁他人商誉。反不正当竞争一共规定了11种不正当竞争行为，但是和知识产权相关的只有3条。最高人民法院知识产权厅关于反不正当竞争法适用的司法解释，都不涉及到其他条。

反不正当竞争法第5条第2项最常见：擅自使用知名商品特有的名称、包装、装璜等等。这实际上保护的是未注册商标，也与商标法立法有关系。商标法是在知识产权法当中第一部出

台的知识产权法。还有要保护的是商号。

在这种诉讼当中，要解决的问题是，原告举证的责任要证明知名商品、特有的名称、包装和装璜。知名商品特有的名称就是通常所说的未注册商标，包装和装璜也给予了保护。还有一个要件，要造成和他人相混淆，使购买者误认。

商业秘密的问题现在也越来越多，未申请专利的一些技术，反不正当竞争第5条通常是未注册的商标，第10条通常是未申请专利的一些技术。如果申请专利就是通过专利法来调整，未申请专利的技术，通过商业秘密来调整，这主要指的是技术秘密。

反不正当竞争法关于商业秘密的立法，还是非常重要的一个立法。首先确立了商业秘密作为知识产权给予保护。第二对商业秘密做了界定。商业秘密的案件，最近几年一直呈上升趋势，但是最后能够打赢的其实并不多，很重要的原因就是商业秘密的构成上出现了问题。

第3条规定：违反约定或者违反权利人有关包装产品的要求，披露、泄露他人商业秘密的，这完全是一种合同关系，因为它不是一种侵权的关系，只是违反约定。在这种情况下不遵守合同，应当承担违约的责任。但是如果按照商业秘密立法，违反了这个约定，给一方当事人造成的损失很重大，就要被追究刑事责任，这在立法上是有问题的。

商业秘密的民事诉讼很复杂，尤其是很难拿到直接的证据，证明对方盗窃、利诱商业秘密。最直接的证据就是别人偷偷的潜入了你的办公室，把图纸之类的都拿到了，然后你把这个过程都录像了，你把这个证据提交到法院非常好。但这种证据几乎是不可能取到的。

其次再有证明被告的产品和你实质相似，如果你证明了这向个，就可以认为被告侵权了。实际上这个概念也是举证责任倒置。接触加实质相似是运用了叫推定法则，立法上也有。在司法实践当中运用推定法则。这是解决原告举证困难的手段，但实际上在实践当中的很多法官理解不了这个东西。

十、商标案例分析

这个案子是2003、2004年的时候办的一个案子，但是这个案子没有办完，因为法院终止了。但是从这个案子本身还是可以看出很多商标侵权诉讼的脉络。尤其是这个案子里面，涉及到一个新颖的问题，就是商标当中的后发使用的显著性问题。在商标实体法当中，有一个非常重要的概念，也是整个商标法理论的基础，叫显著性理论。就是这个商标之所以能够成为一个商标，它必须要符合显著性的要求。

关于后法显著性的例子，我们知道鳄鱼这个商标非常有名，但实际上没人见过这个牌子的商品，一直到2000年以后。从80、90年代，在中国市场上的鳄鱼全都是香港或新加坡的鳄鱼，后来我们也知道，它的方向是不一样的。我们知道法国的鳄鱼牌是正宗的，香港和新加坡的是不正宗的。

但是在中国有人会提出这么一个问题，正宗的鳄鱼在中国使用过吗？在中国注册过吗？可能也没有。换句话说，鳄鱼这个品牌之所以能够让大家认知，它具有了显著性，是因为之后的香港鳄鱼在中国大陆的使用、广告，而使得鳄鱼商标被大家所接受。相反，法国的鳄鱼从来没有裤子、衬衫进入中国市场来。这种情况下保护谁？同样的例子还有很多。

其实商标当中打擦边球的现象是很多的。当年我们作为被告的代理人，也曾经向法院提出过这个观点，当然这是一个理论上的探讨，至今许多一个明确的说法。

关注商标的律师们可能会知道，2002年北京一中院作了一个在学界引起轩然大波的判决，这个判决是资产庭的一个庭长叫马来客，这个人很愿意独出心裁，做了很多独出心裁的判决。他做的这个判决叫“恒升”诉“恒生”，都是电脑笔记本的品牌。这个判决是，两个商标都有商标权，都在国家商标局拿到了注册商标证，结果他判一个商标侵犯了另外一个商标的专用权。

这个判决出来以后引起了轩然大波，这个争议的焦点是：司法权挑战了行政权是一个方面。商标局发给的商标证，给了你一种可以使用这个商标的权利，而且是独家的使用。在这

种情况下，本案的被告有商标证了，我正常的使用，怎么能侵权呢？法院确实是挑战了行政权，但是更大的问题是，法院把商标法也挑战了。商标法说颁发商标证就可以用，这是商标制度基本的所在，但是法院竟然说侵权。

威百的案件也有类似的情况，原告是因为恒升这个案件的判例在先，所以也就想搭这个判决的便车，起诉了一个案子，叫“威百”诉“威白”。他注册的商标威白，是1995年申请的。还有一个原告的商标是“威百”，是成都1993年申请的。它只有清洗剂一个产品。

这些信息都是申请商标的时候，必须向商标局提交的信息，也是商标局审查当中颁发商标证核准的信息。原告认为被告在市场上销售的产品，侵犯了“威百”商标的专用权，让法院提起诉讼，他们在北京一中院提起诉讼。因为北京一中院此前刚刚做一个判决，认为“恒升”诉“恒生”构成了侵权。

本案当中，成都雅坤起诉了德国汉高。1994年成都雅坤获准注册的商标，次年德国汉高注册“威白”商标。双方都有商标证，然后成都雅坤认为，德国汉高代发企业天津汉高生产的。因为被告是天津汉高，它是威白洗衣粉的生产商。广告和销售使其受到冲击，商标近似，消费者认为这个产品是成都汉高的冒牌货，消费者退货，销售商纷纷解除合同。

2000年成都公司先在桂林起诉了德国汉高的另一家子公司桂林汉高。2001年，成都公司扩展注册了“威百”第三类的其他商品。但是商标局以“威白”商标近似为由驳回。成都雅坤向商标评审委员会提出撤销“威白”商标申请。

最早的商标是成都雅坤的“威百”，但是只有一个商品。之后德国汉高注册了“威白”，也给予核准。在之后2001年，成都雅坤又在原来的基础上扩大商品的类别，但是被商标局驳回，然后向商标评审委员会提出把德国的“威白”要求撤销。在撤销提出来之后，成都又在2003年在北京一中院起诉德国的“威白”，请求法院判决停止使用“威白”商标，并赔偿经济损失100万元。

据当时的报道，是蚂蚁向大象挑战的案件，7月开庭，到了12月底，法院裁定终止诉讼。在这个案件当中，大家想想自己作为原告或者被告的代理人来讲，要是组织证据、提出主张应该是哪一些理由？如果是抗辩应该是哪一些理由？

（一）案件评论

新浪网的评论是：本案有三个值得注意之处：其一，这又是一起原、被告商标均为注册商标的案件，而且商标撤销程序也没结束。第二，本案的关键是涉案的商标是否近似。天津汉高认为“威白”商标在后注册，但仍然为商标主管核准授权，已经足以证明两者不近似。但是有两点情况值得注意：商标评审委员会没有就“威白”商标撤销案做出结论。

在第三类商品上“威百”在先，商标局就认为“威百”和“威白”不近似。因为商标局先把威百在1994年注册了，在1995年把威白也注册了。这说明商标局本身就认为不近似，所以才都给予注册。

在同一类别的其他商品上，成都雅坤的商标却被驳回，理由是近似。德国注册“威白”在后，但是商标局认为不近似才注册了，但是结果成都要扩展注册的时候，商标局就认为近似被驳回了。认为商标局有问题。

所以新浪网说：即便是法院诉讼商标局也无所适从。

其三，天津汉高在其答辩状中说，天津汉高的注册商标的显著性和知名度远高于成都雅坤的注册商标，成都雅坤注册资金仅有50万元的企业，销量、销售额、销售范围均不可同日而语。这种情况下即便存在混淆，也只能将成都雅坤的商标混同于天津汉高。这种观点有点特点。这个观点是在我在法庭上的一个观点。这个观点有几个事实做依据，我们成为调查过成都雅坤这家企业，这个企业没有正规的工厂，市场上也没有见到过它的产品。从工商局登记的情况来看，50万的注册资本，登记的是有8个人，去登记地是一个很好的作坊，但是也没有人在里面。

实际上是成都这家企业在先注册的商标，然后看到了“恒升”诉“恒生”这个案子有了判决在先，借机是想赚钱。前面起诉了桂林，德国汉高同意和解，但是成都要求100万美金，简直是天价，所以没有谈成。在当时的新闻媒体观点是有想法的，首先从蚂蚁挑战大象来谈问题，本身就说明了对跨国公司的不满。

成都雅坤起诉了两个被告，第一被告就是百盛商场，因为牵扯到管辖的问题，所以他的第一被告是百盛，这样就可以放在北京一中院。第二被告是天津汉高。

（二）本案的答辩理由

1、商标不近似，两者的文字上有别，图形上差异，结构上更存在明显不同，其实商标侵权的抗辩，大量的都是来讲商标不近似、商品不类似。

2、被控双方不会使相关公众对商品的来源产生误认，或者认为其于原告注册的商标的商品有特定联系。

3、被控权不近似已经得到主管机关的确认，我们认为在商标审查当中，汉高的商品为洗涤剂、清洁剂等等，在此之前原告只是一个清洗剂。由于中国实行实质审查和异议制度，主管机关核准注册已经证明两者不近似了。

我们进而把另外一个事实向法院提供了，德国汉高的商标在申请过程当中，成都雅坤已经向它提出了异议。商标局听取了理由以后，做出了一个裁定：被异议商标和异议商标是有区别的，整体组合不同，外观差异较大，不属于近似商标。

4、我们强调的是，因为他告的是天津汉高，虽然它不是商标权人，但是经过商标权人授权的，不仅可以自己使用，也可以许可他人使用。天津汉高经过合法的许可，享有使用这个商标的权利。在这种情况下，我们有合法的权利，所以不会侵犯他人的权利。

5、我们现在用的这个商标，就这个商标而言，我们没有使用成都雅坤的商标。我们这个商标如果有人对它提出质疑，只能在注册之后一年之内提出争议，过了一年，不能提出争议，这种情况下，它已经成为一种不可争议的商标。我使用一个经过商标局核准注册的、不可争议的商标是合法的。

6、提起诉讼的动机，旨在通过转让牟取暴利。原告在1998年已经向德国汉高公司发函，要卖这个商标。如果不买就告你之类的。

关于此类案件，最高法院做了一个批复，现在再出现问题，全国各地法院都按江苏法院的司法解释来的。关于这些争议总算是可以尘埃落定了。第一条是说：负责原被告都有商标注册证的话，人民法院不予受理。

十一、灯具公司案例

我们代表美国的一家公司，这家公司非常有名，做大型广场上的用灯。它的商标叫Holohane，在灯具行业非常有名。结果北京通州有一家企业，这家企业的经理和技术人员，都是当年中国办事处的职员，甚至被美国公司派到美国培训了很长时间，回来在国内做销售，做了若干跳槽。走了之后成立了另外一家做灯的公司，注册商标叫Holo。

美国人比较傻，只注册了英文，没有注册中文的商标。美国人很快发现这家做灯的企业，在国内市场上和它竞争。另外美国人的销售走的是高端路线，包括奥运场馆、皇宫、国会等，所以市场上老是被中国的企业抢去。最后他们找到我们，我说这个事情不好办，对方有商标，结果他说有商标也没关系，我们接着打。因为这种事情在美国的法院是没有问题的，它可以不断的挑战行政权，但是我国不行。

后来起诉到北京二中院，北京二中院非常重视，立案也很快、开庭审理了三次，最后拿出这个司法解释给我们看。现在法院对此类的事情态度都很明确，如果双方都有商标证的话，有时候会驳回的。

十二、商标诉讼的实务

（一）商标侵权诉讼

按照商标法及相关的司法解释，商标侵权行为有14种。商标法第52规定了5种，典型的就是：未经商标注册人许可，在同一种商品或者类似商品上使用，与注册商标相同或者近似商标的。

商标法13条还规定了一些：复制、摹仿、翻译未在中国注册的驰名商标不予注册并禁止使用。这也是一个对未注册商标的保护，但是这个前提是驰名商标。

商标法15条也有规定，但是这一条立法是有问题的，但是没有被过多的关注。商标法实施条例第50条，就是对刚才的52条的其他损害做了一些具体的规定：作为商品名称或者装璜使用的，这是一种权利冲突的情况。第二，故意为侵犯他人做商标专用权提供仓储、邮寄等便利条件的。商标法第52条第5项，最高法院在司法解释当中也做了一些补充。这些都是针对实践当中的一些问题，司法解释出来之前有一些现象，可以看出来侵权人是绞尽脑汁。

比如可口可乐商标比较有名，就有人想打擦边球，能想出很多非常有意思的办法，会跑到香港注册一家香港可口可乐饮料公司，因为在香港注册这种公司很松的，然后跑到大陆来销售这个饮料，在包装上就会印上香港可口可乐公司出品之类的，其中把可口可乐四个字写的非常大，然后香港什么公司写的非常小。放在货架下，大家一看可口可乐就买回家了，回家一看是香港可口可乐什么公司出品，这样的东西很多。最高法院出司法解释，实际上就是为了解决这些情况。

（二）商标权的保护范围

注册商标的范围以核准注册商标和核定使用商品为限，这是商标法很大的特点。商标制度和反不正当竞争制度一个很大的区别，就在于商品的问题上。

商标侵权的判定很简单，就是看是不是相同、近似。商品相同还是商品类似。我们有时候说商标的问题谁都能谈，但是能把从商标的问题从理论上说清楚非常难，好多判决包括商标评审委员会的决定，对于真正的理由的说理都说不清楚。

最高法院的司法解释对商标侵权判定做了一些规定，商标法首先规定什么叫商标相同。最高法院司法解释第9条对商标法第52条规定的相同做了一个定义：二者在视觉上基本无差别叫相同；其文字的字形、读音、含义，以及图形和颜色以及各个构成要素整体结合相似，容易使相关公众对产品来源产生误认，或者认为有特种联系，这是关于近似的判断。

在判断当中又做了很多条的规定，帮助大家进行判断：根据相同和近似，要按照以下原则进行：1、要以相关公众的一般注意力为标准，不能够以专家的注意力为标准。2、既要整体比对，要对主要部分进行比对。要在比对状态下在隔离状态下比对。3、还应当考虑商标的显著性和知名度。商标的很多判例都会运用这几个原则。

类似商品是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成混淆。同样的一个商标案件，不同的法院判决结果会完全不一样，不同的国家也会不一样。

（三）商标侵权的抗辩

1、主体抗辩

2、权利瑕疵抗辩

3、撤三抗辩

这是商标比较特别的一点。商标法里有规定：注册商标如果连续三年不使用，商标局是可以撤掉的。

4、商标争议抗辩

5、非被告生产抗辩

举例：日本有一家很大的制笔企业，寿公司做各种各样的笔，包括自动铅笔、圆珠笔等，我们国家现在也有一家很大的制笔企业，叫爱好。它起家的时候并不像现在这么大，若干年以

前，日本的公司就起诉了温州这家公司侵犯它的商标权、专利权、外观设计专利。

寿公司在北京的一家商场里面，买了几支温州的笔，到法院就起诉了。温州进行答辩，答辩之后提了一个很怪异的理由，说这个笔不是我生产的。他向法庭举了一个证据，温州市工商给它出的证据：这个笔被人多次假冒，温州市工商局打假打了很多次，查处了很多地下工厂假冒他的商标、产品。用这个证据来说明日本寿公司买的这只笔不是它的，法庭没有办法，原告怎么能证明是它的呢？原告就又回头找卖笔的小摊贩，小摊贩根本就不承认这事，后来这个案子就被法院驳回了。

如果是公正取证，如果是小摊贩能够说明商品的来源，至少在证据上是非常好。没有通过公正取证被驳回的不止这一例，所以在知识产权的诉讼当中，公正被大量采用。

6、商品不相同不类似抗辩

7、正当使用抗辩

我曾经做过一个案例，韩国有一个很著名的萝卜品种，叫白玉春。这个品种大家都种，后来有一家韩国在中国的企业，把这个商标注册了，他就告我的韩国企业的客户，他说宣传当中使用“白玉春”这三个字侵犯了商标权，后来我们就拿出很多证据，因为植物有品种权登记，“白玉春”萝卜已经到北京市农业局做了品种登记了。

农业局作为一个品种的名称，是要向农民推广的。时间长了以后，就会变成一个通用的名称。我们那个案件也是，以通用名称抗辩。原告的企业当时志在必得，起诉要求赔偿1500万，我们进行抗辩，通用名称举了很多的证据，法院开完庭以后，原告没办法就撤诉了。

8、未持续侵权抗辩

9、未获利抗辩

10、原告未销售抗辩

（四）商标侵权案例

北京有一家电梯维修厂，注册了一个商标，叫兰光电梯维修厂。后来发现韩国LG出电梯，它就以这个商标起诉了韩国LG，要求赔偿1亿。上诉到北京高级法院，然后被驳回了。驳回的理由有很多，它认为电梯的购买者都是特定的人，通常是建筑商、房地产开发商。买电梯的人一定会想，厂家是什么？产品都有什么样的性能、价格、保修等等。相关公众虽然是一般注意力也完全能够区分出来，在这种情况下认为不会造成混淆。

（五）商标合同诉讼

1、商标权属诉讼

主要发生在转让共有和继承三个方面。主要有三种情况：一、基于商标转让合同无效或者撤销而产生的。二、公司外部人未经同意擅自转让。三、公司的法定代表人擅自转让。

2、商标转让合同

律师应当注意的问题：一要对商标申请保全。对转让合同无效也可以提起以国家工商局为被告，既可以做民事诉讼，也可以做刑事诉讼来处理。

3、商标许可合同

按照商标法规定，商标许可要报商标局备案。但是许可备案和转让登记，完全是不同的两个概念。

4、商标质押合同

知识产权质押也是最近比较多的事情。尤其是金融危机，中小企业贷款，国家又有一些政策来扶持，所以商标的质押也很多。质押首先要根据担保法的规定。质押合同是质押登记生效，也是和物权法一样的规定。商标质押合同未办理处置登记的，商标权人对质押合同不生效，承担缔约过失责任。商标处置以后，处置人不得转让，也不得再许可他人。经过与质权人协商同意，可以转让或者可以许可他人。转让费、许可费应当提前用来清偿债权。

出质人未经同意擅自转让，或者是许可他人使用，已设定质押的商标权利的，应当设定

转让和质押行为无效。由此给质权人造成损失的，应当承担民事责任。这种情况下，质权人可以选择违约也可以选择侵权来起诉。