从审查看化学领域专利撰写应注意的几个问题

从审查看化学领域专利撰写应注意的几个问题

作者姓名：周文 史巍 张爱欣 李燕芳 高志纯

作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

摘要

本文从专利审查的角度分析了化学领域专利申请撰写应注意的问题以及相应的解决方法，分别从说明书公开不充分、新颖性、创造性以及权利要求书得不到说明书支持等四个方面，在对相关法条进行深入理解的基础上，通过案例分析，针对申请文件的撰写以及与之相关的答复审查意见分别进行阐述，并为提高专利申请的授权前景提供了一些建议。

关键词

化学专利申请专利审查撰写

专利申请文件的撰写是申请专利的第一环节，也是至关重要的环节。依据专利法第33条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。这也就意味着，在撰写过程中如果出现了不满足授予专利权的实质性条件并且在后续的审查过程中无法克服的缺陷时，这样的专利申请很可能不具备授权前景。

由撰写带来的不满足授予专利权的实质性条件的缺陷有很多种，一些具有授权前景的发明专利申请经常由于撰写质量不高而被驳回；而一些极具价值的专利虽然得到授权，由于撰写的原因导致授权的专利保护范围过小，无法形成对授权专利的有效保护。因此本文重点从专利审查的角度通过实际案例分析化学领域专利申请文件的撰写以及针对审查意见通知书答复时存在的问题，并提出相应的预防措施或修改方向。

1、说明书公开不充分

专利法第二十六条第三款规定[1]：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以使所属技术领域的技术人员能够实现为准”，该条款是对申

请文件提出的最基本要求，既是驳回理由，也是无效宣告理由，其涉及三个方面，分别是清楚、完整和本领域技术人员能够实现。申请人或者代理人应对此条款有足够的重视，其可能是在授权、确权阶段碰到的第一个考验。说明书公开不充分的缺陷可能是由于撰写申请文件的疏漏，或者是有意在撰写时隐瞒了关键技术特征而引起的，总之是由于对法条的理解和把握不足导致申请文件撰写失误引起的。下面笔者根据审查经验，给出在化学领域中常见的公开不充分的问题、撰写应注意的问题以及如何根据申请文件答复说明书公开不充分的缺陷。

[1] 物质来源不清楚或者结构不清楚

【案例1】某申请涉及一种“钙活化助剂2420”，其在权利要求1中作为一种主要组分存在，申请人在说明书中写明是申请人所在公司生产的产品，没有关于组成的任何描述。

审查员在现有技术中没有检索到该物质，现有技术中也没有关于钙活化助剂的描述，虽然写明是某公司产品，但通过检索（包括该公司主页等来源）并没有获得任何信息，据此审查员发出说明书公开不充分的审查意见。

对于此种情况，在说明书中可以公开其组成或者选择在现有技术，比如该公司主页中列出该产品等。如果在撰写时没有上述信息，可以提供发票原件，证明在申请日前已经销售的记录，证明该物质在申请日之前处于公众可以获得的程度。如果没有发票，对于这类缺陷来说是比较致命的，除非申请人可以提供出其他的证据，证明其可被获得，或者是其结构/组成是清楚的，才有可能克服上述缺陷。对于在申请中涉及的所有原料，最好在申请文件中都记载其来源，如果是公司自营商品，需要在互联网或者其他合适渠道公开，如果该物质是自制的，需要给出其制备方法和其他必要数据。

[2] 反应原理不清楚或不正确

【案例2】某申请要求保护一种侧挂的硝基氧基团的交联聚合物的制备方法，包括将式A或式B的双硝基氧或多硝基氧与双官能或多官能有机含卤素化合物，在过渡金属和任选的配体催化下反应，并限定了合适的比例。

审查员通过检索得到对比文件1，其中同样原料和催化剂和配体催化下，未公开比例，得到了聚烷氧基胺，即其中硝基氧基团在此种情况下反应为烷氧基胺，据此审查员质疑该申请涉及公开不充分缺陷。

对于此种情况，申请文件中可以记载或者申请人可以陈述根据不同的比例下，相同的物质在同样的催化剂作用下，可能发生不同的反应，并给出具体、非断言式的化学反应说明，以说明申请文件的化学反应是合理的。一般来说，这种说明只有在申请人确实是本来清楚的情况下可能说服审查员，如果申请文件本身确实存在化学反应原理性的问题时，由于通常无法进行符合专利法的修改，这类缺陷是很难克服的。

[3] 物质的确认数据或效果数据没有记载

【案例3】某申请涉及多种化合物，提供了一般性的制备方法，但没有记载该物质得到确认的数据，即核磁等清楚确认结构的数据。

审查员经检索，其中5种新化合物属于未在申请日之前的现有技术中记载的，按照审查指南的相关规定，申请人应清楚提供确认结构、组成或用途的数据，所以给出说明书公开不充分的审查意见。

对于此种情况，在申请文件中应记载新化合物的必要的结构和效果数据，如有必要，可以记载所有合成的中间体和最终产品确认的结构数据，除非这种中间体是本领域技术人员公知的，但公知的物质很多时候也不需要作为中间体出现。如果没有记载这类数据，只能从原理性的角度说明这些物质通常是可以确认清楚的，只是这种意见得到接受的可能性比较低，从而也使得这类缺陷对于申请文件来说是致命的。

以上给出了涉及说明书公开不充分的三种典型情况，申请人或代理人可以在撰写时注意应保证“清楚”，即主题明确，从现有技术出发写明技术问题和技术方案以及技术效果，用语应准确没有歧义；“完整”，即包括理解发明必须的内容，比如原理性说明和物质来源和确认的数据以及满足三性所需要的内容；“能够实现”是对本领域技术人员根据说明书的记载能够实现该发明的技术方案和解决技术问题，产生预期的技术效果。三者中“能够实现”是“清楚”、“完成”程度上的要求，是满足公开充分的核心。

对于化学领域来说，通常在申请文件中应给出至少一种具体的产物和其对应的结构和效果数据，一般也会给出至少一种具体制备该物质的制备方法，和其他必备的实现发明和解决技术问题的必要技术特征以满足说明书公开充分的要求。对于上述发明构思之外的技术细节，比如何种情况下可以作为优选的技术条件存

在，视情况可以记载在申请文件中作为从属权利要求或者作为技术诀窍予以保密。一般来说，方法发明中的工艺特征作为技术秘密保留比产品中的结构特征作为技术秘密保留更加有利。

2.新颖性

专利法第二十二条第二款规定：“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”如果一项权利要求的技术方案与对比文件中的技术方案实质上相同，属于相同的技术领域，解决相同的技术问题，达到相同的技术效果，则该权利要求的技术方案相对于对比文件不具备新颖性。

新颖性判断中采用单独对比原则，其评价往往是客观的[2]。例如数值范围落入现有技术范围内或者存在交叉，或者端点值被公开，都会影响权利要求的新颖性。这些是在撰写申请文件时比较容易注意到的问题。不过，在化学领域，为了清楚地表征请求保护的化合物或者组合物，或者希望得到一个更大更稳定的保护范围，常常需要使用参数特征对该产品做出限定，此时，如果现有技术中没有公开相同的参数，审查时可能会根据制备方法相同等因素推定权利要求请求保护的产品不具备新颖性。申请人需要在答复时提供必要的证据，以证明请求保护的具有该参数的产品确实与现有技术中的产品不同；或者根据申请文件记载的内容修改权利要求。这样就对申请文件的撰写提出了更高的要求，需要申请人在撰写时做好必要的准备工作。

笔者认为，在撰写包含参数的权利要求时，应注意尽量采用结构和/或组成参数来表征产品；或者记载与该参数密切相关的制备方法特征以及相关实验数据以证明该方法确实导致参数产生的不同。下面用一个案例来说明。

【案例4】权利要求1请求保护一种粒状吸水剂，所述粒状吸水剂以聚丙烯酸盐系吸水性树脂为主成分，无加压下吸收倍率为28g/g以上，所述粒状吸水剂满足下述(a)～(c)：(a)搅拌水可溶性成分量为15～60质量％；(b)搅拌水可溶性成分量与静置水可溶性成分量的差为15～50质量％；(c)扩散吸收指数为 1.40～10.0g/g/min。

权利要求1中的参数a限定的是搅拌水可溶性成分的含量，对权利要求的保

护范围是有实质性影响的，同理参数b也是如此；参数c是吸水剂的理化参数，其与参数a和b密切相关，因此，参数a-c属于表征组合物组成的参数，对权利要求的保护范围能够起到限定作用。

审查员检索到对比文件1公开了一种粒状吸水剂，主要由聚丙烯酸盐组成，其公开了搅拌可溶性成分含量为25%，经过一次交联，未公开是否落入权利要求1的参数b的数值范围内，也未指明其获得的吸水剂是否满足对于参数c的限定。在此情况下，对比例3的产品是否满足参数b-c的限定是权利要求是否具备新颖性的关键所在。

本申请的说明书中记载了该聚丙烯酸盐树脂是经过两次交联的，这是与对比文件1不同之处。而本领域技术人员已知，交联次数对交联程度有一定影响，进而影响交联树脂的溶解性能。因此，不同次数的交联必然会对搅拌水可溶性成分量与静置水可溶性成分量差值产生影响。也就是说，交联次数客观上与参数b 的数值具有不可割裂的联系。并且，本申请中记载了相关的实验数据，对此予以佐证。根据本申请记载的内容所给出的信息，在其他条件均相同的情况下，吸水性树脂前体是否经过两次交联对权利要求1中的参数b有至关重要的影响。换言之，尽管在权利要求1中并未明确限定其吸水剂需要经过两次表面交联，但要满足参数b，仅进行一次表面交联显然是无法实现的，由此进一步说明参数b对于权利要求1的保护范围具有实质限定作用。而对比文件1的可溶性成分含量为25%，仅经过一次交联，可见，即使其他条件均与本申请权利要求1相同，由于仅采用了一次交联，其也必然不满足参数b的限定。因此，对比文件1实际上并未公开条件b，也不能够推定公开。

对于此种情况，在撰写的申请文件采用表征组成的参数对权利要求的产品进行限定，重要的是应该针对与参数密切联系的方法进行详细的记载，并辅以数据支持，使得权利要求避免了可能存在的新颖性缺陷。可见，在采用参数特征对产品进行限定时，要注意以下两点：一是尽量采用结构和/或组成来表征产品，避免单纯地使用性能参数；二是说明书中要记载与该参数密切相关的制备方法特征，还要记载证明该方法确实导致参数产生不同的相关实验数据，从而确认权利要求请求保护的产品与现有技术中的不同。

3.创造性

专利法第二十二条第三款规定：“发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步”。判断发明是否具有创造性，审查员通常采用“三步法”：（１）确定最接近的现有技术，（２）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，（３）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在针对创造性的答复中，是否“显而易见”是创造性答复的关键所在，然而申请人或代理人在答复时通常重在意见的陈述，而缺乏相关数据的佐证，往往造成陈述意见不被接受。下面笔者根据化学领域中常见的一个创造性答复为例，分析意见答复的不足之处，从而提示申请人或代理人在申请文件撰写时需要注意的问题。

【案例5】权利要求1请求保护一种太阳能电池背膜，组分包括：含氟聚合物、抗紫外剂、通用高聚物和添加剂，其重量百分比为70-90%:5-20%:5-30%:0-5%；所述抗紫外剂为有机抗紫外剂UV-327。

审查员认为该权利要求所保护的技术方案与最接近的现有技术区别在于：该权利要求中的抗紫外剂为有机抗紫外剂UV-327，而对比文件1中使用的是无机抗紫外剂。针对该区别，审查员结合含有有机抗紫外剂（如UV-327等）的太阳能电池用背膜的对比文件2评述了该权利要求的创造性。

申请人在答复时，仅简单地陈述：虽然对比文件给出了使用有机抗紫外剂，但其种类众多，从中选取UV-327也是要付出创造性劳动的，并且含有有机抗紫外剂UV-327相对于无机抗紫外剂的太阳能电池背膜具有更好的性能。然而对于所述的创造性劳动和技术效果，该申请文件中并未记载任何相关的理论依据和/或实验数据。由于化学领域的低预见性，审查员不能仅凭申请人的意见陈述就能主观地确定其所付出的创造性劳动以及所谓的意料不到的技术效果，从而肯定申请人的意见。

由此可知，审查员对创造性劳动和技术效果的合理质疑是由于申请文件中缺少相关的理论依据、实验数据、对比数据、效果数据等的记载。这也就是说，申请人想要论证其付出的创造性劳动以及所谓的意料不到的技术效果需要证据佐证。在化学领域，很多发明往往是对现有技术的优化选择、改良或转用等方面的改进，而这些改进之处则是创造性争论的焦点。由于化学领域的低预见性，对于化学产品或方法的任何改进都可能产生意料不到的技术效果，而该技术效果不能

根据主观想象推测出，需要通过事实证据证明。对于此种情况，为了提高申请文件的授权前景，申请人或代理人在申请文件撰写时需要注意：（1）撰写前，对现有技术进行必要的检索，明确本申请相对于现有技术的改进之处，有针对性地列举实验数据和对比数据证明其所产生的技术效果，避免简单空洞的文字或数字进行罗列；（2）对于没有相关检索条件的申请人，应当对要求保护的技术方案中的每个技术特征尽量详细地阐明其作用原理以及所产生的技术效果，并列举相关的效果数据。

4.权利要求书得不到说明书的支持

专利法第二十六条第四款规定：“权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围”，该法条明确指出了说明书和权利要求书之间的关系，关于该条款的审查，直接关系到申请人或专利权人能够获得的专利保护范围的宽窄。根据审查指南的规定，权利要求应当得到说明书的支持，就是权利要求保护的技术方案对于所属技术领域的技术人员来说，能够从说明书充分公开的内容中得到或概括出，并且不超过说明书公开的范围。可以说，权利要求是否得到说明书的支持与权利要求是否能够实现存在着必然的联系。对于审查员来说，需要平衡申请人的利益与公众的利益，既要考虑权利要求书与说明书之间的关系是否合适，又没有脱节，又要根据申请人对现有技术的实际贡献，给予他们合适的权利范围，以避免损害公众利用已有技术、公知技术和显而易见技术的权利。而申请人为了寻求最大的保护范围，在撰写权利要求书时，经常通过说明书记载的一个或多个实施方式或实施例来概括权利要求的技术方案，进而导致审查员在审查它们之间的关系而确定是否符合专利法第二十六条第四款的规定。下面笔者根据审查经验，以化学领域常见的不支持问题为例，分析申请文件撰写应注意的问题。

【案例6】权利要求1请求保护一种使低分子量起始物多元醇聚烷氧基化的方法，酸化时，所述酸的用量为200ppm到300ppm。说明书实施例中仅仅给出了单个数值（磷酸，240ppm）的实施例。

审查员指出权利要求1得不到说明书的支持，具体理由如下：（1）关于下限，根据说明书的记载，本领域技术人员无法通过实验对其下限值进行判断；（2）关于上限，酸量增加到一定程度，会对产物造成各种不良影响，本申请没有记载上

限端点附近的实施例；（3）关于变化趋势，申请人宣称本申请具有所属领域技术人员预料不到的技术效果，但实施例仅仅给出单个数值的实施例，申请人没有其他数据点来证明效果趋势是随着酸量的增加而直线上升。

申请人答复时认为：实施例已经证明240ppm的酸量是有效的，因而本领域技术人员可以合理预期，至少在240ppm附近的酸值都可以实现本发明的技术效果，因此申请人要求保护240ppm-300ppm的酸量范围是合理的，其技术效果是本领域技术人员可以预期的。

对于有关数值范围的权利要求[2]，希望申请人和代理人知道权利要求能否得到说明书的支持，不是指权利要求本身概括范围的大小，也不是指权利要求的内容在说明书中是否存在一致性表述，而是指权利要求所概括的范围是否包含了效果难以预先确定和评价的内容，如果本领域技术人员在说明书公开内容的基础上，即使结合其了解的现有技术和常识也不足以确定权利要求中概括的所有技术方案均能解决其要解决的技术问题，达到所预期的技术效果，则即使权利要求的技术方案在说明书中存在一致性表述，或者权利要求概括的范围很小，也不足以说明其能得到说明书的支持；对于该案例的情形，虽然审查员不会以实施方式或实施例的数量为主要依据进行“权利要求是否得到说明书的支持”的简单判断，但在撰写申请时，最好应当在说明书的实施例中公开包括其端点值和中间值在内的完整翔实的数据，从而以证明在权利要求概括的数值范围内包括其中间值也能够达到同样的技术效果，尽管《专利法》和《审查指南》并没有规定最低要求的实施方式或实施例的数量，但给出尽可能多的实施方式或者对其他可行性实施方式的必要说明不仅可以为合理地概括出保护范围较宽的权利要求提供依据，从而提高专利申请文件的质量，而且可以在审查员质疑权利要求书能否得到说明书支持时不至于陷入被动。因此，对于数值范围概括的权利要求，申请人为了保护一个合适的权利范围，说明书中应当有足够的实施例为依据，当说明书中有较好的支持，并且也没有理由怀疑该发明在权利要求范围内不可以实现，那么，即使这个权利要求的范围大于实施例直接得到的范围也是可以接受的。

化学领域的申请文件的撰写比较复杂，上述仅仅列举了在审查过程中经常遇到的问题及其相应的解决方法和策略。在涉及具体的专利申请时，建议申请人或

代理人需要具体问题具体分析，最好在充分了解现有技术的专利申请文件的基础上进行申请，在撰写专利申请文件以及答复审查意见通知书时注意上述相关问题，从而使得专利申请文件顺利通过审查，及时授权，得到其应有的保护。

参考文献

[1] 《中国专利法详解》，尹新天著，知识产权出版社

[2] 2010版《专利审查指南》

[3] 根据专利法第26条第4款发表审查意见时值得讨论的问题，邱红，《审查业务通讯》，2007年第6期