知识产权教学案例(商标)

商标法教学案例一

“王致和”海外遭抢注老字号海外维权路

——中华老字号企业海外维权第一案启示

【案情简介】

“王致和” 老字号与“同仁堂”同龄，均创于清康熙八年（公元1669年），至今已有338年历史。清朝时曾进入宫廷御膳房，并被慈禧太后赐予“御青方”的称号。新中国成立后，经过几十年的发展，“王致和”品牌越做越大，北京王致和食品集团有限公司（以下简称“王致和公司”）现已发展成为拥有“金狮”、“龙门”、“王致和”等几大知名品牌的集团。意识到品牌对于企业发展的巨大价值，王致和公司早在1985年就将“王致和”注册为自己的商标。此后，从1996年至今，王致和公司又将如下两幅图文商标在腐乳、调味品、矿泉水等多种商品类别上注册为自己的商标，以保证自己的商标独占使用权。自20世纪90年代末开始拓展国际市场以来，王致和公司在美国、加拿大、东南亚等10多个国家和地区注册了“王致和”商标，为公司海外市场的拓展开山铺路，占地扎营。

2006年7月，出于拓展德国市场的需要，王致和公司准备在德国注册“王致和”商标时，却被意外告知，“王致和”腐乳、调味品、销售服务3类商标已经被德国OKAI Import Export GmbH（以下简称“欧凯公司”）于2005年11月21日申请注册，并在2006年3月24日起开始公示。按照德国商标法的规定，商标初审公告期为3个月，如果在3个月内商标局未收到第三人提出异议，则予以核准注册。据此规定，此时“王致和”商标已经落入欧凯公司手中。

欧凯公司总部在柏林，是德籍华人开设的主营中国商品的超市，在德国销售包括王致和产品在内的多种中国知名商品。2006年8月，王致和公司的代理律师向欧凯公司发出律师函，并积极与对方进行协商，但对方没有任何回复。

在与对方协商未果后，王致和公司委托由中方、德方律师共同组成的律师团，根据德国反不正当竞争法和商标法等相关法律，向德国慕尼黑地方法院提起诉讼，要求欧凯公司无偿归还商标，依其使用“王致和”商标获利情况对王致和公司进行赔偿，并要求对该公司的恶意抢注行为进行处罚。德国时间2007年1月26日，德国慕尼黑地方法院正式受理“王致和商标抢注案”。

诉讼期间，王致和公司发现欧凯公司这家“抢注专业户”不仅抢注了“王致和”商标，而且还抢注了“白家”、“洽洽”、“老干妈”等近十种中国知名商标。王致和公司第一时间与上述企业取得联系，告知其商标被抢注的事实。被抢注企业纷纷表示，要对这种恶意抢注行为斗争到底并尽最大努力帮助王致和公司夺回商标，而后各自对欧凯公司提起起诉。在很短的时间内，王致和、

狗不理、少林寺、桂发祥4家企业出具了经其法定代表人签名的声明，表明欧凯公司未经其许可擅自在德国抢注其商标，从而构成恶意抢注和不正当竞争行为。这份声明成为法庭上王致和公司向法官证明欧凯公司“恶意抢注”的佐证。

德国时间2007年8月8日上午11点，王致和公司诉欧凯公司商标侵权和不正当竞争案，在专门审理知识产权案件的德国慕尼黑地方法院第21法庭开庭。庭审当天，王致和公司共向法庭提出4项诉讼请求：请求法院判决撤销欧凯公司抢注的“王致和”商标，或者无条件转让给王致和公司；请求法院对欧凯公司抢注商标的行为处以25万欧元的罚款，或者对其负责人进行6个月监禁；同时，判决欧凯公司提供销售带有“王致和”商标的商品获利情况，王致和公司据此提出索赔金额；由欧凯公司承担诉讼费用。

法庭上，欧凯公司提出王致和公司的标识是通用的“中国古代士兵头像”，不能作为商标使用。对此，王致和公司提出，自己的图文结合商标标识是王致和公司请中央工艺美术学院的黄伟教授设计的，王致和通过合同的方式获得了此标识在中国的著作权，也就是版权。按照《保护文学艺术作品伯尔尼公约》，在一个成员国享有著作权的权利人，在其他成员国中也同样享有著作权。中国和德国都是《伯尔尼公约》的成员国，因此王致和公司在德国也享有对该标识的版权。由于欧凯公司抢注商标的标识与王致和享有版权的标识一模一样，因此欧凯公司的行为侵犯了王致和公司在先的著作权，这也是王致和要求法庭撤销欧凯公司抢注商标的重要理由。

2007年11月14日，慕尼黑地方法院一审宣判：禁止欧凯公司在德国擅自使用“王致和”商标，依法撤销欧凯公司抢注的“王致和”商

标。

2008年2月25日，欧凯公司不服慕尼黑法院的判决，进行上诉，法院提出调解，但双方均未让步。

2009年1月22日，二审法院慕尼黑高等法院开庭审理了此案。法庭上，王致和公司聘请的德国知名律师沃尔夫冈博士据理力争，并出示了非常充分的证据，要求法庭撤销欧凯公司恶意抢注的“王致和”商标。欧凯公司则没有出示任何新证据。

二审中，双方争辩的重点主要集中在以下两个方面：第一，欧凯公司认为，该公司的商标注册并不构成对王致和公司的不正当竞争行为。此外，欧凯公司负责销售，而王致和公司负责生产，二者之间并不存在竞争关系。但是，法院认为这种理由并不成立。虽然从实践上来说，目前欧凯公司并没有展开生产，但逻辑上来讲，这种可能性是存在的，欧凯公司可以独立生产带有“王致和”商标的产品并销售。第二，欧凯公司认为，由于王致和公司在德国并没有进行市场销售活动，也就是没有实际使用“王致和”商标，因此根据德国商标法的规定，欧凯公司的这种抢注行为并不违法。对此，王致和公司代理律师认为，王致和公司在德国的销售行为是存在的，因为目前在德国销售的产品都是来自于王致和公司的分销商，根据王致和公司与负责销往欧洲和德国的分销商所签订的合同，证明了这种销售关系的存在。因此，欧凯公司的上述理由也是站不住脚的。

2009年4月23日，慕尼黑高等法院作出终审判决：裁决“王致和”商标侵权案中方胜诉，德国欧凯公司停止使用“王致和”商标，并撤回其

在德国专利商标局注册的“王致和”商标。至此，这起被誉为“中华老字号企业海外诉讼第一案”的纠纷终于以“王致和”商标物归原主而告终。【案例评析】

在“第二届中华老字号品牌价值百强榜”评选中，上榜的358个中华老字号有117个品牌价值超过1亿元，“茅台”和“五粮液”的品牌价值甚至超过100亿元。中华老字号显示出巨大的品牌价值。同时，根据国家工商管理总局提供的数据显示，从20世纪80年代到2007年，总共发生了2 000多起我国出口商品的商标在海外被抢注的案例，每年造成无形资产的损失达到10亿元人民币。如何避免中华老字号、中国的驰名商标以及知名品牌在海外惨遭黑手，成为我国企业走出去的过程中一个无法回避的课题。总结王致和案，从中可以得到如下启示。

一、“兵马未动，粮草先行”：商标应该成为中国企业“走出去”的先头部队

商标权是知识产权的重要组成部分，跨国企业普遍对此予以高度重视。相比之下，我国企业的商标权意识比较薄弱，因而更容易在“走出去”的过程中遭遇商标抢注纠纷。商标一旦在国外被抢注，我国企业产品要进入被抢注国家或地区，企业就得以重金买回本该属于自己的商标或“改名换姓”，这两种方法都需要付出高昂的代价。因而企业事先在潜在海外市场进行商标注册，将商标作为自己海外市场战略的先头兵，为自己的产品开山铺路，占地圈营。这是一种成熟的商业战略，也是最经济、最简单、最有效的自我保护方式。

王致和集团总经理王家槐在谈到维权案的启示时说，关键有两点：

“一是要有商标注册意识。企业要重视商标、专利等知识产权的保护，不要等侵权事件发生后才想到保护自己；二是要有商标维权意识。一旦发现商标被人抢注，企业要敢于运用法律武器维护自身的权益。”世界上很多国家历来重视商标的国际注册，如“可口可乐”、“奔驰”、“麦当劳”、“柯达”、“欧米茄”等均在150多个国家申请注册，并取得商标权；“松下”已在180多个国家和地区相继注册。

因此，我国企业要真正走向国际化，开拓海外市场，创造国际名牌，必须增强商标保护意识。首先要做的就是，尽快在海外进行商标和标识的申请和注册工作，做到未雨绸缪，防患于未然。我国加入的一系列知识产权国际条约为我国企业在海外注册商标提供了极大的便利。依据联合国世界知识产权组织《商标国际注册马德里协定》以及《商标国际注册马德里协定议定书》，“商标国际注册马德里体系”是企业进行商标国际注册最方便、最经济的途径。我国已于1989年加入了《马德里协定》，并于1995年加入了《马德里议定书》，成为马德里体系的成员国。根据该协议，我国的企业可以通过商标局向世界知识产权组织国际局提出商标国际注册的申请，某一商标只要在国际局获得注册，便可成为国际注册商标，在马德里协定各成员国普遍生效。目前“马德里体系”的缔约方约有80个，包括美国和欧盟，基本覆盖了中国主要的贸易伙伴。

据悉，2008年，外国企业通过《马德里协定》到中国申请注册的商标就有1.7万件；而同年中国企业到海外申请商标注册为2 059件，历年累计总数也只有8 600多件。这说明与跨国企业相比，我国企业还缺乏商标海外注册的意识，没有认识到商标先行对于企业开拓海外市

场的重大意义。在本案中，如果王致和公司在其第一轮海外商标注册中就在德国申请注册，那么也不会存在今天这样一场耗时费力的诉讼了。

二、“眼观六路，耳听八方”：中国企业建立商标侵权监测预警系统刻不容缓

2006年7月，王致和公司被德国专利商标局告知“王致和”商标被欧凯公司注册时，其实欧凯公司获得德国专利商标局核准尚不超过1个月的时间。欧凯公司在2006年1月提出注册申请后，德国专利商标局对其申请自2006年3月24日起开始公示，按照德国商标法的规定，商标初审公告期为3个月，这3个月为异议期，如果有第三人在此期间向商标局提出此项注册申请侵犯其权利的异议，那么欧凯公司很有可能不能获得注册。因此，如果王致和公司再提前1个月发现被抢注的事实，然后向德国专利商标局提出证据确凿的异议，德国专利商标局可能将会驳回欧凯公司的注册，从而避免日后旷日持久的诉讼大战。因此，建立商标与品牌的侵权监测预警系统对于我国企业防范海外侵权风险，扫清潜在的市场障碍具有不可替代的作用。

商标与品牌预警的目的就是及时发现商标在国内外所受到的侵权风险并果断地采取措施予以制止，将维权成本降至最低。在侵权人抢注商标尚未成功之前，维权费用是非常低的，而一旦抢注成功，则必须意味着通过诉讼或者赎金等方式解决纠纷，维权的成本将非常高。并且，诉讼期间许多国家禁止争议商标的使用，对产品销售等极为不利。

如何建立商标乃至知识产权的侵权监测预警机制呢？首先，委托商标监测代理服务机构（商标代理事务所、律师事务所等）应该是目前来说最

便捷和有效的方式。目前，我国许多的商标代理机构或法律服务机构都提供商标从申请注册到续展申请、侵权预警以及维权代理等全方位服务，并且已经形成了比较稳定和较为成熟的监测系统，可以为企业提供专业的服务。其次，政府或行业协会等社会力量应当考虑建立我国企业的知识产权侵权监测预警机制。目前，我国政府部门已经在进行此方面的研究和尝试。对于行业协会而言，可以在保护集体商标、地理标志和原产地名称以及行业企业的其他知识产权方面建立起有效的预警系统。最后，有实力的企业可以自己建立商标监测预警机构，最大限度地保护自己的商标免遭“抢注”和其他侵权损害，避免以后付出难以估算的巨大维权代价。

此外，企业在日常的对外贸易活动中要树立防范意识，维权从平常做起。“在和国外的代理商或者外贸公司签订产品代销合同时，对商标等知识产权问题要作出明确的约定，以避免事后纠纷。同时，要注意保存好与有关贸易往来的商业函件，以便在出现商标权益纠纷后能够提供出有利于自己的证据。”孙绪闻.王致和海外成功维权的启示\[N\].首都建设报，2007-12-05.

三、“刚柔并济，软硬兼施”：法律维权当仁不让，多种策略可以考量

“王致和案”无疑是我国企业在海外运用法律维护自己合法权益的榜样，从获知对方侵权时即发去律师函到提起诉讼，再到二审，王致和公司通过法律程序最终使“王致和”商标物归原主。因此，王致和公司被誉为中国企业海外维权的“斗士”、“硬汉”，敢于以法律为武器与对方叫板到底。

但同时我们也应看到，法律大战硝烟弥漫的背后，王致和公司也并没有放弃“攻心”战略，即以谈判和协商的手段尝试与对方解决纠纷。王致和公司在一开始便试图通过双方协商的手段拿回商标。即使进入诉讼程序以后，王致和公司仍然做过谈判与协商的努力，只是欧凯公司提出的条件过于苛刻，最终使协商失败。

实际上，我国企业在海外发生知识产权纠纷时，应当根据纠纷的性质、对手的目的以及自己的商业战略等多种因素综合考虑采用多种解决纠纷策略，包括协商、谈判与诉讼等。在商标抢注案件中，抢注人一般无非有3种目的：（1）先行抢注，然后逼迫商标人出高价将商标赎回，从中捞取大笔“横财”；（2）竞争企业通过抢注行为，阻止对手进入相关市场，从而达到垄断目的；（3）代理商或销售商企图通过抢注行为获得产品的总代理权或独家代理权。一旦抢注人提出以上3个条件，权利人往往是不能接受的。所以，如果抢注企业“一意孤行”，没有任何协商的余地，那么我国企业应当毫不手软，坚决启动法律程序来维护自己的合法权益。否则可能会得不偿失，甚至“赔了夫人又折兵”。

同时，国内企业在海外知识产权纠纷中也不能放弃谈判与协商的解决方式，很多时候甚至可以将此作为首要选择。如果对手愿意接受协商，且双方存在协商的合理基础，那么相对于耗时费力的诉讼大战来说，谈判与协商的手段不仅仅可以运用最小的成本维护自己的权益，而且关键是有利于企业整体商业战略的顺利推进，更好地打开国外市场。如同样被欧凯公司抢注商标的白家集团，在德国当地产品销售量较大，所以集团表示不愿意和经销商闹翻，从而影响到产品在德国的销售。那么，谈

判与协商便成为其与欧凯公司解决纠纷的首选途径。

四、“知己知彼，百战不殆”：熟悉外国法律与国际条约，采用正确的诉讼策略

王致和公司之所以能够打赢这场跨国诉讼，排除其他因素，很大程度上是因为采取了正确的诉讼策略和技巧。王致和公司主要在3个方面向欧凯公司提出诉讼，即恶意抢注、侵犯商标图案的著作权和不正当竞争。

王致和公司通过提交相关的证据证明欧凯公司作为王致和产品在德国的销售商，明知“王致和”商标属于中国王致和公司，却仍然将“王致和”商标在德国进行注册，具有明显的抢注“恶意”以及试图阻止王致和公司扩大德国市场，企图独占销售的不正当竞争目的；同时，通过举证证明欧凯公司不仅抢注“王致和”，而且抢注“老干妈”、“洽洽”、“白家”等商标的系列抢注行为进一步证明其构成“恶意抢注”；以著作权诉由打商标权官司，也是王致和公司的明智之处。“王致和”商标图案的设计已经构成作品，受著作权法的保护，同时中国和德国都加入了《保护文学艺术作品伯尔尼公约》，“王致和”商标图案在中国享有著作权，在德国也同样享有著作权。德国商标法规定，注册商标不能侵犯他人的在先权利，而“王致和”图案作品设计在先，相对于欧凯公司的注册行为，已经构成“在先权利”，因此德国法院认定欧凯公司侵犯了王致和公司的著作权。

由上可以看出，我国企业在走出去之前，必须认真研习国际知识产权条约与规则以及目标国家与地区的相关法律法规。许多跨国公司将我

国企业拖入诉讼，正是希望利用我们不懂外国法律与语言逼中国企业就范。欲与之同台竞技，必与其共悉规则。此外，在跨国诉讼中选择中方律师与外国律师共同组成律师团，也有利于我们变被动为主动，更好地在国外进行诉讼。

五、“同根而生，相煎何急”：一场由华人在德国上演的“德比大战”王致和维权案还有一个没有引起人们足够关注的事实是，这起案件虽然被媒体报道为“中华老字号企业海外诉讼第一案”、“跨国知识产权维权案的胜利”等，但实际上则是一场由华人在海外上演的一场商业争斗。欧凯公司的老板是一位加入德国籍的华人，而欧凯公司作为一家超市，主营业务也是中国食品的销售，正是因为其老板身为华人，才深知“王致和”商标的价值，从而企图通过抢注其委托供货商的商标，来达到独占市场的目的。

近几年海外华人抢注中华老字号或者国内驰名商标的事件不断发生。究其原因，无非是海外华人对国内的中华老字号、驰名商标的情况比较熟悉，深知它们的价值所在，出于各种目的，便利用所在国的法律制度对这些品牌进行“抢注”，使海外华人与国内老字号、驰名商标企业进行“窝里斗”成为普遍现象。我国企业在警惕外国企业挑起知识产权纠纷的同时，不料“后院起火”，“内忧外患”让中国企业海外维权更加困难。实际上，如果部分海外华人企业或者代理商去除这种投机心理，转而与国内企业进行战略合作，凭借其对海外市场的熟悉与国内企业的老字号品牌价值，完全可以变“窝里斗”为双赢，为双方都带来利益。否则，像欧凯公司，原本希望通过抢注国内同胞的商标独占市场，不料不但商标

没能抢到，原本已经取得的代理权也多半不保。这对我们华人形象、中国形象而言也是一种损害，岂不是“偷鸡不成反蚀把米”？

商标法案例教学二

商标海外反抢注政府、行业、企业需合力

——海信诉博世西门子商标侵权案启示

【案情简介】

海信集团与博世西门子公司的商标之争，是中国本土企业早期进驻国际市场时遭遇的一场没有硝烟的战争。这场跨国商标之争始于1999年，长达6年之久，对后期国内企业进入国际市场，在商标的保护方面提供了可供参考的经验教训。

海信集团是中国本土大型专业电子信息产业集团，在国内电子行业拥有较强的市场竞争力。1992年，海信集团创设了“海信/Hisense”商业标志，并在我国提出注册申请。该商标于1993年12月14日获得注册，同年正式作为商标和商号使用。随后，海信集团经过短短几年的广告宣传和商誉积累，其“Hisense”、“海信”商标已在国内具有较高知名度和美誉度，于1999年1月5日分别被国家工商总局商标局正式认定为驰名商标。在占领大部分国内市场之后，海信集团开始着手开拓海外市场。截至1999年1月，海信集团的“Hisense”商标已经在除欧洲以外的40个国家和地区注册，而海信集团恰恰就在打入欧洲市场时受到了商标的阻碍。

博世西门子公司(以下简称“博西公司”)是欧洲市场上两大白色家电品牌生产商——德国博世与西门子——于1999年组建的新公司双方各占50％股份，博世和西门子是该公司的两大主要品牌。该公司还在家电产品上注册了大量其他商标。如1999年1月11日，博西公司在德国就抢先注册了“HiSense”商标，并于1999年2月25日获得注册(注册号39901013)，指定使用商品为第7、第9、第11类。该商标与海信集团的“Hisense”商标只在中间的字母“S”处有微小区别，抢注的商标是大写，而海信集团的商标是小写。博西公司以此为基础还分别进行了欧盟注册(01230895)和马德里协定/议定书国际注册(注册号717960)，并且要求优先权日为1999年1月11日，这就致使海信集团在欧盟地区的商标注册一路受阻。

海信集团发现之后，2002年年底开始便与博西公司就此商标抢注和转让问题的解决进行磋商，曾经提出买下“HiSense”商标。但2003年9月10日博西公司给海信集团透露的商标转让价格高达上千万欧元，这已让海信难以接受。随后，2004年2月19日，博西公司正式确认商标转让价格为4 000万欧元。简直是天价，让海信根本无法接受。但海信集团表示愿意合理出价补偿对方，主要为商标注册申请的相关费用，此后双方一直因商标转让价格事宜未达成一致意见。2004年10月20日，德国博西公司的代表、江苏博西家用电器销售有限公司副总裁Weber Bernhard在青岛与海信再一次进行会晤和洽谈。但谈判中双方还是因为商标转让价格无法达成一致。博西公司称，因海信急于向欧盟进行市场拓展，并在2003年应邀参加的德国科隆

展期间使用了其在中国通用的“Hisense”商标，于2004年10月一纸诉状将海信集团送上了德国法院的被告席，双方谈判陷入僵局。两年的协商与谈判未果，隐忍5年的“HiSense”商标之争正式进入法律程序。海信集团被迫于2004年9月在欧洲启用新的商标“Hsense”。同年11月24日，海信集团就“商标抢注”事件以公开函方式正式作出回应。

第一，“海信”、“Hisense”是海信的前身青岛电视机厂在1991年在企业内部公开征集而创立的。这个原创性的标识既是商标，又是企业名称。商标创设以后，海信集团立即办理了注册申请手续，国家工商局商标局确认的申请日为1992年10月15日；1993年12月14日通过审查、核准注册；1999年1月5日，“海信”和“Hisense”获得中国驰名商标认定。而博西公司在海信获得“中国驰名商标”6天以后在德国注册“HiSense”。早在1999年前，西门子就已进入中国市场，其家电产品与海信产品在全国家电终端卖场比肩相临。从1992年开始海信集团早已在包括CCTV在内的全国媒体进行了巨额的广告投放。因此，有关媒体所猜测的“西门子注册前不知道海信”与事实不符。

第二，根据《巴黎公约》的相关保护条款，获得中国驰名商标认定后的海信，相信法律的保护，因此未在德国进行注册。但发现商标被抢注后，从2001年开始，海信就索回被抢注的商标事宜开始与博西公司交涉并谈判。博西公司同意“转让”的价格是4 000万欧元，海信无法接受。2004年10月博西公司在德国法院起诉海信。2004年12

月3日，海信启用法律程序反诉到德国专利商标局，要求依法撤销博西公司注册的“HiSense”商标。

第三，《巴黎公约》规定，商标注册国或使用国主管机关认为一项商标在该国已成为驰名商标，已经成为有权享有本公约利益的人所有，而另一商标构成对此驰名商标的复制、仿造或翻译，用于相同或类似商品上，易于造成混乱时，本同盟各国应依职权或应有关当事人的请求，拒绝或取消该另一商标的注册，并禁止使用。中国和德国均属于《巴黎公约》成员国。中国商标主管机关认定的具有原创性且有重大商业价值的驰名商标在德国同样应当受到尊重。

之后，在欧盟驻华机构和国家商务部欧洲司的撮合下，双方曾恢复谈判，但由于欧盟方面提出的条件实在难以接受，加之西门子拒绝了海信要求其撤销诉讼的建议，双方关系再度恶化。海信集团中途退出谈判，开始寻求通过法律手段解决问题。2005年2月，海信集团在北京组织有关知识产权专家、组织召开了“中国企业商标海外保护研讨会”，共同商讨“Hisence”德国商标纠纷的法律应对策略。早在商标争议之前，西门子就已成为与海信并驾的中国家电产业销售巨头，为了维护其在中国的品牌形象及市场销售，在中国家电协会、国家商务部的斡旋下，西门子主动恢复与海信集团的谈判。双方于2005年3月9日就博西公司“HiSense”商标侵权一案达成和解协议。博西公司同意将其根据当地法律在德国及欧盟等所有地区注册的“HiSense”商标一并转

给海信集团，同时撤销对海信的商标诉讼，海信集团亦撤销针对博西家电的所有商标注册申请，海信将向博西公司支付“6位数”欧元的转让

费。原定于2005年4月14日开庭的博西公司诉海信商标侵权案提前结案。海信最终以较小的代价购回了“HiSense”商标，海信产品自此开始在欧盟市场畅行。

【案例评析】

海信通过商标之争打开了欧盟市场，博西公司股东博世与西门子也因与海信集团的合作，巩固了在中国家电产业的市场地位，表面上这是一场双赢的战争。但是从最后的结果来看，海信集团最终是以“转让”的方式获得本属于自己的商标，耗费了大量的时间和精力，因此这个双方妥协的结果绝非海信法律上的胜利。对此，可以有以下几点思考。

一、海信监控失策，错失商标异议良机

1999年1月“海信”、“Hisense”商标已在我国被认定为驰名商标，中国和德国均系《巴黎公约》和世界贸易组织的成员，均受《巴黎公约》和TRIPS协议的约束。《巴黎公约》规定与驰名商标相同或近似的商标，“自注册之日起至少5年的期间内，应允许提出取消这种商标的请求。本联盟各国可以规定一个期间，在这期间内必须提出禁止使用的请求。”“对于依恶意取得注册或使用的商标提出取消注册或禁止使用的请求”，不受前述时间限制。但是《巴黎公约》对驰名商标的认定只是笼统地规定了由注册国或使用国主管机关认定，这就难免出现标准不一的情况。德国1995年1月生效的现行《德国商标和其他标志保护法》第4条明确规定“通过在商业过程中使用”是商标

获得的条件之一。因此，在博西公司在德国提出申请“HiSense”商标注册之时，海信集团的国外市场大都分布在亚、非、美、澳洲以及东欧等地，无论“Hisense”商标及相关产品的宣传、销售还是公众的知晓程度，都未达到德国驰名商标的要求，其“Hisense”不能在德国被认定为驰名商标。而从博西公司注册“HiSense”商标到2004年年底博西公司提起诉讼，这已经超出了《巴黎公约》规定的5年期间，如果海信集团请求德国专利商标局撤销其商标必须证明该抢注系恶意。鉴于《巴黎公约》和TRIPS协议对于恶意抢注均没有明确定义，且诉讼在德国进行，取证和证明的难度很大。如果海信集团不能证明博西公司注册行为的恶意，那么在德国和包括欧盟成员国在内的很多国家，博西公司才是“HiSense”商标的商标专用权人，其在德国提起的对海信集团的商标侵权之诉胜诉的可能性就很大，这也是造成海信集团在诉讼初期较为被动的根本原因。

二、海信借助外部力量，形成力量制衡

在海信集团还未在欧洲树立品牌形象之际，博西公司的诉讼使得刚进入欧洲市场的海信集团面临沉重的打击。面临博西公司的天价费用时，海信集团也无可奈何，但作为国内家电产业的龙头企业，海信集团坚持了自己只支付商标注册费用补偿的立场。在谈判焦灼之时，海信集团还成功地利用了国内行业组织和政府的力量，以微小的代价索回了商标，完成了海外商标的统一。在与博西的博弈中，海信集团采取的发动宣传攻势、多方借力、多重博弈以及适时妥协、灵活应对等策略值得我国企业借鉴。

博西公司的“HiSense”商标成为海信集团进入德国市场的暂时性瓶颈，成功地阻碍了海信集团进驻德国市场。而中国因为拥有巨大的消费市场，博西公司的股东西门子与博世也想跻身进入，也必然要受到各方的挑战。首先是政府力量，如政策环境、市场投资环境和法制环境都是企业市场经营的重要影响因素，而这些因素都离不开政府决策的支持。其次是行业自治团体，如行业协会、产业联盟等。协会的中介作用可以填补市场经济的空白，可以替代政府的一些功能。如在本次商标之争中具有重要作用的中国家用电器协会，是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、经销商企业、事业单位等自愿组成的全国性、非营利性、自律性行业组织，是经济类的社会团体法人。在维护家电行业企业利益方面，担当起向政府反映企业的意见与要求的角色，是企业和政府部门之间的桥梁和纽带。海信集团成功地借助多方力量，在国内寻求后盾支持，以舆论压力来平衡其在德国市场的不平衡状态，使得博西公司不得不妥协、让步，从而促使商标之争得到顺利解决。

三、博西公司抢注难逃恶意之嫌，国内企业应提高警惕

商标抢注行为是一方当事人对自己未注册的商标进行使用和宣传，他人抢先对该商标提出注册申请的行为。李刚，陈昌柏.驰名商标海外抢注之应对策略\[N\].科技与经济，2007，6(3)：51. 依据抢注人的主观过错，商标抢注行为可分为善意抢注和恶意抢注。对恶意抢注行为，虽然被抢注者没有申请注册其使用和宣传的商标，不能享有法定的商标专用权，但商标抢注者往往是为了获得高额的不正当利

益，如高额的商标使用费或商标转让费，存在明显恶意。本案中博西公司在德国注册“HiSense”商标，与海信集团英文“Hisense”商标极为相似。且海信集团已在除欧洲的多个国家和地区以“Hisense”商标宣传和使用，博西公司作为同业竞争对手，其主要股东西门子与博世更是海信集团当时在中国市场的劲敌，博西公司也不可能不知晓在中国已具有一定知名度的“Hisense”商标。此外，与博西公司同为西门子子公司的欧司朗公司，也正因抢注厦门东林公司的“Firefly”(萤火虫)商标而处于诉讼状态。

综合上述事实，博西公司的商标抢注行为难逃恶意抢注之嫌。但海信集团由于错失商标异议良机而难以收集主观恶意的证据，曾一度陷入被动之中。近年来，我国驰名商标在进军国际市场之时频频遭遇抢注，如“同仁堂”、“王致和”等中华老字号都曾遇到抢注情形。鉴于此，国内企业应该建立商标预警机制，谨防国外商标抢注行为，保护自主商标权。

四、“海信商标之争”启示

（一）正确认识驰名商标

在商标争夺战中，海信集团不仅错失了商标异议的良机，且过高估计了自己驰名商标的含金量，这给我国企业敲响了警钟。其一，驰名商标是一个动态概念，其关键依赖于市场知名度，而商标的国内驰名不代表国际驰名，本国驰名也不一定国外就驰名，不能单纯地依靠“驰名商标”的名号就疏于防范替在的侵权风险。“产品未到，商标先行”袁真富，苏和秦.商标战略管理：公司品牌的法务支持\[M\].北京:知识

产权出版社，2007：98. 这是现代企业进驻国际市场的一项重要商标战略，即企业在产品还没有推出前，应当先行申请注册商标保护，以免他人抢先申请注册。换言之，商标权才是各国法律都给予充分肯定的权利，驰名商标虽然有用，但企业不能保证其“含金量”，且需要的时间较长、资金支持也较高，不适合刚起步的中小企业。因此，一般来说商标注册才应该是企业的首选。海信集团在这场旷世持久的商标战争中，未信守该原则，使得公司海外品牌在欧洲市场长时间内无法统一。

（二）建立商标预警机制，谨防商标海外抢注行为

如果企业千辛万苦培育的商标被别人抢注成功，企业将遭受巨大的经济损失。企业在进入海外市场之时应该建立起商标预警机制，及时在产品或服务所在国进行商标检索，防止商标抢注行为。首先，企业应该通过当地监控方进行实时监测，一经发现有相同或近似商标，及时提出商标异议或撤销请求，阻止商标抢注行为。其次，商标注册是商标保护的最佳途径，企业应从自身考虑尽可能地在产品或服务所在国申请商标注册或商标国际注册。再次，最熟悉的朋友也会成为敌人，企业应该谨防其在海外的代理商或客户的抢注行为。在发现抢注行为后，要勇敢地采取法律措施或其他措施如购买、合作等方式积极解决问题。总之，企业应该在商标未被抢注之时，积极做好预防保护工作，已被抢注的应该及时救济，虽是亡羊补牢也为时不晚。

（三）跨国维权，政府、行业协会或产业联盟力量不可小视

在海外维权中，不仅政府、行业协会或联盟要积极支持企业的维权行

动，企业也应该积极寻求上述主体的支持和帮助。一方面，政府是国际知识产权立法者、执法者和监督者，可以充分行使国家主权维护国内企业的权益。且由于各国在知识产权保护方面的法律、制度、做法不尽相同，企业要全面了解很困难，这就需要政府为企业海外发展所遇到的知识产权问题提供各种服务。这些服务可以包括提供相关信息、接受咨询、介绍情况、提前预警、应对策略、法律援助等。另一方面，在知识产权保护发展的历史中，行业协会曾起到了巨大的作用。至今，许多国家民间行业协会在知识产权保护中的作用仍非常重要。行业协会是行业自律性组织，是一类企业的联合体，它对在专业领域内知识产权的了解程度比单个企业要全面。从“温州打火机案”可以看出，由行业协会出面组织应诉，诉讼成本是最低的，影响力也是最大的。因此行业协会、产业联盟应当扛起国内企业知识产权海外维权的大旗，发挥应有的作用。