专利创造性标准研究及对我国之借鉴

苏州大学

硕士学位论文

美国软件发明专利创造性标准研究及对我国之借鉴

姓名：丁泽平

申请学位级别：硕士

专业：法律

指导教师：董炳和

20040401

美国软件发明专利仓Ⅱ造性标准研究及对我国之借鉴中文提要

中文提要

美国目前处于世界软件工业领头羊的地位。对于此地位的形成，其专利政策功不可没。因而世界各国对其软件发明专利政策也一向抱以高度的关切。然而，

在１９９８年ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案之前很长的一段时间内，软件发明专利申请的创造性审查标准并没有引起人们关注：人们更多关心的是软件发明的可专利性问题。

直到商业方法软件发明专利在美国专利与商标局（ＵＳＰＴＯ）被大量授予，国内外理论界才开始对美国的软件发明专利的审查标准提出批评。然而这些批评大多停留在表面，并没有深入到问题的根源。对此问题，如果仅从美国有关法律规定来讨论，必然会看不到问题的全貌而导致结论的片面性。美国系属判例法系，对其法律制度的研究应以历史发展及判例比较作为切入点。

ＵＳＰＴＯ的软件发明专利申请的审查标准的确立经历了一个曲折的过程，最初此标准是模糊的。直到后来联邦巡回上诉法院提出使用“手段加功能”翦披露模式，该标准才正式确定了下来。然而这一披露模式一般情况下并不能涉及到软件发明的技术内核，因而软件发明实际上并没有经过创造性审查就被授予专利权了。

实际是以新颖性替代了创造性。

虽然ＵＳＰＴＯ以新颖性替代了创造性，但这并没有对美国软件业的发展带来负面影响，反而使软件业成为带动美国经济发展的亮点。其中的原因是美国的专利

政策与专利制度的激励机制相暗合，符合技术发展的规律。

我国的软件业正处与发展阶段，应对美国的经验加以分析，并有取舍地进行

借鉴。改变陈旧的对技术的理解观念，灵活运用专利政策，以促进我国的软件业

的发展。

关键谰：软件发明专利；算法｛创造性；现有技术：激励机制

作者：丁泽平

指导老师：董炳和

ＲｅｓｅａｒｃｈＯＦｔＵＳＮｏｎＯｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓＥｘａｍｉｎａｔｉｏｎＳｔａｎｄａｒｄｆｏｒｔｈｅＳｏｌ，ｗａｒｅＰａｔｅｎｔａｎｄｆｏｒＣｈｉｎａ’ｓＲｅｆｅｒｅｎｃｅＡｂｓｔｒａｃｔ

ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＵＳＮｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓＥｘａｍｉｎａｔｉｏｎＳｔａｎｄａｒｄｆｏｒｔｈｅＳＩｏｆｔｗａｒｅＰａｔｅｎｔａｎｄｆｏｒＣｈｉｎａ’ＳＲｅｆｅｒｅｎｃｅ

Ａｂｓｔｒａｃｔ

ＮｏｗａｄａｙｓｔｈｅＵｎｉｔｅＳｔａｔｅｓｏｆＡｍｅｒｉｃａｉｓｔｈｅｂｅｌｌｗｅｔｈｅｒｏｆ廿１ｅｗｏｒｌｄｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ．ＵＳｐａｔｅｎｔｐｏｌｉｃｙｈａｓｍａｄｅｇｒｅａｔｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｔｏｇａｉｎｉｎｇｓｕｃｈｐｏｓｉｔｉｏｎ．Ｔｈｕｓａｌｌｔｈｅｗｏｒｌｄｈａｓｂｅｅｎｃｏｎｃｅｒｎｉｎｇｉｔｓｐａｔｅｎｔｐｏｌｉｃｙ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｆｏｒａｌｏｎｇｔｉｍｅｂｅｆｏｒｅｔｈｅｃａｓｅｏｆＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋｉｎｌ９９８．ｔｈｅｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｓｔａｎｄａｒｄｏｆ

ｔＯ．Ｗｈａｔｐｅｏｐｌｅｃｏｎｃｅｒｎｅｄｗａｓｔｈｅｃｏｍｐｕｔｅｒｓｏｆｔｗａｒｅｐａｔｅｎｔｗ＇ａｓｎｏｔｐａｉｄａｔｔｅｎｔｉｏｎ

ｑｕｅｓｔｉｏｎｏｆｗｈｅｔｈｅｒｃｏｍｐｕｔｅｒｓｏｆｔｗａｒｅｉｓｐｒｏｐｅｒｓｕｂｊｅｃｔｍａｔｔｅｒｆｏｒｐａｔｅｎｔａｂｉｌｉｔｙ．ＵｎｔｉｌｔｈｅＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓＰａｔｅｎｔａｎｄＴｒａｄｅｍａｒｋＯｆｆｉｃｅ（ＵＳＰＴＯ）ｅｎｄｏｒｓｅａｇｒｅａｔｄｅａｌｏｆｂｕｓｉｎｅｓｓｍｅｔｈｏｄｒｅｌａｔｅｄｓｏｆｔｗａｒｅｐａｔｅｎｔｓ，ｃｒｉｔｉｃｉｓｍｓｆｏｒｔｈｅｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｓｔａｎｄａｒｄｏｆｓｏｆｔｗａｒｅｐａｔｅｎｔｏｆＡｍｅｒｉｃａＷａｓｐｕｔｆｏｒｗａｒｄｂｙｔｈｅｄｏｍｅｓｔｉｃａｎｄｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌｃｉｒｃｌｅ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｓｅｃｒｉｔｉｃｉｓｍｓｓｔａｙｍｏｓｔｌｙｉｎｓｕｒｆａｃｅ，ａｎｄｄｏｎｏｔｇｏｔｏｔｈｅｓｏｕｒｃｅｏｆｐｒｏｂｌｅｍ．Ｆｏｒｔｈｉｓｐｒｏｂｌｅｍ，ｉｆｔｈｅｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎｏｎｌｙｆｏｃｕｓｏｎｔｈｅｌｅｇｉｓｌａｔｉｏｎｏｆＡｍｅｒｉｃａ，ｐａｒｔｉａｌｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｗｉｌｌｂｅｉｎｅｖｉｔａｂｌｙｃａｕｓｅｄ．ＴｈｅＵＳＡｂｅｌｏｎｇｓｔＯｔｈｅＣｏｍｍｏｎＬａｗＳｙｓｔｅｍ．ｗｅｓｈｏｕｌｄｓｔａｒｔｆｒｏｍｉｔｓｈｉｓｔｏｒｉｃａｌｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｎｄｐｒｅｃｅｄｅｎｔｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｗｈｅｎｗｅｓｔｕｄｙｉｔ．

ＴｈｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔｏｆＵＳＰＴＯ’Ｓｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｓｔａｎｄａｒｄｆｏｒｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｖｅｎｔｉｏｎｓｅｘｐｅｄｅｎｃｅａｔｏｒｔｕｏｕｓｐｒｏｃｅｓｓ．Ｔｈｅｐｒｉｍａｒｙｓｔａｎｄａｒｄｗａｓｖａｇｕｅ．Ｕｎｔｉｌｌａｔｅｒｔｈｅ‘＇ｍｅａｎｓ－ｐｌｕｓ—ｆｕｎｃｔｉｏｎ”ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅｆｏｒｍａｔｍａｄｅｂｙｔｈｅＣｏｕｒｔｏｆＡｐｐｅａｌｓｆｏｒｔｈｅＦｅｄｅｒａｌＣｉｒｃｕｉｔ（ＣＡＦＣ），ｔｈｅＥｘａｍｉｎａｔｉｏｎｓｔａｎｄａｒｄｗａｓｆｏｒｍａｌｌｙｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｃｏｒｅｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣａｎｎｏｔｂｅｄｅｓｃｒｉｂｅｄｉｎｓｕｃｈｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅｆｏｒｍａｔｉｎｍｏｓｔｃａｓｅｓ．Ｉｎｒｅａｌｉｔｙ，ｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅｐａｔｅｎｔｗｅｒｅｅｎｄｏｒｓｅｄｗｉｔｈｏｕｔｂｅｉｎｇｅｘａｍｉｎｅｄｂｙｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓ．Ｉｔｉｓｖｉｒｔｕａｌｌｙｎｏｖｅｌｔｙｔｈａｔｒｅｐｌａｃｅｄｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓ．ＡｌｔｈｏｕｇｈＵＳＰＴＯｈａｓｓｕｂｓｔｉｔｕｔｅｄｎｏｖｅｌｔｙｆｏｒｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓ，ｔｈｉｓｄｉｄｎｏｔｂｒｉｎｇ

ｎｅｇａｔｉｖｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆＵＳｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ．Ｏｎｔｈｅｃｏｎｔｌ＇ａｒｙ，『ｉｔｍａｄｅｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙｂｅｃｏｍｅａｒｅｍａｒｋａｂｌｅｆａｃｔｏｒｔｈａｔｐｒｏｍｏｔｅｄｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ

ｏｆＵＳｅｃｏｎｏｍｙ．Ｔｈｅｒｅａｓｏｎｌｉｅｓｉｎｔｈｅｃｏｎｆｏｒｍｉｔｙｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐａｔｅｎｔ

ＲｅｓｅａｒｃｈＯｎＵＳＮｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓＥｘａｍｉｎａｔｉｏｎＳｔａｎｄａｒｄｆｏｒｔｈｅＳｏｆｔｗａｒｅＰａｔｅｎｔａｎｄｆｏｒＣｈｉｎａ’ＳＲｅｆｃｒｅｎｃｅＡｂｓ—ｔｒａ—ｃｔ

ｐｏｌｉｃｙａｎｄｅｎｃｏｕｒａｇｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｔｈｅｐａｔｅｎｔｓｙｓｔｅｍ，ａｎｄｔｈｅｃｏｍｐｌｉａｎｃｅｗｉｔｈｔｈｅｌａｗｏｆｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ．

Ｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｄｕｓｕｙｏｆ０１１１＂ｃｏｕｎｔｒｙｉｓｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ．ＷｅｓｈｏｕｌｄａｎａｌｙｚｅＵＳｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ，ａｎｄｄｒａｗｌｅｓｓｏｎｓｆｒｏｍｉｔｐｕｒｐｏｓｅｆｕｌｌｙ，ｔｈｅｎａｄａｐｔｔｈｅｏｕｔ?ｏｆ－ｄａｔｅｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇｏｆｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ａｎｄｕｔｉｌｉｚｅｔｈｅｐａｔｅｎｔｐｏｌｉｃｙｆｌｅｘｉｂｌｙ，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｐｒｏｍｏｔｅｍｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｈｅｓｏｆｔｗａｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙｏｆｏｕｒｃｏｕｎｔｒｙ．

Ｋｅｙｗｏｒｄ：Ｓｏｆｔｗａｒｅｐａｔｅｎｔ；Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ；ｎｏｎｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓ

Ｐｒｉｏｒａｒｔ；Ｅｎｃｏｕｒａｇｅｍｅｃｈａｎｉｓｍ

Ｗｒｉｔｔｅｎｂｙ：ＤｉｎｇＺｅ－ｐｉｎｇ

Ｓｕｐｅｒｖｉｓｅｄｂｙ：ＤｏｎｇＢｉｎｇ－ｈｅ

笔Ｙ６４５８０ｌ

苏州大学学位论文独创性声明及使用授权声明

学位论文独创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获德苏州大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

研究生签名：

学位论文使用授权声明

苏州大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、清华大学论文合作部、中国社科院文献信息情报中心有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权苏州大学学位办办理。

研究生签名：导师签名：埤日盘驻日

美困软件发ｌ！【｜专利创造性标准研究及对我围之借鉴前击

月ＩＪ舌

自从１９６４年美国『Ｆ式接受计算机软件（ｓｏｆｔｗａｒｅ，以下简称软件）的版权登记以来，对软件发明的法律保护就成了法学理论和司法实践都在争论的焦点。过去几十年来，软件大都通过版权、商业秘密的方式来保护。然而在最近十多年，以专利保护软件发明渐渐成为趋势，而且这种趋势的发展大大出乎人们的预料。从Ｄｉａｍｏｎｄ案到ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案，不仅应用于工业制造的软件发明可以获得专利，而且以商业方法为主题的软件发明亦具有可专利性。认为软件是由数学逻辑法构成的，应属于智力活动的规则与方法，不具有可专利性的传统观念渐渐被人们所抛弃，现在人们更多的是关心在何种程度上对软件发明提供专利保护，如何来审查软件发明专利申请。

美国是世界上最大的软件生产和销售国’也是最早采取知识产权法保护计算机软件的国家。美国对软件的保护体系是在多年来的立法和判例的基础上逐渐形成的，并对世界各国软件的法律保护模式的选择产生了巨大的影响，而且这种影响现在还在继续，美国对软件的法律保护可以算得上是世界各国的风向标。然而最近这几年，尤其是ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案的判决之后，商业方法为主题的软件发明专利在美国专利与商标专利局（ＵＳＰＴＯ）呈现了泛滥之势，因而人们开始对ＵＳＰＴＯ专利审查标准提出质疑。

笔者认为，美国的这种现状与ＵＳＰＴＯ对软件发明专利申请的创造性审查标准有着直接关联。本文通过对美国判例的比较研究，分析其现状产生的历史及政策原因，为我国对其经验的借鉴作出探讨。

荧国软件发明专利创造性标准研究及对我国之借鉴一、美国软件发明专利的创造性标准发展分析

一、美国软件发明专利的创造性标准发展分析

（一）美国软件发明专乖ＩＩ的创造性标准之发展

目前美国的关于发明专利申请的创造性的审查标准沿用专利法第１０３条的规定，但在实践中，这个标准在软件发明领域的应用却随着软件对可专利性认识及专利政策的变化而变得不清晰了。

１．混沌阶段

在１９６５年，美国成立了总统专利制度委员会专门来解决专利系统处理迅猛发展的技术的能力，但其经研究认为，软件发明应被明确地排除在专利之外。①ＵＳＰＴＯ后来对此解释了原因：１．专利委员会不适合处理软件专利的申请；２．ＵＳＰＴＯ存在资金问题：３．他们的审查员已超负荷工作并且在软件领域无经验；４．没有设备和数据库来收集此领域的在先技术。。在１９６８年ＵＳＰＴＯ的审查指南中规定不管软件作为方法还是机器均不具有可专利性，并且此审查指南已暗示了美国专利局认为软件是一种智力活动规则（ｍｅｎｔａｌｓｔｅｐｓ）ｔ也就说在那时ＵＳＰＴＯ认为软件发明不应用专利法来保护。其在对软件发明专利申请进行审查时应用一种被称为“新颖性要点”（ｐｏｉｎｔｏｆｎｏｖｅｌｔｙ）的标准８，此标准将软件视为智力活动规则，要求发明在此之外还应具有新颖性的要点。该标准将从根本上否认软件发明的可专利性，因而也就谈不上软件发明的创造性审查。．在１９６９年的Ｐｒａｔｅｒ案。中美国海关与专利上诉法院（ＣＣＰＡ）对软件的可专利性作了重新的审视。法院认为，根据美国的宪法、法律及判例没有理由认为软件发明因为缺乏适当的主体实体而不具有可专利性。此判例最大的贡献是开始否定软件是智力活动的规则。此“智力活动规则”在后来的Ｂｅｒｎｈａｒｔ案＠中几乎被完全剔除。法院认为，仅仅那些试图独占科学原理和数学方程的所有用途的发明申请才不具有可专利性。对此，ＵＳＰＴＯ与ＣＣＰＡ的观点是截然相反的，这种冲突在

ＳｅｅＤｉａｍｏｎｄＶＤｉｅｈｒ，４５０Ｕ．Ｓ１７５，１９７（１９８１）．

ＳｅｅＧｏｔｔｓｅｈａｌｋｖＢｅｎｓｏｎ，４０９ＵＳ６３，７２（１９７２）．

ＳｅｅＤｉｅｈｒ，４５０ＵＳ２００（Ｓｔｅｖｅｎｓ，Ｊ．，ｄｉｓｓｅｎｔｉｎｇ）（＂ｕｎｄｅｒｔｈｅ’ｐｏｉｎｔｏｆｎｏｖｅｌｔｙ’ａｐｐｒｏａｃｈ，ｉｆｔｈｅｎｏｖｅｌｔｙｏｒａｄｖａｎｃｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅａｎｃｌａｉｍｅｄｂｙｔｈｅｉｎｖｅｎｔｏｒｒｅｓｉｄｅｄｓｏｌｅｌｙｉｎａｓｔｅｐｏｆｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｅｍｂｏｄｙｉｎｇａｍｅｎｔａｌ

ｏｐｅｒａｔｉｏｎｏｒｏｔｈｅｒｕｎｐａｔｅｎｔａｂｌｅｅｌｅｍｅｎｔ，ｔｈｅｃｌａｉｍｗａｓｒｅｊｅｃｔｅｄｕｎｄｅｒ§１０１ａｓｂｅｉｎｇｄｉｒｅｃｔｅｄｔｏｎｏｎ．ｓｔａｔｕｔｏｒｙｓｕｂｊｅｃｔｍａｔｔｅＬ”）

ＳｅｅＩｎｒｃＰｒａｔｅｒ４１５Ｅ２ｄ１３９３，１４０３－０４（ＣＣＰＡ１９６８）（ｒｅｖｅｒｓｉｎｇｔｈｅＵＳＰＴＯ。ｓｒｅｊｅｃｔｉｏｎｏｆｐｒｏｃｅｓｓｃｌａｉｍｓｆｏｒｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｏｆｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｐｈｉｃｄａｔａｗｉｔｈｍｉｎｉｍａｌｅｒｒｏｒｕｓｉｎｇａｐｒｏｇｒａｍｍｅｄｃｏｍｐｕｔｅｒａｓｒｅａｄｉｎｇｕｐｏｎｍｅｎｔａｌｐｒｏｃｅｓｓｅｓ，ｉｎｄｉｃａｔｉｎｇｔｈｅｍｅｎｔａｌｓｔｅｐｓｄｏｃｔｒｉｎｅｄｉｄｎｏｔａｐｐｌｙｔｏｐｒｏｃｅｓｓｓｔｅｐｓｐｅｒｆｏｒｍｅｄｂｙｎｃｏｍｐｕｔｅｒ）．

ＳｅｅＩｎｒｅＢｅｍｈａｒｔ４１７Ｆ＇２ｄａｔ１３９９

Ｂｅｎｓｏｎ案。中完全显现出来，此案中涉讼发明申请是关于将二迸制编码十迸制数转化为纯粹的二进制数的方法发明。ｕｓＰｌＤ以此专利申请不属于可专利的主体而驳回了申请。而这一决定被ＣＣＰＡ推翻，ＵＳＰＴＯ因此上诉至最高法院。最高法院认为，此权利要求中描述的方法是仅～种解决某种数学问题的方法，并将此方法定义为数学算法：并引用了最高法院以前先例所确认的原则，即１０１条所要求的主体必须是一项发明，自然法则，科学真理以及抽象概念不论是被发现还是创立均不能视为是发明，因为它们本已存在：但某种对这些基本原理应用的方法则是可专利的。最高法院认为，此申请中数学算法并没有任何的实际应用，如果授予其专利权，持有者将实际上垄断对此申请中的数学方程的使用。最高法院进而作了一个小小的逻辑推理，认为将二进制编码十进制数转化为纯粹的二进制数的方法仅在涉及计算机本身的运行，因而如果授予其专利权，将阻止其他人在计算机上使用这～方法，其结果是完全占有此方程。因此最高法院认为此发明不具有可专利性。此外，为了防止人们根据此判决认为软件不具有可专利性，最高法院做了特别的强调：此判决并不是否定运作于计算机上的软件不具有可专利性。然而Ｂｅｎｓｏｎ本人坚持认为该软件发明应具有可专利性，但Ｂｅｎｓｏｎ的困难在于此申请描述的方法将先占数学方程的使用。在此之前的ＣＣＰＡ的判例，仅仅认为将那些通过人类思维解决数学算法的智力活动的方法可能对数学方程构成先占。而Ｂｅｎｓｏｎ的发明实际是用计算机代替了人的思维。。但最高法院的法官并不能认为是知识产权领域的专家，当面临ＣＣＰＡ与ＵＳＰＴＯ的观点是截然相反，而他们必须作出判决来决定某一软件发明的可专利性时，他们作了和事佬，Ｂｅｎｓｏｎ案的判决在很大程度上是为了冷却软件可专利性的争论而留待国会去解决。。

然而，国会的意见只能是专利法第１０１条的规定，Ｂｅｎｓｏｎ案的判决并没有解决ＣＣＰＡ与ＵＳＰＴＯ的长期分歧。ＣＣＰ：Ａ与ＵＳＰＴｏ在此之后更是各行其是。ＵＳＰＩＤ根据Ｂｅｎｓｏｎ案的判决，在知识产权界鼓吹软件不可专利，并对与软件专利申请的审查不加任何分丰厅地引用Ｂｅｎｓｏｎ案的判决，继续采用“新颖性要点”（ｐｏｉｎｔｏｆｎｏｖｅｌｔｙ）的标准审查软件发明专利申请。此标准在Ｆｌｏｏｋ案④中得到了最高法院的确认。

。ＳｅｅＩｎｒｃＢｅｎｓｏｎ．４４ＩＥ２ｄ６８２．

。ＳｅｅＢｅｎｓｏｎ．４０９Ｕ．Ｓ７１－７２

４ＳｅｅＢｅｎｓｏｎ．４０９Ｕ．Ｓ．７３．

…ＳｅｅＰａｒｋｅｒＶＦｌｏｏｋ．４３７ＵＳ５８４，５８７?８８（１９７８Ｊ（ｔｈｅａｃｔｉｎｇＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｏｆＰａｔｅｎｔｓａｎｄＴｒａｄｅｍａｒｋｓｆｉｌｅｄａｐｅｔｉｔｉｏｎｔｂｒａｗｒｉｔｏｆｃｅｒｔｉｏｒａｒｉ，ｕ噜ｊｎｇｔｈａｔｔｈｅｄｅｃｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅＣｏｕｒｔｏｆＣｕｓｔｏｍｓａｎｄＰａｔｅｎｔＡｐｐｅａｌｓｗｉｌｌｈａｖｅａｄｅｂｉｌｉｔａｔｉｎｇｅｆｆｅｃｔｏｎｔｈｅｒａｐｉｄｌｙｅｘｐａｎｄｉｎｇｃｏｍｐｕｔｅｒ”ｓｏｆｔｗａｒｅ”ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ａｎｄｉｔｗｉｌｌｒｅｑｕｉｒｅｈｉｍｔｏｐｒｏｃｅｓｓｔｈｏｕｓａｎｄｓｏｆａｄｄｉｔｉｏｎａＩｐａｔｅｎｔａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ．）．

Ｆｌｏｏｋ案涉及的发明是一种在石油工业催化转化过程中计算和更新报警限度的方法。尽管权利要求书中没有要求使用电子计算机，但在申请说明书中申请人提到了使用计算机。虽然申请人陈述了所申请发明的实用性和技术性，ＵＳＰＴＯ的审查员仍拒绝了此申请，其认为在此发明申请中唯一新颖的地方是此方法中的数学算法。ＵＳＰＴＯ的上诉委员会支持了审查员的观点。当事人上诉至ＣＣＰＡ，ＣＣＰＡ否定了ＵＳＰＴＯ上诉委员会的决定，其认为此权利要求与Ｂｅｎｓｏｎ案的要求不同，并没有试图完全占有此数学算法。在此点上最高法院同意ＣＣＰＡ的观点，但最高法院认为这只是一般情况下专利实质要求范围的一部分，并不能以此认为此申请就可被授予专利权。首先，最高法院的判决认为ＣＣＰＡ对Ｂｅｎｓｏｎ案的理解有误，因为Ｂｅｎｓｏｎ案并没有禁止软件的可专利性，仅那些试图完全占有数学算法的发明申请才不能被授予专利权；其次，判决阐明了计算方法的改进，不管是不是方法的一部分，均不具有可专利性；最后，提出了一种分析权利要求中含有数学算法的审查方法，即除了算法之外权利要求中还应具有其他独创性概念（ｉｎｖｅｎｔｉｖｅｃｏｎｃｅｐｔ），如果没有，则不能被授予专利权。在这里算法应被视为在先技术，而不考虑其新颖性，更不考虑其创造性。最高法院指出，被上诉人的方法不符合专利法１０１条的规定，其不具有可专利性不是因为它包含有数学算法（ｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌａｌｇｏｒｉｔｈｍ），而是因为将数学算法假定为在先技术。作为一个整体，申请除此之外没有可专利的独创。也就是说，尽管一个自然现象或数学方程也许是众所周知的，但如果对此原则进行了独创性的应用，则是可授予专利权的。相反，仅仅是这种原则的发现是不能被授予专利权的，除非在应用中具有独创性概念（ｉｎｖｅｎｔｉｖｅｃｏｎｃｅｐｔ）。最高法院的判决一作出就招致了ＣＣＰＡ的嘲笑。①ＣＣＰＡ认为，最高法院错误理解了专利法第１０１条的主体要求及第１０２、１０３条的有关新颖性和创造性的实质要求，并认为最高法院错误地引用了１８５４年的Ｏ’Ｒｅｉｌｌｙｖ．Ｍｏｒｓｅ案的判决来支持在包含有数学算法权利要求中应具有除此之外的独创性概念（ｉｎｖｅｎｔｉｖｅｃｏｎｃｅｐｔ）。Ｆｌｏｏｋ案中最高法院的“独创性概念”审查方法与ＵＳＰＴＯ的“新颖性要点”（ｐｏｉｎｔｏｆｎｏｖｅｌｔｙ）审查方法本质上一致的。

实际上，在专利法第１０３条增加非显而易见性（ｎｏｎ—ｏｂｖｉｏｕｓｎｅｓｓ）的规定之前，这种方法为ＵＳＰＴＯ和法院所常用，然而专利法的非显丽易见性标准是为了防止那些对与本领域的普通技术人员来说是显而易见的发明申请获得专利。制定此标准

。ＳｅｅＩｎｒｅＢｃｒｇｙ，５９６Ｆ．２ｄ９５２。９５９（Ｃ．ｃ．ＥＡ．１９７９）（ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｒｔｈａｄｃｏｍｍｉｎｇｌｅｄ，”ｄｉｓｔｉｎｃｔｓｔａｒｕｔｏｒｙｐｒｏｖｉｓｉｏｎｓｗｈｉｃｈａｌｅｃｏｎｃｅｐｔｕａｌｌｙｕｎｒｅｌａｔｅｄ，＂）．

蒌旦竺堡垄型主型！！垄堡堡垄型！茎墨墅鍪里查堡笙二：差曼鏊堡垄塑主型堕型丝丝堑堡垄！壁！：坚正是为了在一般技术进步中识别真正的发明，将单纯的技艺与创造性区分开来。“因而，在这种情况下使用“新颖性要点”或“独闯性概念”审查方法是有疑问的。按此标准，将数学算法用于某技术领域，只要在此之前没有出现过这种应用，就具有创造性，就可被授予专利权，而不考虑软件本身是否具有创造性。其实，早在１９７０年的Ｍｕｓｇｒａｖｅ案＠中，ＣＣＰＡ就否定了ＵＳＰＴＯ“新颖性观点”标准，其认为任何具有运作结果的步骤均属于专利法第１０１条规定的方法，只要发明申请符合其他技术性要求就应具有可专利性，最终ＣＣＰＡ认定操纵计算机的软件具有技术性因而具有可专利性。但是，ＣＣＰＡ分析了Ｈｏｏｋ案后，认为Ｆｌｏｏｋ案的判决表达了这样一个观点：如果权利申请仅仅是计算方法的改进，即使这种改进与某种特定用途有联系，也不能被授予专利权，最终ＣＣＰＡ有保留地与最高法院达成一致。＠

然而，有证据表明，Ｆｌｏｏｋ案的判决具有与促成Ｂｅｎｓｏｎ案的判决类似的政策原因。据一位审判委员会委员在对Ｆｌｏｏｋ案的评论中所述，如果支持ＣＣＰＡ的判决将使专利审查部门面临成千上万的软件专利审查的困难。。此态度与ＵＳＰＴＯ在六十年代的申明是相同的，也无异与此案前不久的Ｂｅｎｓｏｎ案。尽管如此，Ｂｅｎｓｏｎ案及Ｆｌｏｏｋ案最终的判决对ＵＳＰＴＯ的软件创造性审查标准的最终确立的影响却是深远的。

２．形成阶段

在１９７９年Ｄｉｅｈｒ专利申请案。中，Ｄｉｅｈｒ发明了～种为制造橡胶产品时控制压力和时间的方法。该方法可以让模具中的橡胶制品，在固化过程中均保持精准的形状ａＵＳＰＴＯ根据Ｆｌｏｏｋ案的判决拒绝了此专利申请。当事人上诉后，ＵＳＰＴＯ的决定又再一次被ＣＣＰＡ否定了，而且此否定判决也基于其在Ｆｌｏｏｋ案中的所持观点。在审理中，ＵＳＰＴＯ的申诉委员会，除了提出了本发明涉及不可专利的计算机软件的理由外，还认为，这项方法发明是已有技术的一部分，已失去了新颖性，因而不能取得专利。上诉法院认为，从上诉人的权利要求来看，上诉人使用的这种方法在其发明之前，并没有人曾经使用过，而且，上诉人的发明是一种比原有技术

。阿瑟‘Ｒ．米勒、迈克尔’Ｈ’戴维斯著（周林等译）；《知识产权法概要》，中国社会科学Ｈ；版社１９９８年版，第４９页。

。ＳｅｅＭｕｓｇｒａｖｅ，４３１Ｅ２ｄａｔ８８９－９０（ａｐｒｏｃｅｓｓｕｔｉｌｉｚｉｎｇａｃｏｍｐｕｔｅｒｔｏｏｂｔａｉｎ

ｓｅｉｓｍｏｇｒａｍｓｔｏｄｅｌｉＤｅａｔｅｔｈｅ

，ｔｓｕｂｓｕｒｆａｃｅ

ｎ．ａｔｕｒｅ

ｏｆｔｈｅｅａｎ｝Ｉ。‘ｃｒｕｓｔｉｓｓ僦ｕｍｒ］ｓｕｂｊｅｃｔｍａｔｔｅｒｕｎｄｅｒ§１００

“ＳｅｅＩｎｒｅＤｉｃｈＬ６０２Ｆ．２ｄ．９８６．

。ＳｅｅＩｎｒｅＦｌｏｏｋ５５９Ｆ，２ｄ．２１（ＣＣ．ＥＡ．１９７７）．８ＳｅｅＩｎ

ｒｅＤｉｅｈｒ６０２Ｆ．２ｄ９８２．

蒌里鉴堡丝型生型墅堕堡堑堡！！茎丝翌茎里查堂堇二：萎里竺竺垄塑主型塑型堕丝堑堡垄垦！！塑更加先进的橡胶制品的压模方法，符合新颖性的要求，应被授予专利权。此案的判决在很大程度上受Ｂｅｎｓｏｎ案及Ｆｌｏｏｋ案的影响，ＣＣＰＡ尽量避免在判决的理由中涉及数学算法，而根据软件与机器的结合的新颖性决定发明是否可授予专利ａ此案同样被诉至最高法院，这一次最高法院支持了ＣＣＰＡ的判决。。这是最高法院对ＣＣＰＡ有关软件可专利性判决的第一次认可。然而此案最重要的意义并不在此，更重要的是此案使最高法院重新审视软件的可专利性，并改变了其在Ｆｌｏｏｋ案中的有关软件专利申请审查的夸大和模糊不清的观点。为了达成判决，最高法院引用了１９８０年Ｃｈａｋｒａｂａｒｔｙ案的判决，此判决考查了国会关于专利法第１０１条中可专利主体的规定的意见：阳光下一切人为之物均应被包括在可专利主体之内。。其认为，不应曲解立法没有规定的专利限制和条件，不应将不可专利的主体扩大到国会没有考虑的领域去。此意见完全不同与Ｆｌｏｏｋ案中最高法院所持的观点。。法院并在考查了国会将“方法（ｐＩ＇ＯＣＣＳＳ）”这一可专利主体加入到１９５２年专利法的原意，对方法这一概念进行了重述，其引用了１８７７年最高法院对方法的定义：方法是以特定的顺序完成特定实质问题的步骤，至于使用的工具则是次要的。。

最高法院将Ｄｉｅｈｒ的发明与Ｆｌｏｏｋ的发明进行了区分，指出Ｄｉｅｈｒ的发明申请是对生产橡胶的方法提出权利要求，而Ｆｌｏｏｋ的发明申请没有涉及任何的实质转换，仅对更新警报的数据输出提出权利要求。其引用了Ｂｅｎｓｏｎ案的判决，指出将某物质转化和改变成不同的形态或不同的物质是方法具有可专利性的线索。＠法院认为，尽管所申请的方法包含有数学算法，以法律规定的可专利的形式提出申请的方法的可专利性是不能被排除的。并引用了长期使用的先例来证明尽管自然法则或数学公式不具可专利性，但应用这些规则和公式却是可专利的。此案中著名的Ａｒｒｈｅｎｉｕｓ方程不是１０１条的规定的专利主体，但不能以此认定该申请不可被授予专利权，因为任何步骤或要素或权利要求作为～个整体的新颖性与专利法第１０１条主体要求是不相关的。此观点直接与Ｆｌｏｏｋ中所持的观点相反，Ｆｌｏｏｋ案中法院认为应在１０１条下对独创性进行审查。法院对此案的判决避开了直接对算法的考察，丽是考察这一制造方法的可专利性，包括新颖性和创造性。然而离开了软件本身技术内核的专利性审查，能否真正把好创造性审查这关键的环节，保证授予

、。ＳｅｅＤｉａｍｏｎｄＶＤｉｅｈｒ，４５０Ｕ．Ｓ．１７５，１９７０９８１）．

。ＳｅｅＤｉｅｈｒ，４５０ＵＳ１８２．

。ＳｅｅＦｌｏｏｋ。４３７ＵＳ５９６．

：ＳｅｅＣｏｃｈｒａｎｅＶＤｅｅｎｅｒ，９４Ｕ．Ｓ．７８０，７８８（１８７７）

４ＳｅｅＤｉｅｈｒ，４５０Ｕ．Ｓ．１８４．

差里竺堡垒塑兰型型垄堂堡鲨墅窒丝翌垂里圭垡竺＝：茎旦竺堡垄竺主型塑垒！垄丝堡堡垄垦坌堑专利的质量？此后的实践证明，最高法院在Ｄｉｅｈｒ案的判决对Ｂｅｎｓｏｎ案及Ｆｌｏｏｋ案矫枉过正了。其实也许这就是最高法院的本意，因为Ｂｅｎｓｏｎ案的判决实际已对软件发明的可专利性造成了负面影响，如不消除此影响，将对软件技术的发展极为不利：但这也为商业方法软件专利在ＵＳＰＴＯ泛滥埋下伏笔。

也许Ｄｉｅｈｒ案最大的贡献是使得软件的发明在限定的范围内可以获得专利权，即虽然最高法院没有在Ｄｉｅｈｒ案中解释软件是人类生产创造的产物还仅仅是一种抽象概念的表现。在工业中使用软件，作为一种方法是可以获得专利的，而软件本身是不能获得专利的。而且ＣＣＰＡ曾间接表示如果Ｆｌｏｏｋ案中的申请以计算警报限度数据的工业应用方法来申请专利，那么此方法是可以获得专利的。。按照这种观点，审查软件发明申请的新颖性、创造性，也就顺理成章地应针对软件与特定工业应用的结合，这也为以后ＣＣＰＡ及ＣＡＦＣ提出软件发明申请应使用“手段加功能”的权利要求的撰写方式及ＵＳＰＴＯ在计算机相关发明审查指南中最终确定此披露模式作了铺垫。

在Ｂｅｎｓｏｎ案后的两年内，ＣＣＰＡ在其作出的与ＵＳＰＴＯ相反的决定里，似乎不知如何来解释Ｂｅｎｓｏｎ案的判决，仅仅是致力于纠正ＵＳＰＴＯ认为所有的算法不具有可专利性，进而软件也不具有可专利的观点。。ＣＣＰＡ认为ＵＳＰＴＯ具有认为所有的软件操控的计算机的应用等于算法倾向，这种倾向将会使专利法１０１条规定方法专利在某种意义上被终止，因为方法也可被解释成一步步的完成某种任务的程序。。直到１９７８年，ＣＣＰＡ在Ｆｒｅｅｍａｎ案中确立了一条Ｆｒｅｅｍａｎ审查规则来确定算法是否具有可专利性，此规则在１９８０年的Ｗａｌｔｅｒ案进一步发展确定为Ｆｒｅｅｍａｎ—Ｗａｌｔｅｒ规则，Ｆｒｅｅｍａｎ—Ｗａｌｔｅｒ审查规则是一种两步审查法，第一步判断其权利要求是否记述了一种数学方法，如果第一步回答是肯定的，则在第二步中判断其权利要求作为一个整体，是否仅仅记述了一种数学方法，如果答案还是肯定的，则该申请的权利要求限定的发明不具可专利性。此审查标准目的是为了防止完全占有数学算法本身。但Ｆｒｅｅｍａｎ．Ｗａｌｔｅｒ审查规则对审查员在审查专利申请时在可专利与不可专利之间并不能提供足够的指引。在１９８２年Ａｂｅｌｅ案④中ＣＣＰＡ对Ｆｒｅｅｍａｎ－Ｗａｌｔｅｒ审查法则进行了发展，制定出了Ｆｒｅｅｍａｎ．Ｗａｌｔｅｒ．Ａｂｅｌｅ审查法则。该法则仍然认为软件本身不具可专利性，一项权利要求如果仅包含了数学演绎式

“ＳｅｅＩｎｒｃＡｂｅｌｅ．６８４Ｅ２ｄ（Ｃ．ＣＲＡ．１９８２）

…ＳｅｅＦｒｅｅｍａｎ，５７３Ｅ２ｄ．

。ＳｅｅＦｒｅｅｍａｎ，５７３Ｆ．２ｄ．

＠ＳｅｅＩｎｒｅＡｂｅｌｅ，６８４Ｆ．２ｄ

的本身，而不包括使用或限制该演绎式的物理或实体因素或是方法步骤，则该发明不具可专利性。

绝大多数早期的软件发明专利申请是以方法的方一℃提出的。而在Ｗａｌｔｅｒ案中，ＣＣＰＡ判定当某种器械以方法加功能的表述与包括完ｌＩ｛｛｝的通过使用器械达到某既定结果的途径的方法权利要求本质上是一致的。虽然一项以手段加功能形式定义的器械发明的专利申请用Ｆｒｃｅｍａｎ．Ｗａｌｔｅｒ－Ａｂｅｌｅ法则来分析，其本质上仍是一种方法，但八十年代的判例表明，软件以器械的方式申请专利与以方法申请专利的效果是一样的，甚至比以方法形式申请更易获得专利。因为这种方式可以使软件发明专利申请避开数学算法这一有争议的主题，而以功能的形式出现。

１９８９年，ＣＣＰＡ的后继：联邦巡回上诉法院（ＣＡＦＣ）…，明显放松了对将软件发明以机器形式的申请形式的要求。审理１ｗａｈａｓｈｉ案９的法庭应用Ｆｒｅｅｍａｎ－Ｗａｌｔｅｒ的两步测试审查法则对申请的器械审查时，发现权利要求叙述了一种数学算法，法则的第一步吻合，然而权利要求限定了只读记忆芯片（ＲＯＭ），一种联系数学算法与物理实体之间的结构。由于此结构权利要求没有先占对数学算法的使用，法庭认为此权利要求具有可专利性。。最具戏剧性的是，法庭的判决离开了Ｗａｌｔｅｒ案中有关以功能定义的器械发明申请的常规解释。１ｗａｈａｓｈｉ案的判决认为，器械发明权利要求应按照专利法第１１２条第６节的规定提出，在说明书或它的等同物中使手段加功能的描述应理解为包含相应的结构，材料或动作。也就是说，如果软件发明以机器的形式提出权利要求，只要在说明书中将某重要素表述为完成特定功能的手段或步骤，而无须记载用于实现物理结构、材料或动作。这时权利要求应被解释为包含与说明书中所记载的功能相对应的结构、材料或动作及其等同物。。然而，同样的软件发明以方法的形式申请专利，如果没有在权利要求中明确描述物理要素或非数学步骤，将不能被授予专利权。这种新的审查方法在一年后的Ｂｏｎｄ案＠中得到确认，并在１９９２年的ＡｒｒｈｙｔｈｍｉａＲｅｓｅａｒｃｈ

。美国在１９８２年撤消了海关与专利上诉法院（ＣＣＰＡ），设立联邦巡回上诉法院（ＣＡＦＣ）。

。ＳｅｅＩｎｆｅｈｖａｈａｓｈｉ，８８８Ｅ２ｄ１３７０（ＣＡＦＣ１９８９Ｉ

。同上?法庭在此集中应用了Ｆｒｅｅｍａｎ—Ｗａｌｔｅｒ审查法则．尽管此案是在Ａｂｅｌｅ案之后，因为与Ｆｒｅｅｍａｎ‘Ｗａｌｔｅｒ－Ａｂｅｌｅ相比Ｆｒｅｅｍａｎ‘Ｗａｌｔｅｒ审查法则较为保守，如果一项发明在Ｆｒｅｅｍａｎ．Ｗａｌｔｅｒ审查法则下具有专利性ｒ也必然符合Ｆｒｅｅｍａｎ—Ｗａｌｔｅｒ?Ａｂｅｌｎ审查法则对可专利性的要求。所以，８０年代判决的很多案例使用Ｆｒｅｅｍａｎ?Ｗａ／ｔｅｒ审查法则而不用Ｆｒｅｅｍａｎ．Ｗａｌｔｅｒ－Ａｂｅｌｅ审查法则。实际匕后一法则是对前一法则的扩大解释。

：刘立平著：《“功能限定”与“手段加功能”》，《专利法研究（２００３）》，知识产权出版社，２００３年版。

。ＳｅｅＩｎｒｅＢｏｎｄ，９１０Ｅ２ｄ８３１，８３２－３３（ＦｅｄＣｉｒ．１９９０）

ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙｖＣｏｒａｚｏｎｉｘ案。中被重申。虽然一开始ＵＳＰＴＯ拒绝接受Ｂｏｎｄ案和１ｗａｈａｓｈｉ案中法院有关专利法１１２条第６节的解释，认为其违反了先例确定的原则；②但在Ａｌａｐｐａｔ案后，ＵＳＰＴＯ改变了立场，接受了ＣＡＦＣ的观点。

在Ｄｉｅｈｒ案至Ａｌａｐｐａｔ案的这一阶段里，ＵＳＰＴＯ对软件发明的创造性审查标准严格来说是模糊的，其对以算法为主要技术特征的软件发明持排斥态度，然而对于在Ｄｉｅｈｒ案后的软件与硬件（器械、机器）结合发明申请又不得不进行审查，其只得在“方法”与“‘手段加功能’限定的器械”之间做两难的选择。

３．定型阶段

Ａｌａｐｐａｔ案＠也许是Ｄｉｅｈｒ案之后最重要的软件发明专利案。此案中，发明人设计了一种使示波器屏幕上出现的图像成为平滑曲线的软件方法。发明的权利要求以“手段加功能”限定的器械的形式提出，ＵＳＰＴＯ的审查员运用Ｆｒｅｅｍａｎ。Ｗａｌｔｅｒ－Ａｂｅｌｅ二步法则将此器械权利要求申请作为方法进行了分析，发现要求的发明仅仅描述了不具可专利性的数学算法，于是审查员拒绝了此申请。原三人专利申诉委员会（ＰａｔｅｎｔＡｐｐｅａｌｓＢｏａｒｄｐａｎｅｌ）按照专利法第１１２条第６节及ＣＡＦＣ以前的判决分析了此权利要求，推翻了审查员的决定。然而专利专员（１１ｌｅＰａｔｅｎｔＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒ）不满意于原委员会的决定，重新召集并组成了由八人构成的新委员会，结果新委员会以５比３的多数推翻了原委员会的决定。于是Ａｌａｐｐａｔ上诉。上诉法院全体法官进行会审，结果以６比２的多数否决了新委员会的决定，并且上诉法院对ＵＳＰＴＯ没有遵循先例发出了警告，上诉法院为了示范ＵＳＰＴＯ应如何分析权利要求书甚至重写了独立权利要求申请书，具体分析了说明书中的应包含的限定内容。

此案中，法庭解决了数学算法应用到器械中的问题。法庭承认根据先例如Ｂｅｎｓｏｎ案中的限定，以手段加功能限定的器械形式申请软件发明属于不可专利的数学算法例外。同时法庭指出，此例外在现时的案件中不适用。法院参考了最高法院在Ｄｉｅｈｒ案的判决，即只有针对三种的主体例外：“自然法则、自然现象和抽象观念”，其专利申请才可被拒绝，并解释了Ｄｉｅｈｒ案的判决来支持其观点，即“单

Ｓｅｅ９５８Ｅ２ｄ１０５３，１０５９（中文可参见耿筠，刘江彬，黄俊英著：《２１世纪计算机软件专利保护之展望》，陈美章刘江彬主编《数字化技术的知识产权保护》知识产权出版社２０００年版．第３３３．３３４页）。

。ＳｅｅＷｅｓｌｅｙＷＷｈｉｔｍｙｅｒ，Ｊｒ．ＴｈｅＰａｔｅｎｔａｎｄＴｒａｄｅｍａｒｋＯｆｆｉｃｅ’ｓＲｅｆｕｓａｌｔｏＦｏｌｌｏｗＩｎｒｅＢｏｎｄ，７４ＪＰＡＴ．＆ＴＲＡＤＥＭＡＲＫＯＦＥＳＯＣ’Ｙ３９７ｆ１９９２）（Ｓｅｃｔｉｏｎ】１２，ｐａｒａｇｒａｐｈ６ｏｆｔｈｅＰａｔｅｎｔＡｃｔ：Ａｎｅｌｅｍｅｎｔｉｎａｃｌａ／ｍｆｏｒａｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｍａｙｂｅｅｘＤｒｅｓｓｅｄ髂ａｍｅａｎｓｏｒｓｔｅｐｆｏｒｐｅｒｆｏｒｍｉｎｇａｓｐｅｃｉｆｉｅｄｆｕｎｃｔｉｏｎｗｉｔｈＯｕｔｔｈｅｒｅｃｉｔａｌｏｆｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｍａｔｅｒｉａｌ．ｏｒａｃｔｓｉｎｓｕｐｐｏｒｔｔｈｅｒｅｏｆ，ａｎｄｓｕｃｈｃｌａｉｍｓｈａｌｌｂｅｃｏｎｓｔｒｕｅｄｔｏｃｏｖｅｒｔｈｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｍａｔｅｒｉａｌ，ｏｒａＣｔＳｄｃｓｃｒｉｂｅｄｉｎｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ／ｏｎａｎｄｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｓｔｈｅｒｅｏｆ．）

５

ＳｅｅｉｎｒｅＡｌａｐｐａｔ．３３Ｅ３ｄ．

就某种数学主体，如果仅仅表述了抽象概念，它本身不能受到专利的保护，除非这种主体被应用于实践”。有趣的是，法院的理由明显地意味着某些数学主体本身具有可专利性。而数学主体本身已被Ｄｉｅｈｒ案的判决排除在专利保护之外，此解释实际混淆了数学主体与软件之间的界限。

法院认为唯一决定性的审查标准是权利要求作为一个整体是否属于可专利主体，这实际上再一次确认了手段加功能的申请方式，而不考虑权利要求是否包含了本身不可专利的数学算法。这对Ｆｒｅｅｍａｎ－Ｗａｌｔｅｒ．Ａｂｅｌｅ审查法则来说是一个明显的否定。尽管如此审理法院仍指出虽然Ｆｒｅｅｍａｎ－Ｗａｌｔｅｒ－Ａｂｅｌｅ审查法则在此案中并不适用，但在某种意义上它可以帮助法庭理解所要求的主体。很明显，这意味着此法则将不能决定所要求主体的可专利性。最终按照Ａｌａｐｐａｔ案的判决，软件发明以器械或机器的形式申请一般具有可专利性。因为，一个装载有特定软件的公知计算机实际上已成为一个新机器，此时如果软件发明申请限定在装载于并作为计算机的～部分，其具有可专利性。如果以机器的形式来申请，则软件发明是可专利的，因为其具有实在结构，排除了对自然法则、现象及抽象概念的先占。然而，如果软件发明以方法的形式申请专利，除非与物理实体或制程步骤结合申请，其可专利性将被否认。

在ＣＡＦＣ的当头棒喝下，ＵＳＰＴＯ改变了认为装载有软件的计算机仅软件方法具有创造性（ｉｎｖｅｎｔｉｖｅｓｔｅｐ）的发明申请不具可专利性的观点，ｏ并于１９９５年出台了计算机软件相关发明审查指南（草案）。草案的出台标志着ＵＳＰＴＯ对软件发明审查方法的转变，在整个７０年代、８０年代，ＵＳＰＴＯ对算法应用的限定明显严于ＣＡＦＣ、ＣＣＰＡ以及最高法院在Ｂｅｎｓｏｎ案中的限定，尽可能地缩小软件发明的专利范围。此草案则完全采纳了ＣＡＦＣ在Ａｌａｐｐａｔ案判决的观点，甚至在某些方面比ＣＡＦＣ及ＣＣＰＡ的先例中确定的审查标准更为宽松。此草案于１９９６年正式颁布施行。②

ＣＡＦＣ对此草案表示了极大的热情，作为回应及与Ａｌａｐｐａ案～致，ＣＡＦＣ在Ｔｒｏｖａｔｏ案８中首次支持了ＵＳＰＴＯ的决定。

指南的目的是指导和帮助审查员按照法院判例对计算机相关发明的专利申请进行审查，但该指南不具有法律效力。其列出了两个“安全港”（ｓａｆｅｈａｒｂｏｒｓ）来

。ＳｅｅＩｎ”Ｐｒａｔｅｒ，４１５Ｅ２ｄ

４参见刘孔中．宿希成，寿步著：《软件相关发明专利保护》知识产权出版社，２００１年版，第２４８．２５７页。

４参见耿筠－刘江彬ｔ黄俊英吾：《２１世纪计算机软件专利保护之展望》，胨菱章，刘江彬主编：镗￡字化技术的知识产秘保护》，知识产权出版社，２０００年版（ｏｒ＇ＳｅｅＩｎｒｃＴｒｏｖａｔｏ６０Ｅ３ｄ８０７）。

保护以机器或器械的形式申请的软件发明，第一个“安全港”是权利要求针对计算机外执行的独立实体行为（ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｐｈｙｓｉｃａｌａｃｔｓ），这些行为包括操纵有形的物体并产生某种实体变化。第二个“安全港”是权利要求针对计算机对由其外部物理实体或行动产生并输入的信号的操控和处理。

如果软件相关发明权利要求没有落入两个安全港其中之一，可以在某技术领域实际应用的方法对权利要求进行限定，这样仍可获得专利保护。这一分类是针对纯软件发明而设的。然而指南特别指出如果软件方法仅仅表述了一种纯粹的数学算法，即使这种数学算法很有用也不能授予专利权。ｏ

尽管指南将软件相关发明法定的主体分为两个“安全港”和一个在充分分析数学算法应用的基础上的有限定条件的类别，但归根到底，其实就是要求与计算机相关的程序、方法应限定于实用目的。指南的制订者试图调和以方法形式申请专利的权利要求的可专利性，按照先例这些方法有些可授予专利，有些则不可。但从指南有关的规定来看，努力并没有成功。先例有关软件可专利性的争论的焦点指向了算法和数学公式，而指南的制定者也在此泥沼中徘徊。更糟糕的是，法院似乎并不理解数学算法、数学公式和数学方程之间的区别，却在判决中频繁使用这些概念来表述哪些主体可专利，哪些不可。不分青红皂白地使用，己使得这些概念的真正含义模糊不清了，也使ＵＳＰＴＯ对软件发明的创造性进行审查时找错了地方。

４．ＵＳＰＴＯ创造性标准的实践应用分析

由于Ａｌａｐｐａ案的判决确定的功能加手段披露模式，可使ＵＳＰＴＯ省却许多麻烦，其不必再为复杂的算法去费神。在此案之后专利局完全采纳了ＣＡＦＣ有关功能加手段的审查方式，这一点在指南中也得到了体现。这种模式的确定也使得ＵＳＰＴＯ对软件发明申请的创造性标准最终确定了下来，因为任何一项专利申请的审查只能围绕权利要求进行，所以ＵＳＰＴＯ对软件发明的审查是针对功能加手段的权利要求来审查新颖性和创造性。然而这种使用“手段加功能”的披露模式限定的权利要求的直接结果是新颖性代替了创造性审查标准。

在１９９７年美国联邦巡回上诉法院所审判的Ｌｏｃｋｗｏｏｄｖ．ＡｍｅｒｉｃａｎＡｉｄｉｎｅｓ．Ｉｎｃ．。一案中，专利权人对其专利的权利要求包括了几项装置加功能限定的要求，

但权利人没有将该系统软件的核心算法在权利要求书中予以公开，而是将其作为

。参见刘孔中，宿希成．寿步著：《软件相关发明专利保护》，知识产权出版社，２００１年版，第２４８．２５２页。

。ＳｅｅＬｏｃｋｗｏｏｄｖ．ＡｍｅｄｃｍａＡｉｒｌｉｎｅｓ，Ｉｎｃ．１０７Ｆ３ｄ１５６５，４１ＵＳ．ＰＯ．２ｄ１９６１（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．１９９７）．

茎旦鉴！±丝型主型型童丝竖堂型！壅丝翌茎璺圭堂鳖二：茎里竺堡垄型主型竺型垄堡堡堡丝鉴坌堑技术秘密加以保密；而ＵＳＰＴＯ根据对功能加手段权利要求的审置去ＪＪ开小霄岜友土兕此缺陷，因为这种审查方式只能涉及到软件产生的功能及其与实际应用的结合，而不可能深入到软件发明的核心技术——算法，并且“算法”这一概念也是ＵＳＰＴＯ在Ａｌａｐｐａ案后所试图避开的。由于没有公丌核心算法，一般技术人员不可能根据专利发明的权利要求及说明来实现此软件发明。由于实现此软件方法的装置是为他人所公知的，是现有技术，最终ＣＡＦＣ的判决支持了初审法院的判决，认为此专利从法律上来看是显而易见的。从此案中不难看出ＵＳＰＴＯ的审查根本就没有涉及到发明的创造性（因为说明书中根本就没有披露核心技术），而仅根据软件功能与机器接合的新颖性即授予了专利权。

ＵＳＰＴＯ用新颖取代创造性的做法，从最近几年ＵＳＰＴＯ大量授予专利权的商业方法软件发明中也可找到线索。１９９８年Ａｍａｚｏｎ．ｔｏｍ公司向华盛顿西部地方法院起诉，声称Ｂａｒｎｅｓａｎｄｎｏｂｌｅ．ｃｏｍ公司的ＥｘｐｒｅｓｓＬａｎｅ侵犯了其“一次点击”（ｏｎｅ．ｃｌｉｃｋｓｈｏｐｐｉｎｇ）专利，要求法院下禁令禁止Ｂｍ＇ｎｅｓａｎｄｎｏｂｌｅ．ｃｏｒｎ公司使用该专利技术。。Ｂａｍｅｓａｎｄｎｏｂｌｅ．ｃｏｒｎ公司辩称“一次点击”技术属于在先技术，专利权无效，主要理由有二：（１）“一次点击”专利（专利号Ｎｏ．５，９６０，４１１）专利不合专利法第１０３条的规定，因为对在先技术的改进是现而易见的；（２）根据专利法第１０２条此发明的技术已被在先技术所预见。审理中，法庭询问了Ｂａｍｅｓａｎｄｎｏｂｌｅ．ｃｏｒｎ公司自己的专家Ｄｒ．Ｌｏｃｋｗｏｏｄ，Ｄｒ．Ｌｏｃｋｗｏｏｄ的看法是，在软件中做这样的修改是很容易做到的，但他承认自己从来没有想到用一个动作来完成定货。法庭认为Ｄｒ．Ｌｏｃｋｗｏｏｄ的陈述否定了其认为在先技术可使一个普通的技术人员作出此发明的决定性结论。法庭并且将“一次点击”专利获得的商业成功及被许多网站复制作为证明非显而易见性的证据，同意了Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｒｎ公司关于初步禁令的要求。实际上，初审法院在此案的审理中犯了两个错误。首先，Ｌｏｃｋｗｏｏｄ的陈述并不能作为判断Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｒｎ公司专利是否具有创造性、新颖性的依据，判断创造性、新颖性应从现有技术的角度出发考虑该技术的可预见性，而不是从某技术人员的角度出发，初审法院实际是混淆了此发明的独创性与创造性的界限。其次，先例及ＵＳＰＴＯ的审查指南均指出：……商业上的成功，……他人的摹仿等，仅是评估具有创造性的辅助考虑因素，并不能做为决定的因素。因而，在当事人上诉后，ＣＡＦＣ

Ｓｅｅｍｍ｛ｔｚｏｒｌｃｏｍ．ＩｎｃｖＢａｍｅｓａｎｄｎｏｂｌｅ．ｃｏｍ．１ｎｃ７３ＥＳｔｔｐｐ．２ｄ１２２８；１９９９ＵＳＤｉｓｔ

认为，初审法院对禁令授予欠缺周全考虑，错误地使用了判断方法。。于是暂停了此禁令。９由于此案以原被告双方的私下和解而告终，ＣＡＦＣ对此案没有发表最终观点。根据现有的资料表明“一次点击”专利技术实际是利用ｃｏｏｋｉｅ（一种应用软件）原理将现有网络技术简单综合。。尽管如此，“一次点击”专利的一个延伸技术（一种利用计算机软件技术将礼物送达第三方的方法）在欧洲专利局（ＥＰＯ）仍获得了专利权。④

美国的这种激进的专利政策在世界范围内产生了巨大的影响，目前欧洲专利局（ＥＰＯ）以及日本的软件专利政策基本与ＵＳＰＴＯ保持一致，但ＵＳＰＴＯ软件发明专利审查质量的低落也受到了实践和理论界的广泛批评。在公众的巨大压力下，２０００年３月２９日ＵＳＰＴＯ针对商业方法专利申请审查实行了新的措施，此措施缩小了原措施中的商业方法专利范围，旨在提高商业方法专利的质量，限制授予数量。为使仅具实用性、新颖性、非显而易见性的发明获得专利，改善商业方法专利申请的程序，ＵＳＰＴＯ对原措施作了几处修改，但这修改只限于ＵＳＰＴＯ的“ＣＬＡＳＳ７０５”。修改包括增加检查员的数量和培训，扩大搜索标准，实行二次审查制度（ａｓｅｃｏｎｄｒｅｖｉｅｗ）。＠ＵＳＰＴＯＩ设立的二次审查制度实际是一种撤回制度（ｗｉｔｈｄｒａｗａｌ），即对争议较大的商业方法专利发明进行第二次审查。截至２０００年１０月，已有２８种商业方法专利发明被要求重新申请。。然而ＵＳＰＴＯ的新举措并没有从根源上解决审查品质低落的问题，以至于在社会舆论、经济学家及软件技术界科学家的抗议下ｏ，欧洲议会作出了更为激进的决定，只是这一决定与ＵＳＰＴＯ的走向完全相反。２００３年９月２４日，欧洲议会在布鲁塞尔（比利时）对欧盟委员会的软件专利草案进行了表决，对欧盟委员会提交的妥协的中和草案作了彻底的修改，明确规定类似于Ａｍａｚｏｎ．ｃｏｒｎ公司的“一次点击”商业方法发明在本联盟内不可授予专

一ＪｏｓｈｕａＭｃＧｕｉｒｅ：ＡＮＮＵＡＬＲＥＶＪＥＷＯＦＬＡＷＡＮＤＴＥＣＦＩＮＯＬＯＧＹ．ＢｅｒｋｅｌｅｙＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＬａｗＪｏｕｒｎａｌ２００３，１８ＢｅｒｋｅＩｃｙＴｏｃｈ．Ｌ．Ｊ．１７５，

ｏＳｅｅＡｍａｚｏｎｃｏｒｎ，Ｉｎｃ．ＶＢａｒｎｅｓａｎｄｎｏｂｌｅ．ｃｏｒｎ，ｌｎｃ，２３９Ｆ’３ｄ１３４３（Ｆｅｄ，Ｃｉｒ．２００１）ｆｆｉｎｄｉｎｇＡｍａｚｏｎ．ｃｏｒｎｃａｒｒｉｅｄｊｔｓｂｕｒｄｅｎｆｏｒｔｈｅｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙｉｎｊｕｎｃｔｉＯｎａｇａｉｎｓｔＢａｍｅｓａｎｄｎｏｂｌｅＣＯｌ＂ｆｌｂｙｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｎｇｔｈｅｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄｏｆＳｔｌＯｇｅ￥Ｓｏｎｉｎｆｒｉｎｇｅｍｅｎｔ．ｂｕｔｖａｃａｔｉｎｇｔｈｅｐｒｅｌｉｍｉｎａｒ２，ｉｎｊｕｎｃｔｉｏｎａｎｄｒｅｍａｎｄｉｎｇｔｈｅｃａｓｅｆｏｒｆｕｒｔｈｅｒｐｒｏｃｃｃｄｉｎｇｓｂａｓｅｄｏｎｔｈｅｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｑｕｅｓｔｉｏｎｓｒａｉｓｅｄａＳｔＯｔｈｅｖａｌｉｄｉｔｙｏｆｔｈｅｐａｔｅｎｔ）．

：ｈｔｔｐ／：：ｗｗｗ．ｇｎｕｏｒｇ／ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ／ａｍａｚｏｎｈｔｍｌ。

。ＳｅｅＴｈｅＥｃｏｎｏｍｉｓｔＮｅｗｓｐａｐｅｒ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ６。２００３Ｕ．Ｓ．Ｅｄｉｔｉｏｎ

。ＳｅｅＲｕｓｓｅｌｌＡ．ＫＯｍＳｕｍｍｅｒ．ＩＳＬＥＧ】ＳＬＡ丁ＩＯＮＴＨＥＡＮＳＷＥＲ■２９Ｆｌａ．Ｓｔ．Ｕ，Ｌ，ＲｅⅥ１３６７（２００２）．

５ＫｅｖｉｎＭ．Ｂａｉｒｄ：“ＢｕｓｉｕｅｓｓＭｅｔｈｏｄＰａｔｅｎｔｓ：ＣｈａｏｓａｔｔｈｅＵＳＰＴＯｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓａｓＵＳＵａｌ９”。

Ｕｎｉｖｅｒｓｉ科ｏｆＩｌｌｉｎｏｉｓＪｏｕｒｎａｌｏｆＬａｗ，Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ＆Ｐｏｌｉｃｙ，Ｆａ】ｌ，２００１（２００１Ｕ．１１１Ｊ．Ｌ．Ｔｅｅｈ．＆ＰｏＩ＇ｙ３４７）．

‘ｈｔｔｐ：／／＇ｗｗｗ．ｇｏｇ．ｔｏｍ．ｃ嘶ｑｐｄ／ｐｄ０３０２／ｃａ３８６７９０ｈｔｍ（３１名科学家中有三名来自英国，他们在本月早些时候签署了请愿书，对欧洲议会通过有关专利法律的要求提出批评。请愿书说：“无论是今天还是明天，任何对根本性软件思想（运算法则）予以专利保护的做法显然都是刁ｉ可能的，这些思想包括信息处理方式、信息与数据的表现和人类与电脑之间的互动。”）

利权。ｏ也许欧洲议会的决定是一种倒退，也许矫枉必须过正，此决定的影响暂时还无法估量，但此决议至少可免去了许多开发商和小企业的担心。按照美国的制度，那些拥有数千项软件发明专利的大公司可以迫使较小的竞争者为知识产权支付高昂的授权费用。

（二）相关概念之重述

１．算法与数学公式

如前文所述，ＵＳＰＴＯ最初因为自身审查软件发明的条件不够，不愿受理软件发明专利申请，而ＣＣＰＡ却认为软件发明只要具有实用性（ｕｔｉｌｉｔｙ）就具有可专利性（这一认识与１９９８年ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案中ＣＡＦＣ所持观点。是非常类似的）。。ＵＳＰＴＯ为说明软件不具可专利性，在Ｂｅｎｓｏｎ案中将涉讼软件解释为一种解决某种数学问题的方法，此解释被最高法院抽象为数学算法。在此后的二十几年里，数学算法就成了软件发明专利申请的最大麻烦制造者，并且法院在判决中对此概念与算法、数学公式及方程的使用不加区别，模糊了这些概念之间的界限，使得不管是执法者还是司法者都尽量绕开这些概念来处理软件专利案件。虽然，ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案及后来的ＡＴ＆ＴＣｏｒｐｖＥｘｃｅｌＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ案固结束了软件的可专利性争论，然而让软件设计者引以为毫的算法对软件发明专利的影响却并没有被消除。因此，有必要从新审视算法及与其相关的概念。

最初的计算机主要用于科学计算，当时软件＠的设计大多是为了解决方程计算问题，软件中的“算法”也通常与数学公式联系在一起，所以最高法院将解决某种数学问题的方法抽象成数学算法。算法与数学算法实际是一个包含关系，然而算法与数学公式却是完全不同的两个概念。也许实例可以帮助理解什么是算法。

例如，设计一个程序计算从０加到Ｎ的总值。完成这一任务，可以使用被称为“累加”的算法，即令Ｓ＝ｏ＋ｌ十２＋３＋……＋Ｎ，即由计算机将这些数据一次性的加起来，如果Ｎ的值非常大，而计算机的配置较低的话，这种算法会使计算机运行很长的时间才能得出结果，甚至有可能使计算机算不出来而“死机”。但如果采用“迭代”

？ＳｅｅＴｈｅＮｅｗＹｏｒｋＴｉｍｅｓ，Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ２５．２００３。Ｔｈｕｒｓｄａｙ，ＬａｔｅＥｄｉｔｉｏｎ—Ｆｉｎａｌ

。ＳｅｅＳｔａｔｅＳｔＢａｎｋ＆ＴｒｕｓｔＣｏ．ⅥＳｉｇｎａｔｕｒｅＦｉｎ．Ｇｒｏｕｐ，Ｉｎｃ．，１４９Ｅ３ｄ１３６８，１３７４．７５（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ，１９９８）（ｆｉｎｄｉｎｇｔｈａｔｓｏｆｔｗａｒｅａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ，ｗｈｅｎａｐｐｌｉｅｄｉｎａｕｓｅｆｕｌｗａｙ，ａｒｅｎｏｔｕｎｐａｔｅｎｔａｂｌｅｕｎｄｅｒｔｈｅｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌ

ａｌｇｏｒｉｔｈｍｅｘｃｅｐｔｉｏｎ，ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｒｅｉｓｎｏ”ｂｕｓｉｎｅｓｓｍｅｔｈｏｄ”ｅｘｃｅｐｔｉｏｎｔｏｐａｒｅｎｔａｂｉｆｉｔｙＸｃｅｒｔｄｅｎｉｅｄ．５２５Ｕ，Ｓ．１０９３ｆ１９９９）．

？ｓｅｅＩｎｒｅＢｅｒｎｈａｒｄｔ，４１７Ｅ２ｄ１３９５Ｂｅｎｓｏｎ

“１７２Ｆ．３ｄ１３５２（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．１９９９）．

。软件的概念是盘６０年代中期以后才提出，此前只有程序的概念：软件的概念体现了软件产品的工业特性。

茎堕竺堡垄望童塑塑垄丝堑堡堕壅墨翌茎里查堡鳖二：墨璺鏊竺垄塑主型堕型垄丝堑堡垄壁坌堑的算法情况就不一样了，即令Ａ＝Ｏ，Ｓ＝Ｏ，Ａ＝Ａ＋１，Ａ＜Ｎ＋Ｉ，Ｓ＝Ｓ＋Ａ，这时在计算机上的加法运算就由一次变成了若干次，每次只执行两个数据的加法运算，这种运算对计算机内存的要求就较低，在Ｎ的值很大的情况下，运行的速度也较快。如果从数学的角度来理解这些式子，会令人费解，因为像Ａ＝Ａ＋１，Ｓ＝Ｓ＋Ａ这样的式子永远不会成立。实际上，这些式子表示的是计算机中数字电路的运行方式。数学上的一些运算规则，恒等变换公式在算法中却不一定适用，软件中的算法其实是数字电路功能的应用抽象，是一种抽象的解决问题的方法。。

实际上，算法不仅在软件技术中存在，在其他技术领域也同样发挥重要作用。例如，能量之间可以相互转化，这是一种自然规律，发动机的原理也正是基于此规律，即化学能转化为机械能。然而将化学能转变为机械能的途径却有很多，比如蒸汽机，将燃料的化学能转化为水蒸汽的内能然后再推动活塞转化为机械能；而燃油发动机则是直接燃烧燃料产生高温高压的气体来推动活塞，将化学能转化为机械能。虽然这两种机器的工作原理都是化学能转化为分子内能再转化为机械能，但它们实现的路径是不同的，这种实现路径抽象出来其实就是“算法”。这里的自然规律就相当于软件中的数学公式，发动机的工作原理：化学能一分子内能一机械能就相当于软件中的数学方程。因而，“算法”可以被广义的理解为详细地叙述行为的次序和因果，目的在于操作一个特定任务，在一个上下关系中，它要以清楚的包括技术和非技术的程序或者过程。仅仅是一个算法的存在不能构成区别专利和非专利主体的一个标准，算法或许可以构成一个计算机实现的发明的基础，也可以构成通常的机器（机械的，电子的等等），或者由机器实现的程序的基础，惟一的不同是计算机程序由与计算机直接相关的设备来完成，而普通的机器由各个零部件来完成。一个抽象的算法能被界定为没有任何物质实体的纯粹的逻辑，这样的算法或许可以应用于实践，呈现出许多不同的功能，在毫不相关的领域内，也许可以获得不同的效果。＠算法因此也通常能体现发明者的创造智慧，据此有学者认为专利法应对算法进行保护。＠然而算法实际上是不能被专利法保护的，我ｆｌ＇］Ｔ能因为授予了瓦特蒸汽机的发明专利权，就要求人们在使用热水壶时向瓦特支付专利使用许可费。

在软件发明中，算法的作用表现得比其他领域更为明显。不像其他技术领域，

”康晓东主编：《数值算法与非数值算法》，电子工业出版社，２００３年版，第４－１０页。

。李士林，郑友德著：《欧盟计算机软件发明专利保护的拉展研究》，科技与法律，２００３年第一期。

。许汝国，王凯东著：《论计算机软件的专利法保护》，南京邮电学院学报（社会科学版），２００２年第２期

创造性与权利要求的四种逻辑关系(专利知识讲座109)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春 109、创造性与权利要求的四种逻辑关系为了更准确的理解创造性，有必要了解创造性与权利要求的四种逻辑关系，即独立权利要求与从属权利要求之间，在创造性问题上有何种逻辑关系。概括起来，有如下关系： 1、独立权利要求具有创造性，从属权利要求必然具有创造性。根据审查指南的定义：“如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征，且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定，则该权利要求为从属权利要求”。比如，我们假设独立权利要求保护的是一种全自动机械手表，而从属权利要求为在该种手表上增加了星期和日历功能。经过审查员的判断，假如独立权利要求具有创造性，即不带有星期日历功能的手表具有创造性，那么，显然，增加了星期日历功能的从属权利要求就更应当具有创造性了。由于创造性与新颖性的共性均是与现有技术不同，因此，在逻辑关系上也是相同的。即如果独立权利要求具有新颖性，从属权利要求必然具有新颖性。 2、独立权利要求没有创造性，从属权利要求不一定没有创造性。原因是从属权利要求是独立权利要求的下位概念，从属权利要求中的附加技术特征，可以是对所引用的独立权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征，而新的限定或增加有可能相对于现有技术产生了创造性。假定作为独立权利要求的全自动机械手表没有创造性，但从属权利要求中增加了星期日历功能这一附加技术特征，而基于增加了这一新的特征，相对于现有技术有可能“拉”大了距离、提升了高度，从而产生了创造性。当然，在此举的例子是便于理解而杜撰的。在新颖性问题上存在同样的逻辑关系，即如果独立权利要求不具有新颖性，并不意味着从属权利要求也不具有新颖性。从属权利要求是否具有新颖性，仍要具体的判断，有可能因为从属权利要求增加了星期日历这一附加特征，使其产生了新颖性。 3、从属权利要求具有创造性，独立权利要求不一定具有创造性。因为从属权利要求相对于独立权利要求是下位的概念，距离现有技术比独立权利要求更远。假如带有星期日历功能的全自动手表具有创造性，而不带有星期日历功能的全自动手表可能恰恰与现有技术更为接近，一个普通技术人员不经过创造性劳动可以完成，而要完成带有星期日历功能的全自动手表则不是容易的事。因此，从属权利要求具有创造性时，独立权利要求不一定具有创造性。尽管专利审查的顺序通常是先判断独立权利要求是否具有创造性，在独立权利要求不具有创造性的情况下，才判断从属权利要求是否具有创造性。而这一顺序亦恰恰说明从属权利要求具有创造性时，独立权利要求经判断很可能已经不具有创造性了。而新颖性的逻辑关系亦是相同的，即从属权利要求具有新颖性，独立权

专利的创造性是如何判断

关于专利，如果通过比较现有的解决方案，发现存在差别后，即具备新颖性的情况下，应进一步判断是否具有创造性，即判断与现有技术的差别是否是一般技术人员容易想到的，即是否是显而易见的。 “创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。举例：过滤器，假如已经有筛网(比如滤布)过滤器，现在要申请滤料过滤器专利，过滤原理都是一样的(机械过滤)，能不能申请发明专利?或者只能申请实用新型?这涉及到如何判断专利的‘创造性’突出或不突出的问题。可以申请发明专利，就必须具备如下特点： (一)突出的实质性特点，即：指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点，就不能申请专利;非显而易见，具有突出的实质性特点可以申请专利。 (二)显著的进步：如果发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。有益是指：发明与现有技术相比具有更好的技术效果，如质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染

等; 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;发明代表某种新技术发展趋势，,尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果等等。专利的创造性是如何判断的?创造性的判断通常按照三个步骤进行：第一，通过检索后，确定最接近的已有技术方案。例如，与本技术方案技术领域相同、解决的技术问题和技术效果相同或最接近，或公开了本技术方案技术特征最多的技术方案。第二，确定本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点以及该区别点要解决的技术问题。第三，判断该区别点是否是公知常识，或者该区别点及其所要解决的技术问题是否在披露本技术方案的对比文件或其他对比文件中已经公开。如果本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点是公知常识，或该区别点及其所要解决的技术问题已经在该技术方案所在的对比文件或其他对比文件中公开，则本技术方案不具备创造性。

如何理解专利的实新颖性和创造性

专利申请如果想要获得专利权就必须具备新颖性和创造性，判断专利是否具有创造性在于其所包含的发明创造是否具有的“突出的”和“显著的”特征。专利是否具有新颖性和创造性是是否被授予专利权的前提,也是专利是否无效的理由之一。申请的专利是否具有创造性首先必须满足以下条件：首先与同申请日以前的已有技术相比是否具有突出的实质性的特点;其次与同申请日以前的已有技术相比是否具有十分显著的进步。具体来说判断申请专利的创造性必须着眼于其是否具有突出的实质性特点和显著的技术进步，其中突出的实质性特点是指该申请专利所包含的技术方案与现有技术相比是否具有显而易见的本质区别，也就是说该技术方案是非显而易见的。显著的技术进步是指本申请专利中的技术方案与现有技术相比是否能够产生意想不到的有益的技术效果，这种技术进步不仅可以表现在该技术方案是否克服了现有技术存在的缺点和不足，而且还可以表现在该技术方案是否具有某种新技术发展趋势，同时还可以反映在该技术方案是否可以获得意想不到的技术效果。申请的专利是否具有新颖性首先必须满足以下条件：

首先申请人在提交该专利申请前没有同样的发明创造在国内外出版物上公开发表过，这里的国内外出版物包括书籍、报刊、杂志等纸件及录音带、录像带及唱片等音像件; 其次申请人所提交的专利需确保该专利没有被国内公开使用过，或者需要检索该专利是否以其他方式为公众所知。其中是否公开使用过是指本申请专利保护的产品是否以商品形式销售、或用技术交流等方式进行传播、应用，或者是否通过电视和广播等媒介为大众所知; 再次申请人在提交专利申请前需要保证没有同样技术内容的发明创造由其他人向国家专利局提出过，并且也没有将包含相同技术内容的发明创造记载在申请日以后公布的专利申请文件中。可见申请人提交的专利申请是否是现有技术判断专利是否具有创造性的基本标准，申请人提交的专利申请是否在申请日以前是判断专利是否具有新颖性的时间标准，但是一项专利申请所包含的发明创造具有新颖性并不意味着其就一定具有创造性，专利的创造性侧重于判断技术水平的创新性，其与所确定的已有的现有技术范围相比其技术范围更窄一些。汇桔网提供专利检索与评估、费减指导、专利撰写、申请递交申报、答复审查员、证书送达、年费缴费监控提醒等全面的专利申请服务项内容。选择汇桔专业服务，省心有效地成功申请专利。

《制定关于标准必要专利的欧盟方法》

制定关于标准必要专利的欧盟方法前言专利和标准之间的相互作用对科技创新和经济增长至关重要。标准在企业和消费者之间广泛传播，确保了技术之间的互通性和安全。专利为研发提供激励，使得有创新精神的企业对其投资能够获得适当的回报。标准[1]通常会涉及到被专利权保护的技术。保护一项标准中必要技术的专利被称为标准必要专利（standard-essential patent, SEP）。因此SEPs保护那些对于符合技术标准以及基于该标准而市场化的商品来说必不可少的技术。标准支撑了欧洲的技术创新和经济增长，特别是数字技术的互通性，这是数字统一市场（Digital Single Market, DSM）的基础。例如，与互联网相连的计算机、智能手机以及平板电脑，或者通过诸如长期演进（long-term evolution, LTE）、WiFi或者蓝牙这样的标准化技术与互联网相连的其他设备，所有的这些都被SEPs所保护。没有这些标准技术的广泛使用，也就没有这样的互联互通性[2]。在这个高度互联的时代，互联互通性变得尤其重要。为了能为消费者提供更多的产品和服务（例如，智能住宅设备），也为了能为欧洲企业创造新的商业机会，一系列广泛的新产品需要互联互通。经济的数字化为欧洲产业创造了大量的机会。据预测，到2025年，物联网应用设备的经济潜力在发达国家将会达到9万亿欧元每年[3]，这些物联网应用设备将会连接人、家、办公室、工厂、工地、零售场景、城市、交通工具、户外。在接下来的5年，数字化的产品和服务每年能够为欧洲经济增加超过1100亿欧元的收入[4]。互联的设备和系统一起发挥作用的能力对于经济潜力最大化至关重要。如果没有标准带来的互联互通性，由物联网带来的潜在收益的40%都会损失掉[5]。没有正式的标准和标准必要专利，就不会有像联网交通工具这样的事物，也不可能有远程诊断、远程手术以及信息交换。标准发展组织（standard developing organizations, SDOs）中的专利权人为标准的开发提供技术。标准建立之后，SEPs持有人做出（fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND）许可承诺，任何潜在的标准使用者都可以获得该标准技术。保障标准技术能够以FRAND的方式获得，对许可实践和奖励专利权人来说至关重要，只有如此，其才会持续地进行技术创新以及参与标准化活动。这反过来对构建一个互联互通的社会起到了重要作用。传统信息通信技术之外的新市场主体（家用设备、车联网等的生产者）也需要获得这些标准技术。然而，有证据表明SEPs的许可和获得并非天衣无缝，也可能导致冲突。技术使用者起诉SEPs持有人对低端专利包收取过高的费用以及使用诉讼威胁。SEPs持有人认为技术使用者对其发明创造"搭顺风车"，没有善意地进行许可谈判[6]，故意侵犯其知识产权。在市场主体来自新兴产业领域，其对传统信息通信

发明专利的创造性判断案例研究

硕士学位论文发明专利的创造性判断案例研究 CASE STUDY ABOUT JUDGE OF NONOBVIOUSNESS REQUIREMENT 院系：凯原法学院专业：法律硕士（知识产权方向）姓名：赵佑斌指导教师：寿步教授完成日期：2009年12月1日

发明专利的创造性判断案例研究摘要在专利法中发明专利的创造性是申请人获得专利权的最大障碍和最后一道门槛，也是最能够体现专利价值且最有争议的部分。许多国家对专利审查都有自己详细的标准，中国也是如此，但是在专利审查实践中，发明专利创造性的判断标准十分模糊和不确定。本文从具体的案例入手，分析目前创造性存在的问题，并从实际出发提出探讨解决方法。本文分为三大部分，第一部分介绍国内外关于发明专利创造性判断的各种情况，从发明专利创造性的概念入手，阐述了发明专利的创造性判断构成要件，包括本领域技术人员、现有技术、发明专利创造性判断步骤等，为下文的案例分析建立理论框架。第二部分是根据创造性判断的具体要件和步骤，结合现实中的案例，剖析专利审查中发明专利创造性判断的各个步骤中存在的问题和原因，文章着重从发明专利创造性判断的各个层面出发分别介绍，包括现有技术的内容和范围、本领域技术人员、突出的实质性特点、显著的进步，分析了实践中在上述各方面判断中存在的问题，如现有技术中对比文献过于复杂宽泛，难以找到精确的对比文献，公开程度不确定，本领域技术人员的水平难以客观化，突出的实质性特点运用启示标准问题较大，不够全面。第三部分，针对具体的问题提出解决措施，在指出目前的判断方法不足的前提下，提出改进措施，使发明专利创造性判断标准更为客观，包括明确现有技术的范围和内容以及技术领域的划分，确定本领域普通技术水平的标准，最后提出一种以现有技术为起点的判断发明专利创造性的可预测性方法。关键词：发明专利，专利创造性，现有技术，本领域技术人员

我国应建立处理标准必要专利争议的禁诉令制度

内容提要：无线通信企业之间的标准必要专利纠纷，经常以国际平行诉讼的方式展现。在司法实践中，我国有些民事诉讼当事人寻求向外国法院申请禁诉令，要求命令对方当事人撤回在我国法院提起的诉讼或者不得执行我国法院的判决，以阻止案件在我国法院进行审理或执行。外国法院的禁诉令已给我国民事诉讼的当事人依法正常行使权利造成很大妨碍，同时亦对我国法院依法行使司法管辖权造成较大冲击，我国应积极予以应对。文章通过介绍域外禁诉令制度的起源和设置的目的，以及域外标准必要专利禁诉令的颁发和反制实践，明确提出我国应在对等和国际礼让原则的基础上建立禁诉令制度，以保护我国民事诉讼当事人的合法权益，并维护国家司法主权。我国司法机关可以先在个案中积极而审慎地实行处理标准必要专利争议的禁诉令制度，并注意与相关配套制度配合适用。通过不断积累适用禁诉令制度的经验，最终通过制定司法解释或民事立法的方式，建立完善的禁诉令制度。关键词：标准必要专利平行诉讼禁诉令司法主权对等原则前言当今世界，人与人之间信息的交流越来越依靠无线通信技术，而无线通信技术作为信息交流工具被国际社会广泛应用的原因在于：在3GPP等国际标准组织的竭力推动下，各国无线通信技术逐渐采用统一的技术标准，无线通信由此实现了互联互通，这为跨国无线通信的信息传输提供了坚实的技术支撑。经过数十年的大力发展，我国已成为世界上举足轻重的无线通信产品生产、销售和服务市场。一方面，许多外国企业在我国投入大量的资金和技术从事无线通信产业的经营活动，在促进我国无线通信技术与产业发展的同时，也收获了丰厚的利润回报；另一方面，我国企业的无线通信技术及产业亦快速发展，许多企业所拥有的标准必要专利的实力不断增强。这些企业除了积极参与我国无线通信领域的市场竞争之外，亦走出国门积极参与国际市场竞争，在国际上取得了一定市场竞争优势。伴随着激烈的国际、国内产品与服务市场竞争，我国境内的各无线通信企业相互之间关于标准必要专利许可谈判越来越频繁，各企业之间因无法达成标准必要专利

1.创造性判断“三步法”的反思及“整体比较法”的提出

一、创造性标准的设置作为可专利性判断的两大标准，新颖性的概念是专利法中的基本概念与专利要件之一，其与创造性的关系密不可分，二者具体的适用也有助于我们理解创造性设置的初衷及“三步法”的由来。 1.新颖性专利法基本宗旨之一是鼓励和保护创新1。因此，专利法有“喜新厌旧”“推陈出新”的特质。早期的专利制度中，只要专利申请体现出“新”的一面，就能授予其专利权，并美其名曰“新颖性”。用新颖性来评价专利申请，有其客观、高效的优点，有其天然的合理性，专利申请不能是已经存在的现有技术，只要客观上与现有技术拉开一定距离，就认为申请具有新颖性2。因此，新颖性一直是专利制度中基本概念与专利要件之一。依此标准，是否具有新颖性也很好检验。通常,比对方式采用“一对一”的方式，即只能用现有技术中的一篇文献（或者现实中存在的一个技术方案）与专利申请相比，且很容易看出来两者是否相同，因此，新颖性判断的结论具有客观性，较少产生争议。新颖性判断应该从以下四个方面来考察：技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。本文称之为新颖性“四要素”。举例来说，两个“同性”的双胞胎，出生时间有前后，两人从各方面来比都“一模一样”，我们就说在后出生的孩子，相比在先出生的孩子，没有新颖性。但是，如果是“龙凤胎”，就算两人长相、身高、体重一样，甚至性格或行为举止也一样，但由于性别不同，就不能不具有新颖性的认定。 2.创造性新颖性要件在相当长一段时间内，一直是主要的专利要件创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，早期的专利要件没有创造性的要求。后来，随着现有技术的文献不断增加，发现即便是专利申请符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不高，与现有技创造性判断“三步法”的反思及 “整体比较法”的提出 □?马云鹏摘?要：作为《专利审查指南》明文规定的审查基准，“三步法”已成为专利审查及司法实践中评价创造性的重要标准，在理论和实务上似乎也成为大家公认的“法宝”，如果不能通过“三步法”的检测，一项发明基本上就丧失了其可专利性。不过，从创造性标准设置的初衷来看，“三步法”也有着其不可克服的弊端及缺陷，本文试图从源头说起，对上述问题进行客观的分析，同时对创造性判断中另一方法“整体比较法”进行简要的梳理。关键词：三步法最接近的现有技术整体比较法 1 专利法基本宗旨有两个方面，鼓励和保护创新是其中一个方面，另一方面是保障公众有自由利用已有社会科技成果的自由。可以说，专利法基本宗旨是这两方面的和谐相处。 2 《中华人民共和国专利法》第二条第二款规定：“发明，实质对产品的形状、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”其中，“新的技术方案”也表明，发明必须要与现有技术拉开一段距离，其不能属于现有技术。

专利文献号标准(ZC 0007-2004)

文章来源：https://www.360docs.net/doc/165774086.html,/Content-1017.htm免费咨询法律问题https://www.360docs.net/doc/165774086.html,/tiwen.htm 律师在线解答云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题专利文献号标准（ZC 0007－2004）国家知识产权局局令（第33号）为完善中国知识产权行业标准体系，国家知识产权局制定了《专利文献号标准》（ZC 0007-2004），现予以发布，自2004年7月1日起施行。局长王景川二00四年一月七日目录前言引言专利文献号标准 1 范围 2 术语和定义 2.1 专利申请 2.2 公布 2.3 公告 2.4 专利文献 2.5 专利文献号 3 制定原则 3.1 唯一性原则 3.2 实用性原则 4 专利文献号的编号规则 4.1 专利文献号的组成结构 4.2 申请种类号 4.3 文献流水号

文章来源：https://www.360docs.net/doc/165774086.html,/Content-1017.htm免费咨询法律问题https://www.360docs.net/doc/165774086.html,/tiwen.htm 律师在线解答云法律网拥有万名专业律师3-5分钟快速解决您的法律问题 4.4 专利文献号图示 5 专利文献号的使用规则 5.1 专利文献号编排规则 5.2 专利文献号与中国国家代码CN，以及专利文献种类标识代码的联合使用 5.3 专利文献号的书写及印刷格式 6 相关标准的参照 7 专利文献号标准的管理 8 专利文献号标准的发布 9 专利文献号标准的施行 9.1 专利文献号标准施行 9.2 专利文献号标准监督 9.3 专利文献号标准改进附录发明、实用新型、外观设计专利文献号前言《专利文献号标准》是中华人民共和国知识产权行业标准之一，编号为ZC 0007-2004。本标准的附录为规范性附录。本标准由中华人民共和国国家知识产权局提出。本标准由中华人民共和国国家知识产权局标准化委员会批准并归口。本标准起草单位：中华人民共和国国家知识产权局专利文献号标准制订工作组。本标准主要起草人：严笑卫、汤才祥、吴泉洲、郑宁、黄迎燕、杨策、宁珑、朱仁秀、翟薇、何越峰、徐暋华、王占三、吴大章、施平、杨红菊、方克、冷戈、严勇刚引言为完善中国知识产权行业标准体系，中华人民共和国国家知识产权局（以下简称国家知识产权局）根据《中华人民共和国标准化法》和《中华人民共和国专

经济法理论在标准必要专利方面的应用研究

经济法理论在标准必要专利方面的应用研究发表时间：2020-04-14T14:50:27.850Z 来源：《基层建设》2020年第1期作者：王勇1 王鑫珠2 王洋3 张璐2 [导读] 摘要：当前随着我国经济发展，对于经济法理论的研究需要进行深入了解，对于解决标准必要专利的困境需要进行积极的重视和研究，经济法理念包含法律理念，是对立法和法的运用的有效指导，也是面对法律有有关问题的，最为有效的解决力。 1.中国人民解放军91395部队北京 102443； 2.国家知识产权局中国专利技术开发公司北京 100044； 3.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心北京 100160 摘要：当前随着我国经济发展，对于经济法理论的研究需要进行深入了解，对于解决标准必要专利的困境需要进行积极的重视和研究，经济法理念包含法律理念，是对立法和法的运用的有效指导，也是面对法律有有关问题的，最为有效的解决力。通过对经济法理念的分析，可以得出两个原则。首先，需要积极的遏制滥用职权等行为，对垄断力进行一定标准限制。另一方面需要积极保护专利权人相应的法律权利。因此本文针对经济法理论，在标准必要专利困境表现上，进行了内容分析，应用体现角度进行了研究。关键词：经济法；标准必要；专利前言：社会的发展为经济法理念的研究带来了相应的要求，经济法理念在理论体系上呈现了较为强大的丰富价值，对于日常生活的保障作用和解释作用更为明确。因此针对标准必要专利这一问题，在司法实践角度研究，并在应用视角下对其价值进行探求。一、经济法理论在标准必要专利困境表现（一）标准与专利结合存在矛盾专利与标准在结合上，虽然属于当前社会经济发展的一个整体趋势，但是对于自由竞争的概念却产生严重威胁，在专利法与反垄断法中容易造成交叉领域的困境问题，衡量事物的准则是这一标准所产生困境问题的主要原因，，可以判定为对竞争有限制作用的某种协议。因此细致分析可以得出，竞争本身是对市场经济发展有益处的，但是无效的竞争会让社会的交易成本开始提高。因此，在互相联动的基础上，构建合理的竞争秩序，以增进效率，是竞争所开展的必要前提，在当前经济发展的今天，技术标准需要反映最为领先的技术优势，专利与标准在结合上更加紧密，标准的公共性特征与专利权的私利性特征发生了明显的冲突，均是来自于两者之间，在竞争概念上的互相重叠。（二）标准必要专利等概念模糊专利和标准在交叉延伸上有一些新的概念，但这些概念涉及到的区分表现。在研究中并没有进行明确，一些专利不仅仅对一项要求进行满足。同时，一个标准的实施，需要在相应的非侵权技术方案上有多个情况进行满足，涉及的内容有必要专利，权利要求，标准关联，非必要专利，标准必要专利等内容。因此在区分标准必要专利与关联非必要专利等问题上，就在必要性发生了一定决定性改变，前者的权利人对于相应的标准的实施可以判定为具有完全的决定权，这一结果具有推定效应，而后者的权利人因为面临其他竞争性专利的相应压力，使得在决定标准实施者在相应实施标准上，变为受到其他因素所考虑以及制约。类似这样的相关概念，在包含与被包含的逻辑关系上存在一定模糊难以在认识角度上进行提升。（三）标准必要专利垄断已形成专利权人和专利之间是在专利法的概念中获得实现的。但是专利权人通过专利进行相应的经济经营活动，其目的就是获得自身的竞争优势保障。因此在性质本质上进行分析属于竞争行为，在竞争法中对于反垄断法调整范围需要适度进行，根据《反垄断法》第55条规定，经营者滥用知识产权，限制竞争的行为对本法案有一定的适用性。因此，标准和专利在结合上是具有统一性和矛盾性的，垄断力根据相应理论分析，是垄断情形的必要构建，本有助于必要专利形成较为严重的垄断地位。二、经济法理论在标准必要专利困境的应用体现（一）基于经济法理念进行矛盾解决要基于经济法理念下进行相应矛盾解决，要本着人本主义理念思想。标准必要专利问题上进行具体体现，需要做到三点内容：首先，标准必要专利权人和相应的被许可权人为主体，实现共同发生，不能对标准必要专利权人进行不正当的行使权利约束。同时也不能过于倾向被许可人，挫伤对方在专利发明的热情，要本着公平公正的原则，对双方权利进行合理的判定，保障双方的利益。其次，各方当事人在利益关系上需要和谐共处，不发生较大心态问题，在相应制度上就要体现利益均衡观念平衡各方权利及义务。最后，对各方权利义务的限制，要采用适度原则，用发展的眼光，既考虑标准必要专利的发展，也要考虑当前技术的发展，对于专利的保护价值，以满足多方利益需发展需要。（二）追求社会共识下进行争论标准必要专利在保护的争论中，具有极为隐蔽的一面，两部法律对市场效率趋势全面的追求。虽然在宏观和微观上有两条截然不同的道路，但是在保护专利以及保护竞争这一目的上，均具有一致性的实现。因此，要深刻认识专利法，追求效率，而效率是因为创新所带动的，反垄断法也是对效率的追求，而效率更多来自于自由竞争环境，因此对两者之间进行联系度的研究，以追求社会共识下进行合理的争论，进而明确，两者均是为市场效率的提升，来积极促进的工具性目标。（三）垄断力不同阶段下制度完善随着专利技术的发展，专利在非必要专利和必要专利中存在积极的转换影响，因此要需要对其进行有效的更新角度研究，对已经制定的标准进行有效的改进。对标准必要专利在流出和流入的制度上进行有效完善。降低社会成本同时对垄断利益在非效率的产生上进行一定的遏制，以自由竞争为前提，促进市场经济获得合理发展。总结综上所述，针对经济法理论，在标准必要专利困境中的表现，进行一定的应用角度体现，调整可以通过基于经济法理念进行矛盾解决、追求社会共识下进行争论问题解决、垄断力不同阶段下进行相应制度完善三个方面进行有效的问题改进，以实现本次研究的根本目的。参考文献 [1]顾功耘;略论经济法的理念、基本原则与和谐社会的构建[J];法学; 2007年03期. [2]马跃进,李彦芳;协调—科学发展观的精神,经济法的理念[J];山西财经大学学报;2005年01期.

论专利法中的新颖性与创造性

论专利法中的新颖性与创造性北京双收知识产权代理有限公司马龙邮编：100088 文摘：世界各国在审查指南中关于创造性概念的具体论述，并不能被其法规给出的概念所概括。基于马克思主义哲学的质量互变规律，笔者认为：新颖性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备量变。创造性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备质变。规定性特征即质与发明创造是直接联系在一起的，是不可分割的。发明创造总是具有一定规定性特征（质）的发明创造，不存在没有规定性特征（质）的发明创造。关键词：创造性；质变；新颖性；量变；否定之否定规律。一、世界各国关于创造性概念的定义创造性是各国专利法中必需涉及到的一个重要概念。《欧洲专利条约》以及《专利合作条约》规定：如果一项发明与现有技术相比，对所属领域的人员来说是非显而易见的，则该发明具备创造性。美国专利法规定：“所申请专利的客体与现有技术的差别，所属技术领域的普通技术人员认为是显而易见的，不能取得专利。” 日本专利法规定：一项发明，在专利申请提出之前由所属领域的技术人员容易做出的，则不具备创造性。虽然专利制度的建立在西方各国已经有上百年的历史，但需要指出的是，上述各种关于创造性的定义，无论是《欧洲专利条约》以及《专利合作条约》规定的“非显而易见”，还是日本专利法的“容易做出”，都存在着概括不全面、不准确的问题。例如，由多个公知产品或者方法组合在一起的各种“拼凑”发明，也完全有可能是非显而易见的，或者是所属领域的技术人员不容易做出、不能轻易完成的，但这样的“拼凑”发明在各国的专利司法实践中通常会被认定没有创造性。反之，很多被授权的发明专利其实并非是非显而易见的，或者说其实是由所属领域的技术人员容易做出甚至是可以轻易完成的，但只要发明创造的规定性特征相对于现有技术具备质变，则该发明创造在各国的专利司法实践中，都会被认定为具有创造性。我国专利法关于创造性的定义是这样规定的：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。上述关于创造性概念的文字论述虽然与其他各国有着的明显的不同，但我国的专利审查指南在对“有突出的实质性特点”进行解释时，明确指出：“发明有突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属领域的技术人员来说，是非显而易见的”。这样一来，我国专利法关于创造性概念的定义就回归到了欧洲专利条约等国际规定。有趣的是，尽管各国关于创造性概念的定义存在着种种漏洞或不足，但在世界各国的专利司法实践中，这些漏洞通常都由各国在审查指南中的具体论述予以弥补了。换言之，世界各国在审查指南中关于创造性概念的具体论述，并不能被其法规给出的创造性概念所概括。那么，怎样定义创造性的概念，才能概括世界各国的审查指南中关于创造性的具体论述呢？马克思主义哲学认为，宇宙中事物变化的形式只有两种，一种是量变，一种是质变。发明创造也不例外，发明创造概念的定义，完全可以在马克思主义哲学的指导下给出，即：新颖性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备量变。创造性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备质变。二、发明创造是质和量的统一世界上的每个发明创造都具有一定的质和一定的量，都是质和量的统一体。那么，什么是发

论标准必要专利公平合理无歧视许可的亚洲标准

内容提要：随着第四次工业革命的兴起，将涌现越来越多的新标准和标准必要专利，这使得标准必要专利公平合理无歧视（fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND）许可的问题变得更为复杂。值得探讨的是，作为标准的接受者而非制定者的主要亚洲经济体的FRAND许可标准有无趋于一致或歧异之处？一些跨国经营、从事专利许可的企业集团对中国竞争法主管机关所作的承诺可否延伸至亚洲之外具有约束力？如何消解不同法律标准之间的冲突？基于以下的原因，主张至少在亚洲地区须确立对标准必要专利的FRAND许可的事前监管机制：已经有巨大的市场失灵、标准必要专利相当于垄断或联合垄断、事实标准超越法律标准、私主体的标准制订组织取代国家职能；并提出专利法和竞争法的改革建议，主张不同法律标准的冲突不应通过一套标准来解决，应经由同理心思考和国家间对各自选择的相互尊重来解决；最后以破除知识产权法与竞争法交叉领域中一些似是而非的论述作结。关键词：标准必要专利公平合理无歧视许可专利法反垄断事实标准标准制定组织一、标准必要专利许可：主要亚洲经济体内一个极富争议的话题在过去的二十多年里，主要亚洲经济体内关于标准必要专利的公平、合理、无歧视的许可授权，是一个极富争议的话题。作为全球价值链的受益者，这些经济体无一例外是标准的接受者而非制定者，在信息通信技术领域尤其如此。其在大规模制造、工厂管理和降低成本上表现出色，极其依赖标准和应用相关的标准必要专利。因此，信息通信领域的标准必要专利的所有人从这些主要亚洲经济体获得的授权费收入超过从世界其他国家获得的授权费收入的总和。以居信息通信技术世界前列的标准必要专利权人高通公司为例，其年度报告显示，2011年度来自我国大陆和香港、韩国和我国台湾地区的授权费占其总收入的68%（分别是32%，19%和17%），2012年和2013年均为78%（分别是42%、22%和14%），2014年为80% （分别是49%、20%和11%，其中仅大陆地区净收入达132亿美元），2015年为81.95%（分别是52.75%、16.2%和13%，大陆地区净收入为133.3亿

创造性判断三步法

创造性判断三步法【发表人】广东长昊律师事务所邱戈龙、庄俊雄【案件来源】无讼案例网【关键词】创造性、技术方案、现有技术【摘要】判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。【基本案情】上诉人中华人民共和国专利局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因确认“惰钳式门”发明专利权纠纷一案，不服北京市中级人民法院的行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。被告专利复审委员会不服该判决，提起上诉。主要理由是：判决书认定事实有误。如将无效决定理由中所述“对比文献１披露了权利要求１中除Ｈ型衬套之外的全部技术特征”写成“对比文献１几乎覆盖了MY厂发明的独立权利要求的前序部分”，而无效决定从未使用“几乎覆盖”的含糊措辞；如认定对比文献２中使用Ｈ截面滑动套的“目的是与锁定装置相配合，解决中间车轮的接地承载问题”；又如判决书在未作具体分析的情况下，罗列了该发明与对比文献２在解决方案上“格栅斜杆与立柱直杆的排列方式”等几点不同之处，均与事实不符。故请求二审法院对原审法院判决书中判断创造性上的适用法律不当和认定事实有误之处及其结论予以改判。【法院判决】驳回上诉，维持原判。【个人评析】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。在本案中，“惰钳式门”发明专利独立权利要求包括前序和特征两个部分，将该发明的技术解决方案与现有技术相比，对比文献１披露了该发明专利独立权利要求前序部分的全部技术特征，而对比文献２并未进一步披露该发明专利独立权利要求中特征部分的区别技术特征。因此，涉案专利申请具有创造性。

标准必要专利听课笔记

标准必要专利听课笔记听读笔记三个概念区分：337调查 NEP SEP 1、 SEP标准必要专利：一项专利包含国际标准的内容，采用这个标准必须要用的专利，应该向专利权人支付相应费用，“躺着收费的专利” 2、主要在语音技术（日本较多）、电子通讯领域（宽带移动通信）披露多，如高通披露的量最多共有3.5万多,万,国内的代表华为。 3、 Pct是标准必要专利跨国申请主要方式。 4、国际标准组织ssos政策：iso/itu/iec;美国ANSI、IEEE；欧洲：ETIS（有知识产权政策和明确的知识产权的指南）\CEN（有共同知识产权政策）;日本：JISC(日本工业标准调查会)，韩国：KATS （技术标准院）我国政策：国家标准涉及专利管理规定（暂行）：披露主体、时间、内容、法律责任。 5、 Sep研究热点：frand许可原则（公平、合理、无歧视），但frand承诺模糊不清：具体内容、主体发生变化、是否可以强制执行---frand费用不统一；frand侵权禁令（现可申请禁令，但合理遭质疑）；专利劫持（标准权利人保留专利，直到是标准使用人支付相应费用，才承诺标准专利实施）和反劫持（标准使用人延迟支付相应许可使用费、利用frand原则限制谈判等）；反垄断不正当竞争：对高额的许可费（如：发改委对高通6个多亿； * 是反垄断执法机关）。

6、 Sep产出：自愿披露，向技术标准组织披露，权利人向组织披露的专利不一定就是标准必要专利，而是与标准对比，标准冻结后或是发布后，标准种方案与专利的授权方案保持一致，就是sep。 Sep对应性：判断标准的相关内容是否落入专利的权利要求保护范围。专利的技术特征与标准相关内容对比，一致，sep。 8、 sep演进：mimo（多输入多输出）技术通过ETSI标准。专利申请先于标准制定、专利申请量与标准推进密切关联（先多-最高峰-下降）、通信巨头通常是掌握标准话语权、专利数量与专利权人在标准活跃不呈正关系、标准提案与专利申请的技术领域分布一致、标准制定过程中各技术领域的创新主体不尽相同。 9、案例 10、《标准与标准必要专利研究》：概论、演进、政策、诉讼、许可（默示许可、专利池）和技术转移。内容仅供参考

新专利法详解：新颖性、创造性与实用性

第二十二条【发明和实用新型专利的专利性条件：新颖性、创造性和实用性】第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。【解释】对本条的修改主要涉及以下三个方面。一是改变了本条第二款和第三款对发明和实用新型的新颖性、创造性作出规定的逻辑结构，将其统一建立在现有技术的基础之上。尽管“现有技术”在专利审查实践中已经成为最为常用的术语，但是《专利法》通篇却没有出现这一措辞。本次修改前的本条第二款前半部分实际上隐含了现有技术的定义，却没有冠以“现有技术”的称呼；本次修改前的本条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步”，其中采用了“已有的技术”一词，却没有对它作出定义；原《专利法实施细则》第三十条规定“专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术”，对现有技术作了定义，却没有

明确判断本条第二款规定的新颖性的基础也是现有技术。这样的规定方式较为杂乱，使人难于一目了然地弄清各条款之间的关系。本次修改后的本条对新颖性和创造性的规定统一采用了现有技术的概念，第二款规定“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术”；第三款规定“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”，最后在本条中增加了第五款，对现有技术进行了定义。这种结构安排和表述方式便于公众理解现有技术的概念和新颖性、创造性的标准。二是拓宽了现有技术的范围，规定为申请日以前在国内外为公众所知的技术均属于现有技术。本次修改前的本条第二款对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围，其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的；以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内。因此，对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，均不能作为现有技术来判断发明和实用新型专利申请的新颖性、创造性。随着经济全球化趋势的日益明显和科学技术的迅猛发展，尤其是网络技术的突飞猛进，出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊，将非出版物公开的现有技术限制在我国地域之内已逐渐变得没有实际意义，且缺乏可操作性。更为重要的是，对没有公开发表过，但在国外已经被公开使用过或者公开销售过的产品或者方法，只要在我国国内还没有公开使用或者销售，就可以在我国被授予专利权，这不利于鼓励真正的发明创造，提高我国授权专利的质量和水平。让国外已经能够为公众自由使用的技术在我国受到专利权的控制，会损害公众的合法利益，也不利于企业之

标准必要专利权人禁令救济行为

标准必要专利权人禁令救济行为本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！知识经济的飞速发展，知识产权保护意思的日渐加强，知识产权纠纷在各国呈现“井喷”之势。在着重保护知识产权的同时，知识产权的滥用行为也日益受到人们的关注。从华为诉IDC 案开始，标准必要专利日渐为普通民众所接触。高通案的巨额罚款，更是将整个社会对于标准必要专利的关注提升到了最高点。有关标准必要专利的研究也在不断深入，其中标准必要专利权人的禁令救济权是学界和实务界研究讨论的重点之一。一、标准必要专利权人申请禁令救济的理论争议学界实务界对于标准必要专利权人的禁令救济权的讨论主要围绕标准必要专利权人是否有权申请禁令救济，如果有，是否应当受到必要限制这一问题展开，代表性观点主要有三种。第一种观点认为，标准必要专利权人完全不可以寻求禁令救济。首先，标准必要专利权人会用禁令来威胁被许可人，即所谓的“专利挟持”，迫使被许可人接受较高的许可费，打破专利权人与被许可人之间的

平等格局，高额的许可费会转化为商品成本，而这一部分成本的增加会转由消费者承担，使消费者福利受损; 其次，FRAND 许可承诺具有强制缔约性质，专利权人做出这一承诺便意味着放弃申请禁令救济的权利; 最后，禁令救济的存在，可能会抑制标准的实施，增加了市场的进入难度，会阻碍相关市场主体的创新，最终使得消费者无法享受标准化所带来的福利。第二种观点认为，标准必要专利权人可以无限制的寻求禁令救济。因为目前标准必要专利的实施运营良好，没有出现“专利挟持”，相反，如果禁令救济权被限制了，被许可人可能会进行“反向专利挟持”，会拖延谈判时间，从而抑制标准必要专利权人进行专利创新的动力。同时，FRAND 许可承诺只是表明专利权人愿意按照公平、合理、无歧视的原则授予专利，并不意味着放弃救济。第三种观点则认为，标准必要专利权人有权寻求禁令救济但应当受到适当规制。因为禁令救济作为保障专利独占性的一种重要手段为各国专利法所明确规定，标准必要专利虽然具有一定的特殊性，如专利与标准的叠加会进一步强化专利权人相对于被许可人的优势地位，但其作为专利的一种类型原则上是可以申请禁令救济的。同时，做出FRAND 许可承诺并不意