专利质量提升通过专利筛选制度提升专利申请质量

专利质量提升：通过专利筛选制度提升专利申请质量

专利筛选制度的建立：

（1）专利筛选的内涵

对于技术研发能力很强的企业而言，可能存在多项发明创造，并非每件发明创造都需要、都适合申请专利。此时还必须决定应该把哪些发明创造申请专利，或把哪些发明创造优先申请专利，此即所谓专利筛选制度，其制度的核心主要在于规划专利，提升专利质量。

专利筛选制度是根据一定的评价标准，对发明创造进行专利评估，从而决定发明创造是否申请专利或申请专利的优先顺序的制度。专利筛选制度中最为实质的部分，主要是专利申请之前的发明评估，因此，专利筛选也可以称为发明筛选。

许多企业或科研机构在申请专利时，都建立有筛选专利的发明评估制度。下面我们看一下我国XX地区“中央研究院”的发明评估制度。“中央研究院”（以下简称“中研院”）中主管技术转移事务的单位为公共事务组。该组成立于1986 年，主要任务为“推动院内的科技转移”、“开发智慧财产权”、“公开研究成果”等。2000 年时，设置主任1名，专案助理9名。

当一项研发成果由发明人或设计人向中研院公开（披露）后，接下来的工作就是专利评审。完成的专利申请表先传到公共事务组主任处，再由主任传给专利申请评审委员会。评审委员们透过评估流程，决定发明是否具有申请价值。公共事务组会主动和发明人联络，以探讨发

明的应用及可能申请的X围。评审委员的评审根据为发明是否可以“申请专利”及它是否可以“授权出去”，前者是由专利律师所提的专业意见来决定，后者则根据下表中的准则作评论。

（2）专利筛选的目标

专利筛选的目的在于评价技术是否具有专利性，是否值得申请专利，并确保申请专利的品质，增加专利申请的有效性和可靠性。同时，也借此淘汰不必要的或无益的技术，节省申请、维持专利所耗费的财力。

从理想的角度观察，专利筛选可以避免申请不必要或不需要的垃圾专利或问题专利，以及错误专利。

所谓垃圾专利，是指那些难以满足专利法新颖性、创造性和实用性等“三性”要求，而不应该得到授权的专利。所谓“问题专利”(questionable patent)，也称“可质疑专利”，这些专利多半是无效的或者其权利要求过于宽泛。问题专利比垃圾专利的X围更加广泛，除了包括垃圾专利，还包括那些可以授权但保护X围不适当的专利。而所谓错误专利，是指虽然满足专利法的“三性”要求，但从企业策略上考虑应当作为商业秘密而不宜申请的专利。当然，从专利法的本质目的上讲，不应欢迎垃圾专利和问题专利，因为它们占用了不应当拥有的专利资源。不过，从企业的私利角度上看，有时候申请垃圾专利或问题专利却是他们有意的结果。而对于错误专利，从专利法的本质目的上看，本应授权，无可厚非。但是，如果企业不小心造成错误专利的申请，则可能存在不利的后果，是策略上的失误。

（3）专利筛选的机构

为便于开展发明评估，进行专利筛选，企业应当设立发明评估委员会，这个机构一般不需要

固定的形式，可以是一个常设的松散性组织，在需要作出发明评估时才召集评估人员集中讨论相关事宜，日常工作由企业知识产权主管部门来协调。

由于发明评估的内容主要涵盖可专利性（新颖性、创造性、实用性）以及技术的商业价值（经济利益、实施难易、投资成本、市场影响……），也即须周全顾及法律、科技，市场、投资财务等层面，因此从事发明评估的人员最好既有技术人员（包括发明人或设计人），又有法务人员（最好是专利律师或专利代理人）、市场营销人员，可能的话，还应包括财务人员。甚至可以邀请战略咨询人员参加发明评估活动，但技术人员与法务人员应当占据评估委员会的主体。

（4）专利筛选的内容

从保障专利质量的角度，专利筛选至少不能忽略以下各方面的发明评估:

①是否为专利保护的对象及X围

根据《专利法》，我国专利有发明、实用新型、外观设计三种专利。同时，根据《专利法》第25 条，对下列各项成果，不授予专利权：科学发现；智力活动的规则和方法；疾病的诊断和治疗方法；动物和植物品种（对动物和植物品种的生产方法，可以授予专利权）；用原子核变换方法获得的物质；对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

因此在申请专利前，评估委员会应当衡量一项研发成果是否属于可授予专利的X围，应当申请发明、实用新型还是外观设计专利。同时，还应考虑该项研发成果是否违反了《专利法》第5 条，即是否违反法律（比如，吸毒工具，仿造文凭方法）、社会公德（如淫秽图片的制作方法），是否妨害公共利益（如克隆人，伤害民族感情的外观设计），是否违反了获取

或者利用遗传资源的法律规定，这是授予专利权的前提。

②是否具备专利的实质条件（可专利性）

具有专利性（新颖性、创造性、实用性）是通过专利授权审查的根本条件。因此，发明评估的另一项内容是初步判断该研发成果是否具备可专利性。

新颖性是授予发明、实用新型、外观设计专利权的必要条件，但三种专利形式对新颖性的要求有所区别。简单地讲，新颖性是指发明创造在申请专利以前不为公众所知、也不属于现有技术的属性。

《专利法》第22 条第2款规定，新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。《专利法》第23 条第1款规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。

创造性也是授予专利权的实质条件之一。《专利法》第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。《专利法》第23条第2款规定：授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。该规定可以视为外观设计专利授权的“创造性”要求。

实用性，又称为工业再现性，即可以用于工业生产，重复再现。《专利法》第22 条第4款规定：“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。”实用性也是授予发明、实用新型专利权的实质性条件之一。

《专利法》第2 条第4款将外观设计定义为：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”这不难看出对外观设计实用性的要求。

③是否具有市场前景或产业价值

由发明评估委员会预测、分析该研发成果可能创造的市场前景、经济效益后，再作出是否申请的决策。例如未来授权或实施获利的机会有多大?另外，还要考虑到技术的商业生命周期，如果商业生命周期非常短，则不宜申请专利。因为从专利（尤其是发明专利）的申请到专利的授权，需要相当长的时期，等到专利批准时，需要保护的技术可能已经过时淘汰。

④申请专利的保护X围可能有多大

这牵涉到预期能获准的专利保护X围，相对于现有技术与他人专利X围之间的比较，以及阻却他人进行回避或仿冒的难易度有多高等事项。

⑤专利的技术内容公开之后，对目前和潜在的竞争对手有多大的助益

这牵涉专利说明书的技术揭露程度，在符合法律要求下，如何避免泄露关键的know - how。也须检视是否抵触或不利于与他人签订的技术交流、授权或销售协议。比如，在先与该技术成果的被许可使用人签有技术XX协议，则不能轻易申请专利破坏其秘密性。

⑥有无足够的资源来提出申请并维护、运用专利

此评估要点在于避免盲目申请，以减少不必要的人力、物力、财力的浪费。还要想到能否善用未来获准的专利以得到实质的利益回馈。企业在考虑专利申请和专利布局时，必须结合自己的经济实力，不能盲目跟进，尤其要善于经营专利。

⑦可否运用其他的方式来保护

首先，应当考虑能否搭配或改以著作权、商业秘密等其他形式来保护，其次，还要考虑其他保护形式是否更具优势。

经过发明评估委员会的审查，如果审查结果符合以下条件，则可以提出申请：

①技术满足可专利性（大致判断可以获准专利即可）；

②技术的商业价值达到一定标准（预期专利有实际的商业利益）：

③预期技术经过专利申请公开后的负面影响不大，例如竞争者短期不易仿冒技术、侵权几率低，等等。