关于发明专利创造性判断的探讨

关于发明专利创造性判断的探讨

------白毅明郑州德勤知识产权代理有限公司

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摘要

本文针对专利法第二十二条第三款关于发明和实用新型专利创造性的定义和专利审查指南中关于发明创造性的审查标准与方法提出了自己的一些看法。发明专利具体怎样才算“具有突出的实质性特点”？对“发明显而易见性的判断方法”应当如何理解？针对上述问题，文中提出对于发明显而易见性的审查，不但要围绕发明所要解决的技术问题，而且在基于现有技术的基础上和其它现有技术结合给出技术启示要符合严密的逻辑，而不是仅限于技术特征的公开；对于“主要采用常规技术手段组合，但整体技术方案却是前所未有，并且产生了新的技术效果”的发明创造，如果拿不出发明不具有突出的实质性特点的有力证据，就应当依法授予其专利权。对于这类发明创造的生命力应当由市场来检验，而不应当被抽象的审查制度扼杀于摇篮中。

正文；

专利法第二十二条第三款规定了发明和实用新型专利的创造性的定义，即“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。因此专利审查指南围绕该条给出了具体的审查方法，成为审查员审查发明专利创造性的标尺，也成为专利代理人撰写和答复审查意见必须掌握和遵守的尺度。但是由于该定义和审查指南给出的审查方法都是比较抽象的概念，难以给出一个量化的标准，因此给专利尤其是发明专利的审查带来一定的困扰。不要说一般发明人对专利的审查标准有很大的意见，就是大部分的专利代理人对此也很困惑，审查员和专利代理人经常围绕一些模棱两可的概念各说各的理由，导致资源浪费不说，比较严重的后果是使能够得到专利授权的发明专利申请不能获得授权，应该得到严密保护的专利保护范围很小，直接影响了发明人和专利申请人发明创造的积极性，不利

于专利制度的实施和创新技术的推广，这是和我们制定专利制度的初衷相违背的。因此，围绕专利尤其是发明专利的审查进行有益的探讨是非常必要的，有助于加快专利审批的流程。而这方面最重要的也是存在问题和争议最多的就是关于发明创造性的审查。

1．就发明而言，创造性的概念是指发明具有突出的实质性特点和显著的进步。具体怎样才算“具有突出的实质性特点”？这是我这里想要和各位同仁探讨的问题之一。

对于这一问题，审查指南第二部分第四章2.2突出的实质性特点一节是这样说的：发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点。

审查指南接着给出了3.2.1突出的实质性特点的判断

判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。

如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。

3.2.1.1判断方法

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行。

(1)确定最接近的现有技术

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

……

对于(1)确定最接近的现有技术一般是比较客观的。只要能够找

到现有的近似技术，确定是否为最接近，经过对比应该可以确定。

问题在于(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题。

审查指南是这样说的：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

经过对比，发明的区别特征也容易判断。但是这里比较难以把握的是，发明实际解决的技术问题有时候很容易和区别技术特征要解决的问题混为一谈。个人认为，发明实际解决的技术问题，始终应该坚持把发明每一个权利要求所限定的技术方案作为一个整体来考虑，一个发明要解决的技术问题是什么？区别技术特征在这里的引用，其作用又是什么？不应该把某一个区别技术特征在技术方案中的作用和发明要解决的实际技术问题相混淆。这里如果稍不注意，就容易造成要评价的主体发生偏移，导致以偏概全，影响审查的客观和公正。

“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”；但发明实际解决的技术问题及产生的技术效果未必是因为某一个或几个区别技术特征的采用所能达到的，当然也不排除有一部分技术方案可能是这样的。对于绝大多数的发明创造，某一个技术特征的采用只是起到该技术特征的作用。而发明实际要解决的技术问题和产生的技术效果取决于由几个区别技术特征组合而成的发明整体技术方案。

我们经常会在审查意见通知书中遇到如下类似的审查结论：

本发明某一技术方案和现有技术（最接近的一个对比文件）相比，区别技术特征是1、2、3；然后区别技术特征1在这里的作用是…，区别技术特征1在对比文件2中公开，并且所起的作用相同，区别技术特征2对比文件3中公开，并且所起的作用相同，……；因此该技术方案不具有创造性；要么就是某一个区别技术特征是本领域技术人员惯用的技术

手段或者公知常识。事实上对这些理由本身大家都认同，因为这个技术特征的采用在这里就是起着这样的作用，这也是发明人在该技术方案中之所以采用该技术特征的理由。但发明人不能认同的是由此得出的审查结论。事实上，任何技术领域的惯用技术手段或者公知常识都是客观自然规律的应用，成为人们战天斗地、提高生产力的武器。而且那些即使目前为发明人经过创造性劳动所获得的新的技术手段，以后也必然或即将是本领域技术人员惯用的技术手段或者公知常识，这是科技发展和进步的大势所趋，是人类智慧的结晶。正如牛顿所言：“如果说我比别人看得更远些，那是因为我站在了巨人的肩上”是同样的道理。

因此，对发明创造性的审查，尤其需要避免注重区别技术特征，忽视整体技术方案，以偏概全，以免影响审查的客观和公正性。

对于(3)，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，不仅仅是一个简单的技术特征对比关系，技术特征之间的结合运用，必须符合一定的逻辑关系。以此进行发明创造性的审查，是应当建立在符合一定的逻辑关系基础之上的。

“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”，审查指南给出了它的适用准则：

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

……

这是不意味着，判段要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，需要同时满足下面三个条件：

（1）要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发；

（2）要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以

解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启

示；

（3）这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

如果是这样的话，则这三个条件缺一不可，不应该单独割裂开来分别作为评价发明显而易见性的依据。在这里，我们通常容易犯的错误是，不是从最接近的现有技术出发，结合要评价的发明实际要解决的技术问题，从对比文件确定现有技术整体上是否存在某种技术启示，而是反过来，从要评价的发明出发，找出对比技术，然后罗列出发明和现有技术相比存在的区别技术特征，然后从对比文件中找出该区别技术特征相关内容，再单纯的考察区别技术特征的作用。这种情况下，“现有技术整体上是否存在某种技术启示，以及这种启示是否会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”这一条件往往被忽视，造成推理不符合逻辑。

事实上，许多情况下，现有技术中某些区别技术特征的存在，并不能给要审查的发明创造带来任何技术上的启示，也即不能“使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明”。

我们结合审查指南3.2.1.2的判断示例来说明这个问题：

专利申请的权利要求涉及一种改进的内燃机排气阀，该排气阀包括一个由耐热镍基合金Ａ制成的主体，还包括一个阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金Ｂ制成的覆层，发明所要解决的是阀头部分耐腐蚀、耐高温的技术问题。

对比文件1公开了一种内燃机排气阀，所述的排气阀包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金Ａ制成，而阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金，对比文件1进一步指出，为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有

耐高温和耐腐蚀特性的合金。

对比文件2公开的是有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金Ｂ对极其恶劣的腐蚀性环境和高温影响具有优异的耐受性，这种镍基合金Ｂ可用于发动机的排气阀。

在两份对比文件中，由于对比文件1与专利申请的技术领域相同，所解决的技术问题相同，且公开专利申请的技术特征最多，因此可以认为对比文件1是最接近的现有技术。

将专利申请的权利要求与对比文件1对比之后可知，发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金Ｂ，以便更好地适应高温和腐蚀性环境。由此可以得出发明实际解决的技术问题是如何使发动机的排气阀更好地适应高温和腐蚀性的工作环境。

根据对比文件2，本领域的技术人员可以清楚地知道镍基合金Ｂ适用于发动机的排气阀，并且可以起到提高耐腐蚀性和耐高温的作用，这与该合金在本发明中所起的作用相同。由此，可以认为对比文件2给出了可将镍基合金Ｂ用作有耐腐蚀和耐高温要求的阀头覆层的技术启示，进而使得本领域的技术人员有动机将对比文件2和对比文件1结合起来构成该专利申请权利要求的技术方案，故该专利申请要求保护的技术方案相对于现有技术是显而易见的。

这里，首先明确了发明所要解决的技术问题是阀头部分耐腐蚀、耐高温的问题。这是问题的关键所在。发明所采用的技术方案是内燃机排气阀包括一个由耐热镍基合金Ａ制成的主体，还包括一个阀头部分，阀头部分涂敷了由镍基合金Ｂ制成的覆层。

其次确定了对比文件1是最接近的现有技术。要评价的发明和对比文件1的区别技术特征在于发明要求保护的技术方案与对比文件1的区别在于发明将阀头覆层的具体材料限定为镍基合金Ｂ。

第三，判断现有技术整体上是否存在某种技术启示。对比文件1已经给出，阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金。而且对比文件1进一步指出，为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层

可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。

既然要评价的发明所要解决的技术问题是阀头部分耐腐蚀、耐高温的问题，则作出本发明的技术人员，从对比文件1可以得到这样的启示，“为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金”，那么有没有这样的一种合金呢？这就会促使技术人员去在现有技术中寻找有没有这样一种合金，由此技术人员就会找到对比文件2公开的这种“具有耐高温和耐腐蚀特性的合金”，由此由对比文件1和对比文件2结合得到本发明的技术方案，显然是很自然的，水到渠成。由此得出发明不具有创造性的结论，无可争辩。

如果对比文件1没有公开“为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金”，而仅公开了“阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金，其目的是为了另外一种目的，或者说对比文件2中公开的镍基合金B的作用根本与本发明要解决的技术问题无关，则由对比文件1和对比文件2结合形成本发明技术方案的启示就不复存在，也无法由此否定发明的创造性。

上述举例可能不太合适，只是为了说明问题。

2.在发明专利的创造性审查中，应该始终坚持“整体对比”的原则，在发明整体技术方案不是明显属于前述“不具有突出的实质性特点”的情况下，应当依法授予其专利权。

根据审查指南第二部分第四章3.2.2显著的进步的判断

在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果。以下情况，通常应当认为发明具有有益的技术效果，具有显著的进步：

(1)发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；

(2)发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；

(3)发明代表某种新技术发展趋势；

(4)尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果。

这里的第(2)种情况既然认定“提供了一种技术构思不同的技术方案”的发明具有“显著的进步”，那么是否也意味着该发明具有“突出的实质性特点呢”？因为这两种情况之间并不矛盾。根据近几年来的代理经验及对专利法及审查指南的理解，个人认为，这样的发明创造应该依法授予其专利权，这是我想要和各位同仁探讨的第二个问题。

对于这类技术方案，审查员尤应慎重以某某区别技术特征是本领域技术人员惯用技术手段和公知常识为理由否定该类技术方案的创造性。因为这样的理由是那样的苍白无力，是根本不能令人信服的。既然拿不出发明不具有突出的实质性特点的有力证据，为什么不能依法授予其专利权呢？技术归技术，市场归市场，对于拿不出充分的理由和证据证明其不具有突出的实质性特点的发明还是应当依法授予其专利权。至于该专利产品或方法的生命力还是应当由市场来检验。

同时也因为，审查指南中关于“发明具有突出的实质性特点，是指申请专利的发明或者实用新型与申请日（或者优先权日）以前现有技术相比，在技术方案的构成上具有实质性的区别，不是在现有技术基础上，通过逻辑分析、推理或者简单试验就能够自然而然得出的结果，而是必须经过创造性思维活动才能获得的结果”这一审查基准对“突出的实质性特点”的判断本身就只是一个比较抽象的概念，没有一个明确的量化指标，不好实际操作。

因此，对于组成一个技术方案的各个技术特征，单独来看可能毫无特色，但由这些技术特征组成的发明整体技术方案可能是前所未有的，但有些审查意见往往忽视了这一点，常常以某某个技术特征是本领域技术人员惯用的技术手段或属于本领域的公知常识或者是“在现有技术基础上，通过逻辑分析、推理或者简单试验就能够自然而然得出的”为理由，否定发明的创造性，并不拿出充分的证据和理由。这是尤其令申请人不满和愤愤不平的，代理人一般还能够理解，理解审查员这样做也是迫不得已。

审查指南单独给出了组合发明的审查准则：

组合后的各技术特征在功能上是否彼此相互支持、组合的难易程度、现有技术中是否存在组合的启示以及组合后的技术效果等。属于非显而易见的组合：如果组合的各技术特征在功能上彼此支持, 并取得了新的技术效果；或者说组合后的技术效果比每个技术特征效果的总和更优越，则这种组合具有突出的实质性特点和显著的进步，发明具备创造性。其中组合发明的每个单独的技术特征本身是否完全或部分已知并不影响对该发明创造性的评价。

个人认为，这些判断原则同样适用于“提供了一种技术构思不同的技术方案”的发明创造。既然找不到相关技术文献，找不到充足的理由证明其不具有“突出的实质性特点”，但这些主要采用常规技术手段组合而成的发明技术方案，确实是“提供了一种技术构思不同的技术方案”，其技术效果不是能够而是往往超出现有技术的水平。那么对于此类“技术构思不同的技术方案”为什么不能授予其专利权呢？

不然，这是不利于知识产权的保护，不利于新产品、新技术的推广和应用的，而且还会打击申请人和发明人申请知识产权保护的积极性，不利于促进我国“创新型”社会和知识产权事业的发展。

以上仅是一家之言，希望通过沟通和探讨，集众家之言，能够有助于推动我国知识产权事业的进步和发展。