《审查指南》修改内容完全解读
《审查指南》修改内容完全解读
本报记者魏小毛整理
为了适应专利法实施细则的修改以及进一步规范审查标准，国家知识产权局于2004年6月2日、2004年8月6日分别发布公报，对《审查指南》第一、三、四、五部分的有关内容进行了修改。为了让读者更好地了解相关内容，本报从即日起对这一系列修改进行逐一解读，以飨读者。
一、审查员免除特殊告知义务
第一部分第二章第5.7节改为：直接作用于人体的电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具关系到人们的健康和生命安全，因此对这类产品的实用新型申请授予专利权只是根据专利法有关初步审查的规定作出的，并不意味着该专利产品具备了市场准入的条件，专利权人在实施该专利之前应当根据相关法规办理相应审批手续。
说明：此次修改删除了该节中“审查员将明确告知申请人”的内容。专利申请的授权仅表明所述专利申请符合专利法及其实施细则有关规定，并不意味着有关专利产品具备市场准入条件，涉及“电、磁、光、声、放射或其结合的医疗器具”的专利申请的授权也是一样，因此没有必要规定“审查员将明确告知申请人”。
二、PCT国际申请期限有变
1.第三部分第一章第
2.2.3节的内容改为：国际申请在专利合作条约及其实施细则规定的期限届满前选定中国，并且该选定直至进入国家阶段时仍然有效的，办理进入国家阶段手续的期限为自优先权之日起三十个月期限届满之前。
是否选定中国应当以国际局传送的“选定通知书”（PCT/IB/331）为依据。是否在规定期限内选定中国应当以国际局在通知书中作出的标记为依据。
在国际局传送“选定通知书”之后，又传送“撤回要求书或者选定”（PCT/IB/339）通知书或者“要求书被认为未提交或者选定被认为未作出”（PCT/IB/350）通知书，并且上述通知书涉及到撤回选定或选定被认为未做出的，如果标明的国家有“CN”，则对中国的选定无效。
2.第三部分第一章第
3.4节、第3.
4.1节中出现的“二十个月”改为“三十个月”。
3.第三部分第一章第3.
4.2节的内容改为：对于在优先权日起三十个月届满前办理了进入国家阶段手续，但是没有办理专利法实施细则第一百零八条所述的必要手续的国际申请，按专利合作条约规定暂时不作处理。审查员只按文件清单对文件进行核对，并将“暂时不作处理”的意见通知申请人，直至期限届满后再启动处理和审查程序。
说明：适应专利法实施细则第一百零一条和第一百零八条关于PCT国际申请进入国家阶段期限的修改以及专利合作条约实施细则关于提出国际初步审查要求期限的修改，对《审查指南》第三部分第一章中的有关内容作相应修改。
三、复审或者无效宣告请求案件的结案方式与证据
1.将第四部分第一章“10.更正”改为：“10.更正及驳回请求”。
2.在第四部分第一章增加一节，内容为：10.6驳回请求。对于已经受理的复审或者无效宣告请求案件，经审查认定不符合受理条件的，经主任委员或者副主任委员批准后，作出驳回复审请求或者驳回无效宣告请求的决定。
说明：以上两条增加了一种结案方式，即“驳回请求”。在复审和无效宣告请求程序中，已经出现了以下情况：（1）有些已经受理的复审或者无效宣告请求案件存在受理时无法发现的缺陷，例如没有具体说明无效宣告请求理由所依据的证据，不符合专利法实施细则第六十四条第一款的规定；（2）某些在法院起诉的复审或无效宣告请求案件，因不具备无效请求主体资格等原因而被法院判决撤销专利复审委员会的受理决定。这些情形在《审查指南》中没有适当的结案方式。为此，参照法院“驳回起诉裁定”的形式，增加了“驳回请求”这种结案方式。
3.将第四部分第一章第14节的内容改为：当事人提交外文证据的，应当在提交该外文证据的同时提交所使用部分的中文译文。当事人未在提交外文证据的同时提交中文译文的，应当主动补交。在专利复审委员会书面通知指定期限内仍未补交的，该外文证据视为未提交。对方当事人对译文具体内容有异议的，应当对有异议的部分提交中文译文。必要时，可以委托双方当事人认可的单位进行全文、所使用部分或者有异议部分的翻译。双方当事人对委托翻译达不成协议的，专利复审委员会可以委托专业翻译单位进行全文、所使用部分或者有异议部分的翻译。委托翻译所需费用由双方当事人各承担50％；拒绝支付翻译费用的，视为其承认对方提交的译文正确。
说明：该条细化了外文证据的中文译文的提交要求和处理方式。
四、复审请求的前置审查
1.将第四部分第二章第4.2节中（5）的内容改为：复审请求书不符合标准表格规定的格式的，专利复审委员会应当通知请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，该复审请求视为未提出。
说明：该条及下面的第四部分第三章第4.2节中（4）的内容修改，增加了对请求书表格多次补正不合格的处理方式。对于在复审、无效宣告请求程序中对复审、无效宣告请求书多次补正不合格的情形如何处理，以前未作规定，现参照《审查指南》第一部分第一章第2节作出有关处理规定。
2.将第四部分第二章第5节第一自然段的最后一句话改为：除特殊情况外，前置审查应当在自收到案卷之日起一个月内完成。
说明：该条涉及原审查部门作出前置审查的时间，此项修改是为了与《审查指南》第一部分第二章第16节和第二部分第八章第8节有关前置审查时间的规定相一致。
五、无效宣告审理程序
1、将第四部分第三章第4.2节（10）中的第三自然段改为：对于属于专利法第十九条第一款规定的必须委托涉外专利代理机构的无效宣告请求人，如果其提交的授权委托书不合格，专利复审委员会应当通知无效宣告请求人在指定的期限内补正。期满未提交补正文件的，其无效宣告请求视为撤回；在指定期限内提交的补正文件仍不合格的，驳回其无效宣告请求。
说明：该条对原第三自然段所作替换涉及两项变化：第一、参照民事诉讼法的有关规定，多个不具有共同权利、义务的主体可以作为各自独立的无效请求人共同参加同一专利的无效宣告请求程序的含义是指对多个请求进行合并审理，但并未改变其各自独立的请求人资格。因此，为使各请求人能够独立地行使无效宣告请求程序和诉讼程序中的权利，删除了《审查指南》中对多请求人委托相同代理机构的有关规定。第二、参照专利法实施细则第四十四条规定，对未满足专利法第十九条第一款规定的代理要求的无效宣告请求，增加了相应处理方式的规定。
2.将第四部分第三章第4.2节 10 中的第九自然段改为：受理的无效宣告请求涉及专利侵权案件的，专利复审委员会可以应人民法院、地方知识产权局（或相应职能部门）或者当事人的请求，向审判或者处理该专利侵权案件的人民法院或者地方知识产权局（或相应职能部门）发出“无效宣告请求案件审查状态通知书”。
说明：该条修改了专利复审委员会将无效宣告请求案件的审查状态告知有关部门的通知书的名称。此项修改是为了使有关通知书的名称更恰当。
3.将第四部分第三章第5.4节中的第二自然段改为：在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。以上所述修改方式既可以单独采用，也可以结合在一起采用。
说明：该条涉及无效宣告程序中权利要求的修改。进一步明确了无效宣告请求程序中权利要求的修改方式。
4.将第四部分第三章第6节中的第三自然段改为：在无效宣告请求程序中，请求人的无效宣告请求的理由及证据等仅使一件发明或者实用新型专利的权利要求中的部分权利要求
不成立，或者虽使一件发明或者实用新型专利的全部权利要求不成立，但未使以删除以外的方式改写成的新的权利要求不成立的，则应当宣告上述不能成立的权利要求无效，并且维持其余的权利要求有效。对于包含有若干个具有独立使用价值的产品的成套产品的外观设计专利，如果无效宣告请求的理由及证据等仅导致其中一部分产品的外观设计不符合专利法的有关规定，则应当宣告该部分产品外观设计专利无效，并且维持其余产品的外观设计专利有效。这种审查决定属于宣告专利权部分无效的审查决定。
说明：该条涉及外观设计专利权部分无效的修改，与外观设计专利权部分无效相关的修改理由基本相同。
专利法第四十六条规定对专利权（其中包括外观设计专利权）可以作出宣告无效的决定。《审查指南》第四部分第三章第6节也规定：无效宣告请求审查决定分为：（1）宣告专利权全部无效；（2）宣告专利权部分无效；（3）维持专利权有效。因此，应当理解，对三种专利权都可以作出部分无效决定。
六、外观设计判断标准更加明确统一
1．将第四部分第五章“4．判断主体”一节改为：4．判断主体基准。在判断外观设计是否相同或者相近似时，应当基于被比外观设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力进
行评价。
不同种类的被比外观设计产品具有不同的消费者群体。作为某类外观设计产品的一般消费者应当具备下列特点：
（1）对被比外观设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解。例如，对于汽车，其一般消费者应当对市场上销售的汽车以及诸如大众媒体中常见的汽车广告中所披露的信息等有所了解。
（2）对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的差别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。
2．将第四部分第五章第5节的内容改为：如果一般消费者经过对被比外观设计与在先外观设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品的整体视觉效果不具有显著的影响，则被比外观设计与在先外观设计相近似；否则，两者既不相同，也不相近似。
如果一般消费者会将被比外观设计与在先外观设计误认、混同，则二者的差别对于产品的整体视觉效果显然不具有显著的影响。
但是，仅仅根据两项外观设计不会导致一般消费者误认、混同并不必然得出二者的差别对于产品的整体视觉效果具有显著的影响的结论。
在确定是否具有显著的影响时，一般还应当考虑如下因素：
（1）使用时容易看到的部位相对于不容易看到的部位，通常对整体视觉效果更具有显著的影响。例如，吸顶式通风器的进气面板的变化相对于其他部位的变化通常更具有显著的影响。但有证据表明在不容易看到部位的特定设计对于一般消费者能够产生引人瞩目的视觉效果的情形除外。
（2）当产品上某一部位被证明是该类产品上公认的惯常设计部位时，则其余部分的变化通常对整体视觉效果更具有显著的影响。例如，在型材的横断面周边构成常规的矩形的情况下，型材横断面的变化通常更具有显著的影响。
（3）在尺寸不同的情况下，若尺寸的差异仅导致产品整体被放大或者被缩小，则通常对整体视觉效果不具有显著的影响。
（4）未导致产品外观设计上的变化或者仅属于某类外观设计产品惯常选择的材料替换，
通常对整体视觉效果不具有显著的影响。例如，具有某种色彩、色泽以及质感的金属与仿照上述金属的色彩、色泽以及质感的塑料制成的产品，其材料的差异通常对整体视觉效果不具有显著的影响。
（5）产品的功能、内部结构、技术性能以及由产品的功能所惟一限定的特定形状，对整体视觉效果通常不具有显著的影响。例如，在电源开关面板或者插座面板上，将某种功能部件替换成已有国家标准规定的另一种功能部件的变化，通常对整体视觉效果不具有显著的影响。
说明：以上两条涉及外观设计判断主体和判断原则的修改。原《审查指南》中所规定的判断主体是一般消费者，但定义中对其“不考虑的因素”等方面进行了限制，使得这一概念与日常生活中通常理解的“一般消费者”在内涵与外延上有较大差异，容易导致误解。
为此，对《审查指南》中的“一般消费者”的概念进行了修改，使其与日常生活中通常理解的“一般消费者”概念趋于一致，并将原《审查指南》中的“不考虑的因素”等限制条件移入相近似性判断原则部分，从而使外观设计的相近似性判断更容易理解，同时更具有可操作性。
在判断原则方面，原《审查指南》采取以是否被“一般消费者误认、混同”作为相近似性标准。由于原《审查指南》中所定义的一般消费者中附加了一些原本不属于一般消费者固有特点的限定，其目的在于保证相近似判断标准不至于过低。因此，在修改了对“一般消费者”的定义的基础上，仍沿用“误认、混同”判断标准将导致判断标准降低。为保持原有的判断标准的延续性并使判断标准与审查中的判断方式协调一致，对判断原则进行了修改，即将原有的“误认、混同”判断原则改为“如果一般消费者经过对被比外观设计与在先外观设计的整体观察可以看出，二者的差别对于产品的整体视觉效果不具有显著的影响，则被比外观设计与在先外观设计相近似；否则，两者既不相同，也不相近似。”
3．将第四部分第五章“6．4隔离对比”一节删除。
说明：第（四）4条涉及外观设计判断方式的修改。在判断外观设计相同和相近似性时，绝大多数决定都是在同时分析、比较两件外观设计的基础上作出的判断，而隔离对比的判断方式难以操作。因此，删除了隔离判断方式。
4．在第四部分第五章第6．5节中，在原第一自然段后增加一句：在被比外观设计仅以部分要素限定其保护范围的情况下，其余要素在与在先外观设计的比较时不予考虑。
说明：第（四）5条涉及仅以产品的外观设计作为判断的对象时，当被比外观设计仅以
部分要素限定其保护范围时，其余的要素对整体视觉效果不具有显著的影响。
5．将第四部分第五章第6．6节的内容改为：对于一般产品，对其外观设计应当采用综合判断的方式进行相同和相近似性判断。所谓综合判断的方式是指由被比外观设计的整体来确定是否与在先设计相同或者相近似，而不从外观设计的部分或者局部出发得出与在先设计是否相同或者相近似的结论。
6．将第四部分第五章第6．7．1节的内容改为：某些产品上存在这样的部位，其相对于其他部位明显地容易引起一般消费者的注意，该部位称作该产品的“要部”。
7．将第四部分第五章第6．7．2节的内容改为：“要部”的确定与吸引一般消费者注意的因素密切相关。在确定“要部”时，可以结合产品的使用状态、在先的同类或者相近类产品常见的外观设计形式以及对整体视觉效果的影响加以确定。一般地，只有那些在使用状态下相对于其他部位对整体视觉效果影响明显强烈的部位可以作为判断的“要部”。
例如，对于在使用状态下，以特定方向朝向使用者的产品，如壁挂式固定信箱，其在使用状态下能够看到的部位相对于看不到的部位（如壁挂式固定信箱的背面）对整体视觉效果的影响明显强烈。因此，对这类产品，使用时能够看到的那些部位可作为要部。例如桌子和椅子的底面、壁挂式固定信箱的背面、车牌的背面、电视机等视听家用电器的背面和底面、手表的背面、地毯的底面、瓶和罐的底面、吸顶式卫生间通风器的进气面板以外的部分等，通常不会受到一般消费者的关注，不能作为判断的“要部”。
说明：以上几条涉及外观设计的综合判断与要部判断的修改。
在实践中，对一项外观设计相近似性的判断，采用综合判断方式还是要部判断方式，以哪部分作为判断的要部，往往可能导致完全不同的结论。因此，如果对什么情况下采用要部判断以及如何认定要部没有比较明确的界定，判断时则难以掌握统一的判断尺度，从而难以保证审查的公正性。
因此，此次修改明确了： 1 对于一般产品，应当采用综合判断方式进行相同和相近似判断； 2 要部判断方式的适用范围，仅限于相对于其他部位特别容易引起消费者注意的部位；另外，随着审查实践将继续丰富要部判断标准。
七、专利缴费通知书提前发出
将第五部分第七章第3．3节“期限届满的通知”中（2）的内容修改为：（2）专利年费缴纳期限届满后15日，对尚未缴纳相关费用的专利作出缴费通知书，通知专利权人在专利法
实施细则第九十六条规定的滞纳期内交纳相关费用及滞纳金。
其他期限届满前不需要作出通知书。
说明：根据专利法实施细则第九十六条的规定，专利权人没有按期缴纳年费或者年费缴纳不足的，国家知识产权局应在期限届满后及时通知当事人在年费交纳期限届满之日起6个月内补缴年费并且根据滞纳期的长短收取滞纳金。
多数情况下，当事人未在规定的期限内缴纳年费是在等待“缴费通知书”的提醒，因此，根据实际需要，有必要尽早发出“缴费通知书”。
但目前《审查指南》中规定，“缴费通知书”在缴费期限届满后两个月发出，这样当事人在收到“缴费通知书”时，至少已超过规定的缴费期限两个月。
为此，将《审查指南》中作出缴费通知的时间期限由“专利年费缴纳期限届满后两个月”修改为“专利年费缴纳期限届满后15日”，可以及早提醒未缴费的当事人，使其能够尽早得知专利权的缴费情况并作出相应决定。
（修改内容以正式文本为准，本解读仅供参考。）
中国知识产权