预料不到的技术效果与专利创造性评判
——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起
李越王轶杜国顺[1]
摘要：预料不到的技术效果在创造性评判中扮演着何种角色是一个值得探讨的问题。如何厘清预料不到的技术效果与显而易见性判断之间的关系、掌握预料不到的技术效果的认定方式以及对比实验的审查方式均对创造性评判具有重要
意义。实践中，针对上述问题在认识上的分歧直接导致创造性评判标准在专利行政和司法的不同审级中执行上的不一致，甚至评判结论大相径庭。本文拟由铁素体系不锈钢案入手，透过该案所涉及的两审法院和复审委合议组之间观点的异同，结合国内外专利审查实践，以客观公正地评价发明创造的智慧贡献为目的，探究对上述争议问题的解决之道。
关键词：创造性预料不到技术效果显而易见性?三步法?对比实验
一、引言
在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，北京市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44％，认为其专利取得了预料不到的技术效果[2]，从而推翻了专利复审委员会和北京市第
一中级人民法院的观点。早前，北京市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl
与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn 和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不
到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性[3]。
两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判中技术效果的认定和针对?预料不到的技术效果?的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不理清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国内外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。
二、案情简介
第200780016464.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，
其中争议的权利要求7限定了各组分的含量；附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同，并且，复审委和两审法院均认定区别技术特征在于：权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上，复审委与上述一审、二审法院有关创造性评判的主要观点如下：
复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4同
样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量，但不能超过其下
限值和上限值;此外，附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果是可以预料的，本专利中也
没有证明该小范围的选择产生了预料不到的技术效果。因此，基于所确定的区别技术特征及其实际解决的技术问题，本专利权利要求7相对于附件4不具备创造性[4]。
针对专利权人争辩的本专利的比较例C16能够证明因Cr含量的不同导致本专利耐间隙腐蚀性优异的观点，复审委认为，比较例C14、C15、C16的产品最大侵蚀深度均在800μm以上，耐间隙腐蚀性差，其中C14和C15中Cr含量分别为14.86％和15.22％，同时在本专利和附件4所述的范围之内，故该实验数据不足以证明C16产品的性能结果是仅由Cr含量的不同所致，且Cr含量范围并不是权利要求7与附件4之间的区别特征，因此，本专利相对于附件4没有取得预料不到的技术效果。[5]。
一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其?实际要解决的技术问题?的关键所在。因此，需要考虑本专利说明书中是否有证据表明，该区别的存在使得权利要求7具有了预料不到的技术效果，使不锈钢具有耐间隙腐蚀性的效果，方能以此确定其?实际要解决的技术问题?是改善耐间隙腐蚀性。如果专利权人无证据证明这种预料不到的技术效果是该区别所致，那么本领域技术人员在附件4的基础上为了获得?高温下具有优异强度?这一效果，在附件4的范围内进行选择同样可以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢[6]。
本专利说明书中只有编号为Cl的钢涵盖在权利要求7的范围内，但其与比较例C14-C16相比，由于多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，故本领域技术人员为了获得?高温下具有优异强度?这一效果，在附件4的范围内进行选择以得到与权利要求7完全相同的铁素体系不锈钢是显而易见的，因此，权利要求7相对于附件4不具备创造性[7]。
二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用?三步法?，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。
本案权利要求7属于附件4的技术方案的选择发明，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。根据本专利说明书的记载，权利要求7的发明目的在于合成一种具有耐间隙腐蚀性铁素体系不锈钢，从本专利说明书记载的实验数据可知，本专利实施例中C1的最大侵蚀深度为516μm，而对比例C16的最大侵蚀深度为925μm。对比例C16属于落入附件4中而未落入权利要求7中的具体技术方案。从效果上看，本专利实施例的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%，可以认为本专利权利要求7取得了预料不到的技术效果，具备创造性[8]。
三、三种不同的创造性评价方式
在评价发明的创造性时，上述三个审级的评判过程呈现了有趣的三种不同方式，使得审查实务中有关创造性判断的不少争点被集中反映出来。笔者将三个审级的创造性评判方式具体对比如下：
复审委遵循?三步法?进行判断，认为附件4中给出了进一步选择Ti和Mn 的含量范围的技术启示，且对本领域技术人员来讲是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，亦不认可本专利通过对该小范围的选择产生了预料不到的技术效果，但没有对发明实际解决的技术问题进行正面分析和认定，相应地也没有正面认定本专利相对于附加4产生的是何种技术效果以及回应专利权
人所强调的提高耐间隙腐蚀性的效果和有关二者发明目不同的争辩。
一审法院认为，具有预料不到的技术效果是发明具备创造性的重要考虑因素，预料不到的技术效果也是确认发明实际要解决的技术问题的关键，且预料不到的技术效果应当是区别技术特征所致；相应地，用于证明预料不到的技术效果的对比试验的设计也应当与区别特征之间存在因果关系。代表本专利的C1与代表现有技术的比较例C14-C16因多种元素含量均存在差异，不能证明区别技术特征Mn和Ti含量的不同带来了耐腐蚀性的改善，不能证明发明实际解决了改善耐腐蚀性的技术问题，因而本领域技术人员在附件4范围内进行选择是显而易见的。
二审法院主张以?预料不到的技术效果?的判断作为一项独立的创造性评判方法来替代?三步法?，即，认为只要发明具有预料不到的技术效果就应当认可其创造性。在认定预料不到的技术效果的过程中，仅将落入本专利范围内的C1
与落入附件4范围的C16的效果数值进行对比，由C1比C16耐腐蚀效果数值提高了44%，而直接得出本专利取得了预料不到的技术效果的结论；其间，没有考查所比较的C1和C16方案之间的差别是否体现争议专利和附件4的区别特征之间的关系，忽略了区别特征与预料不到的技术效果之间的因果关系，且未对判断预料不到的技术效果的考虑因素进行分析，似乎将数量上有差异等同于预料不到的技术效果，将发明作为整体实际产生的技术效果等同于基于区别特征产生的技术效果。
首先，因本案涉及的各审级以及双方当事人对区别技术特征的认定均一致，故本文将有关区别技术特征认定的问题排除出本文探讨范围。然而，通过以上分析可以发现，三者在?三步法?的适用范围和条件、预料不到的技术效果在创造性审查中的地位、如何认定预料不到的技术效果、对比实验的审查等方面存在分歧。这些分歧的存在也常常导致在不同程序中审查标准执行不一致，为了客观公正地评价发明的创造性及其智慧贡献，本文拟对上述焦点问题作一探讨。
四、焦点评析
本案涉及创造性审查基准之争，体现了不同审级之间有关?预料不到的技术效果?与创造性关系的不同观点。复审委认为，创造性的审查过程中，主要是判断要求保护的技术方案相对于现有技术是否显而易见。一审法院认为，发明具备创造性的重要考虑因素在于其是否具有预料不到的技术效果，而其预料不到的技术效果也是确认其?实际要解决的技术问题?的关键所在。而二审法院认为，涉及到化学混合物或组合物的创造性判断中，当本领域技术人员难以预测技术方案中组分及其含量的变化所带来的效果时，不能机械地适用?三步法?，应当根据技术方案是否取得预料不到的技术效果作为判断是否具备创造性的方法。其中，尽管二审法院措辞上采用的是?不能机械地适用‘三步法’?这样的表达方式，似乎可理解为，在判断创造性时不应仅考虑适用?三步法?而不考虑其它判断方
法或者在适用?三步法?过程中不要机械教条，而非杜绝适用?三步法?；但由于判决同时又指出在上述情形下?应当?采用?预料不到的技术效果?的判断方法，如此说来，其厚此薄彼之意则昭然若揭；可见，上述二审法院观点是将?预料不到的技术效果?作为独立的创造性判断方法与?三步法?并列，并设立了?三步法?适用的禁区，这与实践中将?预料不到的技术效果?作为?三步法?创造性判断的辅助考量因素之一的普遍做法出现了分歧。
下文将在对本案的具体案情的研究基础上，由?预料不到的技术效果?的概念、设立的本义以及指南的相关规定出发结合其他国家相关规定来诠释?预料不到的技术效果?和?三步法?之间的关系以及应当如何在创造性评价中把握?预料不到的技术效果?。
1、?预料不到的技术效果?的概念
要厘清?预料不到的技术效果?与显而易见性判断（?三步法?）的关系，首先应当区分?技术效果?和?预料不到的技术效果?。创造性的判断过程的第二步被称作技术问题的构建，考虑发明的?技术效果?是该步骤的确定发明实际解决技术问题的事实基础，于是，?作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础?[9]，指南此处规定的?基础?并非?预料不到的技术效果?；因此，对发明产生的技术效果的认定就成为创造性评判的一个不可缺失的环节，而对?预料不到的技术效果?的认定相对于创造性的判断而言则显然并非如此。
审查指南指出：发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生了?质?的变化，具有新的性能；或者产生?量?的变化，超出人们预期的想象。这种?质?的或者?量?的变化，对所属技术人员来说，事先无法预料或者推理出来[10]。从中可以看出，判断?预料不到的技术效果?其实与适用?三步法?判断显而易见性一样，均是在技术效果的事实基础上作出的判断；并且，判断发明是否具备?预料不到的技术效果?的主体应当与创造性的判断主体保持一致，应当是所属领域技术人员；所谓?预料不到?是指技术效果本身的质变或量变相对于主体的判断能力和现有技术的给出的教导而言，因而同样是需要以所属领域技术人员视角根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判。
2、审查指南中?预料不到的技术效果?规定的设立本义
在审查指南中，?三步法?是作为显而易见的判断方法提出，而显而易见性对应于?突出的实质性特点?，由于在创造性审查中对?显著的进步?要求被相对弱化，且发明在具备突出的实质性特点的前提下其显著进步的存在似乎不言而喻，所以在具备非显而易见性的情况下，则满足了创造性的要求，故?三步法?实质上是判断创造性最重要的方法，作为审查指南中列举的一般性判断方法，具有普遍适用性。
?预料不到的技术效果?在审查指南中是作为?判断发明创造性时需考虑的其他因素?之一提出的，审查指南指出，发明是否具备创造性通常应根据?三步法?的审查基准进行审查。但在出现这些?需要考虑的其他因素?时，审查员应当予以考虑，不应轻易做出发明不具备创造性的结论。审查指南[11]进一步谈及对预料不到的技术效果予以考虑的出发点时指出，在创造性的判断过程中，考虑发明的技术效果有利于正确评价创造性。如果通过?三步法?已经得出非显而易见性的结论时，则不应强调发明是否具有预料不到的技术效果。[12]上述内容在审查指南中仅作为?审查创造性时应当注意的问题?被提出。从审查指南的上述
表述可以看出，对于?预料不到的技术效果?的考察在创造性判断中的地位低于?三步法?，是否产生预料不到的技术效果不是创造性判断的一个完整的判断基准，而仅是众多需要考虑的要素之一，提出?预料不到的技术效果?的目的在于：提醒判断者注意，防止在审查中遗漏对于有价值的技术效果的考虑导致轻易抹杀发明的技术贡献。
在欧洲专利局审查指南中把此类需要考虑的情形统称为?次要因素?(Secondary indicators)。欧洲专利局在判例法中指出所述次要因素仅仅是评价创造性的辅助考虑因素[13]，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。美国专利商标局审查程序手册也将预料不到的效果称作?辅助考虑因素?(secondary considerations)，明确指出创造性判断中这类辅助考虑因素的重要性依不同的案
情而不同[14]。可见，在不同国家的审查实践中，预料不到的技术效果在创造性判断中的地位是类似的。
将预料不到的技术效果作为次要因素提出的意义在于：一方面，在一定的情形下可以作为?三步法?下位的辅助考虑因素；另一方面，在非显而易见性的初步判断后，用作衡量发明所做出的技术贡献与其获得的保护范围是否相称的辅助考虑因素。
3、审查指南中有关?预料不到的技术效果?的规定的情形
审查指南中关于?预料不到的技术效果?的应用情形可以分为两种：
第一种情形是将?预料不到的技术效果?作为一个要素出现在某些特定场合的创造性评判规则中，并使?预料不到的技术效果?的判断结果直接作用于创造性审查结论的情形，例如：
①在进行选择发明创造性的判断时，选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素。如果选择使得发明取得了预料不到的技术效果，则该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。[15]
②对于已知产品的用途发明，如果该新用途不能从产品本身的结构、组成、分子量、已知的物理化学性质以及该产品的现有用途显而易见地得到或者预见出，而是利用了产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则认为这种已知产品的用途发明有创造性。[16]
③如果转用发明是在类似的或者相近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的技术效果，则这种转用发明不具备创造性。[17]
④在判断化合物的创造性时，结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果。[18]
从上述规定不难看出，?预料不到的技术效果?的判断如直接作用于创造性的评判结论，则需要将发明与最接近的现有技术之间进行的技术构思和技术方案的比较结果作为前提条件，由此也可以印证预料不到的技术效果并非创造性判断要考察的单独因素，或者说是独立的完整的判断基准的观点。进而，应理解上述规定是?三步法?在一些特定情况下的应用，是显而易见性的一般判断规则的下位规则，因此，作为完整的下位的规则可以在创造性评判中直接适用的。
审查指南中?预料不到的技术效果?出现的第二种情形是在脱离上述前提被单独提及的，即，没有将其作为一个因素带入到创造性评判的完整方法中，此种情形多作为提醒的方式出现。此时，应理解是从另一个角度审视显而易见性的判断结论以避免出现疏漏。形象地说，出于确保创造性评判的客观性的目的，对于由?三步法?公式?计算?出的创作性判断结果，必要时可以引入?预料不到的
技术效果?进行验算，提醒判断者发明相对于现有技术产生的任何技术效果及其对所属领域所带来的价值均不应被遗漏；而在确定实际解决的技术问题环节，如果已经对所有技术效果予以全面准确考虑，则这种验算显然是并非必要的，也就是说，在此情形下，无论有无针对?预料不到技术效果?的判断所得出的创造性评判结论均应当是一致的，并不会出现矛盾。
如上所述，欧洲专利局在判例法中指出所述?次要因素?仅仅是评价创造性的辅助考虑因素[19]，只有在怀疑的情况下才是有重要意义的，也就是说当客观评价现有技术的教导尚不能给出明确结论的情况下需要重点考虑。此外,美国专
商局引用其司法判决的观点（?对于有待裁决的权利要求来说，超出预期的结果是与显而易见性法律结论有关的证据因素。?）在其指南中明确规定，?超出预期的结果是非显而易见性的证据?。[20]由此可见，在借助于预料不到的技术效果来评价创造性时，应当将其恰当地融入?三步法?的判断过程中，对?三步法?形成有利补充，而非将二者割裂。
4、?预料不到的技术效果?与实际解决的技术问题和技术启示的判断之间的关系
通常而言，预料不到的技术效果会体现在发明实际解决的技术问题身上，实际解决的技术问题经常就是发明相对于现有技术产生的技术效果自身或者是将
其提炼、概括或抽象成的技术任务，同时是否属于?预料不到?的判断又由技术启示的强弱来决定。因此，如果发明产生了预料不到的技术效果，一般情况下也说明由此抽提出的实际解决的技术问题也是难以预料的；进而意味着，现有技术没有给出明确、充分的解决该技术问题的技术启示，于是，该发明的得出也将会是非显而易见的。
在本案中，假如专利权人提供的证据能够证明本申请通过限缩Mn和Ti在
合金中的含量范围确实取得了超出本领域技术人员预期想象的耐腐蚀性能，在这样的情况下，按照审查指南中关于选择发明需要考虑预料不到的技术效果的角度，那么，在假定对Mn和Ti含量的选择使得发明取得了预料不到的技术效果的前
提下，该发明将具备创造性。
同样地，在上述耐腐蚀效果之预料不到已经得以确定的情况下，采用?三步法?来考虑该方案的创造性的结果如何呢？在此基础上，该技术方案实际解决的技术问题应当是不锈钢产品的耐腐蚀性能的提高。既然耐腐蚀效果达到了预料不到的程度，那么必然意味着，现有技术中并不存在技术启示使得本领域技术人员有动机通过限缩Mn和Ti的含量范围来获得耐腐蚀性如此?预料不到?地优异
的不锈钢产品，所作选择自然也非所属领域公知常识。可见，权利要求7要求保护的技术方案于是就具备了创造性。
通过上述两种分析过程可知，在确认该方案的技术效果的情况下，无论是通过将预料不到技术效果因素纳入的针对选择发明的下位判断原则，还是以上位的?三步法?作为判断基准，最终得到的结论都是相同的。即，准确适用?三步法?以及在适用?三步法?过程中融入?预料不到的技术效果?因素的辅助判断，最终得出的创造性判断结论应该是一致的。因此，在本案的三个审级评判创造性真正分歧点并不在于判断方法之争，而在于对技术效果的事实认定，所谓判断基准之争不过是个伪命题。
在本案中，专利权人、专利复审委以及两级法院对于最接近的现有技术和区别技术特征的认定均不存在异议，而二审法院的判决的结论之所以与复审委和一审法院相反主要原因在于：在争议专利相对现有技术所产生的技术效果的认定过
程中，二审法院选取实施例C1和比较例C16进行比较，发现对比例C16的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44%。从而直接认定争议专利相对于对比文件的产生的效果是耐腐蚀性提高，而复审委和一审法院对均未认可该效果。而进一步分析可知，分歧的原因有三点：其一，二审法院就创造性评判中技术效果与区别技术特征之间的关系所持的观点与复审委和一审法院不同；其二，对对比实验证据的审查与复审委和一审法院不同；其三，基于技术效果在数值上的差异直接认定属于?预料不到?时也与目前复审委所持观点不同。
5、预料不到的技术效果的认定方式
如果发明相对于最接近的现有技术改进技术效果是其区别技术特征带来的，是否必然意味其产生了?预料不到的技术效果?，这个问题的解答涉及的是预料不到技术效果的认定方式问题。一般意义上提及的意外的技术效果是否等于专利领域所称的预料不到的技术效果？是否发明的技术效果优于最接近的现有技术就认定其具有预料不到的技术效果？这些仍是值得讨论的问题。
技术效果的认定是判断创造性的事实基础。但技术效果应被视作一种外在的现象，产生这样的现象是由其技术方案的本质来决定的。技术方案的影响因素和产生的效果都是复杂的，在某些情况下，由于这种复杂性会导致出现?眼见未必为实?的现象，所以，如何透过?现象?看?本质?，需要全面考虑这种预料不到的技术效果的来龙去脉，从而判断发明人在现有技术的基础上到底作出了何种贡献，是否达到了具备创造性的程度。由预料不到技术效果的内涵可知，它是一种在事实基础上作出的法律判断，并非单纯的对于技术事实的认定。
因此，技术效果的提高是否等于具备创造性并非简单看有无量化的改变和新性质的提出，而要结合技术方案的差异程度、效果的提高改进程度、现有技术的启示程度和判断者的预期能力作出综合判断。体现在到发明是否取得预料不到的技术效果的判断应依赖严谨的判断过程中，则首先应确认发明整体上获得的技术效果，比较本专利与最接近的现有技术之间的效果差异，然后确定该效果差异与区别技术特征之间的逻辑关系，再判断技术效果的可预见性。以上步骤是渐进式的。具体来看，以下因素在预料不到技术效果的认定中的均扮演着重要角色：
1)相对于现有技术产生的技术效果
首先，这种技术效果应当是指本发明要求保护的技术方案相对于现有技术产生的，换言之是发明有、而现有技术无的技术效果，或者二者相同性质的技术效果在量上的差异；第二，这种效果不能仅停留在申请人的断言中，而应该是发明切实产生的。通常要通过与现有技术的比较才能予以确认切实产生的技术效果，而化学、医药领域中这样的比较往往需要借助实验证据完成。认定技术效果是否成立的素材包括本专利的说明书和权利要求书、案内现有技术以及本领域普通技术知识。在一些情况下，还需要考虑申请人补充的实验数据。在对实验数据进行比较时需要考虑样本的选择、参照对象的选择，实验结果的分析，从而确定实验数据能否证明申请人声称的技术效果成立。
2)本领域技术人员的预见力
判断发明是否具备?预料不到的技术效果?的主体应当与创造性的判断主体保持一致，均为所属领域技术人员。即所属领域技术人员根据现有技术以及本申请的技术效果做出的全面、客观的评判。虽然进行技术效果的比较时针对的可能是本申请的技术效果和最接近的现有技术的技术效果，但仅仅知道本申请的技术效果和最接近的现有技术的技术效果尚不足以判断是否产生了预料不到的技术效果，更重要的是应当比较本申请的技术效果是否超越了所属技术领域的技术人
员能够预期的技术效果（即标准线），其判断标准应是说明书中能够确认的技术效果相对于现有技术是否达到预料不到的程度，而不是只要数据显示本发明与现有技术的效果存在数量上的差异或功能、性质上的?质变?就能够认定其属于?预料不到?的。
美国专商局同样规定了，优异的附加效果并不一定构成足以克服显而易见性的初步证据，因为此类效果可以是意料中的，也可以是出乎意料的。申请人必须进一步表明，在一个并非显而易见的范围内，该结果大于可预期从现有技术获得的结果，且该结果具有重大、实际的优势。Ex parte The NutraSweet公司案，19 USPQ2d 1586 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991) 证据表明，按照所主张的方法，将糖精和L-门冬氨酰-L-苯基丙氨酸混合起来所获的的大于附加甜味的效果不足以胜过显而易见性证据，因为现有技术的说明导致人们在使用合成甜味剂混合物时一般都会预期产生大于附加增甜的效果。[21]
那么，所属领域技术人员的预见力由何决定？从上述探讨也可以看出，简言之，所属领域技术人员由现有技术获得的教导和启示越多，要超越其预见水平，则对于技术效果的要求就更高；反之，由现有技术给出的教导和启示越少，则技术效果就越难以预料。总之，所属技术领域的技术人员基于发明能够预期的技术效果的标准线需要结合发明的背景技术、所属技术领域的普通技术知识、申请人所提交的证据等综合判断。
在本案中，本专利说明书记载了本发明要解决的技术问题是提供耐间隙腐蚀性特别是间隙部的耐穿孔性优良和成形性优良的铁素体系不锈钢。在实施例部分重点测量了本发明的产品的耐间隙腐蚀性。而附件4则记载了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。虽然该最接近的现有技术的发明人未测量该不锈钢产品的耐腐蚀性，但是，作为一种不锈钢产品，耐腐蚀性是不锈钢产品的固有属性之一。因此，预料不到?质?变的效果显然可以排除；至于量变，假定二审法院耐腐蚀性能提高44%的效果成立，则需要考虑相对于所属领域技术人员的预见力而言，该效果是否达到?预料不到?的程度，也并非只要数值上存在差异则必然属于?预料不到?的技术效果。
3)技术效果和预料不到的技术效果与区别技术特征之间的关系
二审法院认为，如不采用?三步法?，而改用预料不到的技术效果判断方法，可以避开去判断发明相对现有技术解决的技术问题与发明构思以及集中体现该
构思的区别技术特征及其集合的关系。对此，笔者是不能认同的。
在实践中，专利权人或专利申请人往往主张发明取得了预料不到的技术效果，来证明其发明具备创造性。而预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生变化超出所属领域技术人员的想象。这种技术效果的变化是发明对现有技术作出改进产生的，而这种改进在权利要求中通常被具体体现为发明与现有技术间的区别特征及其集合，故判断现有技术是否存在技术启示以及进而判断发明是否具有创造性均是以发明与现有技术之间的区别技术特征及其集合的
引入为考察重点的。换言之，如果现有技术已经采用某技术手段解决了某问题并产生了某技术效果，则其就不应属于发明所作出的贡献。因此，与?三步法?中对于实际解决的技术问题的认定如出一辙，对于预料不到的技术效果同样应关注其与区别技术特征之间是否存在因果关系。进而，不论是“三步法?还是预料不到的技术效果均应考察专利相对于最接近的现有技术产生的技术效果差异与区
别技术特征之间的关系。
发明的技术效果优于最接近的现有技术不表示该发明必然具备创造性。与我国规定一致，从欧洲专利局的相关规定可以看出，通过预料不到的技术效果来确认技术方案的创造性时均需要满足一定的前提条件。例如，其在判例法中明确提出了与最接近的现有技术的比较需要使得能够确信所宣称的优势或效果应当是源自与最接近的现有技术相比的区别技术特征[22]。由此可见，借助于确认预料不到的技术效果来判断创造性的情况同样至少需要确定要求保护的技术方案与最接近的现有技术之间的区别技术特征，并进一步分析区别技术特征与相应的技术效果之间的关联性，而不是简单比较两个技术方案的效果差异。
在本案中，本专利权利要求7与附件4的区别特征在于前者的Mn和Ti含量范围落入后者的相应范围内，但没有被其具体公开。本专利实施例部分表6
中所列的发明例仅有C1的符合权利要求7的限定，但比较例C14、C15和C16中Mn和Ti的含量也都落入权利要求7限定的范围。也就是说，比较例C14、C15和C16与发明例C1的差异并不是权利要求7与附件4的技术方案之间的区别特征。发明例C16的不锈钢的Mn和Ti的含量均在本申请权利要求7所限定相应的范围内，因此，虽然从表7的结果来看，尽管C1的耐腐蚀性优于C16，但上述结果并不能证明耐腐蚀性改善的效果是通过在附件4的技术方案的基础上进一步选择Mn和Ti更窄的含量范围而达到的；而恰恰相反的是，这在一定程度上恰好说明了即使Mn和Ti含量落入本专利的范围内也未必能获得改善耐腐蚀性的效果。
此外，理论上，假定本案本领域技术人员为解决提高高温不锈钢的强度问题，根据最接近的现有技术的教导得到本发明要求保护的技术方案是显而易见的情况下，即使该方案能够产生额外的耐腐蚀效果，也并不能改变该方案不具备非显而易见性的事实。因此，在某些特殊情形下，正如欧洲专利局的规定所述，预料不到的技术效果并不能赋予显而易见的技术方案以创造性[23]。
需要指出的是，二审法院判决中提到本案发明属于附件4技术方案基础上的选择发明。《审查指南》第二部分第四章第4.3节指出?在进行选择发明创造性判断时，该选择所带来的预料不到的技术效果是考虑的主要因素?。二审法院既引用了上述内容，又否定了需要考察预料不到的技术效果是否是所述的选择带来的，这无疑也是自相矛盾的。
此外，二审法院提出采用预料不到技术效果方式的一个初衷在于，在化学领域的技术效果经常是多因素共同作用的结果，有时不能清晰地一一确定效果与某区别特征之间的对应关系。由于区别技术特征是发明构思的具体体现，而发明构思是发明实际要解决的技术问题的解决思路，技术效果就是应用所述区别特征解决其技术问题的实际结果，如果在创造性评判中根据发明构思对其做灵活准确的划分，进而，为清楚展现区别技术特征的引入对效果带来的影响，发明人可以通过设计较之对比文件方案与争议专利更为接近的中间态方案，并以该方案为参照物进行对比实验，是能够解决这一难题的。上述做法源自欧洲专利局申诉委员会的审查实践[24]，并在我国复审委的审查实践中有过多次成功尝试。
6、?三步法?的评述
本案的一波三折其实与最初的决定撰写是存在关系的。在审查实践中，?三步法?被视为创造性判断的最重要的方法，其中第二步确定发明实际解决的技术问题是判断的重点和难点。对于发明实际产生的技术效果的认定既是预料不到技术效果的认定也是实际解决的技术问题的认定的事实依据，对于创造性的评判是不可缺失。
三个审级中，专利复审委的判断过程中遵循了?三步法?，复审委指出：?本领域技术人员在附件4的基础上容易想到根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用0.05—1％范围内的Mn、0.02—0.5％范围内的Ti，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果也是本领域技术人员可以预料的，本专利中也没有能够证明该小范围的选择产生了意想不到的技术效果的信息。?由此得出了权利要求7的技术方案不具备创造性的结论。在上述判断中存在的瑕疵在于没能具体阐明，结合本发明技术方案分析发明相对于最接近的现有技术实际解决的技术问题是什么以及现有技术如何启示使
得本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。确定实际解决的技术问题正是?三步法?判断的核心环节。缺失了对实际解决的技术问题的分析和认定容易导致说理逻辑严密性不够，甚至得出错误的结论，而由本案看，还为一审法院正面运用?三步法?带来难度。
因而，一审法院的判决虽表态坚持?三步法?，却没有体现出完整的?三步法?的判断思路，而只是关注了专利权人提出的争议焦点，通过否定专利权人主张的预料不到的技术效果与区别技术特征之间存在关联，进而不认可其具备创造性。但是，一审判决在措辞上将?预料不到的技术效果?结合到?三步法?判断中，认为应以之作为确认实际解决的技术问题的关键，则是有些混淆了预料不到的技术效果与发明产生的技术效果这两个概念；不难理解，?三步法?在确定发明实际解决的技术问题阶段是在考虑发明实际能够产生的所有技术效果的事实
基础上，而不限于指南所特指的?预料不到的技术效果?。如上所述，预料不到的技术效果并不是单纯的技术事实的判断，发明实际能够产生的技术效果是客观的技术事实，二者不能等同。
按照?三步法?的评述方式笔者认为，基于区别特征的认定，本案争议专利相对现有技术的创新之处在于对Mn和Ti的含量范围进行选择，且对比选择前
后的范围大小可知，这种选择可能被称作?适度地选择了相对窄一些的范围?才更为妥贴些，也就是说，发明仅仅从现有技术的原范围中选择出相对窄一些的范围，于是，创造性评判理应聚焦在作这样的适度选择到底解决了何种技术问题或者把技术问题解决到了何种程度。通俗地讲，这种适度的限缩单从技术手段的引入上无疑给其创造性的加分是不多的，因而，在这样的情况下，如要具备创造性，则选择后的较窄范围内的技术效果理应非常明显地优于之前相对宽一些的范围。由于本发明的说明书中并没有提供证明在对Mn和Ti的含量进行选择之后的不
锈钢相对于其他Mn和Ti含量不在所述范围内的不锈钢具有怎样的技术效果，
专利权人也未提交其他实验证据证明上述选择带来的技术效果。在这样的情况下，本发明相对于现有技术实际解决的技术问题仅仅是在附件4的技术方案的基础
上选出与附件4具有类似技术效果的替代方案。本领域技术人员在附件4技术方案的基础上，可以预见得到，如果在现有范围内对其Mn和Ti含量做适度限缩
和选择，能够得到具有类似技术效果的替代方案。
6、对比实验的考察
化学医药等领域，技术效果的证实往往依赖实验证据。用以证明发明相对于现有技术具有某种技术效果最常见的证据就是对比实验证据，包括记载在原始说明书中的对比实验数据，以及在申请日以后依据原始说明书记载的技术效果而提出的对比实验数据。
如上所述，与?三步法?中对于实际解决的技术问题的认定如出一辙，对于预料不到的技术效果同样应要求其与区别技术特征之间是否存在因果关系，不论
是?三步法?还是其它判断方法均应考察这种关系。区别技术特征作为发明解决其实际要解决的技术问题的具体技术手段，产生了何种技术效果并且是否超出本领域技术人员的可预期范围决定了整个技术方案是否存在技术贡献以及贡献大小，因此，在判断这些对比实验证据的证明效力时，应当反映技术效果与区别技术特征的引入之间的因果关系。
要达到上述证明目的，对比实验的设计是非常重要的。通过在具体技术方案之间进行对比实验，意图证明的是由区别技术特征的引入带来的技术效果，而权利要求以及现有技术的技术方案则很有可能经过概括，并非具体技术方案，从而，首先要求用以对比的具体实验对象应具有代表性，通过二者的对比应该能够体现争议专利与现有技术之间的效果差异；并且，实验方法的设计要能够体现上述效果的差异是需要考察的因素带来的结果，要尽可能排除非考察因素对结果的影响。因此，通常来说，对比实验的设计是要具备真正的对照意义。实践中，如果由于面临某些具体的困难导致难以进行对照实验时，则举证方欲达到证明目的往往需要进一步说明这些实践中难以避免的其他因素的存在是否对实验结论造成影响。
对于本案，二审法院仅关注对比对象是否分别落入争议专利和现有技术的范围内是不够的。从上图看出，在所述的铁素体系不锈钢中，各种元素的功能各异，对耐间隙腐蚀性的贡献各不相同，每种元素的含量与耐间隙腐蚀性之间的关系并不明确，实施例C1和对比例C16相比有超过10种元素的含量均不相同，二者
对于耐间隙腐蚀性的性能差异可能是各种元素含量差异的综合结果，仅反映出的用于对比的两个具体技术方案之间的整体差异，但并不能必然归因于对两种特定元素Mn和Ti含量的选择，即该对比实验证据并不能说明性能差异是由区别技
术特征导致的。也就是说，即便上述对比对象之间耐腐蚀性效果有差异，也不能认为这种差异是发明相对现有技术作出的创新之处所带来的。因此，本专利相对于现有技术在耐腐蚀性方面的?量?变效果，亦同样不能被认可。
五、有关预料不到的技术效果关系之我见
欲解决由上述铁素体不锈钢案呈现的现阶段的争议问题，本文提倡应由相关规定的设立本义出发准确定位预料不到的技术效果与显而易见性判断基准之间
关系，并正确把握预料不到技术效果的认定方式，才能使之服务于客观公正地评
价发明创造的智慧贡献的目标。其中，对于本文主要涉及的预料不到的技术效果与?三步法?式判断基准之间关系的争议问题，本文观点可以归纳如下：
1、唇齿相依。“预料不到的技术效果”与发明实际解决的技术问题建立在相同的技术效果事实基础上，“预料不到”的判断与技术启示有无的判断密切相关。
2、异曲同工。如果发明产生的技术效果属于预料不到的技术效果，则基于该技术效果所确定的技术问题的解决从现有技术来看一般也不会是?显而易见?的。
3、角度有侧重。显而易见性的判断是由技术方案及其蕴含的技术构思的比对入手，首先确定发明作出贡献所采用的内在手段；而预料不到的技术效果的判断则由手段产生的外在结果倒推。
4、地位有主从。相对于预料不到的技术效果的判断，显而易见性的判断拥有更为严谨、明确的逻辑推理过程，作为一项判断基准显然更有优势。单独的出现的是否产生“预料不到的技术效果”并不构成创造性判断的完整方法，但可以作为重要因素嵌入于非显而易见性的判断过程中；或者在非显而易见性的判断后，对于显而易见性判断结论是否客观进行检验。如果对于预料不到的技术效果的认定是以直指创造性判断结论从而构成完整的判断基准的形式出现时，正如上文所引用的指南针对一些特定发明的规定，上述规定的本质已属于?三步法?在特殊情形下的具体应用，而预料不到的技术效果仍然只是判断基准中的一个要素。
[1]王轶等同于第一作者
[2]北京市高级人民法院（2013）高行终字第1754号行政判决书
[3]北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第180号行政判决书
[4]专利复审委员会第18653号无效宣告请求审查决定
[5]专利复审委员会第18653号无效宣告请求审查决定
[6]北京市第一中级人民法院在其（2013）一中知行初字第180号行政判决书
[7]北京市第一中级人民法院在其（2013）一中知行初字第180号行政判决书
[8]北京市高级人民法院高行终字第1754号行政判决书
[9]《审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节
[10]《审查指南》第二部分第四章第5.3节
[11]《审查指南》第二部分第四章第6.3节
[12]《审查指南》第二部分第四章第5节
[13]参见欧洲专利局EPO Case Law of the Boards of Appeal，第7版，2013年9月，第224页
[14]参见美国专利商标局Manual of Patent Examining Procedure,第9版，2100-140页
[15]《审查指南》第二部分第四章第4.3节
[16]《审查指南》第二部分第十章第6.2节
[17]《审查指南》第二部分第四章第4.4节
[18]《审查指南》第二部分第十章第6.1节
[19]参见欧洲专利局EPO Case Law of the Boards of Appeal，第7版，2013年9月，第224页
[20]参见美国专利商标局Manual of Patent Examining Procedure,第716.02(a)节
[21]参见美国专利商标局Manual of Patent Examining Procedure,第716.02(a)节
[22]参见欧洲专利局EPO Case Law of the Boards of Appeal，第7版，2013年9月，第231页
[23]欧洲专利局申诉委员会判例T231/97
[24]参见欧洲专利局申诉委员会判例T35/85，T181/82，T197/86，T292/92，T412/94，T819/96，T133/01，T369/02，T668/02
专利创造性标准研究及对我国之借鉴
苏州大学 硕士学位论文 美国软件发明专利创造性标准研究及对我国之借鉴 姓名：丁泽平 申请学位级别：硕士 专业：法律 指导教师：董炳和 20040401
美国软件发明专利仓Ⅱ造性标准研究及对我国之借鉴中文提要 中文提要 美国目前处于世界软件工业领头羊的地位。对于此地位的形成，其专利政策功不可没。因而世界各国对其软件发明专利政策也一向抱以高度的关切。然而， 在１９９８年ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案之前很长的一段时间内，软件发明专利申请的创造性审查标准并没有引起人们关注：人们更多关心的是软件发明的可专利性问题。 直到商业方法软件发明专利在美国专利与商标局（ＵＳＰＴＯ）被大量授予，国内外理论界才开始对美国的软件发明专利的审查标准提出批评。然而这些批评大多停留在表面，并没有深入到问题的根源。对此问题，如果仅从美国有关法律规定来讨论，必然会看不到问题的全貌而导致结论的片面性。美国系属判例法系，对其法律制度的研究应以历史发展及判例比较作为切入点。 ＵＳＰＴＯ的软件发明专利申请的审查标准的确立经历了一个曲折的过程，最初此标准是模糊的。直到后来联邦巡回上诉法院提出使用“手段加功能”翦披露模式，该标准才正式确定了下来。然而这一披露模式一般情况下并不能涉及到软件发明的技术内核，因而软件发明实际上并没有经过创造性审查就被授予专利权了。 实际是以新颖性替代了创造性。 虽然ＵＳＰＴＯ以新颖性替代了创造性，但这并没有对美国软件业的发展带来负面影响，反而使软件业成为带动美国经济发展的亮点。其中的原因是美国的专利 政策与专利制度的激励机制相暗合，符合技术发展的规律。 我国的软件业正处与发展阶段，应对美国的经验加以分析，并有取舍地进行 借鉴。改变陈旧的对技术的理解观念，灵活运用专利政策，以促进我国的软件业 的发展。 关键谰：软件发明专利；算法｛创造性；现有技术：激励机制 作者：丁泽平 指导老师：董炳和
创造性与权利要求的四种逻辑关系(专利知识讲座109)韩晓春
专利知识系列讲座 韩晓春 109、创造性与权利要求的四种逻辑关系 为了更准确的理解创造性，有必要了解创造性与权利要求的四种逻辑关系，即独立权利要求与从属权利要求之间，在创造性问题上有何种逻辑关系。概括起来，有如下关系： 1、独立权利要求具有创造性，从属权利要求必然具有创造性。根据审查指南的定义：“如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征，且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定，则该权利要求为从属权利要求”。比如，我们假设独立权利要求保护的是一种全自动机械手表，而从属权利要求为在该种手表上增加了星期和日历功能。经过审查员的判断，假如独立权利要求具有创造性，即不带有星期日历功能的手表具有创造性，那么，显然，增加了星期日历功能的从属权利要求就更应当具有创造性了。由于创造性与新颖性的共性均是与现有技术不同，因此，在逻辑关系上也是相同的。即如果独立权利要求具有新颖性，从属权利要求必然具有新颖性。 2、独立权利要求没有创造性，从属权利要求不一定没有创造性。原因是从属权利要求是独立权利要求的下位概念，从属权利要求中的附加技术特征，可以是对所引用的独立权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征，也可以是增加的技术特征，而新的限定或增加有可能相对于现有技术产生了创造性。假定作为独立权利要求的全自动机械手表没有创造性，但从属权利要求中增加了星期日历功能这一附加技术特征，而基于增加了这一新的特征，相对于现有技术有可能“拉”大了距离、提升了高度，从而产生了创造性。当然，在此举的例子是便于理解而杜撰的。在新颖性问题上存在同样的逻辑关系，即如果独立权利要求不具有新颖性，并不意味着从属权利要求也不具有新颖性。从属权利要求是否具有新颖性，仍要具体的判断，有可能因为从属权利要求增加了星期日历这一附加特征，使其产生了新颖性。 3、从属权利要求具有创造性，独立权利要求不一定具有创造性。因为从属权利要求相对于独立权利要求是下位的概念，距离现有技术比独立权利要求更远。假如带有星期日历功能的全自动手表具有创造性，而不带有星期日历功能的全自动手表可能恰恰与现有技术更为接近，一个普通技术人员不经过创造性劳动可以完成，而要完成带有星期日历功能的全自动手表则不是容易的事。因此，从属权利要求具有创造性时，独立权利要求不一定具有创造性。尽管专利审查的顺序通常是先判断独立权利要求是否具有创造性，在独立权利要求不具有创造性的情况下，才判断从属权利要求是否具有创造性。而这一顺序亦恰恰说明从属权利要求具有创造性时，独立权利要求经判断很可能已经不具有创造性了。而新颖性的逻辑关系亦是相同的，即从属权利要求具有新颖性，独立权
专利的创造性是如何判断
关于专利，如果通过比较现有的解决方案，发现存在差别后，即具备新颖性的情况下，应进一步判断是否具有创造性，即判断与现有技术的差别是否是一般技术人员容易想到的，即是否是显而易见的。 “创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。 举例：过滤器，假如已经有筛网(比如滤布)过滤器，现在要申请滤料过滤器专利，过滤原理都是一样的(机械过滤)，能不能申请发明专利?或者只能申请实用新型?这涉及到如何判断专利的‘创造性’突出或不突出的问题。 可以申请发明专利，就必须具备如下特点： (一)突出的实质性特点，即：指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点，就不能申请专利;非显而易见，具有突出的实质性特点可以申请专利。 (二)显著的进步：如果发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。有益是指：发明与现有技术相比具有更好的技术效果，如质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染
等; 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;发明代表某种新技术发展趋势，,尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果等等。 专利的创造性是如何判断的?创造性的判断通常按照三个步骤进行： 第一，通过检索后，确定最接近的已有技术方案。 例如，与本技术方案技术领域相同、解决的技术问题和技术效果相同或最接近，或公开了本技术方案技术特征最多的技术方案。 第二，确定本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点以及该区别点要解决的技术问题。 第三，判断该区别点是否是公知常识，或者该区别点及其所要解决的技术问题是否在披露本技术方案的对比文件或其他对比文件中已经公开。 如果本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点是公知常识，或该区别点及其所要解决的技术问题已经在该技术方案所在的对比文件或其他对比文件中公开，则本技术方案不具备创造性。
如何理解专利的实新颖性和创造性
专利申请如果想要获得专利权就必须具备新颖性和创造性，判断专利是否具有创造性在于其所包含的发明创造是否具有的“突出的”和“显著的”特征。专利是否具有新颖性和创造性是是否被授予专利权的前提,也是专利是否无效的理由之一。 申请的专利是否具有创造性首先必须满足以下条件： 首先与同申请日以前的已有技术相比是否具有突出的实质性的特点;其次与同申请日以前的已有技术相比是否具有十分显著的进步。 具体来说判断申请专利的创造性必须着眼于其是否具有突出的实质性特点和显著的技术进步，其中突出的实质性特点是指该申请专利所包含的技术方案与现有技术相比是否具有显而易见的本质区别，也就是说该技术方案是非显而易见的。 显著的技术进步是指本申请专利中的技术方案与现有技术相比是否能够产生意想不到的有益的技术效果，这种技术进步不仅可以表现在该技术方案是否克服了现有技术存在的缺点和不足，而且还可以表现在该技术方案是否具有某种新技术发展趋势，同时还可以反映在该技术方案是否可以获得意想不到的技术效果。 申请的专利是否具有新颖性首先必须满足以下条件：
首先申请人在提交该专利申请前没有同样的发明创造在国内外出版物上公开发表过，这里的国内外出版物包括书籍、报刊、杂志等纸件及录音带、录像带及唱片等音像件; 其次申请人所提交的专利需确保该专利没有被国内公开使用过，或者需要检索该专利是否以其他方式为公众所知。其中是否公开使用过是指本申请专利保护的产品是否以商品形式销售、或用技术交流等方式进行传播、应用，或者是否通过电视和广播等媒介为大众所知; 再次申请人在提交专利申请前需要保证没有同样技术内容的发明创造由其他人向国家专利局提出过，并且也没有将包含相同技术内容的发明创造记载在申请日以后公布的专利申请文件中。 可见申请人提交的专利申请是否是现有技术判断专利是否具有创造性的基本标准，申请人提交的专利申请是否在申请日以前是判断专利是否具有新颖性的时间标准，但是一项专利申请所包含的发明创造具有新颖性并不意味着其就一定具有创造性，专利的创造性侧重于判断技术水平的创新性，其与所确定的已有的现有技术范围相比其技术范围更窄一些。 汇桔网提供专利检索与评估、费减指导、专利撰写、申请递交申报、答复审查员、证书送达、年费缴费监控提醒等全面的专利申请服务项内容。选择汇桔专业服务，省心有效地成功申请专利。
发明专利的创造性判断案例研究
硕士学位论文 发明专利的创造性判断案例研究 CASE STUDY ABOUT JUDGE OF NONOBVIOUSNESS REQUIREMENT 院系：凯原法学院 专业：法律硕士（知识产权方向） 姓名：赵佑斌 指导教师：寿步教授 完成日期：2009年12月1日
发明专利的创造性判断案例研究 摘要 在专利法中发明专利的创造性是申请人获得专利权的最大障碍和最后一道门槛，也是最能够体现专利价值且最有争议的部分。许多国家对专利审查都有自己详细的标准，中国也是如此，但是在专利审查实践中，发明专利创造性的判断标准十分模糊和不确定。本文从具体的案例入手，分析目前创造性存在的问题，并从实际出发提出探讨解决方法。 本文分为三大部分，第一部分介绍国内外关于发明专利创造性判断的各种情况，从发明专利创造性的概念入手，阐述了发明专利的创造性判断构成要件，包括本领域技术人员、现有技术、发明专利创造性判断步骤等，为下文的案例分析建立理论框架。 第二部分是根据创造性判断的具体要件和步骤，结合现实中的案例，剖析专利审查中发明专利创造性判断的各个步骤中存在的问题和原因，文章着重从发明专利创造性判断的各个层面出发分别介绍，包括现有技术的内容和范围、本领域技术人员、突出的实质性特点、显著的进步，分析了实践中在上述各方面判断中存在的问题，如现有技术中对比文献过于复杂宽泛，难以找到精确的对比文献，公开程度不确定，本领域技术人员的水平难以客观化，突出的实质性特点运用启示标准问题较大，不够全面。 第三部分，针对具体的问题提出解决措施，在指出目前的判断方法不足的前提下，提出改进措施，使发明专利创造性判断标准更为客观，包括明确现有技术的范围和内容以及技术领域的划分，确定本领域普通技术水平的标准，最后提出一种以现有技术为起点的判断发明专利创造性的可预测性方法。 关键词：发明专利，专利创造性，现有技术，本领域技术人员
浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准
浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准 摘要：对于实用新型专利申请，我国采用初步审查制，初步审查包括形式审查和明显实质性缺陷审查，明显实质性缺陷审查中包括是否明显不符合专利法第二十二条第二款的规定即明显不具备新颖性的审查。为了避免一些明显不具备新颖性的专利申请获得专利权，近年来国家知识产权局通过不断加强对实用新型专利申请的明显新颖性审查，提高实用新型专利的授权质量。 一、统一实用新型申请明显新颖性审查判断标准的必要性 我国的实用新型审查制度采用的初步审查制度，该制度保证了实用新型“短、平、快”的特点，但正是因为这一审查制度，导致一些不具备新颖性的专利申请也被授予了专利权，从而使得实用新型专利的法律稳定性差、社会认可度不高。随着2009年10月1日第三次修改后的《专利法》施行，以及随后修改并施行的《专利法实施细则》和《专利审查指南》都对新颖性的范围和明显新颖性审查做出了进一步的规定，明确将实用新型的明显新颖性纳入审查范围，这样可以排除明显不具备新颖性的实用新型专利申请，有利于提升实用新型专利的授权质量。 然而，由于法律的局限性等因素，现行的《专利法》、《专利法实施细则》对于实用新型明显新颖性审查仅给出了原则性规定，《专利审查指南》也仅是列举出几种常见的情形，由此导致审查员对明显新颖性的判断拥有较大的自由裁量权，这样就会造成审查尺度前后不一致，难以保证审查的客观公正性，而解决上述问题的根本就是在审查中对该自由裁量权进行适当限制，并统一实用新型明显新颖性的审查判断标准，努力做到审查的客观公正。 二、实用新型申请明显新颖性审查的法律依据 《专利法》：第22条第2款新颖性的定义；第40条实用新型申请进行初步审查的规定；《专利法实施细则》：第44条第1款第2项明确将实用新型是否明显缺乏新颖性纳入审查范围； 《专利审查指南》：第一部分第二章第11节、第二部分第三章第3.2 节对实用新型明显新颖性进行了原则性规定及示例性说明。 《专利审查指南》中对实用新型申请的新颖性判断标准列举了以下几种情形： （1）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，技术内容完全相同或者仅仅是文字上的简单变换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。 （2）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅为前者是后者的下位概念，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。 （3）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是所属技术领域惯用手段的直接置换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。 （4）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是数值或数值范围的不同，那么，其新颖性的判断应当依照以下各项规定： ①对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性； ②对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性； ③对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性；
中美发明专利创造性比较研究
中美发明专利创造性比较研究 摘要：本文通过对我国《专利法》以及《专利审查指南》中发明专利创造性判断的介绍，并回顾美国非显而易见性判断标准创立及不断演化的历程，分析影响显而易见性演化过程中的重要案例，进而对比分析两国创造性判断中的异同之处，从中得出对我国专利创造性判断的有益启示，并提供建议。 关键词：中美创造性非显而易见性启示 随着经济一体化的发展，中美两国之间的交往日益深入，我国许多企业申请美国专利以期获得美国专利法的保护；同样，美国的许多企业也在我国大量申请专利。因此，发明专利的授权条件是各国申请者十分关注的问题。在授予发明专利的实质性条件中，最为重要的是新颖性、创造性和实用性，其中创造性的判断是三性审查中的重点和难点。在美国，专利不具有创造性进而导致专利无效也是专利侵权案件中的重要抗辩理由。从我国建立专利制度的历史来看，许多具体制度的设计都从美国借鉴而来。本文试就中美两国发明专利的创造性进行比较研究，进而从中总结出值得我国借鉴之处，为我国发明专利创造性判断提供建议。 一、中国发明专利创造性概述 我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。尽管法律就“创造性”给出了明确的定义，但是就发明专利而言，对于客观判断什么是“突出的实质性特点”和“显著的进步”依然困难重重。有学者指出，如果发明是所属领域的技术人员“在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”；“发明有显著的进步，则是指发明与最接近的现有技术相比
1.创造性判断“三步法”的反思及“整体比较法”的提出
一、 创造性标准的设置 作为可专利性判断的两大标准，新颖性的概念是专利法中的基本概念与专利要件之一，其与创造性的关系密不可分，二者具体的适用也有助于我们理解创造性设置的初衷及“三步法”的由来。 1.新颖性 专利法基本宗旨之一是鼓励和保护创新1。因此，专利法有“喜新厌旧”“推陈出新”的特质。早期的专利制度中，只要专利申请体现出“新”的一面，就能授予其专利权，并美其名曰“新颖性”。用新颖性来评价专利申请，有其客观、高效的优点，有其天然的合理性，专利申请不能是已经存在的现有技术，只要客观上与现有技术拉开一定距离，就认为申请具有新颖性2。因此，新颖性一直是专利制度中基本概念与专利要件之一。 依此标准，是否具有新颖性也很好检验。通常,比对方式采用“一对一”的方式，即只能用现有技术中的一篇文献（或者现实中存在的一个技术方案）与专利申请相比，且很容易看出来两者是否相同，因此，新颖性判断的结论具有客观性，较少产生争议。新颖性判断应该从以下四个方面来考察：技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。本文称之为新颖性“四要素”。举例来说，两个“同性”的双胞胎，出生时间有前后，两人从各方面来比都“一模一样”，我们就说在后出生的孩子，相比在先出生的孩子，没有新颖性。但是，如果是“龙凤胎”，就算两人长相、身高、体重一样，甚至性格或行为举止也一样，但由于性别不同，就不能不具有新颖性的认定。 2.创造性 新颖性要件在相当长一段时间内，一直是主要的专利要件创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，早期的专利要件没有创造性的要求。后来，随着现有技术的文献不断增加，发现即便是专利申请符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不高，与现有技 创造性判断“三步法”的反思及 “整体比较法”的提出 □?马云鹏 摘?要：作为《专利审查指南》明文规定的审查基准，“三步法”已成为专利审查及司法实践中评价创造性的重要标准，在理论和实务上似乎也成为大家公认的“法宝”，如果不能通过“三步法”的检测，一项发明基本上就丧失了其可专利性。不过，从创造性标准设置的初衷来看，“三步法”也有着其不可克服的弊端及缺陷，本文试图从源头说起，对上述问题进行客观的分析，同时对创造性判断中另一方法“整体比较法”进行简要的梳理。 关键词：三步法最接近的现有技术整体比较法 1 专利法基本宗旨有两个方面，鼓励和保护创新是其中一个方面，另一方面是保障公众有自由利用已有社会科技成 果的自由。可以说，专利法基本宗旨是这两方面的和谐相处。 2 《中华人民共和国专利法》第二条第二款规定：“发明，实质对产品的形状、方法或者其改进所提出的新的技术方 案。”其中，“新的技术方案”也表明，发明必须要与现有技术拉开一段距离，其不能属于现有技术。
判断新颖性应遵循的规则(专利知识讲座99)韩晓春
专利知识系列讲座 韩晓春 99、判断新颖性应遵循的规则 在掌握了新颖性的条件和标准后，如何进行新颖性判断呢？即判断新颖性应当遵循哪些规则。根据审查指南的规定，判断新颖性时，应当遵循下述规则： 1、应当采取单独对比的方法或原则。也就是将要求保护的发明或者实用新型权利要求书中记载的每一项技术方案，与对比文件中作为现有技术的每一项技术方案单独进行比较。如果与比较的现有技术方案不相同，则说明申请专利的技术方案具有新颖性。如果与比较的现有技术方案相同，则说明申请专利的技术方案没有新颖性。不允许将多份对比文件，或者一份对比文件中的多项技术方案组合起来与申请文件进行比较，如从一本教科书记载的多项技术方案中各提取一些特征组合起来与申请文件进行比较是不允许的。需要注意的是，在权利要求书中所记载的技术方案往往并不是一项，在权利要求书中存在并列独立权利要求时，每一个独立权利要求至少包含一项技术方案，并列独立权利要求所包含的技术方案可能是产品与产品、或者产品与方法等结合。如并列独立权利要求中一项独立权利要求保护产品A，而另一项则要求保护产品B，产品A和产品B应当各自单独与一篇现有技术进行比较。其结果亦应当互不影响，即如果产品A不具有新颖性，并不意味着产品B不具有新颖性。权利要求书中往往还会有从属权利要求，应当认为，从属权利要求与从属权利要求、以及从属权利要求与独立权利要求均是单独的技术方案，在判断新颖性时，亦应当每一项权利要求与其对应的对比文件进行比较。另外，一个权利要求中，也可能存在两项技术方案，如果出现这种情况，也应当单独对比。即新颖性判断中，单独对比的单位为技术方案，而非整个申请文件，甚至也不是每个权利要求。为何判断新颖性要采取单独对比的规则呢？这是由新颖性与创造性之间的逻辑关系所决定的。新颖性解决的问题是申请专利的技术方案与现有技术是否不同，如果不同，就具有新颖性，解决的是与现有技术之间是否存在“量变”的问题。而创造性与新颖性共性的地方在于均要求与现有技术的不同，但创造性还进一步要求这种不同要达到一定的高度。即必须经创造性劳动才可能完成，或者不是轻意就能完全的，判断创造性的标准要高于判断新颖性的标准。因此，判断申请专利的技术是否与现有技术不同，应当与一篇对比文件来比较，如果需要两篇以上的对比文件的组合才可以完成该申请专利的技术，则恰恰说明申请专利的技术具有新颖性。但评价创造性时，则允许不同的对比文件进行组合进行比较。即创造性判断是在新颖性已经通过的情况下，进行“质”的比较，看其是否达到了创造性所要求的高度，创造性的判断相对于新颖性的判断，属于“质变”的判断。当然，在单独对比时，并不意味着要求申请专利
孙大勇：与被评专利不同技术领域的现有技术 须给出“明确”的启示方能否定实用新型专利的创造性模板
孙大勇：与被评专利不同技术领域的现有技术 须给出“明确”的启示方能否定实用新型专利的创造性 律师评论： 创造性是一项发明或者实用新型专利申请被授予专利权的实质性条件，换言之，一项发明专利或者实用新型专利经审查不具备创造性时，则该发明专利或者实用新型专利应当被宣告无效。正因为创造性是一项发明专利或者实用新型专利得以维持有效的实质性条件，要求专利复审委员会重新评价某项授权发明专利或者实用新型专利的创造性的作法在专利无效宣告审查程序中得到了极为广泛的应用。 实践中无论是对发明还是对实用新型的创造性评价中均可能涉及到与被评价专利不同技术领域的现有技术。该现有技术能否用于评价或者何时能够用于评价实用新型专利的创造性是值得深入研究的一个问题。 《专利审查指南》对发明和实用新型的创造性审查做了如下的规定; 实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型实用新型的创造性判断等内容，参照发明专利创造性审查的相关规定。根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该
实用新型具有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在现有技术的领域和现有技术的数量。其中关于现有技术的领域，对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。 判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（１）确定最接近的现有技术；（２）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（３）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，在第（3）步步骤中，要从最接近的现有技术和发明
论专利法中的新颖性与创造性
论专利法中的新颖性与创造性 北京双收知识产权代理有限公司马龙邮编：100088 文摘：世界各国在审查指南中关于创造性概念的具体论述，并不能被其法规给出的概念所概括。基于马克思主义哲学的质量互变规律，笔者认为：新颖性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备量变。创造性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备质变。规定性特征即质与发明创造是直接联系在一起的，是不可分割的。发明创造总是具有一定规定性特征（质）的发明创造，不存在没有规定性特征（质）的发明创造。 关键词：创造性；质变；新颖性；量变；否定之否定规律。 一、世界各国关于创造性概念的定义 创造性是各国专利法中必需涉及到的一个重要概念。《欧洲专利条约》以及《专利合作条约》规定：如果一项发明与现有技术相比，对所属领域的人员来说是非显而易见的，则该发明具备创造性。美国专利法规定：“所申请专利的客体与现有技术的差别，所属技术领域的普通技术人员认为是显而易见的，不能取得专利。” 日本专利法规定：一项发明，在专利申请提出之前由所属领域的技术人员容易做出的，则不具备创造性。 虽然专利制度的建立在西方各国已经有上百年的历史，但需要指出的是，上述各种关于创造性的定义，无论是《欧洲专利条约》以及《专利合作条约》规定的“非显而易见”，还是日本专利法的“容易做出”，都存在着概括不全面、不准确的问题。例如，由多个公知产品或者方法组合在一起的各种“拼凑”发明，也完全有可能是非显而易见的，或者是所属领域的技术人员不容易做出、不能轻易完成的，但这样的“拼凑”发明在各国的专利司法实践中通常会被认定没有创造性。反之，很多被授权的发明专利其实并非是非显而易见的，或者说其实是由所属领域的技术人员容易做出甚至是可以轻易完成的，但只要发明创造的规定性特征相对于现有技术具备质变，则该发明创造在各国的专利司法实践中，都会被认定为具有创造性。我国专利法关于创造性的定义是这样规定的：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。 上述关于创造性概念的文字论述虽然与其他各国有着的明显的不同，但我国的专利审查指南在对“有突出的实质性特点”进行解释时，明确指出：“发明有突出的实质性特点，是指发明相对于现有技术，对所属领域的技术人员来说，是非显而易见的”。这样一来，我国专利法关于创造性概念的定义就回归到了欧洲专利条约等国际规定。 有趣的是，尽管各国关于创造性概念的定义存在着种种漏洞或不足，但在世界各国的专利司法实践中，这些漏洞通常都由各国在审查指南中的具体论述予以弥补了。换言之，世界各国在审查指南中关于创造性概念的具体论述，并不能被其法规给出的创造性概念所概括。那么，怎样定义创造性的概念，才能概括世界各国的审查指南中关于创造性的具体论述呢？ 马克思主义哲学认为，宇宙中事物变化的形式只有两种，一种是量变，一种是质变。发明创造也不例外，发明创造概念的定义，完全可以在马克思主义哲学的指导下给出，即：新颖性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备量变。创造性是指发明创造的规定性特征相对于现有技术具备质变。 二、发明创造是质和量的统一 世界上的每个发明创造都具有一定的质和一定的量，都是质和量的统一体。那么，什么是发
创造性判断三步法
创造性判断三步法 【发表人】广东长昊律师事务所邱戈龙、庄俊雄 【案件来源】无讼案例网 【关键词】创造性、技术方案、现有技术 【摘要】判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。 【基本案情】上诉人中华人民共和国专利局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因确认“惰钳式门”发明专利权纠纷一案，不服北京市中级人民法院的行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。 被告专利复审委员会不服该判决，提起上诉。主要理由是：判决书认定事实有误。如将无效决定理由中所述“对比文献１披露了权利要求１中除Ｈ型衬套之外的全部技术特征”写成“对比文献１几乎覆盖了MY厂发明的独立权利要求的前序部分”，而无效决定从未使用“几乎覆盖”的含糊措辞；如认定对比文献２中使用Ｈ截面滑动套的“目的是与锁定装置相配合，解决中间车轮的接地承载问题”；又如判决书在未作具体分析的情况下，罗列了该发明与对比文献２在解决方案上“格栅斜杆与立柱直杆的排列方式”等几点不同之处，均与事实不符。故请求二审法院对原审法院判决书中判断创造性上的适用法律不当和认定事实有误之处及其结论予以改判。 【法院判决】驳回上诉，维持原判。 【个人评析】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。 在本案中，“惰钳式门”发明专利独立权利要求包括前序和特征两个部分，将该发明的技术解决方案与现有技术相比，对比文献１披露了该发明专利独立权利要求前序部分的全部技术特征，而对比文献２并未进一步披露该发明专利独立权利要求中特征部分的区别技术特征。 因此，涉案专利申请具有创造性。
新专利法详解：新颖性、创造性与实用性
第二十二条【发明和实用新型专利的专利性条件：新颖性、创造性和实用性】第二十二条授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。 【解释】对本条的修改主要涉及以下三个方面。一是改变了本条第二款和第三款对发明和实用新型的新颖性、创造性作出规定的逻辑结构，将其统一建立在现有技术的基础之上。尽管“现有技术”在专利审查实践中已经成为最为常用的术语，但是《专利法》通篇却没有出现这一措辞。本次修改前的本条第二款前半部分实际上隐含了现有技术的定义，却没有冠以“现有技术”的称呼；本次修改前的本条第三款规定：“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步”，其中采用了“已有的技术”一词，却没有对它作出定义；原《专利法实施细则》第三十条规定“专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术”，对现有技术作了定义，却没有
明确判断本条第二款规定的新颖性的基础也是现有技术。这样的规定方式较为杂乱，使人难于一目了然地弄清各条款之间的关系。本次修改后的本条对新颖性和创造性的规定统一采用了现有技术的概念，第二款规定“新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术”；第三款规定“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”，最后在本条中增加了第五款，对现有技术进行了定义。这种结构安排和表述方式便于公众理解现有技术的概念和新颖性、创造性的标准。二是拓宽了现有技术的范围，规定为申请日以前在国内外为公众所知的技术均属于现有技术。 本次修改前的本条第二款对不同类型的现有技术规定了不同的地域范围，其中以出版物方式公开的现有技术的范围是全球性的；以使用或者其他方式公开的现有技术的范围仅限于国内。因此，对于专利申请日前在国外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术，均不能作为现有技术来判断发明和实用新型专利申请的新颖性、创造性。随着经济全球化趋势的日益明显和科学技术的迅猛发展，尤其是网络技术的突飞猛进，出版物公开与非出版物公开之间的界限已经越来越模糊，将非出版物公开的现有技术限制在我国地域之内已逐渐变得没有实际意义，且缺乏可操作性。更为重要的是，对没有公开发表过，但在国外已经被公开使用过或者公开销售过的产品或者方法，只要在我国国内还没有公开使用或者销售，就可以在我国被授予专利权，这不利于鼓励真正的发明创造，提高我国授权专利的质量和水平。让国外已经能够为公众自由使用的技术在我国受到专利权的控制，会损害公众的合法利益，也不利于企业之
包括方法特征的产品权利要求的创造性判断
包括方法特征的产品权利要求的创造性判断案例 2001年8月6日，国家知识产权局专利复审委员会作出第3531号无效宣告请求审查决定，涉及申请日为1993年11月17日，1999年3月3日授权公告，名称为“一种粒状防水隔热建筑材料”的第93114647．X号发明专利。 针对该专利权，请求人于2000年2月28日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为该专利不具备新颖性、创造性，请求宣告该专利无效，并提交了2份对比文件作为该专利不具备创造性的证据。复审委经过审理后认为该专利权利要求13与现有技术相比不具备创造性，不符合专利法第22条第3款，遂作出第3531号无效决定，宣告第93114647．X号发明专利权无效。该决定经人民法院一审、二审判决维持。 该专利提出现有技术中建筑用防水隔热材料多为粒径≤180目的粉状材料，有着与其他材料搅拌时不易均匀等缺点。因而要研制一种防水隔热效果更好的粒状防水隔热建筑材料。该专利授权公告的权利要求为： “1．一种粒状防水隔热建筑材料，其特征在于上述粒状材料以不溶于水的自然状态下的沙粒为基材，以优质的避水材料蜡类物质为憎水剂，按比将上述基材和憎水剂共同放入搅拌器中加热到100℃－130℃，不断搅拌使粒状材料的外壳包围一层蜡壳，倒出冷却后制成散粒状的防水隔热建筑材料，其组分为：自然状态下的沙粒94％－98％蜡类物质2％－6％。” 请求人提交的对比文件1（第90107668．6号中国发明专利说明书）涉及一种防水粉及其制造方法，以提供一种生产简单、性能稳定、使用方便的建筑防水材料。该对比文件公开了这样的技术方案：由细砂（亲水性物质，50目）和石蜡（憎水性物质）按比例组成防水粉。在该对比文件中还有这样的教导：对于一个松散的互不粘连的粉粒基团，不管外力如何作用，其粉粒之间始终不存在拉应力，这种粉粒基团是拉不裂的。从构造上看，这种粉粒基团由固体粉粒和粉粒之间的孔隙所组成。只要做到粉粒表面憎水，就能切断毛细管的水渗透作用，达到防漏水的目的。本发明正是基于这种原理，对物质粉粒进行憎水处理。使粉粒表面由亲水性变为憎水性，并由这些憎水性粉粒聚集成防水层，解决防水防漏问题。
51.新颖性判断的四要素
新颖性判断的"四要素" 2003年12月17日，国家知识产权局专利复审委员会作出第5864号无效宣告请求审查决定，涉及名称为“螺旋钻机”的96212544.X号实用新型专利，其申请日为1996年6月17日。该专利授权的权利要求书中的独立权利要求如下： “1、一种螺旋钻机，包括升降系统、液压动力和操纵系统、底盘及行走机构和由动力头、螺旋钻具、导向装置组成的回转导向系统，所述动力头由电动机、变速箱组成，所述螺旋钻具包括钻杆和位于其头部的钻板，钻杆的上部与变速箱驱动齿轮相啮合，其特征在于所述钻杆为空心杆，其上端通过刚性过渡管与供料管可相对转动地连接在一起，下端与钻板之间设有控制空心杆内孔出料口启闭的阀门装置，所述阀门装置包括阀板和锁定装置，所述阀板的一侧与钻板铰接在一起，另一侧与空心杆管壁相接合。” 针对本专利，请求人于2002年8月5日向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不符合专利法第22条规定的新颖性、创造性。 1.关于证据 请求人提交了附件1作为本无效宣告请求的证据。 附件1是一篇由他人在本专利申请日之前向国家知识产权局提出而在申请日以后公布的专利申请文件（公告号为CN2260820Y的中国实用新型专利说明书），属于公开出版物，被请求人对附件1的真实性没有异议，合议组认为该附件可以作为本案的有效证据，并且，根据专利法第22条的规定附件1可以用来评价本专利的新颖性，但不能用来评价本专利的创造性。 2.关于新颖性 本案的最终结论为宣告本专利独立权利要求1无效，维持其他权利要求继续有效，其中关于本专利独立权利要求1不具备新颖性的具体决定理由如下： 附件1公开了一种用于泵灌混凝土灌注桩上的成桩钻机，与本专利的技术领域相同。该成桩钻机具有钻杆驱动机构（12）、螺旋钻杆（1）、导向机构（11），其中螺旋钻杆（1）是中空的螺旋钻杆，螺旋钻杆（1）端头接有钻头，钻头包括钻杆头（14）和钻尖（2），
预料不到的技术效果与专利创造性评判
——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起 李越王轶杜国顺[1] 摘要：预料不到的技术效果在创造性评判中扮演着何种角色是一个值得探讨的问题。如何厘清预料不到的技术效果与显而易见性判断之间的关系、掌握预料不到的技术效果的认定方式以及对比实验的审查方式均对创造性评判具有重要 意义。实践中，针对上述问题在认识上的分歧直接导致创造性评判标准在专利行政和司法的不同审级中执行上的不一致，甚至评判结论大相径庭。本文拟由铁素体系不锈钢案入手，透过该案所涉及的两审法院和复审委合议组之间观点的异同，结合国内外专利审查实践，以客观公正地评价发明创造的智慧贡献为目的，探究对上述争议问题的解决之道。 关键词：创造性预料不到技术效果显而易见性?三步法?对比实验 一、引言 在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，北京市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44％，认为其专利取得了预料不到的技术效果[2]，从而推翻了专利复审委员会和北京市第 一中级人民法院的观点。早前，北京市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl 与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn 和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不 到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性[3]。 两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判中技术效果的认定和针对?预料不到的技术效果?的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不理清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国内外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。 二、案情简介 第200780016464.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢， 其中争议的权利要求7限定了各组分的含量；附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同，并且，复审委和两审法院均认定区别技术特征在于：权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上，复审委与上述一审、二审法院有关创造性评判的主要观点如下： 复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4同 样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量，但不能超过其下 限值和上限值;此外，附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果是可以预料的，本专利中也
专利审查指南-新颖性
第三章新颖性 1.引言 根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，申请专利的发明和实用新型具备新颖性 是授予其专利权的必要条件之一。 2.新颖性的概念 法22.2 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在 申请日以后(含申请日) 公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 2.1现有技术 根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日(有优先权的，指优先权日) 以前在 国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技 术。 现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中 得知实质性技术知识的内容。应当注意，处于保密状态的技术内容不属于现有 技术。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观 念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。 然而，如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部 分。 2.1.1时间界限 现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则指优先权日。广义上说，申请日以前公开的技术内容都属于现有技术，但申请日当天公开的技术内容不 包括在现有技术范围内。 2.1.2公开方式 现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制。 2.1.2.1出版物公开 专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。 符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的 会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可 以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相 底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如 存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。 出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出 - 109 -
专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解
专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解 判断一项技术方案是否具备创造性，要求判断人员回到申请日之前，看待申请日之后的方案相对于现有技术是否显而易见。这就要求判断人员既需要知悉该技术方案，又需要在知悉该技术方案的前提下适时地回到“失忆”的状态，该操作过程看起来很不可思议，但在判断创造性时又不可避免。因此，在专利规则的演变过程中，始终伴随着专利创造性评判的客观化进程。 为了实现创造性评判的客观化，我国《专利审查指南》专门给予了指引，即“三步法”：确定最接近的现有技术；确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。 应当理解，“三步法”只是审查指南给予的一般性指引，总原则依然是“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见”。以上三个步骤并不是创造性判断的必然步骤，更不能机械理解三个步骤之间的关系。为此，笔者从专利代理人、发明人的角度看待创造性评判的标准，总结三个对“三步法”可能存在误解的地方。 误解一：公开技术特征最多，就是最接近的现有技术
虽然在寻找最接近的现有技术时，公开特征最多是一种更受青睐的寻找方式，但如果忽略了技术领域相同或相近的现有技术，则很容易犯“事后诸葛亮”的错误。《专利审查指南》【1】在说明如何“确定最接近的现有技术”时，指出“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。虽然根据我国审查制度，发明的创造性在评判过程中并不要求限定技术领域，但是跨越技术领域或者选定特定的技术领域，必须存在相应的动机。 笔者近期收到一份审查意见，专利申请方案是驱动塔筒内的热源（电缆、电气设备）移动，使其始终贴靠向较冷的塔筒壁，将塔筒壁作为热源的热沉。审查意见中指出最接近的对比文件，是半导体基材在退火过程中将基材快速移动并朝向一冷却板移动，以使加热后的基材更快散热。审查意见认为，专利申请的权利要求与对比文件的区别，仅在于将该种散热方式应用到塔筒内的热源。 姑且不论这份审查意见对热源、散热原理的认定是否准确，单从逻辑上看也存在问题。如前所述，判断人员应回到申请日之前，考察本领域技术人员在看到基材退火这样的技术前提下，是否很容易就想到如何进行塔筒内部热源的散热？显然这并不容易，它需要“创造性天赋的火花”（flash of creative genius）【2】。更容易接受的逻辑应该是，首先提供一种塔筒内部热源散热困难的现有技术，然后在寻找如何散热的过程中，存在动机去跨领域寻找散热手段，例如找到上述基