先用权

1992年11月26日，南京林业大学、杭州木材总厂申请了“一种覆膜竹质人造建筑模板”的发明专利。1996年4月6日，中国专利局授予其发明专利，专利号为ZL92107832.3。该专利独立权利要求的内容为，“一种用竹质人造板作基材的建筑模板，其特征是在竹质人造板的上下两个表面都覆以纤维方向与基材表面的纤维方向垂直的木质薄板，再在木质薄板的表面覆以浸渍高分子树脂的纸”。1996年4月18日，南京林业大学、杭州木材总厂许可杭州西湖竹材模板联营公司（以下简称联营公司）实施该专利，许可种类为中国境内独占实施许可。合同同时约定对于侵犯专利权的行为，可由三方共同行使或各自行使诉讼权利。

浙江省德清县莫干山竹胶板厂（以下简称竹胶板厂）于1987年开始研制建筑用竹胶合板模板，同年被列入浙江省科委星火计划开发项目。1990年初，该厂在原产品的基础上又开发出在竹胶合板上覆木单板和纸的“覆面竹胶合板”（该纸浸渍过三聚氰胺树脂及酚醛树脂）。1991年9月，国家模板工程协会通过了竹胶板厂的“竹胶合板模板的施工应用科技成果鉴定”，成果鉴定涉及的竹胶合板模板包括上述“覆面竹胶合板”。该覆面竹胶合板于1991年起由上海市普陀区住宅建筑工程公司、江苏省靖江市建筑安装公司驻沪工程处等单位使用。

1998年7月8日，联营公司向杭州市中级法院起诉，称竹胶板厂侵犯了专利权，要求判令被告停止侵权行为、销毁侵权产品及制造设备，赔偿经济损失60万元，并在《浙江日报》上公开赔礼道歉。竹胶板厂委托浙江翔隆专利事务所以享有先用权抗辩，否认侵权指控。

杭州中院审理后认为，被告的产品与专利权利要求的内容相同，但竹胶板厂在专利申请日前已制造、销售该产品，其在原有范围的继续制造行为不构成侵权，竹胶板厂依据先用权原则提出的抗辩理由成立，判决“驳回联营公司的诉讼请求”。宣判后，联营公司以“竹胶板厂不享有先用权”等为由，向浙江省高级法院上诉，要求撤消原判，依法改判。

二审法院在审理时，对双方提供的证据作了进一步核实，并向有关行业主管机关调取原始证据。法院认为，竹胶板厂在专利申请日之前已经制造并销售与专利技术相同的产品，其在原有范围内继续生产销售该产品，对专利不构成侵权。联营公司的上诉请求不能成立，判决“驳回上诉，维持原判”。

至此，被告用先用权抗辩侵权指控终有定论。

二、先用权的取得

依据《专利法》第六十二条第三款：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，”不构成侵权规定。先用权的取得与其他民事权利不同，其具体表现为：

第一，只有制造者才能享有，根据《专利法》第六十二条的规定，是制造相同的产品或已作好制造的必要准备的内容体现，先用权只能由产品的制造者才能取得，而其他民事主体具有取得先用权的资格；

第二，先用权的确认与其他民事权利不同。先用权是针对专利侵权而言，如专利权人不提起专利侵权诉讼或申请专利行政管理机关调解的程序，那么先用权则是没有实质性意义的；

第三，先用权取得的时间依法应当为基于专利申请日前的法定条件在取得专利权之后，而非专利申请日之前；

三、先用权的限制

由于先用权的性质及特性决定了先用权在实施中应当依法有所限制，其表现为：

第一，在时间上的限制。依据我国《专利法》的规定及相应的司法实践，先用权取得的第一要件“在申请日前”，先用权人的在先实施行为或者必要准备工作必须在专利申请日前存在，并且一直持续到申请日。这体现了专利权用于经营中的“经营”持续性的特点。如先用权人在实施专利项目过程中出现中断，会直接产生中断后的行为构成专利侵权；

第二，先用权在地域上的限制是先用权与专利权之间的关系所决定的，先用权脱离专利权，那么其也失去了民事权利载体，而变得没有意义。因此，先用权的地域范围应以专利权的地域范围等同；

第三，使用人的限制。根据民事权利性质，专利权是属于绝对权、对世权。如果对先用权的使用人不加以限制，会导致先用权的滥用，这样造成专利权的存在与否失去了客观性。因此，先用权应当只能与先用权人的企业一并转让或继承，脱离了该企业将先用权单独转让或继承是不允许的，这一点虽然在法律法规上没有体现，却是在国际上普遍采用的做法。

四、先用权抗辩的实际操作

在司法实践中，先用权的抗辩理由是否成立，首先应当判断专利权的保护范围，依据我国《专利法》第五十六条第一款的规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。”最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中的解释为专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。因此依据上述法律及司法解释的规定将先用权实施的项目与专利产品或方法进行对比，如果没有落入专利保护范围，先用权实施的项目就不存在侵权的问题，相反如落入专利保护范围，那么就有可能存在侵权的问题；

其次，先用权在专利侵权案件中的举证责任。依据《中华人民共和国民事诉讼法》及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的规定，民事案件诉讼当事人对自己向法院提出的主张有举证证明的义务，因此作为专利侵权诉讼中被控侵权人主张先用权时，应当向人民法院承担证明其权利符合《专利法》第六十二条之规定，举证证明在专利申请日前已经制造出相同的产品或者已经作好制造的必要准备，从而不构成专利侵权。如在人民法院规定的期限内不能提供证据证明上述理由，其将承担败诉的后果即承担专利侵权的法律责任。

五、“必要准备”的界定

由于先用权的产生是对专利权的一种限制，而《专利法》中对先用权中的必要准备规定较为原则化，因此就“必要准备”的界定问题上在司法界中存在着很大争议。笔者个人观点，在专利侵权案件中作为被控侵权人在提出先用权抗辩理由时，就“必要准备”应当举证证明以

下几问题：

1、应当证明被控侵权人已经实施了必要准备的行为；

2、必要准备行为与专利技术的实施存在着因果关系；

3、在专利申请日前已经进行或开始实施与专利技术相关的实际准备工作；

4、被控侵权人实施准备行为应是技术性准备工作，并且所取得的样品或通过生产方法而取得的效果与专利产品或专利方法基本相同。

六、就“原有范围”的界定，同样在司法界存在着争论。专利制度中的先用权的设立是为了更好地鼓励发明创造，但如果不对先用权中的“原有范围”合理界定必然会出现权利失衡的现象，因此笔者认为，按照市场经济运行规律，新产品的市场运作往往都是根据市场供求关系，来决定由小规模生产到大规模生产的过程。因此对这种范围的界定应当以专利申请日为基准，结合被控侵权企业当期投入的生产设备和生产人员，将其生产能力进行量化。以量化后的数值来作为“原有范围”的界定准则。

在先使用分为在先秘密使用与在先公开使用，在先公开使用当然破坏了后发明但是先申请专利的新颖性，但是在先使用权是一种程序利益，只有在侵权诉讼中由法官予以认定。在先使用人可以主张专利缺乏新颖性而无效，也可以主张先用权。在先秘密使用应当视为先发明人承担了默示的保密义务，即其不会将该技术方案向公众公开，所以，后发明但是先申请专利具有新颖性，其时，在专利侵权诉讼中，被告仅可以主张在先使用权。至于先发明人的行为难以认定是秘密使用还是公开使用的情况下，根据现时现地的知识产权政策予以具体考虑，应当认定先发明人为默示的秘密使用，不破坏专利的新颖性。

先用权的原有范围，既包括原有的技术特征范围，也指继续实施的主体只能是先用权人自身，先用权不得成为转让和许可实施的客体。更重要的是，原有范围不应采取量化标准以原有的产量和生产能力来确定，而应确定为在原有的产业领域内继续实施。

案情简介

公民李某于1998年12月8日向国家知识产权局申请“挡土墙的成形方法”发明专利并获得授权。专利申请公开日是1999年6月16日，颁证日是2001年2月10日，授权公告日是2001年4月4日。

2001年12月21日，开发公司与建筑院签订了广州市丽影华庭二期边坡支护设计审图合同。约定由建筑院为开发公司设计丽影华庭商住楼东区基坑支护工程图纸，设计审图费为4万元。2001年12月31日，开发公司与工程公司签订丽影华庭商住楼二期基坑喷锚支护工程施工协议书。约定由工程公司承担上述工程的施工，工程造价130余万元。上述设计及施

工使用的技术方案覆盖了李某“挡土墙的成形方法”发明专利独立权利要求的全部技术特征。李某遂向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令开发公司停止侵权、赔偿李某经济损失20万元。

在本案专利申请日前的1998年10月20日，房产公司建设的广州市法政路综合大楼基坑支护工程开工。工程由房产公司委托建筑院设计，工程公司负责施工。从1998年9月28日广州市建委提出的“法政路综合大楼基坑支护工程设计方案审查意见”来看，工程设计方案于1998年8月18日完成。该工程的设计及施工所使用的技术方案亦覆盖了李某发明专利独立权利要求的全部技术特征。开发公司以此抗辩，主张其对本案专利享有先用权。

一审法院审理认为，丽影华庭东区工程由开发公司委托设计及施工，其应对该工程使用的施工方法承担相应的法律责任。被控侵权的工程虽使用了李某的专利方法，但法政路综合大楼基坑工程技术方案亦与本案专利方法相同。鉴于法政路工程在本案专利申请日前已完成设计，审批并开始施工，根据专利法第六十三条第一款第(二)项关于在先使用专利方法不视为侵犯专利权的规定，应认定建筑院在法政路工程设计方案中使用李某专利方法是在原有范围内继续使用，不视为侵犯专利权。虽然本案工程的发展商即被控侵权人开发公司与法政路工程的发展商不同，但工程设计方和施工方相同，且两个工程均位于广州，故开发公司按照设计单位设计的方案委托施工不构成侵犯本案专利权，判决驳回李某的诉讼请求。

李某不服一审判决，上诉称：①先用权不适用于被控侵权人使用他人先用权的情形，使用他人先用权即对专利权人构成侵权，本案在先使用人为设计单位建筑院，开发公司使用则构成侵权；②专利法规定的原有范围是指先用权人“使用相同方法”所投入的专门和只能用于该专利技术的有形财产(如专用设备)的范围，而非在先使用的技术方案的范围。技术思想若是以图纸表述的，图纸只是在先使用技术方案的载体而非使用范围。不能认定设计单位在先使用专利方法在图纸上设计了一项工程，那么，他就可以继续设计同样的图纸用于其他工程。同时，把原有范围理解为“一个城市”也没有法律依据。因此，建筑院在法政路工程中在先使用本案专利，只能在原有工程图纸设计的原有工程规模内继续使用，其再为开发公司设计新的基坑支护工程，超出了原有使用范围。

广东省高级人民法院二审认为，本案涉及的是一种与制造产品不同的施工方法。对于专利申请日前制造相同产品的“原有范围”的确定，目前普遍认为应进行量化，即不得超过申请日前原有设备的正常生产能力可以达到的产量。而施工方法的“原有范围”相对制造产品来说，是无形的、抽象的，不能用量化标准来衡量。如果在专利权人获得专利权后，设计单位和施工单位享有的先用权只能局限在法政路综合大楼基坑工程范围内，而不允许在其他工程中使用，其实质无异于剥夺了先用权人享有的先用权，使“先用权”成为一次就全部用尽的权利，这显然不符合先用权的立法本意。建筑院和工程公司作为施工方法的设计者和施工者，他们的职责就是“设计”和“施工”，在李某的专利获得授权后，建筑院和工程公司将自己研究开发的施工方法在其他的工程中继续使用，应认定为是在“原有范围”内继续使用。开发公司作为发展商并非专利方法的直接实施主体。在建筑院和工程公司的行为不构成侵权的情况下，开发公司也不构成侵权。判决驳回上诉，维持原判。

案例评析

专利法第六十三条第一款第(二)项规定了以下情况不视为侵犯专利权：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。”该条规定即为在先实施人享有先用权进行侵权抗辩的法律依据。由于其规定不甚明确，在司法审判中如何适用便存在极大的分歧和争议，其中尤以“原有范围”如何确定为难点。本文拟结合上述案件的处理对先用权的实施范围进行评析，以期对适

用先用权抗辩的侵犯专利权案件的审理有所裨益。