由维多莉亚的秘密一案看商标淡化
论服装品牌淡化现象及其法律对策
第２ １卷第 ５ （ ８ 期 总 ７期 ）
文 章编 号 ：６ １８ ０ ２ ０ ） ５０ ８ —５ １ ７ — ５ Ｘ（ ０ ７ ０ — ６ ７０
２０ ０ ７年 １ Ｏ月
Ｖｏ． １ Ｎｏ ５ Ｓ ｍ Ｎｏ ８ ） １２ ， ． （ ｕ ． ７
论 服 装 品牌 淡 化 现 象 及 其 法 律 对 策
６８ ８
西
安
工
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科
技
学
院
学
报
第 ２ 卷 １
美 国联邦最 高法 院 于 ２ ０ 审 理“ ０３年 维多 利 亚 的秘 密” 诉莫 斯 里案 ， 经 三 审 ； 案 原告 系 全美 乃 至 全 历 该
球女 式 内衣驰 名商标 “ 多利 亚 的秘 密 （ ｃｏ ｉ ＳＳ ｃｅ） 的所 有人 ， 维 Ｖｉ ｒ ｅｒｔ ” ｔ ａ 年销 售 额 逾 ｌ 美 元 ， 在美 国就 ５亿 仅
中 图分类 号 ： ６ ． ： ２ ． ３ Ｆ ７ ９ ３ Ｄ ９ ３ ４ 文献 标 识码 ： Ａ
０ 引 言
近年 来 ， 经济 全球 化 与我 国加入 世 贸 的推动 下 ， 在 国内 服装 企 业 随 之 不 断 发展 壮 大 ， 多服 装企 业 开 许 始认 识到 品牌 重 要性 ， 树立 很 多 服装 民族 品 牌 ， 的甚 至把 目光 瞄 准 海 外 广 阔 的 市 场 ． 由于企业 对 自 并 有 但 己的 服装 民族 品 牌认识 的不 全 面和 经 营方法 的不成 熟 ， 致使 自己品牌 理 念特 色 不 明显且 趋 于大众 化 ， 品牌 定 位不 能强 化 消 费者 的认 同 ， 也极 易 被其 他 企业 假 冒、 化 ； 上我 国打击 商 标假 冒 、 化 的执法 力度不 够 淡 加 淡 和地方 保 护主 义 的盛行 ， 国驰名 商 标 反 淡 化保 护 的 立 法 规 制 的 不 完 善 等 因素 ， 致 我 国服 装 品牌 被假 我 导 冒 、 化 的现状 很严 重 ． 至 于很 多 国 内服 装 企 业 都 还 没 有 认 识 到服 装 品 牌 被 他 人 淡 化 也 是 一种 侵权 行 淡 甚
驰名商标的淡化与反淡化
意程度 方面区别 不同的商 品 ， 从而促进消费者的不断购买。从商
标 的基本功能 出发 ， 在商标被使用在非竞 争商品时 ， 其在 满意程 度 方面对不 同商 品的区别作用 就会 受到削减和淡化 。商标越 是
显 著或独特 ， 给公 众的印象就越深 ， 就越是应 当限制他人 在非竞 争 商品或服务上使用 。”也就是说 淡化理论要 解决 的不是 消费
力度和塑造品牌形 象使得驰名商标获得 了极 大的商业价值与消费者信赖。然而经营过程 中他人 为获得不 当商业 利 益 的” 搭便 车” 行为、 商标权 人 怠 于采取 商标 保护 措施 的退化 现 象等 都成 为威 胁驰 名 商标 的 悬颅 利 刃 。淡 化理 论 在 这种 背景 下 也应运 而生 ， 本 文将 通 过对 淡化 理论 的研 究 ， 提 出相 应 的驰 名 商标 反 淡化措 施 。 关 键词 ： 驰 名 商标 ； 淡化 理论 ； 反 淡化
探 索与研 究
投资与创业 ２ ０ １ ３ ． １
驰 名 商标 的淡化 与反 淡化
隋 兵 徐径 新 孔 佳 栋
（ 杭 州 市余 杭 区人 民检 察院 浙江 杭 州 ３ １ １ ０ ０ ０ ）
摘
要： 从 普 通 商标 到 驰名 商标 的 升华 ， 凝 结 了商标 权人 巨大的 心血 。 商标权 人 通过 精研 商 品品质 、 提 升 宣传
行为不 但对 这种 驰名 商标与 商 品或服 务 的联 系造成极 大 的影 响， 甚 至还会减弱驰名商标 的显著 性 ， 是对驰名商 标特殊价值 的 极大威胁。
无二 的联 系被切 断 ，从 而削弱了驰名商标识别特定类 别 中特
定商品或服务来源的能力。简言之 ， 就是 削弱 了驰名商标与个体 商品之 间特有 的联想 。驰 名商标原本 的受众群体在长 时间的受 弱化行为影 响后会使得这 种特定的 、 唯一的联想越来越模糊 。 无 法像 从前一样一看到 此商 标就会 与驰名商标指 向的商 品或服务
商标淡化理论及反淡化措施
商标淡化理论及反淡化措施早在1927年，Frank Schechter教授在哈佛法学评论发表《商标保护的理性基础》的著名论文，为商标淡化理论奠定了理论基础。
至今近80年来，世界各国对其的研究逐步深化，无论在理论还是实践上都进行了许多可贵的尝试，如1923年德国法院有关“4711”香水案的判例，1947年美国马萨诸斯州首先进行了有关反商标淡化的立法，巴黎公约1967年文本对驰名商标的特殊保护，TRIPS的有关条款，直至1995年《美国联邦反商标淡化法》横空出世，无不意味着国际上对商标淡化认识的深化和重视。
作为WTO的一员，商标淡化的研究热潮同样波及到了我国，2001年修订后的《商标法》第13条第二款“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用”，这是我国目前层次最高的有关反商标淡化的立法。
但我国反淡化立法目前仍过于粗线条，不足以适应目前商标淡化的复杂情况，也不足以保护国内外著名商标所有人的权利。
一．商标淡化的概念及构成要件商标淡化是指冲淡或者逐渐减弱消费者或者公众将商标与特定的商业来源之间联系起来的能力[1]。
商标淡化的构成通常包括三个要件。
第一，行为人实施了淡化行为。
如何实施淡化行为？国内多数论者认为，商标淡化的手段主要有两种，其一、弱化，其二、玷污。
其实，淡化的手段多种多样，有些还颇具“中国特色”，现把实践中常见的几种归纳如下。
1．弱化，又称暗化，是指将他人具有一定知名度的商标使用在不相同、不相似的商品或服务上的商标淡化行为[2]。
例如，“可口可乐”是世界上最知名的商标之一，普通公众看到这个商标的第一反映，通常会把它和“可乐”这种碳酸饮料联系起来，同时会把它和可口可乐公司联系在一起，因为“可口可乐”这种商标具有显著性和识别性，能够标示和识别商品的来源。
如果有人注册并生产“可口可乐”牌电视机、洗衣机等，尽管实际生产者和可口可乐公司没有任何联系，但消费者却很可能以为它们也是可口可乐公司生产的。
“维多利亚的秘密”品牌营销策略分析
业
心 里 。使消 费者选 择消 费时认 这个 产 品 ， 投资 商选 择合 作时认 这个 企
品牌 营销 是社 会进 步 经济 发展 的产 物 ， 在 现代 市 场经 济体 制 下 ， 企业对 品牌 营销进 行科 学 的策划 ， 是企 业 的必然选 择 。产 品想要 卖 出 去， 除 了产 品本 身的 质量 要满 足 消费 者期 待 ， 适 当的包 装 和宣 传 是必 不可 少 的 。品牌 策划 的 核心 在于 让消 费 者认 识 、 了解 、信任 、依赖
品牌 ， 让 品牌 深入 人 心 。品牌 的 价值 除 了产 品本 身价 值 ， 还有 很 多 附
五 加 多宝 危机公 关 的建 议
（ 一） 加 多宝 公关 的新模 式
六 、结 束语
加 多 宝 在 品 牌 和 品类 推 广 以及 管 理 上 都 表 现 了强 大 的 能力 但
可 以看 出 在 顾 客 公 关方 面无 论 是 当年 的 商标 之 争 还 是 如 今 的 在 应 对 危 机 的表 现 尤 其 是 在 设 计 舆 论 和话 语 权 的公 关 表 现 的 就 令
信 息 的碎 片 化 和 与 大 众 的 零 距 离 接触 成 为 了新 的公 关 时 代 的 危 机 的 四阶 段 中的各 种 表 现 并 给 与 评 价 提 出 了 自己 的一 些 看 法 笔 特点 尤 其 是 微 博 、 微信 的广 泛 应 用 要 求 公 关 内容 的策 划 是 以大 量 者 希 望 加 多 宝 能 从 一审 败 诉 中吸 取 教 训 不 要 去踩 法 律 的边 界 挑 战
的 数 据 分 析 、 网络 调 查 为 基 准 导 向 性 更 加 明 确 精 准 度 更 高 ； 新 时 司法的公正性应该对来之不易的品牌价值倍加珍惜小心维护。四 代 的 公 关 不仅 仅 是 单 向的 宣 传 而 是线 上 线 下 一 体 化 与 消费 者 进 行
维多利亚的秘密案例分析
在Victoria‘s Secret Fashion Show上，内衣似乎 早已经超出了她们原本存在的意义，而成为构筑 一场宏大而瑰丽的童话意境的元素 。
“诱惑的”品牌ห้องสมุดไป่ตู้道
美国的橄榄球迷永远不会忘记1999年的美国超级杯职业橄榄球赛,令人 难忘的是，在中场休息时，一家内衣商把她们的穿着甚少的模特儿在 跑道上走猫步的情景进行网络直播，结果引爆了网络直播的灾难 —— 有150万人蜂拥上网争睹美女风采，相反，承接比赛直播的网络没有 足够的能力来应付成千上万的网民,而影响到了超级杯的直播。
内衣品牌维多利亚的秘密市场营销之秘
VS
Victoria's Secre简称VS
为时尚界的神话，
最令女人为之疯狂的时尚品牌之一。
、
VS如何引导美国内衣行业的革命？
一、定位独特，打造体现生活态度的品牌
在VS 保守， 常少。内衣作为生活必须品，女性在购买时更多地会考虑其舒适度，然而女性天
然的对于美的追求使她们对于能够展现自我的性感内衣是非常渴求的，而当时保
品牌命名
维 多 利 亚 的 秘 密 VICTORIA'S SECRET隶属于LTD公司，是一家 女性用品集团。维多利亚的秘密 最初只是一个小商店，出售内衣 、睡衣及女性家居装饰品等商品 。据说在维多利亚时代 , 女人们的 装束层层叠叠十分严密，裙下的 秘密自然最能激发人们的好奇心 和窥探欲，借此概念，创办人希 望自己的商店及产品能够体现维 多利亚时代的闺房景象，所以为 自己的品牌命名为维多利亚的秘 密。设计师按着维多利亚的风格 ，设计出一些性感的内衣，展现 维多利亚时期女性的秘密风景。
VICTORIA'S SECRET
共同控制型商标平行进口问题研究——从维多利亚的秘密案谈起
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从进 口在各 国一 直都存在 的不小的争议 ，无论在 美国还是 欧盟都 经历过 或者正在 经历着各种 价值 的选择 。我 国现行 立 法没 有 对 商标 的平 行 进 口作 出任 何 规 制 ，导 致 在 我 国 司 法 实践 中有 多 处 同案 不 同判 的情 况 。 最 高 院 公 报 维 多利 亚 的秘 密 一 案 对 商 标 平 行 进 口做 出了新价值 选择 ，该 选择 实质上是 美国 “ 实质性差 别原 则” 。的适用 ，而该种 价值 选择 也是 最符合 当下中国 国情的选择 。 关 键 词 ： 平行 进 口；权 利 穷 蝎 ； 混 淆原 则 ； 实 质 性 差 别 国与国的商 品流通过程 中，势必会 出现具有 相同商 标相 同产 品的进 出１ ： ３ ，如果第 三人没 有经进 口国商 标权人 的同意而从国外进 口附载有相 同商标 的相同产品 ，便会引起平行 进 口的问题。我国司法实践 中对 于平 行 进 口这一问题没有一个具体 的导 向。如 Ｌ Ｕ Ｘ案 法 院以证据 不足 以证 明进 口产 品为真品的角度认 为进 １ ： ３ 假冒商标产品判决被告侵权 ， 而 Ａ Ｎ － Ｇ Ｅ案则以未产生来源之混淆不构成不正 当竞争为 由允许产 品 的转 售 ， 以上两个典型的平行进 １ ： ３ 案例法院都回避 了对平行进 口直接 的判断 。直 到维多利亚的秘密０ 一 案的出现，我 国法院对于 共 同控 制型 品行 进 口有 了明确的价值导向 。
维 多 利 亚 案 的 秘 密 案 原告是维多利亚 的秘密商店品牌管理有限公司 ，其在 中国注册 多个 “ 维多利亚的秘密” 、“ Ｖ Ｉ Ｃ Ｔ Ｏ Ｒ Ｉ Ａ ， Ｓ Ｓ Ｅ Ｃ Ｒ Ｅ Ｔ ”商标 。原告将 上述商标 使 用在 内衣 、化妆品等商 品以及商 品广告宣传 上 ，通 过长期使 用与宣传 ， 原告 的注册商标 已具有极 高 的知 名度。被告 锦天公 司未经 原告 的授 权 ， 从维多利亚 的秘密公 司的母公 司有 限品牌公 司处购得 “ Ｖ Ｉ Ｃ Ｔ Ｏ Ｒ Ｉ Ａ ’ Ｓ Ｓ Ｅ － Ｃ Ｒ Ｅ Ｔ ” 品牌 内衣并在 中国境 内 以维 多利亚 总经销 商的名义 直营或 特许 加盟等方式使 用 “ 维多利 亚的秘 密”、 “ Ｖ Ｉ Ｃ Ｔ Ｏ Ｒ Ｉ Ａ ， Ｓ Ｓ Ｅ Ｃ Ｒ Ｅ Ｔ”商 标进
上海普陀区人民法院
上海市普陀区人民法院服务保障区域法治化营商环境典型案例2018年10月31日目录1. “维秘”代理商被诉商标侵权法院认定属在先权利正当使用 1 2．支持“驴妈妈”确认不侵权之诉助力企业摆脱发展羁绊 3 3．“饿了么”清理下线问题商户法院力挺平台规范运营 5 4．解纷不忘延伸司法职能引导汽车租赁行业健康发展7 5．准确甄别英文概念平等保护中外当事人9 6．二次销售冒充新车调拨失信车商被判赔偿损失11 7．严厉打击售假场所经营主体净化南京西路商圈市场环境13 8．及时惩治“专车刷单”诈骗犯罪培塑新兴网约车市场秩序15 ９．腾退土地保园区发展强力执行护业主产权17 10．亮剑老赖追究刑责兑现权益惩治失信19“维秘”代理商被诉商标侵权法院认定属在先权利正当使用——斯科塞斯公司诉吉诗美公司、万事达公司侵害商标权纠纷案案情简介：原告斯科塞斯公司是“Secret charm”注册商标的许可使用人，并有权以自己的名义提起侵犯该注册商标权利的诉讼。
两被告公司系美国著名内衣品牌“维多利亚的秘密”品牌商品的进口商和销售商。
原告公司认为，由被告一吉美诗公司进口、被告二万事达公司销售的“维多利亚的秘密”品牌化妆品上面使用了“SECRET CHARM”标识，该标识与涉案商标“Secret charm”相比，仅存在字母大小写的区别，两被告公司的行为共同构成商标侵权，故诉至法院，要求停止侵权并赔偿损失。
两被告则提出包括在先权利、在先使用、不致混淆、合理来源等抗辩意见。
经审理，法院根据诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则，认定“维多利亚的秘密”品牌管理公司对包含“SECRET CHARM”在内的产品包装美术设计享有在先著作权，并基于该合法在先权利进行了正当使用，未有混淆攀附的恶意，两被告进口并销售系争产品不构成对原告“Secret charm”注册商标专用权的侵犯。
据此，法院依法判决驳回原告的所有诉讼请求。
裁判要旨：在他人商标注册之前，企业对与注册商标近似的标识，已经享有著作权等在先权利，其基于该合法在先权利进行正当使用，并且主观上未有混淆攀附恶意的，不构成对相关注册商标专用权的侵犯。
维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权纠纷案
维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司诉上海锦天服饰有限公司侵害商标权纠纷案从国外商标被许可人处合法取得商标权商品后销售不属侵权【规则级别】最高法院公布的具有指导作用的案例中确定标准规范1.国外注册商标所有权人许可其母公司使用注册商标后，母公司通过正规合法渠道将商标权商品销售给国内经销商，国内经销商再以批发销售的方式向零售商销售商标权商品。
母公司作为被许可人以合法方式销售商标权商品后，其与商标所有权人对商标权商品上的商标权即告穷竭。
根据商标权利用尽原则，国内经销商向零售商销售商标权商品的行为不构成侵害注册商标专用权。
2.经营者的宣传行为使相关公众误以为其与商标权人之间存在授权许可关系，从而获取不正当的竞争优势，其行为对商标权人的商业活动产生影响，致使商标权人的利益受到损害。
因此，应认定经营者在主观上存在虚构事实以引人误解的主观恶意，客观上实施了虚假宣传的客观行为，其行为构成不正当竞争，应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。
【法律法规】《中华人民共和国商标法》第五十二条第(二)项有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的。
《中华人民共和国反不正当竞争法》第五条第(三)项经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：（三）擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品；第九条经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传。
广告的经营者不得在明知或者应知的情况下，代理、设计、制作、发布虚假广告。
第二十条经营者违反本法规定，给被侵害的经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任，被侵害的经营者的损失难以计算的，赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润；并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。
被侵害的经营者的合法权益受到不正当竞争行为损害的，可以向人民法院提起诉讼。
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由美國法上判例看商標淡化之進展（上）教務組導師陳雅譽一、前言傳統美國商標法1認為商標的功能在於免於消費者對於特定商品之來源混淆2。
因此早期美國法院對於商標的保護通常作限縮解釋，認為是否成立商標侵權的一個判斷要件在於，行為人必須有引起消費者對商品來源的混淆（consumer confusion）之虞，也因此，對於不相同或不近似的產品間，因為沒有引起來源混淆之虞，自然無法受到商標權的保障。
但商標權屬於無形資產的一種，其價值有時更甚於有形資產，例如可口可樂（Coca-Cola）的商標，或如美國知名的居家節目主持人「瑪莎史都華」（Martha Stewart）的商標用在寢具、家飾產品上的價值均不菲。
因為商標有時會成為消費者的一種身份象徵（如Chanel），有時可以提昇產品的銷售與市場佔有率（如打上Sony品牌的電子產品），有時更可以減少推廣新產品的費用，因此商標的價值絕不僅止於避免混淆而已。
因此之故，在資訊發達且商業市場交易逐漸熱絡情況下，逐漸出現了許多非近似商品間的商標利用行為；例如將知名麥當勞速食業的「M」標章使用在非食品業的服飾上，或將石化業的「台塑」使用在皮帶上，或將金融業的「花旗」使用在食品上等行為，均屬利用他人已建立起某種商譽的商標以使消費者能夠聯想到自己的產品也具有相同商譽的一種搭便車的行為。
在這種情況下，由於商標權人的產品與1現行的美國商標法15 U.S.C. § 1051- §1127係於1946年通過，又稱為Lanham Act。
2The Lanham Act §32 (1)和§43(a) “…is likely to cause confusion, or cause mistake, or deceive”。
使用人的產品種類截然不同，縱使有藉商標權人的著名商標來推銷自己默默無聞的產品，尚不至於使消費者產生混淆產品出處的誤解，因此無法用傳統的商標侵權觀念來加以排除。
但無疑地，若使用人生產的產品品質低劣，或使用人本身信譽不佳，一定會對著名商標產品造成一種負面損害，有可能減低著名商標產品銷售量，最終破壞著名商標權人對於商標的投資。
因此，為了遏制這種不勞而獲的“搭便車”行為，乃出現了商標淡化(Trademark Dilution)的理論。
二、聯邦商標反淡化法（Federal Trademark Dilution Act, FTDA）3(一)美國國會為避免前述搭便車行為影響商業市場的公平性，遂於1995年通過FTDA修正案。
根據該法案內容，著名商標權人有權請求法院對於使用人在非近似商品上使用著名商標或其他與著名商標近似的標誌時，核發禁制令(injunction)。
其要件為：1.必須所利用的商標係著名（famous）商標，蓋被利用之商標若非著名商標，即不會有使人產生聯想進而影響商譽之虞，自無「淡化」可能。
2.被告使用的行為必須減損該著名商標的顯著性，亦即使其識別性變得模糊（blurring），或污損（tarnish）該商標聲譽，至於，商標權人和使用人間是否存在競爭關係，或二商品來源是否導致消費者混淆、錯誤或詐欺等，均非所問。
3FTDA除了規定對著名商標在被淡化方面時的法律救濟，並提出一系列判斷商標是否知名和具有顯著性（Distinctiveness）的標準；且該法已被編入the Lanham Act §43 (見15 U.S.C.A.§ 1125 (c)(1))。
(二)然而在實務上的運作下，許多商標在被淡化的侵害下，仍無法受到應有的保護，究其原因如下：1.FTDA忽略了，除了著名商標外，特殊（unique）標章，例如耐吉運動產品所使用的“Just Do It”一詞，也有可能受到識別性減損或有商譽污損之可能。
此外，「著名」的要件也使得“一般消費者不會注意到的商標”排除適用，造成商標權人在尋求法院協助時，必須先就消費者“認知商標的程度”、“商標固有以及取得之識別程度”、“商標使用期間以及有效期間”，甚至“廣告與公眾週知的有效期間及存續期間”等事實提出證明，待證明商標為消費者所熟知，且該商標仍在使用中後，法院才會進一步考慮有無淡化的結果。
2.FTDA條文僅概述“lessening”一詞4，過於抽象，並未就形成淡化應判斷的方式加以規範，以致於法院在形成心證時，有時考量的是雙方產品間有無可資區別的特色；有時則將「淡化」行為與商標侵權連結，審查使用人的產品是否會造成消費者「實際混淆」（actual confusion)；有時則傾向鼓勵商標所有人對於可能的商標侵權人提起警覺，必須先積極對潛在淡化者主張權利。
一旦商標權人怠忽保護商標時，可能會受到不利判決，其結果自然造成商標權人四處奔波，也使得許多已經投入大量資金打響知名度的著名商標，仍然得不到應有的保護。
4The term “dilution” means the “lessening” of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of (1) c ompetition between the owner of the famous mark and other parties, or(2) l ikelihood of confusion, mistake, or deception.(三)因為前述條文規範之缺失，造成在2003年以前，美國聯邦法院針對商標淡化訴訟的法律見解諸多紛歧。
1.聯邦第二巡迴法院- Nabisco, Inc. v. PF Brands, Inc., 191 F.3d 208 (2dCir.1999)：(1).背景：Pepperidge Farm 註冊GOLDFISH 商標後，利用GOLDFISH商標推出金魚形狀的基本餅乾系列，並將這種強烈印象產品運用到不同口味、尺寸以及混合商品上，使得Pepperidge Farm的金魚餅乾對消費群而言，已經逐漸成為知名商品。
Nabisco 繼PepperidgeFarm推出金魚餅乾之後，也推出一系列造型餅乾，其中包括魚形餅乾。
Nabisco未免侵害Pepperidge Farm商標權之虞，遂先行提起確認之訴（Declaratory Action），請求法院確認Nabisco的魚形餅乾新產品並未侵害Pepperidge Farm的GOLDFISH 商標。
(2).法院判斷：第二巡迴法院在Nabisco一案中列出了判斷是否構成商標淡化的10個因素：(1)原告商標是否顯著；(2)雙方使用的商標有無相似性；(3) 雙方產品的近似性以及使用人產品有無進入商標權人產品的市場可能；(4) 前三項因素間的關連性；(5) 雙方有無共同的消費者，或消費者有無地域限制；(6) 消費者的辨識能力；(7)使用人的產品是否會造成實際混淆；(8)使用人的產品品質；(9)損害結果是否係商標權人遲延主張權利所造成；(10)商標權人對於保護商標權之行為有無懈怠等。
前述10個判斷標準中，並未考慮到使用人的產品是否對商標權人的產品造成經濟上的損失。
(3).小結：可見聯邦第二巡迴法院在考量是否成立商標淡化之行為，肯認「抽象危險」的存在，認為商標權一種猶如刀劍般主動進擊的力量，只要在有損害之虞的情況下，不需要實際損害發生，商標權人也可先行提起確認之訴，預先排除。
2.聯邦第四巡迴法院-Ringling Bros.- Barnum & Bailey Combined Shows,Inc., v. Utah Div. of Travel Development, 170 F.3d 449, 461(4d.Cir.1999) (1).背景：Ringling兄弟馬戲團是一個家喻戶曉，有上百年歷史的馬戲團。
該馬戲團自1872年起便使用“Greatest Show on Earth”（世上最精彩的演出）作為馬戲團的標語，並在1961年將標語申請註冊商標。
Ringling兄弟馬戲團每年在全美的演出超過1000場，現場觀眾人數達1200萬，估計每年至少有7000萬人目睹了“Greatest Show on Earth”標語，且僅1997年，Ringling兄弟馬戲團使用在該標語的廣告宣傳，已經接近1900萬美元，可見這一個標語非但具有相當的知名度，也稱得上是著名商標。
而被告猶他州旅遊局從1962年起，在遊客服務手冊上使用“Greatest Snow on Earth”（世上最精彩的雪）的標語，再將之用於猶他州的汽車牌照上，也在2002年鹽湖城冬季奧運會上廣泛地使用這一標誌。
1988年，被告在美國專利商標局申請註冊“Greatest Snow on Earth”商標5。
原告遂於1996年提起訴訟，主張被告的商標與原告的著名商標，二者在拼寫和外形上極為近似，會誤導消費者，使消費者錯誤地將雙方產品和服務聯想在一起，進而減損原告商標的辨識能力，淡化原告的“Greatest Show on Earth”商標，並請求法院禁止被告行為，並賠償原告損失。
(2).法院判斷：聯邦第四巡迴法院認為商標權人要主張商標遭到淡化，必須先證明其受有實際的損害。
不承認單純消費者對二個商標之心理聯想（mental association）等於淡化，因為單純聯想與損害間並無因果關係。
因此，縱使商標權人提出顧客研究報告，不過是在證明二個商標間的關連性，尚無法證明商標權人的商標有何識別功能。
總之，法院不同意使用人使用商標後必然會對商標權人造成損害的假設，商標權人必須證明使用人的商標對商標權人的商標的銷售或廣告力量造成實際損害。
因此，法院認為，雖然本案的原、被告的標語間僅有一字之差(“Show”和“Snow”)，但兩者的讀音、義涵（“表演”和“雪”）有明顯區別，不易產生混淆；且原告並未提出其商標的價值受到了實際損害的證據，故予原告敗訴判決。
5猶他州旅遊局在1997年取得商標權。
(3).小結：由此可知，聯邦第四巡迴法院認為FTDA所賦予商標權人是一個消極的、如同盾牌般抵抗他人侵害的消極的防禦權，必須在損害出現後，商標權人才能進行反擊。
因此，商標權人除了證明使用人有淡化商標的行為外，還必須證明使用權人之淡化行為造成對商標權人的商標辨識度，以及產品商譽等價值造成實際損害6。
第四巡迴法院在適用FTDA條文時，創設了法條文義中所無的「實際損害」，以避免賦予商標權人過大的權利。
然若商標權人一定要等到可以證明營業額減少，或提出消費者已經沒有購買意願的研究報告後，商標權人便可直接提起侵權行為訴訟，又何需藉由FTDA來保護？況且，如果商標權人所提出的實際損害是可以衡量的，則FTDA 所提供的救濟方式--禁制令，僅防止未來損失的繼續發生，與彌補已發生的實際損害完全不相當，甚至此時發生的實際損害已經無法彌補。