专利侵权诉讼中技术比对的范围确定与比对原则

专利侵权诉讼中技术比对的范围确定及比对原则

北京市普华律师事务所西安分所焦保宏律师

2013年9月4日，北京市高级人民法院发布的《专利侵权判定指南》，指南共133条，15800余字，对专利权保护范围的确定、侵权判定、专利侵权抗辩等作出了全面的、具有操作性的规定。北京市高级人民法院曾于2001年制定了《专利侵权判定若干问题的意见》，但随着专利纠纷的不断增长，出现了许多新难问题亟待解决和规范，本次出台的指南总结了北京法院审理专利案件中的一些成熟经验和做法，并根据专利法和最高人民法院相关司法解释的规定，修改删除了原意见中的一些不再适应目前司法实践的内容。指南的出台，对进一步加强对专利权人合法权益的保护、激励自主创新、统一裁判标准具有积极意义。同时，它也是专利实务领域中的法官、专利代理人、律师进行侵权判定时的重要参考。

该《指南》第二部分“发明、实用新型专利权的侵权判定”中，规定了技术特征的比对方法，即第30第：“判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征，并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较”。

这里有一个问题，就是“以权利要求中记载的全部技术特征”是指“独立权利要求”？还是包括全部权利要求书中的全部技术特征之和？也就是专利侵权判定中如何确定技术比对的范围？

专利技术比对的范围的确定是判定专利侵权是否成立的前提，解决这个问题，需要系统考察专利权利要求的结构、以及多部现行专利法律法规和最高人民法院

的司法解释，还涉及到司法审判对于专利侵权判定原则的演变历史。

一、专利的“独立权利要求”和“从属权利要求”

根据专利法及实施细则规定，专利权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

（一）独立权利要求

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。独立权利要求所限定的一项发明或者实用新型的保护范围最宽。发明或者实用新型的独立权利要求一般均包括前序部分和特征部分。

前序部分记载了要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征。

特征部分使用“其特征在于……”或者类似的用语，记载了发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分记载的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。

一件专利至少有一项独立权利要求，也可以有两项或者以上符合单一性要求的独立权利要求。一般情形包括：

（1）不能包括在一项权利要求内的两项以上产品或者方法的同类独立权利要求，例如：权利要求1为：一种传送带X，特征为A。权利要求2为：一种传送带Y，特征为B；

（2）产品和专用于制造该产品方法的独立权利要求，例如：权利要求1为：一种产品。权利要求2为：一种制造权利要求1的产品的方法；

（3）产品和该产品的用途的独立权利要求；

（4）产品、专用于制造该产品的方法和该产品的用途的独立权利要求；

（5）产品、专用于制造该产品的方法和为实施该方法而专门设计的设备的独立权利要求。

（二）从属权利要求

如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征，且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定，则该权利要求为从属权利要求。发明或者实用新型的独立权利要求一般均包括引用部分和限定部分。

引用部分记载引用的权利要求的编号及其主题名称，限定部分记载发明或者实用新型附加的技术特征。

确定发明或者实用新型专利权的保护范围，一般应当以独立权利要求明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。从属权利要求可以用于澄清独立权利要求记载的技术特征的含糊不清之处，避免对记载在独立权利要求和从属权利要求中的相同科技术语作出不相一致的解释；除非原告一并将从属权利要求作为主张权利的依据，不得以从属权利要求记载的附加技术特征来限定专利权的保护范围。在专利具有两个或者两个以上独立权利要求时，应当要求原告明确其作为主张权利依据的具体的独立权利要求。

二、专利侵权诉讼中应当根据权利人主张的权利要求确定保护范围

最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号) 第一条第一款规定“人民法院应当根据权利人主张的权利要求，依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求的，人民法院应当准许”。第二款规定“权利

人主张以从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当以该从属权利要求记载的附加技术特征及其引用的权利要求记载的技术特征，确定专利权的保护范围”。

根据最高人民法院《关于对当事人能否选择从属权利要求确定专利权保护范围的请示的答复》【（2007）民三他字第10号】规定：当事人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当允许。专利法第五十六条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。专利法实施细则第二十一条第一款规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。由于专利法第五十六条第一款所说的“权利要求”没有仅限定为专利法实施细则第二十一条第一款规定的“独立权利要求”，因此也应当包括实施细则规定的“从属权利要求”。“从属权利要求”是附加的技术特征，对其所引用的权利要求包括独立权利要求作进一步的限定，因此从属权利要求所限定的专利权的保护范围要小于独立权利要求或者其所引用的权利要求所限定的专利权的保护范围。因此，在当事人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求作为其专利权保护范围的依据的情况下，由于这种选择既不违反法律，也没有损害社会公众利益，人民法院应当允许。

因此，要确定专利侵权的技术比范围，首先要根据权利人诉讼主张来确定权利要求的范围，当事人甚至有权放弃独立权利要求，而仅主张保护从属权利要求。

三、当事人选择从属权利要求确定专利保护范围时的技术比对范围

当当事人放弃独立权利要求，选择从属权利要求确定专利权保护范围时，应当以其所选择的从属权利要求记载的技术特征与该从属权利要求所引用的权利