发明专利申请实质审查的主要内容(专利知识讲座142)韩晓春

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发明和实用新型专利申请的分案和原因(专利知识讲座134)韩晓春

发明和实用新型专利申请的分案和原因(专利知识讲座134)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春134、发明和实用新型专利申请的分案和原因专利法第31条仅规定了专利申请的单一性问题,并没有对专利申请的分案进行规定,而单一性仅仅是分案的一个原因,并不是全部原因。

而对专利申请的分案是在细则第42条中规定的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的,申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前,向国务院专利行政部门提出分案申请;但是,专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的,不能提出分案申请”。

而细则第42条中所述的“一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的”,应当认为包括专利申请不符合单一性的情况,也包括符合单一性情况下的分案。

对此,审查指南作了更为明确和详细的规定,审查指南第1部分第1章第5.1.1节规定“一件专利申请包括两项以上发明的,申请人可以主动提出或者依据审查员的审查意见提出分案申请”。

根据上述规定,应当如何理解分案呢?所谓分案,顾名思义,就是从一件专利申请中再分出一件,或者从已经分出的分案申请中再分出一件,即分案还可以再分案。

而原来那件和分出的来的那件都可能被授予专利权。

但分出的来客体是什么?应当认为,无论是从权利要求中分出技术方案,还是从说明书中分出技术方案,分出的技术方案均要写入分案申请的权利要求,即分出的是保护范围,而不是公开范围。

那么,是什么原因促使申请人进行分案呢,可以说,原因是多方面的。

概括起来,发明和实用新型分案的原因亦体现在其主动和被动分案两种形式中:1、单一性问题申请人被动的分案被动分案又分为三种情况:(1)专利申请未经检索发现不具有单一性。

即检索前审查员发现不符合单一性要求,如一件专利申请中权利1要求保护一种自行车,而权利要求2要求保护一种电动自行车,而两者之间并没有共同的发明构思。

这时,审查员将会发出审查意见通知书,要求申请人删除其中一项权利要求。

通常情况下,审查员亦会提示申请人可以将删除的技术方案以分案的形式,再提出一件独立的专利申请。

专利申请的单一性(专利知识讲座130)韩晓春

专利申请的单一性(专利知识讲座130)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春130、专利申请的单一性专利申请的单一性问题规定在专利法第31条,该条规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型”,“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计”。

比如申请人做出两件发明,一件是涉及手表的发明,一件是涉及电视的发明。

这两件发明应当分别提出两件专利申请,而不能在一件申请中要求保护这两件发明。

这就是专利申请的单一性要求,专利申请的单一性要求不仅我们国家专利法有规定,各国专利法均有单一性的要求。

那么,单一性要求的原因是什么呢?概括起来,有如下几点:1、经济上的原因。

经济上的原因是指,如果两件发明放在一件专利申请中进行保护,申请人仅缴纳一份申请费、一份年费等,就可以保护两件发明创造。

这等于占了国家的便宜,人家是两件发明提出两件申请,缴纳两份费用。

而如果允许可以缴一份费保护两件发明创造,则不仅在经济上占了国家的便宜,而且对于其他申请人也是不公平的。

2、技术上的原因。

技术上的原因有好几个:(1)便于专利局对专利申请进行分类、检索和审查。

假如允许申请人在一件专利申请中保护两项发明创造,将造成上述工作的混乱。

如申请人将一件涉及手表的发明和一件涉及电视的发明放在一件申请中提出。

专利局受理该申请后,首先要作的事情是对该专利申请按国际专利分类表进行分类。

而这是两件风马牛不相干的发明创造,该申请是按手表发明来分类呢?还是按电视来分类呢?专利局的审查员是按分类来审查的,如果分到手表这一类,审查手表的审查员是否还要审查电视。

而专利局审查员的分工也是“铁路警察、各管一段”,审查员的专业领域不一样,不可能样样发明专利申请均有能力审查,必然造成专利局审查工作的混乱和困难。

(2)便于公众对专利文献的检索和利用。

专利申请授权后要进行公告,发明专利申请在授权前还有一个公布程序。

发明专利申请的公布也好,授权公告也好,其中一个很重要的目的就是为了公众能方便的检索到该发明创造。

但是,如果将两件不同的发明创造放在一件申请中,也不方便公众对专利文献的使用。

专利申请权、专利权的中止和财产保全(专利知识讲座145)(含2017年新规定)韩晓春

专利申请权、专利权的中止和财产保全(专利知识讲座145)(含2017年新规定)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春145、专利申请权、专利权的中止和财产保全一、中止和财产保全制度的建立专利申请权或专利权的中止和财产保全制度,在1985年第一部专利法和实施细则中并没有规定,只是从1993年专利法实施细则第15条开始有规定,但仅限于中止程序,并没有财产保全程序。

该15条的规定是:“对一项发明创造的专利申请权或者被授予的专利权发生争议时,当事人可以请求专利管理机关处理,也可以直接向人民法院提起诉讼。

当事人因专利申请权或者专利权发生纠纷,并已请求专利管理机关处理或者向人民法院提起诉讼的,可以请求专利局中止有关程序。

依照前款规定请求中止有关程序的,应当向专利局提交请求书,并附具专利管理机关或者人民法院的有关受理文件”。

当时规定此项内容的原因,主要是从1985年专利制度实施以后,法院和地方专利管理机关处理专利申请权或专利权归属纠纷时,时有发生法院或地方专利管理机关在作出判决或处理决定时,该专利申请权或专利权在专利局已经处于终止或者撤回的状态,造成法院和地方专利管理局的工作白作。

为了保证在法院和地方专利管理机关作出权属纠纷的判决或决定时,该项申请权或专利权还存在,故在1993年实施细则规定了上述内容。

该规定的实施,保证了法院和地方专利管理机关可以有效的处理涉及专利的权属纠纷,起到了非常好的作用。

即在中止期间,专利局停止对该项专利申请权或专利权的处分,包括不作出专利权终止决定,或者专利申请视为撤回决定等。

这时,虽然名称是叫“中止”,但其实质法律效果是对专利申请权或专利权进行财产保全,只是不叫财产保全。

到2001年生效的实施细则将该中止问题被放到了细则第86条,同时,在87条规定了执行法院财产保全裁定的制度。

2001年细则第86条规定:“当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷,已请求管理专利工作的部门处理或者向人民法院起诉的,可以请求国务院专利行政部门中止有关程序”,并且规定了中止的期限为一年。

而第87条规定:“人民法院在审理民事案件中裁定对专利权采取保全措施的,国务院专利行政部门在协助执行时中止被保全的专利权的有关程序。

判断新颖性应遵循的规则(专利知识讲座99)韩晓春

判断新颖性应遵循的规则(专利知识讲座99)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春99、判断新颖性应遵循的规则在掌握了新颖性的条件和标准后,如何进行新颖性判断呢?即判断新颖性应当遵循哪些规则。

根据审查指南的规定,判断新颖性时,应当遵循下述规则:1、应当采取单独对比的方法或原则。

也就是将要求保护的发明或者实用新型权利要求书中记载的每一项技术方案,与对比文件中作为现有技术的每一项技术方案单独进行比较。

如果与比较的现有技术方案不相同,则说明申请专利的技术方案具有新颖性。

如果与比较的现有技术方案相同,则说明申请专利的技术方案没有新颖性。

不允许将多份对比文件,或者一份对比文件中的多项技术方案组合起来与申请文件进行比较,如从一本教科书记载的多项技术方案中各提取一些特征组合起来与申请文件进行比较是不允许的。

需要注意的是,在权利要求书中所记载的技术方案往往并不是一项,在权利要求书中存在并列独立权利要求时,每一个独立权利要求至少包含一项技术方案,并列独立权利要求所包含的技术方案可能是产品与产品、或者产品与方法等结合。

如并列独立权利要求中一项独立权利要求保护产品A,而另一项则要求保护产品B,产品A和产品B应当各自单独与一篇现有技术进行比较。

其结果亦应当互不影响,即如果产品A不具有新颖性,并不意味着产品B不具有新颖性。

权利要求书中往往还会有从属权利要求,应当认为,从属权利要求与从属权利要求、以及从属权利要求与独立权利要求均是单独的技术方案,在判断新颖性时,亦应当每一项权利要求与其对应的对比文件进行比较。

另外,一个权利要求中,也可能存在两项技术方案,如果出现这种情况,也应当单独对比。

即新颖性判断中,单独对比的单位为技术方案,而非整个申请文件,甚至也不是每个权利要求。

为何判断新颖性要采取单独对比的规则呢?这是由新颖性与创造性之间的逻辑关系所决定的。

新颖性解决的问题是申请专利的技术方案与现有技术是否不同,如果不同,就具有新颖性,解决的是与现有技术之间是否存在“量变”的问题。

而创造性与新颖性共性的地方在于均要求与现有技术的不同,但创造性还进一步要求这种不同要达到一定的高度。

权利要求和专利性、专利侵权的四种逻辑关系(专利知识讲座124)韩晓春

权利要求和专利性、专利侵权的四种逻辑关系(专利知识讲座124)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春124、权利要求和专利性、专利侵权的四种逻辑关系为了更准确的理解独立权利要求与从属权利要求之间的关系,有必要了解专利性与权利要求的四种逻辑关系,以及专利侵权与权利要求的四种逻辑关系。

一、独立权利要求与从属权利要求之间,在专利性问题上的四种逻辑关系:1、独立权利要求具有创造性,从属权利要求必然具有创造性。

根据审查指南的定义:“如果一项权利要求包含了另一项同类型权利要求中的所有技术特征,且对该另一项权利要求的技术方案作了进一步的限定,则该权利要求为从属权利要求”。

比如,我们假设独立权利要求保护的是一种全自动机械手表,而从属权利要求为在该种手表上增加了星期和日历装置。

当经过审查员的判断,假如独立权利要求具有创造性,即不带有星期、日历装置的手表具有创造性,那么,显然,增加了星期、日历装置的从属权利要求就更应当具有创造性了(当然,在此举的例子是便于理解而杜撰的)。

由于创造性与新颖性的共性均是与现有技术不同、产生了量变,因此,在逻辑关系上也是相同的。

即如果独立权利要求具有新颖性,从属权利要求必然具有新颖性。

2、独立权利要求没有创造性,从属权利要求不一定没有创造性。

原因是从属权利要求是独立权利要求的下位概念,从属权利要求中的附加技术特征,可以是对所引用的独立权利要求的技术特征作进一步限定的技术特征,也可以是增加的技术特征,而新的限定或增加有可能相对于现有技术产生了创造性。

假定作为独立权利要求的全自动机械手表没有创造性,但从属权利要求中增加了星期、日历装置这一附加技术特征,而基于增加了这一新的特征,相对于现有技术有可能“拉”大了距离、提升了高度,从而产生了创造性。

在新颖性问题上存在同样的逻辑关系,即如果独立权利要求不具有新颖性,并不意味着从属权利要求也不具有新颖性。

从属权利要求是否具有新颖性,仍要具体的判断,有可能因为从属权利要求增加了星期、日历这一附加特征,相对现有技术产生了新颖性(相对独立权利要求必然有“新颖性”)。

2017年专利法考试试题解析(韩晓春)

2017年专利法考试试题解析(韩晓春)

2017年专利法律知识考试试题解析(答案为标准答案,解析为个人表述仅供参考)韩晓春答题须知:1、本试卷共有100题,每题1.5分,总分150分。

2、本试卷要求应试者在机考试卷上选择答案。

3、本试卷所有试题的正确答案均以现行的法律、法规、规章、相关司法解释和国际条约为准。

一、单项选择题(每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分。

本部分含1-30题,每题1.5分,共45分。

)1.A2.C3.C4.C5. C6.C7.D8.B9. D 10.B 11.B 12.D 13.C 14.A 15.D 16.D 17.B18.C 19.D 20.B 21.B 22.D 23.D 24.A 25.C 26.B 27.C 28.D 29.B 30.D二、多项选择题(每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。

本部分含31-100题,每题1.5分,共105分。

)31.ABCD 32.ABD 33.ABCD 34.ABCD 35.BC 36.BD 37.AB 38.ABCD 39.CD 40.BD 41.AC 42.ABD 43.ABC 44.ACD 45.ACD 46.BD 47.ABD 48.BC 49.ABCD 50.ABCD 51.BCD 52.ACD 53.ABD 54.AB 55.CD 56.ABC 57.ACD 58.AD 59.BCD 60.ABCD 61.BC 62.AB 63.BCD 64.ABCD 65.ABD 66.ABCD 67.ABCD 68.ACD 69.AB 70.ACD 71.CD 72.BC 73.ABD 74.AC 75.AD 76.AB 77.BCD 78.CD 79.BCD 80.BD 81.BD 82.AC 83.ABC 84.BC 85.ABD 86.BCD 87.ABCD 88.ABD 89.ABC 90.ABCD 91.ABD 92.ABCD 93.CD 94.ABC 95.AD 96.AB 97.ABD 98.ABCD99.ABCD 100.BCD一、单选题1、下列哪个机关依法具有处理侵犯专利权纠纷的职能?A. 省、自治区、直辖市人民政府设立的管理专利工作的部门B. 县人民政府设立的管理专利工作的部门C. 设区的市人民政府D. 国家知识产权局【答案】A解析:专利法第3条规定“省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门负责本行政区域内的专利管理工作”,细则第79条规定“专利法和本细则所称管理专利工作的部门,是指由省、自治区、直辖市人民政府以及专利管理工作量大又有实际处理能力的设区的市人民政府设立的管理专利工作的部门”。

专利权评价报告(专利知识讲座199)韩晓春

专利权评价报告(专利知识讲座199)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春199、专利权评价报告专利权评价报告制度在我国经历了三个阶段,一是从第一部1985年生效的专利法开始,我国并没有建立该制度。

二是从第二次修改专利法,即2001年生效的专利法中,引入了实用新型检索报告制度。

三是第三次修改专利法,即2009年生效的专利法,进一步修改了该制度。

1、2001年专利法引入实用新型检索报告制度的原因和内容2001年生效的专利法第57条第2款中规定,发生专利侵权时,“涉及实用新型专利的,人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。

为何作这样的规定呢?原因在于授予专利权的标准,和专利权应当具有的标准是两件有联系、但又不相同的事情。

尤其是实用新型和外观设计专利,在我国,对上述两种专利不进行实质审查就授予专利权。

即实用新型专利权应当具有的标准仍然是实用性、新颖性和创造性。

但在授权时,并不进行新颖性检索或创造性判断,实用新型或外观设计的授权标准远不及于其应当具有的标准。

这也不是我们一个国家的作法,实行实用新型制度的国家几乎对实用新型均不进行实质性审查。

原因是实用新型是小发明,而各国专利局的审查力量是有限的,要将有限的审查办量放到“含金量”较高的发明专利的审查上。

但是,老百姓有时并不清楚这两个不同的标准,尤其是我国专利制度建立的时间不长,有时连专利权人自己也不太清楚。

在我国,有许多实用新型专利权人认为其申请被授予专利权,就具有了专利性。

在实践中使用实用新型专利权指控他人侵权的情况相对较多,而被控侵权人针对实用新型提出无效请求的也比较多。

有的实用新型专利权被无效后,专利权人还要追究专利局的责任,指责专利局为何将其不符合标准的申请也授予专利权。

因此,一方面我国要加大对实用新型和外观设计不进行实质审查的宣传力度。

另一方面,亦有必要借鉴其他国家的作法,引入实用新型检索报告制度,以减少实用新型专利权人直接提起侵权诉讼的数量。

也减少被控侵权人“反诉”实用新型专利权无效的数量,即减少法院和复审委员会的负担。

发明专利申请审查的流程(专利知识讲座208)韩晓春

发明专利申请审查的流程(专利知识讲座208)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春208、发明专利申请审查的流程基于我国专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利,故专利审查流程也有所区别和不同。

发明专利申请的审查流程。

如图所示:发明专利申请的审查流程大体如上图所示,首先是专利申请的受理,如果符合规定,专利局将发出受理通知书,受理通知书中给出了专利申请日和专利申请号。

申请人收到受理通知书后,应当在规定的期限内缴纳申请费等费用。

如果不缴纳或者未缴足,其专利申请将被视为撤回。

但撤回的专利申请基于已经给了专利申请日和专利申请号,故仍然可以作为在后专利申请的优先权的基础,包括外国优先权和本国优先权的基础。

如果申请人缴纳了申请费,该专利申请将进入分类和保密审查程序。

保密审查是指保密专利申请的审查,并不是对外申请的保密审查。

分类和保密审查基本上是同时进行的,如果经审查认为某申请应当保密,将通知申请人,该专利申请将按保密专利申请对待。

分类是指按国际专利分类表(IPC)进行的分类,将不同技术领域的发明专利申请进行分类,以便分给不同的审查部门,便于审查员进行审查。

分类后首先要进行初步审查,发明专利申请的初审由初审及流程管理部负责。

初审当中,也可能出现经审查,专利申请不符合专利法的规定,且不能通过修改程序纠正的缺陷,遇到这种情况,专利局要将该专利申请驳回,驳回之前专利局要将驳回的理由告知申请人,并且给申请人以陈述意见的机会。

发明专利申请经初审部门作出驳回决定后,申请人如果不服的,可以根据专利法的规定,在收到驳回决定之日起三个月内向专利复审委员会提出复审请求,专利复审委员会如果作出决定,撤销了该驳回决定,则专利局要继续该发明专利申请的审查程序。

如果复审委员会作出复审决定,维持了专利局作出的驳回决定,则根据专利法的规定,申请人可以在收到复审决定之日起3个月内,向北京知识产权法院(知识产权法院成立前,是向北京市第一中级法院)提起诉讼,该诉讼是行政诉讼,复审委员会当被告,由法院审查专利局的驳回决定是否正确。

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专利知识系列讲座韩晓春142、发明专利申请实质审查的主要内容我国对发明专利申请实行的是早期公开、迟延审查制度。

因此,专利局对专利申请的实质审查,是依据申请人的请求而启动的,但最迟亦要在申请日(含优先权日)起三年内决定是否对发明专利申请进行实质审查。

根据专利法第53条的规定,经实质审查驳回的情形、也就是实质审查的内容是:1、发明专利申请是否违反法律和公德即发明专利申请是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益,以及依赖遗传资源完成的发明创造其遗传资源的获得是否违法。

概括讲,是依据专利法第5条的审查。

2、发明专利申请虽然不违法、但不属于保护的范围即是否属于科学发现、是否属于智力活动的规则和方法、是否属于疾病的诊断和治疗方法、是否属于动物和植物品种、是否属于用原子核变换方法获得的物质、以及是否属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计的审查。

概括讲,是依据专利法第25条所进行的审查。

3、发明专利申请是否属于重复授权专利法第9条第1款规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权”,虽然禁止重复授权原则最初的立法本意在于弥补先申请原则只调整不同申请人、而不调整相同申请人的情况。

即同一申请人同一日,或不同日提出的相同主题的发明创造,是最早禁止重复授权原则调整的范围。

但基于禁止重复授权原则从字面上涵盖了所有重复授权的情况,故后来其调整的范围涵盖到所有重复授权的现象。

第三次修改专利法更明确了这一点,即禁止重复授权原则调整的范围不限于同一申请人,而且包括所有申请人,即不允许有两个以上相同主题的专利申请存在,也不允许两个以上相同主题的专利权存在。

故在发明专利实审程序中,对重复授权的审查是一项重要内容。

概括讲,是根据专利法第9条第1款(第1句)的审查。

4、在相同主题情况下,谁先提出的专利申请专利法第9条第2款规定:“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人”。

该条就是先申请原则,尽管重复授权现象在审查实践中,根据审查指南的规定均引述禁止重复授权原则来处理,而不再使用先申请原则来处理。

但并不意味着先申请原则不包括禁止重复授权逻辑,或者说亦不味着就不能使用先申请原则对不同申请人先后提出的相同主题的专利申请进行处理。

审查指南规定优先适用禁止重复授权原则,是基于出现法律竞合现象时,统一适用法律的需要。

另外,先申请原则还有禁止重复授权原则所不能替代的部分,即对应于先发明原则。

如果不规定先申请原则,自然会有申请人以自己是先发明的人来要求获得专利权,正因为写入了先申请原则,先发明的人就不会再提出自己的主张了。

在该问题上,先申请原则就象一把“尚方宝剑”,有了它好象感觉不出好处,但没有它就乱套了。

如果真有先发明人主张应当获得专利权,哪么,专利局当然要引述先申请原则进行驳回了。

因此,不能认为先申请原则在审查员的实审中使用的几率极低,而否认其存在的必要性。

之所以先申请原则仍是实质审查的范围,原因亦在如此。

这部分概括讲,是根据专利法第9条第2款的审查。

5、发明专利申请和实用新型专利权“衔接性放弃”是否符合规定专利法第9条第1款第2句规定:“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权”。

这是第三次修改专利法的一项重要内容,可以概括为“衔接性放弃”,即就相同的技术方案,实用新型先授权先保护,发明专利申请授权时,实用新型专利权放弃,实现“无缝连接”的继续保护。

但要作到这一点,在手续上必须符合规定,该手续是否符合规定,是“衔接性放弃”审查的主要内容。

应当说,“衔接性放弃”的审查是一项新增加的内容,可能在实践中会发生许多新情况,如两项专利权利要求部分相同时怎么办?两项专利权保护范围完全不相同时怎么办?因为发明专利申请基于进行了实质审查,通常要对权利要求的内容进行较大的修改,而实用新型不进行实质审查,其要求的保护范围往往就是申请日提交的范围。

这些可能出现的新问题,需要经过实践总结经验,再制订更为细化的规则。

从“衔接性放弃”审查内容来看,亦应当理解为实质审查的范围并不限于实体问题,必要时亦包括程序上的手续问题。

这部分内容的审查,可以概括为根据专利法第9条第1款第2句的审查。

6、发明专利申请是否符合发明专利客体的定义专利法第2条第2款对发明专利客体的定义是“发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案”。

即首先要看申请专利的发明创造是否采用了技术方案、解决了技术问题。

且产生了技术效果,如果一项发明没有技术内容,则应当可以引用专利法第2条第2款进行驳回。

7、向外申请专利是否通过了保密审查根据专利法第20条第1款的规定:“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。

保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行”。

尽管发明专利申请初审中也有这一问题的审查,但初审和实审中对该问题的审查内容并不完全重复。

初审中是审查其手续是否符合规定,而实审中则是侧重如果发现未经保密审查就向外申请了专利,则本发明专利申请就要驳回。

这部分内容的审查,可以概括为依据专利法第20条第1款的审查。

8、发明专利申请是否符合“三性”专利法第22条规定:“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性”。

这也是实质审查中花费时间和精力最为多的内容,亦是“专利性”最为主要的部分,专利法、细则和审查指南对该部分内容的规定也最为详细和全面。

这部分内容可以概括为专利法第22条规定的“三性”的审查。

9、权利要求是否获得说明书的支持根据专利法第26条第4款的规定:“权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围”。

所谓“以说明书为依据”,就是获得说明书的支持。

如说明书中记载了A方案而未记载B方案,如果权利要求保护B方案,且权利要求未充分公开B方案时(从逻辑上讲,权利要求公开的内容如果没有写入说明书,仍然可以补入说明书),则属于未以说明书为依据,或者说未获得说明书的支持,申请人应当删除权利要求中的B方案,否则该专利申请将被驳回,这部分内容可以概括为依据专利法第26条第4款的审查。

10、申请文件中是否披露了遗传资源来源专利法第26条第5款规定:“依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由”。

对该款内容不仅细则第53规定的实审范围有,细则第44条规定的初审范围也有。

但不能认为初审和实审进行的是重复审查,而是各有自己的侧重点。

初审中对遗传资源来源的审查主要是请求书和登记表填写的审查,并不要求审查员阅读说明书。

而根据审查指南第2部分第10章第9.5.3节的规定,审查员“应当首先仔细阅读说明书和权利要求书,准确理解发明,在此基础上确定发明创造的完成是否依赖于遗传资源以及所依赖的是何种遗传资源”。

即初审和实审对遗传资源问题审查的区别在于,实审中的审查主要是侧重实体而初审侧重于手续。

这部分内容可以概括为依据专利法第26条第5款的审查。

11、专利申请是否符合单一性根据专利法第31条第1款的规定:“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。

属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出”。

初审虽然也审查单一性,但初审进行的是明显是否具有单一性的审查。

而实审对单一性的审查,既包括检索前的审查,也包括检索后的审查,是全面的单一性的审查。

如果发明专利申请具有单一性问题,审查员将要求申请人克服该缺陷,如果不克服该缺陷,将是驳回的理由。

但如果审查员没有发现单一性问题,而是授权后被第三人发现,在无效程序中,单一性问题将不是无效的理由。

原因是单一性问题不属于是否具有专利性问题,而属于是否应当分案申请、即分开来保护还是合起来保护的问题。

这部分内容可以概括为依据专利法第31条第1款的审查。

12、独立权利要求是否记载了解决技术问题的必要技术特征细则第20条第2款规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”。

细则第44条规定的初审范围中,也包括根据细则第20条第2款的审查。

但应当认为,初审中的审查属于明显实质性缺陷的审查,如对独立权利要求审查的是有没有必要技术特征,而对必要技术特征是否适当,并不进行审查。

而在实质审查时,则不仅要审查是否有必要技术特征,还要审查记载的必要技术特征限定的保护范围是否适当。

这时的审查,需要进行检索,以确定权利要求中的前序部分是否为与最接近的现有技术共有的必要技术特征,即进行前序部分和特征部分重新确认和划界。

从而进一步确定该权利要求限定的保护范围是否适当。

如果申请人限定的保护范围过宽,审查员将要求申请人修改,如果经修改仍不符合规定,审查员可以引述该条款驳回该专利申请。

因此,实质审查对独立权利要求的审查与初审中对独立权利要求的审查有质的区别。

这部分内容,可以概括为依据细则第20条第2款的审查。

13、修改是否超出原始公开的范围根据专利法第33条的规定:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”。

在发明专利申请实审过程中,对修改是否超出原始公开范围的审查,针对的是申请人主动进行的修改和被动进行的修改是否超范围。

主动修改是指提出实质审查请求时,或在收到进入实质审查程序通知书后三个月内向专利局提交的修改内容。

尽管这两个时间点“案卷”仍在初审部门,或者说仍然系属初审部门,但这两个时间点进行的主动修改仍需要实审员来进行审查。

被动的修改,主要是指申请人应实审员的审查意见通知书的要求进行的修改。

如果申请人的修改超出申请日提交的申请文件记载的范围,审查员将要求申请人克服该缺陷。

如果申请人不克服该缺陷,审查员将依据该条款对申请进行驳回,这部分内容,可以概括为依据专利法第33条的审查。

14、分案申请是否超出原申请记载的范围根据专利法实施细则第43条第1款的规定:“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请,可以保留原申请日,享有优先权的,可以保留优先权日,但是不得超出原申请记载的范围”。

这是由分案申请享有原申请日或者优先权日所决定的,在实质审查程序中,审查分案申请的审查员,要将分案申请与原申请进行比较和审查,看分案申请是否超出原申请记载的范围。

所谓原申请记载的范围,不仅包括权利要求书所记载的范围,还包括说明书所记载的范围。

如果分案申请超出原申请记载的范围,审查员将要求申请人克服该缺陷,如果申请人不克服,审查员将驳回分案申请。

这部分内容,可以概括为依据专利法实施细则第43条第1款的审查。

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