创造性技术启示判断中技术方案的整体考量(二)

创造性技术启示判断中技术方案的整体考量——专利法热点问题专家谈(二)发布时间：2013-12-17?大中小创造性是一项发明创造能够授予专利权的实质性条件之一，是专利申请实质审查、专利无效程序、专利行政案件中涉及比例最高的法律问题，因此其审查标准也成为专利申请人或专利权人、人民法院乃至社会公众最为关注的问题。

?判断发明是否具备创造性，就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显着的进步，《专利审查指南》给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法，即“三步法”。

“三步法”是在实践中摸索出来的最为标准化，逻辑最为简单和清晰，最能尽可能地将创造性判断这种主观问题客观化的一种方法。

“三步法”的3个步骤环环相扣，有机联系。

其中第1、2步是基础，是为第3步进行技术启示的判断所作的条件准备。

第3步则是主观分析判断，也是创造性判断的核心和难点。

?根据“三步法”的第2步规定，在确定区别特征和发明实际所要解决的技术问题时，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

可见，发明实际解决的技术问题是以技术特征的对比为基础的。

在审查实践中，将权利要求与最接近的现有技术进行对比时，容易出现的问题是将权利要求与最接近的现有技术中的“对应技术特征”（即与权利要求相对应的技术特征）进行比对，而忽视了最接近的现有技术中未参与比对的其他“非对应技术特征”（即权利要求中不涉及的技术特征）。

?现有技术的技术方案是由多个技术特征有机组成。

上述考量技术特征的方式容易导致创造性判断中将技术特征从现有技术中孤立出来，割裂了技术方案的整体性，容易犯事后诸葛亮和生搬硬套简单拼凑的错误，导致创造性判断陷入僵化、教条甚至片面的漩涡。

?为此，基于在创造性技术启示判断中对现有技术的技术方案的整体考量的思考，将结合案例对此进行探讨，以期对大家有所启示和帮助。

?“三步法”创造性判断的模拟过程?在创造性技术启示判断中对现有技术的技术方案进行整体考量，是将创造性判断的主观性尽量客观化的内在需求。

只有将“三步法”从简单、机械的特征对比和拼凑转变为还原发明创造的获得过程，才能准确、客观地对创造性进行评价。

当然，与发明实际的产生过程不同，创造性判断中还原发明创造的获得过程是由“本领域技术人员”这一假设的“人”来进行的。

?让我们以本领域技术人员的视角来还原发明创造产生的过程。

首先，他并不知道该发明的存在；其次，他知晓本技术领域中与该发明相关的一项现有技术（即最接近的现有技术）存在某种技术缺陷，从而使他产生对其进行改进的动机；再次，他能够获知该技术领域或相关技术领域中能够克服该缺陷的技术手段；最后，本领域技术人员利用上述其他现有技术中的技术手段对该最接近的现有技术进行改进，从而获得一项发明。

整个发明创造的过程中，无论是最接近的现有技术，还是其他现有技术，都是以完整的技术方案出现在本领域技术人员面前的。

因此，对最接近现有技术的技术缺陷的认知，以及对其他现有技术中相应技术手段的利用，都离不开本领域技术人员对这些技术方案的整体上的认识和把握。

?正确运用“三步法”进行创造性技术启示判断?第一，对现有技术的理解应当基于本领域技术人员的知识和能力。

本领域技术人员知晓本领域的普通技术常识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用常规实验手段的能力。

因此，本领域技术人员通过阅读现有技术的文字记载，可以应用所具备的本领域普通技术知识和分析、推理、实验等能力，对现有技术文件记载的技术内容进行改造。

?第二，对所使用的现有技术的技术方案进行整体考量。

具体到“三步法”中，应当对在创造性判断中所使用的现有技术的技术方案均进行整体考量，而不仅仅局限于最接近的现有技术。

对现有技术中技术信息的理解，应当基于其技术方案的整体环境进行理解，不能脱离该技术方案而对技术方案中的某一技术特征或技术手段进行单独考量，尤要把握该技术特征在整体技术方案中所起的作用及其与其它特征之间的关系。

?对最接近现有技术的技术方案进行整体考量，包括将权利要求与最接近现有技术进行对比时，不但要考察最接近现有技术中与权利要求对应的技术特征，还应当考察其他非对应技术特征对技术启示的影响，判断该最接近的现有技术是否客观上存在与发明实际解决的技术问题相一致的技术缺陷。

不是仅限于最接近的现有技术所明确记载的技术缺陷，而应当是基于本领域技术人员的知识和能力所能客观确定其具有的全部技术缺陷。

?举例来说，权利要求包括技术特征ABC，对比文件1的技术方案包括技术特征ABD，根据“三步法”可以确定权利要求与对比文件1相同的对应特征为AB，区别在于特征C，其解决的技术问题为X。

至此，我们还需要考虑特征D的存在。

“三步法”最科学的一面在于永远从整体性出发去努力还原技术人员进行技术创新的过程。

在这个例子中，本领域技术人员实际上是在对比文件1的技术方案ABD的基础上进行改进。

如果特征D的存在使得对比文件1客观上不存在与X相一致的技术缺陷，则不论是否存在其他现有技术公开的克服该技术缺陷的技术手段，本领域技术人员均没有动机对对比文件1进行改进从而获得权利要求的技术方案。

需要补充说明的是，在实质审查阶段，如果审查员发现之前确定的对比文件1客观上不存在与发明实际解决的技术问题相一致的技术缺陷，则需要反思该现有技术是否适合作为最接近的现有技术。

往往审查员将撇弃该对比文件1，或者另寻更接近的现有技术，或者认定本申请相对于对比文件1具备创造性。

?对其他现有技术（下称对比文件2）的技术方案进行整体考量，即判断对比文件2中是否存在克服最接近现有技术的技术缺陷的技术手段，使本领域技术人员可以解决最接近的现有技术中存在的技术问题并进而获得要求保护的发明。

这需要具体关注对比文件2中记载的技术手段及其在对比文件2整体技术方案中所起的作用，并与三步法第2步中确定的区别特征及其为解决发明实际解决的技术问题所起的作用进行比较。

?如果对比文件2中记载的技术手段及其作用，能够完全和权利要求与对比文件1之间的区别特征及其作用相同（下称情形1），则通常认为其他现有技术中存在克服最接近现有技术的技术缺陷的技术手段，使本领域技术人员会对最接近的现有技术进行改进而获得要求保护的发明。

?较为复杂和容易出现争议的情形是：对比文件2记载的技术手段与区别技术特征相同，但该技术手段在对比文件2的整体技术方案中所起的作用与区别技术特征为解决本发明实际解决的技术问题所起的作用不相同（下称情形2）；对比文件2记载了与区别特征不同的技术手段，但该技术手段在对比文件2整体技术方案中所起的作用与区别特征在本发明中所起的作用相同（下称情形3）；对比文件2中记载的技术手段及其作用与三步法第2步中确定的区别特征及其作用均不相同（下称情形4）。

下面，我们分别进行讨论。

?对于情形2，应当基于本领域技术人员的知识和能力，客观地确定该技术手段是否在对比文件2中实际起到与区别特征相同或者类似的作用。

如果是，则通常认为对比文件2给出解决发明实际解决的技术问题的技术启示，使本领域技术人员会借助该技术启示对最接近的现有技术进行改进而获得要求保护的发明；如果不是，则得出相反结论。

需要注意的是，确定该技术手段在对比文件2中所起的作用，既不能将该技术手段从对比文件2的整体技术方案中孤立出来，认为相同的技术手段客观上必然能起到相同的作用；也不能仅仅基于对比文件2的记载来确定其作用，认为对比文件2中没有文字记载的技术效果，就不能被确定为该技术手段在技术方案中所起的作用；而应当基于本领域技术人员的知识和能力判断。

?对于情形3，判断对比文件2是否可以与对比文件1结合以得到权利要求的技术方案的关键，在于本领域技术人员是否可以在不超出其所具有的普通技术人员的技术水平的情况下，利用其所具有的本领域普通技术知识和合乎逻辑的分析、推理和有限次实验的能力，对对比文件2中记载的与区别特征对应的技术手段进行改造以获得该区别特征。

如果是，则通常认为对比文件2中存在克服最接近现有技术的技术缺陷的技术启示，使本领域技术人员会对最接近的现有技术进行改进而获得要求保护的发明；如果不是，则得出相反结论。

需要注意的是，本领域技术人员对对比文件2记载的技术手段进行改变必须基于对比文件2的整体技术方案进行，改变后的技术手段置于对比文件2的技术方案中不应影响其作用。

当改变后产生的技术效果发生了一定的变优或变劣或者新增其他作用时，这种变化应是本领域技术人员在改变时就能合理预测到的。

?对于情形4，实际上是情形2和3的混合，此处不再赘述。

?典型案例分析?以下3个案例分别涉及对最接近现有技术的整体考量和对其他现有技术的整体考量中的情形2、3，结合具体案例进行分析说明。

?案例一——渔业用绞机。

?某专利涉及一种渔业用绞机，其权利要求为：“一种渔业用绞机，其特征在于包括：一承架；一绞集部，该绞集部至少具有左绞集部及右绞集部，且该左右绞集部分别单独被动力单元所传动；2动力单元，每一动力单元包括有动力箱、设置在动力箱内的油压马达、与油压马达联结的传动齿轮以及传动筒；2离合器，该离合器联结在动力单元的传动筒与该绞集部之间；一支承轴，该支承轴是穿设于该绞集部、离合器，传动齿轮、传动筒，该支承轴的二端头则被动力箱所支承；其中，该离合器内具有环状齿条，该传动筒具有条状齿轮。

”?现有技术中存在2篇对比文件，其中对比文件1公开了一种渔业用的拖网绞车，其包括左右2个卷筒和马达、离合器、传动筒等，并且马达可以分别控制卷筒的缠绕；对比文件2公开了一种机械用的离合器，其包括离合器和动力传动轴，其中离合器具有环状齿条键槽，传动轴具有条状齿轮，二者通过环状齿条键槽和条状齿轮相互嵌合，从而实现动力的传递。

?按照“三步法”对显而易见性进行判断。

第1步，将对比文件1确定为最接近的现有技术；第2步，将权利要求的技术方案与对比文件1相对比，其区别技术特征为权利要求中的离合器内具有环状齿条，传动筒具有条状齿轮，其作用在于在离合器和传动筒之间提供一种连接机制，使二者能够相互套合以便实现动力的传递；第3步，判断现有技术整体上是否存在某种技术启示。

首先，基于对最接近的现有技术的整体考量，判断最接近的现有技术作为整体是否客观上存在与发明实际解决的技术问题相一致的技术缺陷。

将对比文件1的技术方案，即对比文件1中记载的全部技术特征以及它们之间的有机联系作为一个整体来看，对比文件1所公开的拖网绞车有其特有的工作方式，该工作方式决定了其传动筒和离合器之间不能相互套合并配合使用。

可见，对比文件1排除了将离合器和传动筒连接使其配合使用的可能性，也就是说，对比文件1不存在为二者提供连接机制的技术问题，也就不存在对对比文件1进行这种改进的技术任务，本领域技术人员在面对对比文件1时不可能想到“要将离合器和传动筒连接起来使它们相互配合使用”。