专利申请OA审查意见答复【优质PPT】共78页
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专利检索、撰写以及答复专项培训课件PPT课件
专利分类
根据保护对象的不同，专利可分 为发明专利、实用新型专利和外 观设计专利。
专利申请流程
申请前准备
进行专利检索，评估申请 价值和可能性，准备相关 申请文件。
申请文件提交
向国家知识产权局提交专利 申请文件，包括请求书、说 明书、权利要求书等。
审查与授权
国家知识产权局对申请进 行审查，如符合授权条件， 则授予专利权。
相关专利并进行分析。
案例二
某科研团队想要评估其研究成果的 创新性，通过专利检索发现已有相 似技术申请专利，及时调整研究方 向。
案例三
某律师事务所在处理一起专利侵权 案件时，通过专利检索找到关键证 据，成功维护了当事人的权益。
Part
03
专利申请文件撰写规范与技巧
专利申请文件构成及要求
专利申请文件构成
确定检索目标
明确要查找的技术领域、关键词 和时间范围等。
调整和优化检索策略
根据初步检索结果调整关键词、 增加限制条件等优化检索策略。
选择合适的数据库
根据检索目标和需求选择合适的 专利数据库。
制定检索式
运用布尔逻辑运算符、截词符等 制定精确的检索式。
专利检索案例分析
案例一
某公司想要了解竞争对手在某一 技术领域的专利申请情况，通过 制定合适的检索策略，成功找到
Part
02
专利检索方法与技巧
专利检索概述
01
02
03
专利检索定义
专利检索是一种查找和分 析专利文献的过程，以获 取有关技术、市场和竞争 对手的信息。
专利检索目的
评估技术创新性、避免索原则
全面性、准确性、时效性。
专利检索数据库介绍
国家知识产权局专利数据库
根据保护对象的不同，专利可分 为发明专利、实用新型专利和外 观设计专利。
专利申请流程
申请前准备
进行专利检索，评估申请 价值和可能性，准备相关 申请文件。
申请文件提交
向国家知识产权局提交专利 申请文件，包括请求书、说 明书、权利要求书等。
审查与授权
国家知识产权局对申请进 行审查，如符合授权条件， 则授予专利权。
相关专利并进行分析。
案例二
某科研团队想要评估其研究成果的 创新性，通过专利检索发现已有相 似技术申请专利，及时调整研究方 向。
案例三
某律师事务所在处理一起专利侵权 案件时，通过专利检索找到关键证 据，成功维护了当事人的权益。
Part
03
专利申请文件撰写规范与技巧
专利申请文件构成及要求
专利申请文件构成
确定检索目标
明确要查找的技术领域、关键词 和时间范围等。
调整和优化检索策略
根据初步检索结果调整关键词、 增加限制条件等优化检索策略。
选择合适的数据库
根据检索目标和需求选择合适的 专利数据库。
制定检索式
运用布尔逻辑运算符、截词符等 制定精确的检索式。
专利检索案例分析
案例一
某公司想要了解竞争对手在某一 技术领域的专利申请情况，通过 制定合适的检索策略，成功找到
Part
02
专利检索方法与技巧
专利检索概述
01
02
03
专利检索定义
专利检索是一种查找和分 析专利文献的过程，以获 取有关技术、市场和竞争 对手的信息。
专利检索目的
评估技术创新性、避免索原则
全面性、准确性、时效性。
专利检索数据库介绍
国家知识产权局专利数据库
专利申请OA审查意见答复
• 思考：在deadline当天匆忙交案子，好习惯or恶 习？
4
Diligence
• 勤勉尽责，时刻保持诚惶诚恐、如履薄冰 的心态，要仔细严谨，追求完美。
– 追求精细化、专业化，杜绝丢三落四、粗枝大 叶 – Professional carefulness要成为习惯。号码 （申请号、案号、对比文件号等），期限（不 同的OA有不同的时限要求），不串行，不丢落 内容 – 给资深review之前，自己必须double check； 发给客户之前，必须再double check。
• 客户的要求必须认真对待。一定要尊重客 户指示，但不盲从。若客户指示不明确或 有问题，要及时与客户充分沟通，取得客 户的确认或进一步的指示，而不能凭借个 人判断自作主张。
11
正确理解instruction
• Comments和response的受众不同，所以， 有时不能直接转换。 • 完全“翻译”客户指示的行为不可取，翻 译腔不可漏，因为我们是专业的代理人而 不仅仅是translator and messenger。 • 对于客户的指示我们要消化、理解，然后 做出不偏离客户指示且更有利于客户的答 复OA等行为。
26
常见形态：马虎大意
• 例1：意见陈述书中明明说了删除权利要求15-20， 但替换页中却没有删除。 • 例2：审查意见通知书中除了创造性外还涉及不支 持、不清楚等问题，提供comments或答OA时仅 仅评述创造性，而忘了其他问题。
• 例3：说明书或权利要求书的页码标错，替换页多 了或少了内容。
6
立场不同，所以口吻不同
【例】遇到难以克服的rejection，把审查员的 观点重复一遍，得出不具备创造性的结论。
– 审查员口吻：claim 1不具备创造性，其从属 claims的特征均为公知常识，故也不具备创造 性。同理，claim 11及其从属claims也不具备 创造性。 – 错误的代理人口吻：claim 1不具备创造性，同 理，claim 11也不具备创造性。 – 正确的代理人口吻：claim 1具备创造性，相应 地，其从属claims具备创造性；同理，claim 11及其从属claims也具备创造性。
4
Diligence
• 勤勉尽责，时刻保持诚惶诚恐、如履薄冰 的心态，要仔细严谨，追求完美。
– 追求精细化、专业化，杜绝丢三落四、粗枝大 叶 – Professional carefulness要成为习惯。号码 （申请号、案号、对比文件号等），期限（不 同的OA有不同的时限要求），不串行，不丢落 内容 – 给资深review之前，自己必须double check； 发给客户之前，必须再double check。
• 客户的要求必须认真对待。一定要尊重客 户指示，但不盲从。若客户指示不明确或 有问题，要及时与客户充分沟通，取得客 户的确认或进一步的指示，而不能凭借个 人判断自作主张。
11
正确理解instruction
• Comments和response的受众不同，所以， 有时不能直接转换。 • 完全“翻译”客户指示的行为不可取，翻 译腔不可漏，因为我们是专业的代理人而 不仅仅是translator and messenger。 • 对于客户的指示我们要消化、理解，然后 做出不偏离客户指示且更有利于客户的答 复OA等行为。
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常见形态：马虎大意
• 例1：意见陈述书中明明说了删除权利要求15-20， 但替换页中却没有删除。 • 例2：审查意见通知书中除了创造性外还涉及不支 持、不清楚等问题，提供comments或答OA时仅 仅评述创造性，而忘了其他问题。
• 例3：说明书或权利要求书的页码标错，替换页多 了或少了内容。
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立场不同，所以口吻不同
【例】遇到难以克服的rejection，把审查员的 观点重复一遍，得出不具备创造性的结论。
– 审查员口吻：claim 1不具备创造性，其从属 claims的特征均为公知常识，故也不具备创造 性。同理，claim 11及其从属claims也不具备 创造性。 – 错误的代理人口吻：claim 1不具备创造性，同 理，claim 11也不具备创造性。 – 正确的代理人口吻：claim 1具备创造性，相应 地，其从属claims具备创造性；同理，claim 11及其从属claims也具备创造性。
专利审查意见的答复与技巧ppt课件
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2.1 请求原则（依请求而启动 ） 实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求的前提下才
能启动。 有没有例外？
申请人正式提请审查(包括提出申请时、依法提出修改时 或者答复审查意见通知书时)的申请文件作为审查对象。
8
2.2 听证原则 作出驳回决定之前，应当给申请人提供至少一次陈述意见
和／或修改申请文件的机会 驳回所依据的事实、理由和证据应当在驳回前事先告知。
23
是否可以修改最佳实施方式或者实施例？ 删除可以增加难。允许增加的内容一般限于补入原实施方式或者实施例中具 体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括 所使用的标准设备、器具)。
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2.3 程序节约原则 实质审查时，审查员应当尽可能地缩短审查过程 。除非
确认申请根本没有被授权的前景，一通中将所有问题一次 指出。 但是，审查员应当注意，不得以节约程序为理由而违反请 求原则和听证原则。
10
第二节 申请文件的修改
11
1. 修改时机
1.1 主动修改的时机 1.1.1 专利法实施细则第51条第1款 1.1.2 不符合修改时机的主动修改 1.2 答复审查意见时的修改 1.2.1 专利法实施细则第51条第3款 1.2.2 非针对审查意见的修改
12
1. 修改时机
1.1 主动修改的时机
1.1.1 细则第51条第1款规定： 提实审时、进实审3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
• 按上述时机主动修改的，无论修改是否范围，均应当以 申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。
• 多次修改，以最后为准。
13
1. 修改时机
1.1 主动修改的时机 1.1.2 不符合修改时机的主动修改： • 时机不对，一般不予接受。两次“但是”。 • 第一次但是：但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只
专利审查意见的答复与技巧 PPT
审查意见通知书答复 方法及技巧
北京康信知识产权代理有限责任公司
第一节 实质审查程序及原则 第二节 申请文件得修改 第三节 审查意见的理解 第四节 审查意见答复原则与策略
第一节 实质审查程序及原则
1. 实质审查程序得概述
新申请提交(提实审)→ 初审→公开→进入实审阶段 → 实质审查 → 授权或驳回
常见问题
1、 审查意见通知书得答复期限？
第一次审查意见通知书 第二至N次审查意见通知书
发文日+15天+四个月 发文日+15天+两个月
2、 答复期限就是否可以延期？
在绝限之前 延期一个月 需缴纳300元费用 延期两个月 需缴纳600元费用
3、 下发视为撤回通知书后就是否可恢复？
实施细则第六条 收到视为撤回通知书2个月内 权利恢复请求 + 1000元恢复费 答复文件
(4)主动增加新得独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利 要求书中未出现过。
(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利 要求书中未出现过。
小练习
A: 一种起重机,其特征在于，包括A+B+C。 B： 一种起重机，其特征在于，包括B+C。
A： 一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。 B： 一种起重机，其特征在于，包括A1+B+C。
2、1 请求原则(依请求而启动 ) • 实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求得前提下才
能启动。 有没有例外？
• 申请人正式提请审查(包括提出申请时、依法提出修改时 或者答复审查意见通知书时)的申请文件作为审查对象。
大家应该也有点累了，稍作休息
大家有疑问的，可以询问和交流
北京康信知识产权代理有限责任公司
第一节 实质审查程序及原则 第二节 申请文件得修改 第三节 审查意见的理解 第四节 审查意见答复原则与策略
第一节 实质审查程序及原则
1. 实质审查程序得概述
新申请提交(提实审)→ 初审→公开→进入实审阶段 → 实质审查 → 授权或驳回
常见问题
1、 审查意见通知书得答复期限？
第一次审查意见通知书 第二至N次审查意见通知书
发文日+15天+四个月 发文日+15天+两个月
2、 答复期限就是否可以延期？
在绝限之前 延期一个月 需缴纳300元费用 延期两个月 需缴纳600元费用
3、 下发视为撤回通知书后就是否可恢复？
实施细则第六条 收到视为撤回通知书2个月内 权利恢复请求 + 1000元恢复费 答复文件
(4)主动增加新得独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利 要求书中未出现过。
(5)主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利 要求书中未出现过。
小练习
A: 一种起重机,其特征在于，包括A+B+C。 B： 一种起重机，其特征在于，包括B+C。
A： 一种起重机，其特征在于，包括A+B+C。 B： 一种起重机，其特征在于，包括A1+B+C。
2、1 请求原则(依请求而启动 ) • 实质审查程序只有在申请人提出实质审查请求得前提下才
能启动。 有没有例外？
• 申请人正式提请审查(包括提出申请时、依法提出修改时 或者答复审查意见通知书时)的申请文件作为审查对象。
大家应该也有点累了，稍作休息
大家有疑问的，可以询问和交流
发明专利申请实质审查意见通知书(ppt 88页)
专利申请文件的修改
1.答复时修改专利申请文件的总体原则
（1）消除通知书中所指出的且确实存在的缺陷； （2）尽可能争取较宽的保护范围； （3）符合法、细则和指南中有关修改专利申请文 件的规定； （4）注意修改后的申请文件不要出现新的不符合 法、细则和指南中有关专利申请文件相关规定的情 况。
专利申请文件的修改（续）
1. 逐篇分析引用的对比文件（续）
-其次，对每项现有技术（包括申请在先公开在后的对 比文件）所披露的内容进行分析
每项现有技术或对比文件分别披露了本发明独立权利 要求中的哪些技术特征
每项现有技术或对比文件针对各从属权利要求分别披 露了哪些技术特征
每项现有技术或对比文件所披露的技术特征（尤其是 独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特 征）在各项现有技术和各篇对比文件中所起的作用是什么
X、Y、A类
在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件
PX、PY先权要求的，为优
先权日前）向中国提出申请、在申请日或申请日后公布的专利
申请文件或公告的专利文件
E类
在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申
请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件
PE类
缺乏新颖性和/或创造性（续）
专利申请文件的修改（续）
2. 答复时修改申请文件的规定(续)
专利法实施细则五十一条三款
收到审查意见通知书后，对专利申请文件的修改， 应当针对通知书指出的缺陷进行通知书的要求进行。 如果修改方式不符合细则五十一条三款的规定，则这 样的修改一般不予接受。
然而，对于虽然修改的方式不符合细则五十一条 三款的规定，但其内容和范围满足法三十三条要求的 修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺 陷，并且具有被授权的前景，这种修改可以被视为是 针对通知书指出的缺陷进行的修改，因而经此修改的 申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。
答复审查意见通知书练习讲解ppt课件
挂钩本体整体上是弯曲的板状结构；（适于吊挂较重物品） 突起物沿横杆的轴向宽度大于挂钩本体的宽度；（带来更好 夹持效果，且节省材料）
13
对专利申请前景的分析（续）
4. 对说明书中上述技术特征的分析：
两夹持部上相向内侧的两个突起物对称设置；（由 于未写明其所起作用，先不作考虑，且其仅能作为原 权利要求2的从属权利要求）
每个支持部上的两个突起物之间的连接部分呈V形 凹陷；（对比文件2中已披露，且其仅能作为原权利要 求2的从属权利要求）
弯曲部上设有一个曲率半径小于其他部位的迂回部； （对比文件1中已披露，且所起作用相同）
挂钩本体整体上是弯曲的板状结构；（对比文件2 附图已披露）
突起物沿横杆的轴向宽度大于挂钩本体的宽度。 （所有对比文件均未披露）
21
5.按照权利要求2至4中任一项所述的浇注阀门，其 特征在于：所述定子(3)上的金属熔液流入口(7)和 流出口(9)分别为多个沿定子(3)长度方向并列设置 在其上的开口，在所述转子(13)上的凹口(15)数量 与上述流入口(7)和流出口(9)数量相同，且沿该转 子(13)长度方向并列设置。
6.一种制造权利要求1所述浇注阀门之定子和转子的 材料，其特征在于：该材料为陶瓷材料。
22
对申请文件的理解和分析
1.申请文件所要解决的技术问题以及其独立权利 要求技术方案的理解。
2.对权利要求2至4技术方案的分析理解。 3.对权利要求5技术方案的理解。 4.对权利要求6技术方案的理解。 5.说明书中公开了哪些具体实施方式。
23
说明书最后一段文字为： “除了图1至图3所示结构外，本发明的阀
3.权利要求4相对于对比文件1和2不符合专利法第二 十二条第三款关于创造性的规定。（权利要求4的附
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对专利申请前景的分析（续）
4. 对说明书中上述技术特征的分析：
两夹持部上相向内侧的两个突起物对称设置；（由 于未写明其所起作用，先不作考虑，且其仅能作为原 权利要求2的从属权利要求）
每个支持部上的两个突起物之间的连接部分呈V形 凹陷；（对比文件2中已披露，且其仅能作为原权利要 求2的从属权利要求）
弯曲部上设有一个曲率半径小于其他部位的迂回部； （对比文件1中已披露，且所起作用相同）
挂钩本体整体上是弯曲的板状结构；（对比文件2 附图已披露）
突起物沿横杆的轴向宽度大于挂钩本体的宽度。 （所有对比文件均未披露）
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5.按照权利要求2至4中任一项所述的浇注阀门，其 特征在于：所述定子(3)上的金属熔液流入口(7)和 流出口(9)分别为多个沿定子(3)长度方向并列设置 在其上的开口，在所述转子(13)上的凹口(15)数量 与上述流入口(7)和流出口(9)数量相同，且沿该转 子(13)长度方向并列设置。
6.一种制造权利要求1所述浇注阀门之定子和转子的 材料，其特征在于：该材料为陶瓷材料。
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对申请文件的理解和分析
1.申请文件所要解决的技术问题以及其独立权利 要求技术方案的理解。
2.对权利要求2至4技术方案的分析理解。 3.对权利要求5技术方案的理解。 4.对权利要求6技术方案的理解。 5.说明书中公开了哪些具体实施方式。
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说明书最后一段文字为： “除了图1至图3所示结构外，本发明的阀
3.权利要求4相对于对比文件1和2不符合专利法第二 十二条第三款关于创造性的规定。（权利要求4的附
专利代理实践（涉外）OA答复
专利代理实践（涉外）OA答复专利代理实践（涉外）OA答复原则：代理人不是“传声筒”。
在答复OA 时，代理人尤其必须要给委托人提供专业化的建议，但是，更要遵照委托人的指示和确认进行所有的代理工作。
在意见陈述时，必须要做到“正确，清楚，简洁，和有说服力”。
首先，需要明确一点，“答复OA”的整个过程绝不仅仅只是在“撰写意见陈述书”时，它是在“转达OA”的基础上进行的。
代理人绝不能只是“传声筒”而只是“将审查员的审查意见译成外文”（转达OA）之后再将“客户的只是译成中文”（答复OA）。
在“转达OA”时，代理人除了要正确翻译审查意见外，还必需做到：完全理解审查员的意见，并且在此基础上，根据客户的需要，用几种类型的“转达信”（注意：绝非“格式信”）进行专业化的转达。
最有助于客户提供明确的并且有说服力的指示的转达方式是针对审查员在OA 中所指出的缺陷让客户明了：1）在中国的审查实践中，一般的做法；2）这个具体的案子，代理人建议的解决方案；3）采纳代理人的建议的解决方案的可能的结果；4）在不利的结果的情况下，有哪些后续的法律程序和措施。
其次，需要明确在答复OA 时，代理人所有的工作的宗旨是为了在法律允许的范围内，通过与委托人的充分沟通以及与审查员的充分交流为委托人尽量争取“最大”的并且“稳定”的保护范围。
最后，在不同意审查员的审查意见而需要抗辩审查员的观点时，必需在“意见陈述书”中针对审查员指出的缺陷以具体的确凿事实和充分的理由切中要点证明申请人的观点。
比如，为了证明“请求保护的主题不属于专利法第二十五条规定的不授予发明专利权的客体”，必需要先陈述《审查指南》中所规定的“属于不授予专利权的客体”所必需要满足的必要条件，然后，在此基础上，明确指出该请求保护的主题不满足哪个具体的条件。
比如，为了证明“单一性”，代理人首先必需按照一般原则进行抗辩：结合专利性，准确把握各个独立权利要求所分别请求保护的发明的对于现有技术做出贡献的“特定技术特征”，然后是确定各个独立权利要求所分别请求保护的发明是否存在相同或者相应的技术特征。
专利审查意见的答复与技巧ppt课件
30
1.1.2 中间审查意见通知书
中间通知书是针对申请人的意见陈述书和／或新修改的专利申请文件 继续进行实质审查后发出的。
为了加快审查程序，在此审查意见通知书应当将对申请审查的结论明
确告知申请人。由中间通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。
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1.1.2 中间审查意见通知书
出现下列情况之一时，审查员应当再次发出审查意见通知书： （1）审查员发现与申请的主题更加相关的对比文件，需要对权利要求进 行重新评价（新对比文件） ； （2）在前一阶段的审查中，审查员未对某项或某几项权利要求提出审查 意见，发现其中有不符合专利法及其实施细则规定的情况（有遗漏） ；
1.2.2 非针对审查意见的修改 a. 主动纠错OK （见“第一次但是”） b. 五种主动修改不行（见“第二次但是”）
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2. 申请文件的修改
2.1 修改原则 法第33条规定：
申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利 申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设 计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
对比文件的申请日在本申请的申请日和所要求的优先权日之间，且对 比文件的公布或公告日在后者的申请日之后，即该对比文件构成PE类文件;
对比文件所要求的优先权日在本申请的申请日和所要求的优先权日 之间，且对比文件的公布或公告日在后者的申请日之后，即该对比文件构 成PE类文件;
需要核查对比文件以及本申请权利要求的技术方案是否享有优先权， 进而判断对比文件是否构成本申请的现有技术。
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1. 修改时机
1.1 主动修改的时机
1.1.1 细则第51条第1款规定： 提实审时、进实审3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。
1.1.2 中间审查意见通知书
中间通知书是针对申请人的意见陈述书和／或新修改的专利申请文件 继续进行实质审查后发出的。
为了加快审查程序，在此审查意见通知书应当将对申请审查的结论明
确告知申请人。由中间通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。
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1.1.2 中间审查意见通知书
出现下列情况之一时，审查员应当再次发出审查意见通知书： （1）审查员发现与申请的主题更加相关的对比文件，需要对权利要求进 行重新评价（新对比文件） ； （2）在前一阶段的审查中，审查员未对某项或某几项权利要求提出审查 意见，发现其中有不符合专利法及其实施细则规定的情况（有遗漏） ；
1.2.2 非针对审查意见的修改 a. 主动纠错OK （见“第一次但是”） b. 五种主动修改不行（见“第二次但是”）
18
2. 申请文件的修改
2.1 修改原则 法第33条规定：
申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利 申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设 计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
对比文件的申请日在本申请的申请日和所要求的优先权日之间，且对 比文件的公布或公告日在后者的申请日之后，即该对比文件构成PE类文件;
对比文件所要求的优先权日在本申请的申请日和所要求的优先权日 之间，且对比文件的公布或公告日在后者的申请日之后，即该对比文件构 成PE类文件;
需要核查对比文件以及本申请权利要求的技术方案是否享有优先权， 进而判断对比文件是否构成本申请的现有技术。
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1. 修改时机
1.1 主动修改的时机
1.1.1 细则第51条第1款规定： 提实审时、进实审3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。