知识产权交易风险表现及预防措施经验总结

知识产权交易风险表现及预防措施经验总结

知识产权是具有地域性、时间性、无形性的权利，在一国有效的知识产权不一定在另外一国就必然受到保护。除商业秘密外，知识产权都是在一定期限里的权利，而不是永久的权利。在引进合作伙伴时，引进方往往盲目迷信对方宣传的其技术有多少多少项专利、专有技术如何先进、如何独家所有，而不认真考察核实协议中所涉及到的知识产权的有效性问题，使得对方抬高出资的作价评估先期获得了额外的收益。综观目前繁杂的市场交易中，知识产权交易风险不断高发，这其中的根本原因在于我国国内企业主知识产权意识不高，盲目，不委托专业第三方知识产权尽职调查（知识产权尽职调查）机构跟进，吃了亏才知后悔。

知识产权交易风险其主要表现方面有：

(1) 用已经进入公有领域的过期知识产权冒充处于保护期的知识产权。

在引进合作方的过程中，对方利用引进方对新技术的不熟悉及对对方

的盲目迷信，故意将过期的知识产权（主要是过期专利）也作为转让或许可的标的，使引进方为本已处于公有领域的任何人都可以免费使用的东西支付转让费或许可使用费。

例如，我国的某汽车厂在与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元人股，由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚申请中，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资人股的，该企业吃亏上当，追悔莫及。

对于这种情况，其实引进方完全可以避免，只需要在合同谈判时由对方提供效的知识产权证明文件，同时自己或委托法律服务机构查询该知识产权的权利状态即可避免。对于经常发生的转让过期专利的问题，通过专利联机检索就可有效防止。

要求对已经处于公有领域的所谓“专有技术”支付费用。该种情况类似于过期知识产权问题，只是由于属于商业秘密范畴的“专有技术”的时间性是由其自身的保密状态的持续时间所决定的，所以一旦由于某种原因（非受让方的原因）而处于公开状态，则该专有技术即属于公有技术，任何人都可以无偿使用，作为受让方有权不再支付使用费。

在引进合作方过程中，由于引进方对相关技术的发展跟踪不紧，导致对方将公有技术作专有技术高价转让或许可引进方使用，给引进方造成损失而对方已先期收回成本甚至已经先期获利。

（2）没有分许可权而许可。

由于知识产权的专有性特征。除非权利人授权人有分许可的实施权，则任何人无权许可他人实施权利人的知识产权。如果对方对其许可引进方使用的知识产权（主要表现为专利、商标）并不享有分许可权，且并非是该知识产权的权利人，则其许可引进方的行为超越了其权利范围。致使引进方在使用了该项知识产权之后必然将会成为侵权人．到时引进方将要承担侵权责任，尤其是在引进方将产品销往权利产生国时，更会给引进方造成重大损失。

例如，在前些年，我国的一些电视生产厂家从日本引进了许多彩色电视生产技术和生产线，其中包括一些专利技术。但这些从日本引进的技术中，有相当一分专利技术并不属于日本厂商，而是日本厂商从美国RCA公司购卖的。但在判时，日本没有提及这方面的情况，而我国的许多生产厂家也没有经验。在谈判、签约时没有考虑到引进技术中涉及的第三方的专利的问题，没有写上效力担保条款，明确双方在涉及第三方专利时的权利、义务和责任。致使在我国彩电市场趋于饱和，许多厂家在积极寻求彩电出口创汇而出口到美国和西欧一些国家

RCA公司就向我方提出侵权和赔偿要求，要求和我方进行专利许可谈，否则这些彩电不能进入美国和西欧市场，从而使我国企业的利益受到很大损失。

（3）要求国内企业对其在国内并不享有权利的外国知识产权支付费用。

外常利用中方在知识产权地域性问题上存在的模糊理解，要求中方对外方在国国内并不享有权利的外国知识产权支付使用费。而根据知识产权的地域性征，在一国受保护的知识产权并不必然在另外一国同样受到保护或受到同样的保护。所以对于一些已经过了优先权期限的外国知识产权（主要是指外国利），中方完全可以免费拿来使用而无须乏付任何许可使用费（权利金），如果外方对此要求权利金就是外方对中方的一种盘剥行为，在以此作价出资时就是一种变相的虚假出资行为。

但是，如果我国企业生产的产品主要是外销到该受到知识产权保护的国家的话，外方要求支付知识产权使用许可费的要求就是完全合理合法的。反之，如果产品只是在国内销售且外方的知识产权已经过了优先权期限而不可能在中国境内获得知识产权的话，外方的要求就是完全没有道理的。

因此，许多企业忽略了知识产权的时效性等特殊之处，结果导致严重的经济损失。鉴于此，加强知识产权的有效性等管理措施势在必行。

首先应转变观念，提高对知识产权的认识。知识产权对企业的发展，对社会／进步起着重大的作用，一个专利可以救活一个濒于绝境的企业，一个发明可以推出一个新的品牌或提高一个商标的知名度。同样，一个个发明也提高了企业的知名度。所以，加强知识产权的管理既是维护国家利益的需要，也是企业自身发展的需要。因此，要加强管理力度，广泛宣传知识产权的重要性，使人人都能自觉维护知识产权并充分利用知识产权为企业多创效益。

其次，应依法管理知识产权。管好用好企业知识产权是法律赋予企业的权利和义务。早在1990年3月，国家五部委联合颁发了《企业专利工作办法（试行）》，明确了企业专利工作的机构与任务，专利法、合同法、商标法、著作权法等法律法规也对企业在知识产权方面的权利和义务作了相应规定。企业要根据这些法律法规，制定知识产权管理办法，摸清家底，弄清来源渠道，理顺业务关系，1J强知识产权的创造部门、使用部门、管理部门之间的协作，明确责任，建立企业统一的管理体制和行之有效的管理、监督核算体系，配备懂业务、知法懂法的专业骨干人员，来维护执行知识产权的管理制度。

再次，应加强知识产权的评估和核算工作。完善知识产权管理，必须

对知识产权进行全面清查核实，根据知识产权的性质整理、分类、登记。知识产权的核算要遵循企业会计核算的一般原则，考虑资金货币时间价值和资金的风险因素。全面记录反映知识产权整个创造过程中不同阶段的有关人、财、物的消耗，准确无误地计算知识产权的项目成本、管理成本和转让成本，建立j目的资料档务。为了简便核算，现行制度按知识产权投入为基础，在计价时，必须具备作价依据和标准以及所有权和使用权证书等的详细资料。企业购人的知识产权要按实际支出价款计价，对接受捐赠的知识产权按照所附单据或参照同类知识产权价格评估后计价，自行开发的知识产权按实际净支出计价。而商誉只有在企业合并或接受商誉投资时才可评估计价。

企业知识产权的转让，取得的收入除国家另有规定外均计人企业收入。如果转让所有权，转让成本应按转让知识产权的摊余价值计算。如果转让使用权，则应将为履行出让合同所规定义务时发生的费用作为转让知识产权使用权的转。知识产桓着时间的转移资产的价值将发生变化，产品的升级换代，技术更新周期的，也将使知识产权的价值发生贬值。为了维护专有技术的垄性，而不断加大知识与物质的投入，这又使知识产权增值。在经济担保、清产核资等业务中，还要考虑这方面的因素。