专利先行实施权的范围

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知识产权是创造性智力成果权 , 是基于人们的创意而产生的 , 先行实施技
收稿日期 2006 04 08 作者简介 刘贤 ( 1964 ) , 男 , 湖南浏阳人 , 湖南师范大学法学院讲师 , 法学硕士 , 主要研究方向 : 民商法学。
∀ 1 #[ 英 ] 洛克 . 政府论 [ M ] . 叶启芳、 瞿菊农译 . 北京 : 商务印书馆 , 1986. 3.
∀ 8# 它与美国专利法的先发明制度不协调。 对于先行实施人不是发明人, 其实施技术是从发明人或发明 人的利益相关的人处获取的, 美国公会 1997 年的 %21 世纪专利系统改革方案& 拟定的专利法第 273 条
( c) ( 1) 规定 , 先行实施人不享有先行实施权, 如先行实施人在专利申请日前, 独立开发出该项发明并已 予以实施 , 且超过一年以上者 , 则专利已丧失新颖性, 先行实施人没有先用权 , 在申请人获得专利后 , 先 行实施人则不能继续实施 ∀ 9 #。美国这一改革方案体现了其对先行实施权进行一定限制的意图。
∀ 7# 自己生产专利产品, 若专利权人提出侵权指控 , 第三人可援引先用权人的权利进行抗辩。 这种做法从
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一般民事权利角度来衡量是完全可以的 , 对于专利权的排它性来讲似乎有些难以说通, 但如果专利技术 先发明人在专利申请前已经实施, 或者自己无条件实施而向第三人定货也就顺理成章了, 当然, 在这种 情况下, 第三人的生产也应遵守先行实施权的条件。 在美国, 虽然其专利法和专利法实践中都没有先行实施权的规定 , 但可以说她是维护先行实施权人 利益最先进的国家之一, 美国的专利法规定, 专得权的取得原则是先发明原则, 而非先申请原则, 只有首 先开发出新技术方案的人才能取得专利权, 先用权人与专利权人通常为同一人, 因而, 其专利法没有必 要规定先行实施权这一内容。其实 , 美国在 1839 的专利法中出现过先用权的概念 , 但后来取消了, 因为
2006 年 6 月 第 4 卷 第 3期
时代法学 Presentday Law Science
Jun. 2006 Vol. 4 No . 3
专利先行实施权的范围
刘 贤
( 湖南师范大学法学院 , 湖南 长沙 410081) 摘 要 : 专利的先行实施权是相对于专利权 而独立存在的权利 , 它虽不构成对专利权的侵害 , 意而产 生的 , 和著作 权一样 , 为 保持对 未来作 者创造 的激 励, 法律 必须保 护作 者创 意。 ! ∀ 2 #然而, 在专利制度设立以来, 这一人本能的权利受到了约束 , 专利法虽然规定了先行实施人可以 继续实施 , 但先行实施权的行使只能在法定的范围内进行。 目前世界上很多国家均在专利法中规定了先行实施权 , 在行使该权利时, 先行实施权人通常只能在 原有范围内进行。原有范围包括行业范围、 数量范围、 主体范围、 客体范围 , 即实施的人是否为原实施 人, 该技术是否只用于生产制造原有产品或可否用于其它行业, 生产的专利技术产品或使用专利方法制 造的产品数量是否为原生产的数量等等。对于这些范围的内容 , 各国有各国的规定。在日本、 德国等发 达国家一般只规定行业的限制 , 对数量及主体限制较少 , 而我国则限制条件太多 , 不管主体、 客体还是行 业、 数量均进行了严格的限制。 法院对于适用先用权的条件必须严格掌握 , 该原则适用不当 , 就有可能 对专利权人的排他性权利造成重大损失。 ! ∀ 3# 这一观点已被我国司法和理论界不少人所认同。 一、 先行实施权数量 、 行业范围分析 在国外, 日本、 德国、 英国、 瑞典均在专利制度中规定了先行实施权, 对先行实施权范围有明确限制。 德国对先行实施权的限制较少 , 先实施人可以是 本企业! , 还可以是合符条件的其它企业 , 同时只要是 为 满足企业的需要! 均可以实施, 没有量的限制。德国专利法第 12 条规定, 任何人在专利申请时 , 已 经在国内实施了发明或者已经完成了其必要的准备的 , 专利权对该人不发生效力, 该人有权为满足本企 业的需要, 在本企业或者其它企业实施该发明。 !∀4# 可见德国先行实施权范围不设量的限制、 许可权利 人扩大生产、 发展壮大。 日本专利法关于先用权的第 19 条规定, ∃在正在实施或正在准备的发明以及 商业目的范围内涉及到提出专利申请专利权的, 享有普通实施权 , 这一点与中国%专利法& 第 63 条第 1 款之二∃在原有范围内继续生产 , 使用的行为 是∃不同含义 。 ! ∀ 5 #从日本专利法看, 享有先行实施权的 人既可以是 正在实施!, 也可以为 正在准备! , 没有 已经作好准备! 的要求 , 实施范围是 享有普通实施 权! , 普通实施就是没有生产方式、 产量限制的一般技术应用的实施。%日本专利法& 对先用权的 范围!, 有诸多 以步行电子束! 为代表的日本最高法院判决案例 , 这些案例都是围绕先行实施权及所涉及到的 技术范围展开争论, 没有论及 生产量! 、生产能力! 的范围 , 如果说对 生产量! 有所限制 , 在日本难以理 解。 日本不光没有生产量的限制 , 而且先行实施人还可以向拥有生产设备的第三者定货 , 让第三者为
范围内进行 , 其范围包括行业范围 、 数量范围 、 主体范 围 、 客 体范围 , 在范围的 确定上 , 我国有不 少争议 。 确 定 先行实施权的范围应符合我国国情 , 参照国外做 法 , 予以适当扩大 。 关键词 : 先行实施权 ; 专利技术 ; 原有范围 ; 生产能力 中图分类号 : D923 文献标识码 : A 文章编号 : 1672 769X( 2006) 03 0081 05
Ranges of Rights of Prior Practice
Liu Xian
( Law School of Hunan Normal University, Changsha, Hunan 410081, China)
Abstract: Rights of prior practice of patent exist along with patent rights. Though the continuous practice of patent technique doesn t violate the patent rights, its prior practice should be limited in such ranges as industries, numbers, subjects and objects. In china, there is much controversy on how to con firm the ranges. The author thinks that defining the ranges of rights of prior practice should be in confor mity with our nat ional condit ions in the light of the way executed in foreign countries and we should widen the ranges. Key words: rights of prior pract ice; pat ent technique; original range; product ion capacity 专利权是民事主体基于发明创造而依法享有的专有权 , 一项发明创造方案经申请获得专利权以后, 该技术方案就受法律保护 , 专利权人就享有实施其专利技术、 禁止他人实施和处分其专利技术、 在产品 包装上标示其专利标记等独占性权利, 这是专利垄断性特征的体现。专利的垄断性赋予权利人完全的 排它性权利, 未经许可, 他人不得以任何方式利用 , 这不光会给他人的在先权利造成损害 , 还可能给专利 权人带来超额的垄断利润 , 它不但对先行实施人不公平, 也违背社会公共利益。基于这种不公平状态, 专利法的制定者在确定专利权独占性的同时也为其设置了一些限制 , 专利技术先实施人享有先行实施 权就是对专利垄断权限制的一种。先行实施是指在专利申请日前已经制造与专利产品相同的产品或使 用与专利技术相同的技术 , 或已作好制造、 使用准备的 , 先行实施人享有的继续实施的权利 , 也称先用 权。先行实施权是相对于专利权而独立存在的一种民事权利, 它既基于民法的公平原则而产生, 也是源 于自然法则以及人的本能而应享有的权利, 人类天生都是自由平等和独立的! , 人民有天赋的权力!, 不能变更 , 更无从否认!,
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目前我国对先行实施权的 原有范围! 在产品数量及行业范围的限制上有两种理论, 一为量化论, 一 为定性论, 大多数学者坚持量化标准, 少数学者拥护定性标准, 司法界也以量化标准来处理这类案件。 汤宗舜先生认为原有范围 是根据认真准备的情况 , 可以预测要达到的生产能力! ,
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这种标准相对比
较宽松。杨金琪先生则认为, 对∃原有范围 在量的方面解释和确认 , 应当以先用权人在申请日前 , 为制
∀11# 造该产品或使用该方法所拥有的或已购置的机器设备的正常生产能力可达到的产量为限! 。 该标准
在量化方面较严格, 它要求 原有范围!须限制在专利申请日前的已有生产设备能达到的能力。程永顺 先生认为 , 对 已经制造! 来说 , 应以先用权人每日、 月、 年制造的产品数量计算出生产数量 ; 对 已作好制 造的必要准备! 来说 , 可以根据先用权人所作的必要准备的规模 , 预测将达到的生产能力与规模来衡 量 ∀ 12# 。这种标准将条件一分为二 , 对已生产出产品者以专利申请日前实际产出的数量为限, 而作出准 备但未生产出产品者以已有生产设备的生产能力为限。对这种标准 , 笔者不敢苟同 , 且不说量化标准合 不合理, 就其标准本身来讲也不公平。因为任何生产者在生产经营阶段均有一自然过程 : 开始生产时产 量小 , 产品品质较低 , 通常达不到其生产设备的生产能力, 但随着生产条件的发展、 成熟 , 产量则不断增 大。而只准备好设备并未生产者在时间上讲 , 通常其技术开发要较已生产出产品者要晚 , 其先实施权的 优先性就应比已生产出产品者要小 , 但为何只做好准备而未出产品者可以其设备生产能力为标准进行 生产 , 而已开始生产的反而不行呢 ? 这显然不合常理。在规模上 , 我国司法界也主张以 量化标准! 来确 定原有范围 , 这以北京市高级人民法院为代表 , 北京市高级法院在 2001 年 9 月 29 日的 %专利侵权判定 若干问题意见( 试行 ) & 第 96 条第 2 款( 3) 规定: 原有范围 , 是指专利申请日前所准备的专用生产设备的 实际生产量或者生产能力的范围, 超出原有范围的制造、 使用行为, 构成侵犯专利权。这一规定是与我 国大部分专家学者观点一致的 , 同时也成为了我国其它法院和其它职能部门的处理专利侵权案的裁判 依据。更有甚者 , 有些执法部门将 原有范围! 确定为专利申请之日的实际产量 , 笔者在某知识产权局了 解到, 在专利侵权执法中 , 对先行实施权 原有范围! 就是依专利申请日实际产量作为标准的。相反 , 在 大部分人主张以量化标准来确定 原有范围! 的同时, 我国也有人反对采用 量化标准 !, 主张用 定性标 准! 来确定 原有范围! 。陈子龙先生认为: 对先行实施权的行使作量的限制, 对先行实施权人是不公平 的, 同时也违背了市场经济法则。先行实施权既然作为一项能够与专利权相对的民事权利, 其本身就是 相对于专利权而独立存在的, 有其自身的权利范围 , 如有 量化! 的限制 , 等于宣告了专利权是凌骂于先 行实施权之上, 原有范围! 是指先行实施权人不得改变实施人的数量, 在原有的产业领域内, 以原有的 方式实施 ∀13# 。此观点从先行实施权的民事权利性, 市场发展的经济规律方面 , 阐述 原有范围! 不应 量 化! , 只能限制产业领域范围、 主体的数量及实施方式的理由 , 这种标准是有其合理性的。朱秀梅老师认 为产量标准无疑是制定原有范围的重要标准 , 但却非唯一标准 ∀14# 。我国台湾地区则是参照国外的通常 做法来确定先行实施权的实施范围的, 台湾专利法第 43 条第 2 款规定 , 申请前已在国内使用 , 或已完成 必须之准备者, 依法享有先用权, 使用权仅限于在其原有事业范围继续使用 ∀15#。在台湾, 先行实施人只 要在原来生产领域以内继续实施, 可以不受数量限制, 这一标准值得大陆借鉴。 二、 先行实施权主体范围的分析 对先行实施权主体的要求 , 各国有不同的规定 , 德国不光承认先行实施人的主体资格 , 还有条件承 认第三者的主体资格 ; 日本专利法规定, 任何人在申请专利时 , 已经在国内实施了发明或者已经完成了 其必要准备的, 专利权对该人不发生效力 , 该人有权为满足本企业的需要, 在本企业或者其它企业实施 该发明 ∀16#。日本也许可第三人为先行实施权人, 先行实施人可以向拥有生产设备的第三者定货 , 让第