实质审查意见陈述书撰写及专利申请文件的修改国家知识产权局专利局 ...(1)
结合实际案例浅谈“笔误”的修改是否超范围
结合实际案例浅谈“笔误”的修改是否超范围作者姓名：孔祥艳作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心摘要：由于判断修改超范围几乎贯穿整个实质审查全过程，且直接涉及法律使用标准的一致性，因此在审查过程中备受关注。
“笔误”是专利申请文件中较为常见的撰写缺陷，本文结合两个具体案例对涉及打字错误以及尺寸单位的笔误修改是否超范围的问题进行了一些浅见的分析。
关键词：修改超范围笔误明显错误一、 引言专利法第三十三条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对于发明和实用新型的专利申请文件的修改不得超过原说明书和权利要求记载的范围。
《审查指南》第二部分第八章第5.2.1.1节进一步指出：原说明书和权利要求记载的范围包括原说明书和权利要求文字记载的内容和根据原说明书和权利要求文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。
在专利申请文件的修改中，改正“笔误”是一种常见的修改方式。
对此，《审查操作规程▪实质审查分册》第八章第9.3.7节规定，申请文件中的明显错误是指：一旦本领域技术人员看到，就能立即发现其错误并能立即知道如何改正的错误，例如语法错误、文字错误、打印错误以及某些相互矛盾指之处。
“立即发现其错误”需要所述技术领域技术人员根据原申请文件和公知常识进行客观判断；“立即知道如何改正”要求该修改是所属领域技术人员从原申请文件中可以直接地、毫无疑义地确定的内容。
关于何为明显错误、如何修改是可以接受的，虽然《规程》对《指南》中的规定作了进一步的解释和说明，但实际操作中审查员仍存在一些疑惑。
本文从两个实际案例入手，对明显错误的认定和修改作进一步地探讨。
二、 实际案例和观点介绍案例（一）该案涉及一种模具导柱表面形貌的激光微造型方法，其权利要求1为：一种模具导柱表面形貌的激光微造型方法，其特征在于所述方法的步骤如下：首先根据导柱的工作条件、使用性能、可靠性要求进行表面的微造型形貌初步设计；再通过流体动压润滑理论优化表面微形貌设计，确定表面微造型参数，采用激光加工设备，选用以下加工参数：激光功率2～12W、泵浦电流13～20A、激光波长355nm、532nm 或1064nm，脉冲宽度20～70ns、脉冲重复频率1～9khz、光束模式为多模、扫描速度10～50mm/s、辅助气体为氮气，气压0.15Mpa，使脉冲激光照射导柱表面，并采用“同点单脉冲间隔多次”激光造型工艺，对模具导柱表面进行微造型处理，以上造型方法在模具导柱表面形成硬度HV800-1000、且呈疏密不等分布、由凹坑组成的微观几何形貌，所述微观几何形貌参数为：凹坑直径D在20～80, 相邻两凹坑间的距离b在50～600，深度h在2～20。
对专利申请文件的主动修改和补正
对专利申请文件的主动修改和补正如果对专利的名称需要修改的话，需要提交哪些文件?对专利申请文件的主动修改和补正也是专利申请人可以视需要选择的一项手续。
下面来看看对专利名称修改需要的文件及手续。
如果专利申请文件存在各种缺陷时，申请人可以主动提出补正或者在实施细则规定的时间内主动提出修改。
补正主要是对申请存在的形式或格式上的缺陷，或者手续上的缺陷进行补正。
例如：原文件未使用专利局制定的统一表格，可以主动站正提交合格的文件;原请求书未签章，可以通过主动补正提交经签章的请求书;申请委托有专利代理机构的，若申请时未提交专利代理委托书，可以主动补正提交专利代理委托书。
修改主要是指对申请内容的修改。
实用新型专利和外观设主专利申请只允许在申请日起3个月内，提出主动修改;发明专利申请仅允许在提出实审请求和答复审查员的第一次审查意见书时可以对申请文件进行主动修改。
在上述规定期限之外提出的主动修改，专利局将作出视为未提出和处理。
对请求书的修改要通过专门的著录项目变更手续进行，不能按照这里所说的主动修改的手续办理。
对权利要求书的修改应当以说明书为依据。
申请人可以修改权利要求的前序部分，也可以修改其特征部分，使其更准确地与发明内容相适应或更符合逻辑。
为了使专利申请符合单一性的要求或加强保护，申请人也可以增删权利要求书中的权利要求。
对说明书的修改一般来说主要限于非实质性的部分。
例如，发明名称、背景技术、发明所属的技术领域、图面说明和摘要等。
这些部分可以根据说明收实质部分的内容作修改，使芙与发明主题更适合，使公众与审查员更容易理解发明。
对说明书实质部分即发明目的、技术解决方案、效果和实施例的修改一般是不允许的，人有在很特殊的情况下可以考虑。
例如，发明目的与技术解决方案明显不相适应，可以依据技术方案对发明目的作适当修改;在申请有符合单一性的情况下，修改说明书，使其符合单一性的要求;将申请时仅写在权利要求书中的内容补写到说明书中等。
「知识产权法在线作业(第616章)」
知识产权法在线作业（第6~16章）您的本次作业分数为：１00分单选题1．外观设计专利人甲向人民法院起诉乙侵犯了其专利权，乙在提交答辩状的同时,向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求。
根据专利法的规定，正确的说法是（）A 专利复审委员会作出的决定是终局决定B 对专利复审委员会作出的决定,甲不服的，可以向人民法院起诉Ｃ对专利复审委员会作出的决定，乙不服的，可以向人民法院起诉D 对专利复审委员会作出的决定,甲乙双方都不服的,可以请求专利局再审正确答案:B 单选题2.某植物研究所培育出一种新型的“长春藤”。
经专家鉴定,“长春藤”的繁殖材料尚未在中国境内外销售，且经过多次繁殖保持其基本特征。
根据我国法律规定,该所对“长春藤”(）A 享有商业秘密权 B 享有专利权 C 享有植物新品种权 D 不享有任何权利正确答案:C 单选题３.发明专利新颖性判定中的冲突申请(抵触申请）是指（ )A 在申请日以前,他人向任何国家专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中Ｂ在申请日以前,他人向中国专利局提出过申请并且记载在申请以后公布的专利申请文件中C 在公告日以前,他人向中国专利局提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中D 在公告日以前,他人向任何国家专利局提出过申请并且记载在申请日以后公告的专利申请文件中正确答案：Ｂ单选题4．下列哪种发明创造只需要符合新颖性要件就可申请专利？（）A 发明B 实用新型C 外观设计D 计算机软件正确答案:C 单选题5.取得发明、实用新型专利的实质条件与取得外观设计专利的实质条件的主要区别之一是后者不要求( )A 美观Ｂ创造性 C 实用性Ｄ新颖性正确答案:B 单选题６.某市残联出于关心和扶持残疾人带来的目的，未经刘某同意，将刘某已出版的中文版《知识经济与信息革命》一书翻译成盲文出版。
根据我国著作权法的规定，甲的行为属于(）Ａ合理使用行为 B 强制许可使用行为 C 法定许可使用行为 D 侵权行为正确答案:A 单选题７.根据我国继承法和著作权法的规定，不能作为继承标的的是( )A 复制权B 注释权C 保护作品完整权D 改编权正确答案:C 单选题8.甲在2００３年５月10日提交了一项专利申请，于2005年３月５日获得该项发动机专利权，乙公司在2002年3月５日就在自己的工厂就汽车发动机制生产的做了必要准备，乙厂上马的这种汽车发动机包含了上述专利技术。
专利申请主动修改最多可以几次
专利申请主动修改最多可以几次我们作为专利拥有者，为了让自己的专利得到保护，会进行，在专利申请的时候申请人可以进行，但是许多人对于专利申请修改不是很了解。
那么，作为需要了解一下专利申请主动修改最多可以几次。
以下由为您介绍一下。
一、专利申请修改的主动修改的规定内容如下：进行专利申请修改时，我们根据实施细则第51条第一款和第二款的内容如下：1、申请人在提出实质审查请求时以及在收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出专利申请修改；2、实用新型或者申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出专利申请修改。
也就是说，不同的专利进行专利申请修改的时间段是不一样的。
在这个时间段内可以进行专利申请修改。
二、专利申请修改的范围限制如下：对于专利申请修改的范围限制，我们根据专利法第33条规定的内容如下：申请人可以对其进行专利申请修改，但是，对发明和申请文件的专利申请修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的专利申请修改不得超出原图片或照片表示的范围。
三、专利申请修改需要注意的事项如下：（一）在提交新申请后，专利申请修改的时机如下：针对发明专利申请修改，专利申请修改的时机有两个：1、发明专利申请人在提出实质审查请求时可以进行专利申请修改；2、在收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内可以进行专利申请修改。
（二）在进行专利申请修改时候，是否允许增加权利要求或者修改权利要求在审查指南和专利法中没有明确指出进行专利申请修改时不能增加权利要求或者修改权利要求的规定。
因此，在进行专利申请修改时增加权利要求或者修改权利要求在主动修改中是完全允许的。
（三）在进行专利申请修改时候，对专利申请修改的权利要求有所限制对于专利申请修改的权利要求限制，根据专利法33条的规定：申请人可以对其专利申请文件进行专利申请修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的专利申请修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的专利申请修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
对审查意见通知书的答复及对专利文件的修改(唐跃强)
实施细则第118条
向国务院专利行政部门提交申请文件或者办理各 种手续，应当使用国务院专利行政部门制定的统 一格式，由申请人、专利权人、其他利害关系人 或者其代表人签字或者盖章；委托专利代理机构 的，由专利代理机构盖章。 请求变更发明人姓名、专利申请人和专利权人的 姓名或者名称、国籍和地址、专利代理机构的名 称、地址和代理人姓名的，应当向国务院专利行 政部门办理著录事项变更手续，并附具变更理由 的证明材料。
意见陈述中对申请文件 修改的要求
• 专利法33条 申请人可以对其专利申请文件进行修改， 但是，对发明和实用新型专利申请文件 的修改不得超出原说明书和权利要求书 记载的范围，对外观设计专利申请文件 的修改不得超出原图片或者照片表示的 范围。
对审查意见通知书的答复及 对专利文件的修改
专利局电学部
唐跃强
2008.09
内
容
第一部分 意见陈述书的撰写 第二部分 专利申请文件的修改（国际阶段、 初审、实审、复审、无效）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第一部分 意见陈述书的撰写
专利法第37条 实施细则第3条 实施细则第7条 实施细则第118条
专利法和本细则规定的各种手续， 应当以书面形式或者国务院专利行政 部门规定的其他形式办理。
实施细则第7条
当事人请求延长国务院专利行政部 门指定的期限的，应当在期限届满前， 向国务院专利行政部门说明理由并办 理有关手续。
案例分析
所有的陈述意见都应当进行充分说理，同时必须针对 每1条审查意见进行陈述，针对修改应给出出处--原说 明书或权利要求书或附图的具体位置
案例分析
一、针对专利法第22条第2款的陈述
审查意见答复及申请文件修改-南宁
前景 预测
是
形式缺 陷审查
全面审查
程序节 约原则
▪ R53列出的可
能导致驳回的
缺陷
2020/8/15
15
第一次审查意
见通知书中指
出所有缺陷
国家知识产权局专利局 国家知识产权局专利局
发明专利申请实质审查
不全面审查
无法通过合法修改 克服实质缺陷 无授权前景
同时指出其它次 要缺陷和/或形 式缺陷无意义
实质缺 陷审查
A26.3
以说明书
单一性
权利要求
A31.1
禁止
清楚简要
重复授权
A26.4
修改/分案
A9.1
不得超范围
必要 技术特征
A33，R43.1
遗传资源
A26.5
R20.2
保密审查
A20.1
为依据
A26.4
2020/8/15
14
国家知识产权局专利局
发明专利申请实质审查
全面审查
实质缺 陷审查
可通过合法修 改而具有授权 前景？
（实质）审查
未发现驳回理由 且无其它缺陷
申请有缺陷 第一次审查意见通知书
2020/8授/15权
是
N通/会晤/ 电话讨论7
申请人在指定 期限内答复？
是
意见陈述/修改 后克服缺陷？
否
仍有问题，但 不足以驳回
否
视为撤回
满足驳回条件 (A38，R53)
国驳家知回识产权局专利局
代理人应当予以关注的有关内容
1
❖ 申请人对国家知识产权局专利局的驳回决定不服
的，可以向国家知识产权局专利复审委员会提出
复审请求，由此启动复审程序。
李益安、国家知识产权局专利行政管理(专利)二审行政判决书
李益安、国家知识产权局专利行政管理(专利)二审行政判决书【案由】行政行政管理范围行政作为专利行政行政行为种类行政裁决【审理法院】最高人民法院【审理法院】最高人民法院【审结日期】2020.07.28【案件字号】(2020)最高法知行终129号【审理程序】二审【审理法官】岑宏宇佘朝阳张宏伟【审理法官】岑宏宇佘朝阳张宏伟【文书类型】判决书【当事人】李益安;国家知识产权局【当事人】李益安国家知识产权局【当事人-个人】李益安【当事人-公司】国家知识产权局【法院级别】最高人民法院【字号名称】行终字【原告】李益安【被告】国家知识产权局【本院观点】本案的争议焦点问题是：本申请是否具备专利法第二十二条规定的新颖性和创造性。
【权责关键词】合法新证据维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】经审查，专利复审委员会于2018年3月26日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。
原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。
随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理，并于2018年12月21日作出被诉决定维持驳回决定。
专利复审委员会在被诉决定中认定： 1.独立权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。
独立权利要求1要求保护一种十字路口两层结构立交桥。
对比文件1公开了一种TT立交桥，该立交桥用于十字路口，该立交桥包括底层路面和高于底层路面的上一层立交桥桥面以及八处起至不同位置的坡路组成一层桥体（即该立交桥有一层地面和一个二层桥面，是两层结构立交桥）。
由此，对比文件1公开了权利要求1所要求保护技术方案的全部技术特征，且也属于立交桥领域，均为了解决十字路口拐弯不便不安全的技术问题，达到了各方向通行互不干扰、便捷拐弯的技术效果。
因而，权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。
2.权利要求2、4不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。
权利要求2的附加技术特征已经被对比文件1公开：该立交桥桥上路线完成相对行驶两条直行路线和四个左转弯路线，底层路面完成两个相对直线通行，以及四个右转弯（即该立交桥具有十二条车道，一层地面设置四条右拐弯和两条直行车道，二层桥面设置四条左拐弯和另外两条直行车道）。
答复审查意见[技巧]
![答复审查意见[技巧]](https://img.taocdn.com/s3/m/bb63cedbd4bbfd0a79563c1ec5da50e2524dd1ec.png)
在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的方式将实质审查意见告知申请人。
如果专利代理人和申请人能针对审查意见通知书撰写出令人信服的意见陈述书，并修改出合格的申请文件，则申请就有可能在较短的时间内被授权，大大缩短了实质审查程序；相反，提交的意见陈述书未对审查意见通知书作出满意的答复，就势必加长实质审查程序，甚至会使有可能取得专利的申请导致驳回的结果。
因此，如何答复审查意见通知书是专利代理人的一项基本功，对于专利代理人和申请人来说应当通过实践积累经验，加以提高。
一审查意见通知书简介实质审查意见通知书分为第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书。
第一次审查意见通知书是审查员经过实质审查后首次发出的通知书，除了极少数可直接授予专利权的发明专利申请外，国家知识产权局专利局都必须发出第一次审查意见通知书。
通常对于有授权前景的发明专利申请，第一次审查意见通知书在全面审查基础上指出专利申请文件存在的所有缺陷；而对于无授权前景的专利申请，第一次审查意见陈述书将充分论述该专利申请不能授予专利权的理由。
由此可知，第一次审查意见通知书通常在审查意见通知书中最重要且内容最多。
再次审查意见通知书是针对申请人的意见陈述书及新修改的专利申请文件继续进行实质审查后发出的，往往是对第一次审查意见通知书的补充，由再次审查意见通知书可以更清楚地得知该专利申请的前景。
审查意见通知书由标准表格（通常又称作通知书扉页）和审查意见通知书正文两部分组成。
在标准表格中给出实质审查所依据的文本、引用的对比文件、对权利要求书和说明书的结论性意见、实质审查的倾向性结论意见、答复期限等，其中第一次审查意见通知书的标准表格中还给出专利申请的基本情况，如有无优先权要求、有无主动修改等。
在审查意见通知书正文部分主要指出权利要求书和/或说明书的实质性缺陷，有授权前景时还指出专利申请文件所存在的其他问题，必要时还给出专利申请文件的修改建议。
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（1）总体要求
4、意见陈述书的表述方式 意见陈述书应当词语规范，有理有据，层次清 楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐 述委托人的立场。意见陈述书应当避免强词夺 理，避免仅仅罗列不着边际的套话。
2020/8/3
（2）具体要求
• A、能够让人理解
• （a） 重点突出 • （b） 层次分明 • （c） 论据充分 • （d） 说理透彻
性和创造性的充分理由，本申请将被驳回。
2020/8/3
三种结论
不定性意见
• 申请人应当在本通知书指定的答复期限 内对本通知书提出的问题逐一进行答复， 必要时应修改专利申请文件,否则本申请将 难以获得批准。申请人对申请文件的修改 应当符合专利法第三十三条的规定，不得 超出原说明书和权利要求书记载的范围。
意见陈述书的：
–作用 –要求
（1）总体要求 （2）具体要求
2020/8/3
作用
• 与审查员进行交流和沟通的方式和桥 梁
• 记载和反映了专利申请审查的过程 • 作为维护委托人的利益的见证
2020/8/3
（1）总体要求
大纲要求： 1、维护委托人的利益 2、全面、准确地理解审查意见，确定撰写策略 3、正确撰写意见陈述书【撰写的步骤、格式及
3、正确撰写意见陈述书
（1）如果专利申请还存在被批准为专利的前景， 意见陈述书应当全面答复审查意见通知书表达 的所有审查意见和提出的问题、要求。 对于形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修 改专利申请文件来克服或者消除缺陷； 对于实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件 进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能 够克服审查意见通知书所指出的缺陷的理由，
内容并进行分析 • 明确审查员的倾向性意见
(1)肯定性结论 (2)不定性结论 (3)否定性结论
• 向委托人转达审查意见 • 商定具体的陈述意见
2020/8/3
（一）一般格式：
1、起始部分 2、修改情况 3、评述部分 4、结尾部分
2020/8/3
起始部分
1、本意见陈述书是针对专利局于…年…月…日的第…次 审查意见通知书作出的，随此意见陈述书附上修改的 申请文件（权利要求书、说明书、摘要...）替换页，以 及表明修改处的参考页。具体如下： 2、尊敬的审查员先生/女士：
实质审查意见陈述书撰写 及专利申请文件的修改
国家知识产权局专利局 杨国鑫
yangguoxin@
主要内容
第一节 实质审查程序 第二节 对实质审查意见通知书的陈述 第三节 申请文件的修改 考试注意事项
2020/8/3
第一节 实审程序
2020/8/3
审查意见通知书
• 审查意见通知书正文。 • 专用表格
2020/8/3
2020/8/3
对权 利要 求的 修改
对说 明书 的修
改
三种结论
否定性意见
• 基于上述理由，本申请的独立权利要求以及从 属权利要求都不具备【新颖性】/【创造性】/ 【新颖性或创造性】，同时说明书中也没有记载 其他任何可以授予专利权的实质性内容，因而即 使申请人对权利要求进行重新组合和／或根据说 明书记载的内容作进一步的限定，本申请也不具 备被授予专利权的前景。如果申请人不能在本通 知书规定的答复期限内提出表明本申请具有新颖
2020/8/3
三种结论
肯定性意见
• 基于上述理由，本申请按照目前的文 本还不能被授予专利权。如果申请人按照 本通知书提出的审查意见对申请文件进行 修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望 被授予专利权。对申请文件的修改应当符 合专利法第三十三条的规定，不得超出原 说明书和权利要求书记载的范围。
2020/8/3
首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意 见，申请人进行了认真的研读，并陈述意见如下： 3、尊敬的尊敬的审查员先生/女士：
首先感谢您对本申请的认真审查。对于审查员的意 见，申请人进行了认真的研读，关于权利要求XXX不具 备创造性的理由，申请人具有不同的观点，现陈述如 下：
实质性缺陷的争辩方法，重点内容】 4、注意意见陈述书的表述方式
2020/8/3
（1）总体要求
1、维护委托人的利益 合格的专利代理人应当能够依照专利法及 其实施细则的有关规定，通过陈述意见和 修改专利申请文件，为委托人谋求尽可能 有利的审查结果，充分维护委托人的利益。
2020/8/3
（1）总体要求
• B、陈述书中针对所有审查意见进行陈述 • C、明确告知所做的各种修改及具体理由
2020/8/3
意见陈述书正文的撰写
一、撰写前的准备 二、撰写意见陈述书正文
（一）一般格式： （二）意见陈述书中的几类主 要实质性缺陷 （三）意见陈述书的撰写练习
2020/8/3
一、撰写前的准备
• 理解申请内容和保护主题 • 阅读审查意见通知书、对比文件的
样表
2020/8/3
样表
2020/8/3
样表
2020/8/3
样表
2020/8/3
答复时常用的相关表格
• 申请后提交文件清单 • 意见陈述书 • 补正书 • 放弃专利权声明 • 延长期限请求书 • 著录项目变更单
2020/8/3
意见陈述书的概念和组成
• 概念 • 组成
– 标准表格 – 意见陈述书正文 – 附件
• 审查意见通知书表格（包括 普通表格和PCT专用表格） 及检索报告
• 对比文件的复印（或附带）
2020/8/3
第二节 对实质审查意见通知书的陈述
• 审查意见通知书和意见陈述书的 概念和组成书的其它注意事项
2020/8/3
样表
2020/8/3
202并0/8/3对所作修改作出说明；
（1）总体要求
3、正确撰写意见陈述书 （2）审查意见通知书提出有关疑问，要求申请
人予以回答、解释的，专利代理人应当给予充 分答复，必要时辅以有关证据和辅助资料。与 此同时，专利代理人必须注意陈述的分寸，避 免日后在专利侵权诉讼中因为适用禁止反悔原 则而使委托人蒙受不应用的损失。
2、全面、准确地理解审查意见，确定撰写 策略
专利代理人应当认真阅读国家知识产权局发出 的审查意见通知书，对照专利申请文件，全面、 准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的 对比文件的技术内容，针对具体情形作出正确的 前景判断，在此基础上确定答复审查意见通知书 的策略。
2020/8/3
（1）总体要求