新专利法下浅谈专利重复授权
对实用新型专利审查中重复授权制度的思考和建议
对实用新型专利审查中重复授权制度的思考和建议摘要：本文针对实用新型专利审查的特点，对审查过程中重复授权问题进行了案例分析，并给出了实行先“公开”再“公告”以及适当放宽对“同样的发明创造”的思考和建议。
关键词：实用新型制度；先“公开”再“公告”；同样的发明创造一、引言随着专利申请量的持续高速增长，专利质量也成为各国专利发展战略的重点关注对象。
我国目前存在三种专利保护形式：发明、实用新型和外观设计，其中发明和实用新型均涉及的是对技术方案的审查，由于实用新型具有审批周期短、费用相对较低、授权要求相对宽松以及保护客体明确等特点，使得近年来实用新型的专利申请量不断递增，以下将基于实用新型的专利审查过程中存在的多件相同或相似的发明创造的重复授权问题，对我国的实用新型专利审查过程中的问题进行思考和总结。
二、实用新型专利审查的重复授权问题分析我国实用新型专利申请量巨大，因此在明显实质审查方面，专利审查指南要求并不需要针对每一件专利均进行检索，随着审查辅助系统的完善，审查过程中系统也会提供机检报告，对审查效率和审查质量有一定的促进作用，然而，在审查过程中，可能会出现与所作贡献不对等或对并不能促进经济社会发展的专利申请授权。
由于未授权的实用新型专利申请不予以公告，因此以下将对相关案例进行适当改编。
《专利法》第九条规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”，而目前有些申请人或利用时间差，或进行简单修改，对同一发明构思提出多篇专利申请。
案例一：申请人A于2018年6月5日提交了实用新型专利申请A，申请人B于2018年9月5日提交了技术方案完全相同的实用新型专利申请B，申请A于2019年1月进入初审，此时，审查员A的审查系统中的机检报告的申请库的时间截止为2018年8月11日，早于申请B的申请日，因此，审查员A并未发现有申请B的存在，但是申请A存在少交附图的情形，于是审查员A发出补正，要求提交附图并指出如果增加附图会根据《专利法实施细则》第四十条重新确定申请日，申请人A于2019年2月15答复，新增加了附图，克服了补正通知书中的所有缺陷，审查员A发出重新确定申请日的通知书，并同时予以授权，重新确定的申请日为2019年2月15日，授权公告后，申请B于2019年4月进入初审，然而，由于申请A重新确定了申请日，且重新确定的申请日在申请B的申请日之后，因此，根据专利第二十二条以及专利法第九条的规定，申请A既不能构成申请B的现有技术，审查员B也无法根据专利法第九条对申请B进行驳回，因为“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”，由此，申请B于2019年4月授权。
浅析重复授权在实用新型专利审查中的运用
浅析重复授权在实用新型专利审查中的运用专利申请中的泡沫问题已经引起了专利领域各界人士的重视，尤以实用新型专利申请中，因申请权滥用导致的专利申请质量低现象更为引人关注、担忧。
在这些泡沫申请中，有一批具有如下特征的申请：申请日相同，申请人相同，技术方案相同，申请人仅在发明名称、功能、用途等方面进行简单改变的申请，该类申请的发明目的有碍真正的创新，故必须严格审查标准，确保提升实用新型专利的授权质量。
文章将从重复授权的审查角度出发，具体的分析实际审查中遇到的该类泡沫申请的处理办法。
标签：实用新型；泡沫；重复授权引言我国实用新型制度运行已经近30年，实用新型的申请量累计达到493万件、实用新型专利有效保有量207万件，实用新型专利在数量上已经达到了相当的规模，其对我国专利知识的普及、专利意识的培养都起到了非常重要的作用，但是在发展的过程中也出现了一些问题，例如：专利申请重数量积累轻质量提升，某些领域盲目追求专利数量规模效益，一件专利拆分成多件申请，将构建专利池简单的理解为专利数量的堆砌等。
解决这些发展中出现的问题，将实用新型专利的整体质量提升上去，切实地将实用新型专利的规模优势转化为质量效能强势，变粗放的规模发展为集约的高智力发展，已经成为实用新型专利制度发展的迫切需要。
1 问题的提出目前实用新型专利审查中，质量低的申请类型很多，有完全抄袭类、简单修改类、技术效果后退类、简单组合类等，其中简单修改类中有一种类型是同日提交的批量申请，该类申请由同一申请人在同一天提交，权利要求书内容基本相同，仅在名称、功能、用途等方面进行了简单改变。
该类申请游离于重复授权与新颖性审查标准之外，按照目前的专利法及其实施细则相关规定，该类申请可以授予实用新型专利权的申请。
但由于其申请量大，发明目的不纯，有碍真正的发明创新，笔者认为从鼓励发明，提高创新能力的角度出发，该类申请是与专利法的立法初衷相违背的，不应当予以授权。
2 重复授权的运用2.1 重复授权相关规定我国专利法第九条规定：“同样的发明创造只能授予一项专利权。
新专利法下浅谈专利重复授权
Ｃｈｉ ｎ ａ Ｎｅ ｗ Ｔｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ ｇ ｉ ｅ ｓ ａ ｎ ｄ Ｐ ｒ ｏ ｄ ｕｃ ｔ ｓ
Ｑ ： （ ２
工 业 技 术
新专利法下浅谈专 利重 复授权
陈秀娟
（ 国家 知 识 产权 局 专利 局 ， 北京 １ ０ ０ ０ ８ ８ ）
即 “ 同样 的发 明 创造 只能 授 予 一 项 专 利 权” ；２ ０ ０ ８ 年对《 专利法》 及《 专利法实施 细则 》 进行 了第 三次 修改 ， 将原《 专 利 法实 施细则》 第 十 三 条第 一 款 规 定 的 “ 禁 止重 复授权原则 ” 上升到法律位阶更高的《 专 利法》 第九条第一款 ， 同时 在 《 专利法》 第 九 条第 二款 保 留 “ 先 申请 原 则 ” 。在 《 专 利 法》 第 九条 第 一 款 中还 规定 了 “ 禁 止 重 复 授 权原 则” 的例外 情况 。另外 ， 还扩 大 了抵 触 申请 的主体 范 围 ， 将 抵 触 申请 的 主体 范 围 由只 限于 “ 他人” 扩 大 到“ 任 何 单 位 或者 个人” 。 应该说 ， 《 专利法》 的第三次修改大 大 加 强 了禁 止 重 复授 权 的力 度 ， 也 使得 大 部 分 重 复 授 权 的 案 子 有 了 明确 的法 律 依 据， 可操 作 的审查 标 准 。 但是 ， 在 实际 的审 查工 作 中 ， 仍 然会 遇 到一 些 重 复授 权 的案 子找 不 到法 律依 据 ， 或 者 审查 标准 目前还 存 在 争议 的情 况 。日 例如， 同一 申请 人 先后 相 差一 天 提交 了发 明专利 申请和实用新型专利 申请 ， 实 用新 型 被授 权后 ， 审查 员对 发 明申请 进 行 审查 时 ， 发现 发 明 申请 符合 除 专利 法 第 九 条第 一 款之外 的其 他授 权条 件 。 《 专利法 》 第三次修改后 （ ２ ０ ０ ９年 １ ０ 月 １日起施 行 ） ，专 利法 第 九条 第 一款 规 定 了 一种 例外 情 形 ， 同一 申请 人 同 日对 同 样 的发明创造既申请实用新型专利又 申 请 发 明专 利 ， 先 获 得 的实 用新 型 专 利权 尚 未终止， 且 申请 人 声 明放 弃该 实 用 新型 专 利权的， 可 以授 予发 明专 利权 。 也 就是 说 ， 只有符 合 例外 情 况的 条件 ， 才 可通 过放 弃 实用新型专利权的方 式来获得发 明专利 权 。而且 ， 修 改后 的《 专 利 法实 施 细则 》 又 进一步规定针对例外情况需要在 申请 日 分别做 出声 明， 否则 ， 依照专利法第 九条 第一 款关 于同样的发明创造 只能授予一 项 专利 权 的规 定 处 理 。也 就 是 说 ，对 于 ２ ０ １ ０年 ２ 月 １日之后 的申请 ， 申请人在申 请时未对 实用新型和发明分 别进行说 明 的， 将不 能享 有 专利 法 第 九条 第一 款 的 例 外规 定 ， 即不能 通 过放 弃 实用 新 型专 利 权 来 获得 发 明专利 。 ２不 同的处 理方 法及其 利 弊 种 观 点认 为 ： 应 当严 格 依 据 “ 禁 止
专利重复授权判定标准
专利重复授权判定标准
专利重复授权是指同一发明在不同国家或地区被重复授权专利
权的情况。
针对专利重复授权的判定标准主要包括以下几个方面：
1. 先申请原则，根据《巴黎公约》和《世界贸易组织协定》的
规定，通常是先申请专利的申请人享有优先权，其他国家或地区的
同一发明申请在一定时限内可以享有优先权。
因此，对于专利重复
授权的判定，需要考虑首次申请的专利权利情况。
2. 技术方案是否相同，判定专利是否重复授权的关键是要比较
专利权利要求的技术方案是否相同。
如果两个专利的权利要求具有
相同的技术特征，即使申请人不同，也可能构成专利重复授权。
3. 申请日和公开日，需要比较专利申请日和公开日的先后顺序，以确定是否存在重复授权的情况。
在一些国家或地区，专利权利要
求的技术方案在申请日之前已经公开，也可能导致重复授权的问题。
4. 同一申请人，如果同一申请人在不同国家或地区申请了同一
发明的专利，需要根据各国或地区的法律规定进行判断，有些国家
或地区可能会允许同一申请人在不同地区获得专利权，而有些国家
或地区则可能会拒绝重复授权。
总的来说，专利重复授权的判定标准是一个复杂的问题，需要综合考虑国际公约的规定、各国或地区的法律法规以及具体的案件情况。
在实际操作中，需要进行详细的比对和分析，以确定是否构成专利重复授权，并据此采取相应的法律行动。
对我国专利重复授权问题的法律思考
作者： 白丽
作者机构： 忻州师范学院法律系,山西忻州034000
出版物刊名： 长江大学学报：社会科学版
页码： 29-31页
年卷期： 2012年 第9期
主题词： 专利 重复授权 争议 制度建设
摘要：禁止专利重复授权是专利法中的核心内容。
目前，我国经过修订的《专利法》，虽然对于专利制度的完善起到了一定的促进作用，但是对于重复授权的问题，并没有给予彻底的解决，无论是在理论界还是在司法实践当中，都存在一些问题。
因此，通过有效的制度建设，避免法律重复授权并解决相关的侵权诉讼，具有重要的法律意义和社会意义。
涉及权利要求不清楚不支持时的重复授权案例探究
涉及权利要求不清楚不支持时的重复授权案例探究摘要：实际审查工作中，在判断是否构成重复授权时，经常会遇到权利要求不清楚或不支持的特殊情形，本文结合两个实际审查案例，就已授权的实用新型存在不清楚/不支持的情况时，如何判断重复授权问题进行探究。
关键词：重复授权实用新型不清楚不支持一、引言我国《专利法》中规定了"禁止重复授权原则"[1]，即:"同样的发明创造只能授予一项专利权。
但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权"。
同样的发明创造，是指两件或两件以上的申请（或专利）存在保护范围相同的权利要求。
由此可见，要想判断是否构成重复授权，首先要准确判断权利要求的保护范围。
然而，在日常审查工作中，笔者经常会遇到这样的特殊情况：同一申请人同日对同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，其中实用新型已获得授权，但该实用新型的权利要求存在不清楚/不支持的情况，此时如何判断是否构成重复授权呢？本文结合两个实际案例对此进行探究。
二、案例探究案例一：发明专利申请的权利要求书节选：1. 一种高炉冷却系统，其特征在于，包括：依次连接的供水主管、冷却支路、冷却设备、集水槽、冷却塔以及循环水泵站，所述供水主管与所述循环水泵站相连接；……，所述管道连接构件与所述冷却设备的出水端相连接。
已授权同日实用新型权利要求书节选：4.根据权利要求1-3任意一项所述的高炉冷却系统，其特征在于，所述的流量调节装置为……，所述管道连接构件与所述冷却支路的出水端相连接。
本案中发明专利申请权利要求1与实用新型的权利要求4的区别在于：本申请权利要求1中是"管道连接构件与所述冷却设备的出水端相连接"，而实用新型的权利要求4中是"管道连接构件与所述冷却支路的出水端相连接"。
关于专利审查中涉及重复授权判断标准的思考
关于专利审查中涉及重复授权判断标准的思考摘要：禁止重复授权是专利法的条款规定，在专利审查实践中经常遇到潜在的重复授权问题，准确判断是否属于同样的发明创造是做出正确审查结论的前提。
本文通过实际案例总结归纳几种非明显同样发明创造的判断方法，为潜在重复授权案件的正确审查提供参考。
关键词：专利审查；重复授权；专利权对于同样的发明创造，无论是同一申请人提出还是两个以上的不同申请人分别提出并且都符合授予专利权的条件，也只能授予一项专利权，否则在多项专利权之间就会发生冲突。
因此，各国专利制度几乎都设置了禁止重复授权的制度。
同时，我国的专利制度不排斥发明和实用新型并行申请，造成大量的同一申请人就同样的主题既申请发明又申请实用新型的情形。
由于发明和实用新型专利申请的审查程序不同，实用新型实行初步审查制度，其审查周期短，授权快；而发明专利申请实行早期公开延迟审查制，其要自申请日起经过十八个月后才予以公布，并经请求进入实质审查，其审查周期较长，发明专利申请进入实质审查阶段时同样主题的实用新型申请往往已处于授权保护阶段。
因此，在发明专利实质审查阶段，经常会遇到存在重复授权的可能情况。
本文将从专利实质审查操作层面结合实际案例针对涉及重复授权的判断标准进行探讨。
专利法第九条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权，该条款规定了不能重复授予专利权的原则。
审查指南第二部分第三章第6节规定，专利法实施细则第十三条第一款所述的“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在保护范围相同的权利要求。
判断时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。
两件专利申请或专利的说明书的内容相同，但其权利要求的内容不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同；具体的，权利要求保护范围仅部分重叠的不属于同样的发明创造，而两项以上的权利要求若仅仅是表达方式不同而含义相同（简单文字替换）时，判断为两者属于同样的发明创造。
浅析关于重复授权的专利审查
浅析关于重复授权的专利审查摘要：本文结合案例分析，梳理并总结了重复授权审查要点，以便专利审查/代理相关从业人员能够更加准确快速地判断是否构成重复授权。
关键字：重复授权，同样的发明创造一、引言专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。
但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
对于同样的发明创造的审查标准，《专利审查指南》第二部分第三章第6.1节给出了：判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造]。
对于是否构成重复授权的判断，若申请人、申请日均相同，权利要求文字记载完全相同，也不存在涉及保护范围的其他形式缺陷，这样我们很容易判断其构成重复授权，然而，审查过程中遇到的重复授权判断远不是如此简单，下面将结合案例，进一步分析几种特殊情况下的重复授权判断的具体处理方式。
二、同样的发明创造的几种常见判定1、权利要求A26.4变更对同样的发明创造判断的影响案例一：涉及不清楚[1]【案情介绍】本申请涉及一种列管式固定床反应器。
与本申请同日提交的实用新型已授权，授权的权利要求1与本申请的权利要求1完全相同，其中都存在不清楚的缺陷：“再生气气体入口(14)与通过四通阀门(15)连接在一起”。
审查员一通中指出权利要求1不清楚，申请人根据说明书的记载将权利要求1修改为“再生气气体入口（14）与出料口（18）通过四通阀门（15）连接在一起”。
【案件分析】首先，当权利要求的保护范围不清楚时，应该根据说明书记载的技术内容来解释权利要求，更能符合发明人的本意，针对本申请，通过说明书的记载可以看出，再生气气体入口是通过四通阀门与出料口相连，并且申请人答复一通时也按照说明书的记载对权利要求1进行了修改，可见说明书中记载的连接方式是符合申请人本意的；其次，实用新型中不清楚的缺陷也应该用说明书进行解释，说明书中并没有记载其他的连接方式，通过说明书记载的技术内容，通过说明书对权利要求进行解释的方式也是唯一清楚的，因此修改后的权利要求1与新型中的权利要求1的保护范围相同，属于重复授权。
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新专利法下浅谈专利重复授权
作者：陈秀娟
来源：《中国新技术新产品》2013年第05期
摘要：在现有的专利制度和专利审查程序条件下，出现专利重复授权无法避免。
本文以舒学章案为切入点，讨论新专利法下同样的发明创造在后申请在先授权的情况下重复授权的处理方法及利弊，并提出自己的建议。
关键词：重复授权；先申请原则；发明创造
中图分类号：C18 文献标识码：A
1 禁止重复授权的发展和完善
在我国，“禁止重复授权”制度经历了不同阶段的发展和完善。
1984年制定的《专利法》第九条首次提出“先申请原则”；1992年修改的《专利法实施细则》第十三条第一款首次提出“禁止重复授权原则”，即“同样的发明创造只能授予一项专利权”； 2008年对《专利法》及《专利法实施细则》进行了第三次修改，将原《专利法实施细则》第十三条第一款规定的“禁止重复授权原则”上升到法律位阶更高的《专利法》第九条第一款，同时在《专利法》第九条第二款保留“先申请原则”。
在《专利法》第九条第一款中还规定了“禁止重复授权原则”的例外情况。
另外，还扩大了抵触申请的主体范围，将抵触申请的主体范围由只限于“他人”扩大到“任何单位或者个人”。
应该说，《专利法》的第三次修改大大加强了禁止重复授权的力度，也使得大部分重复授权的案子有了明确的法律依据，可操作的审查标准。
但是，在实际的审查工作中，仍然会遇到一些重复授权的案子找不到法律依据，或者审查标准目前还存在争议的情况。
[2]
例如，同一申请人先后相差一天提交了发明专利申请和实用新型专利申请，实用新型被授权后，审查员对发明申请进行审查时，发现发明申请符合除专利法第九条第一款之外的其他授权条件。
《专利法》第三次修改后（2009年10 月1日起施行），专利法第九条第一款规定了一种例外情形，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。
也就是说，只有符合例外情况的条件，才可通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利权。
而且，修改后的《专利法实施细则》又进一步规定针对例外情况需要在申请日分别做出声明，否则，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。
也就是说，对于2010年2月1日之后的申请，申请人在申请时未对实用新型和发明分别进行说明的，将不能享有专利法第九条第一款的例外规定，即不能通过放弃实用新型专利权来获得发明专利。
2 不同的处理方法及其利弊
一种观点认为：应当严格依据“禁止重复授权原则”。
实用新型已经在先授权，如果再给发明授权，将导致针对同样的发明创造同时存在两项有效的专利权。
因此，以不符合专利法第九条第一款的规定为依据，要求申请人对发明申请进行修改。
逾期不答复，则该申请视撤；如果经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款的规定，则应驳回该发明专利申请。
[3]
第二种观点是：依据“在先申请”原则。
该种情况不属于专利法第九条第一款中所规定的例外情况，在后申请对于在先申请来说又不是现有技术或抵触申请，所以不能通过放弃实用新型专利权的方式获得发明的专利权。
因此，可以对发明专利申请授权。
而对于授权所造成的重复授权可通过无效程序解决。
第一种处理方法存在如下弊端：对于在先申请来说，为了克服“重复授权”的缺陷需要对权利要求进行修改，从而导致了申请人不希望的或不合理的保护范围，甚至有可能由于无法克服“重复授权”的缺陷而导致被驳回，而在后申请的实用新型很有可能会被在先申请的发明专利以抵触申请为由无效掉。
这样的结果对于申请人来说，其利益没有得到保护或得到合理的保护，严重打击了申请人申请专利的积极性。
对于第二种处理方法，其观点体现的是“先申请原则”。
虽然《专利法》第九条第一款规定了“禁止重复授权原则”，但是该原则只是表明只能授予一项专利权，却没有回答这项专利权应当授予谁的问题，规定先申请原则就是为了回答这一问题。
也就是说，先申请原则还表达了“禁止重复授权原则”所没有表达出的含义，不能认为“禁止重复授权原则”完全涵盖了“先申请原则”。
所以，对于专利法第九条第二款的理解，不应只限于针对不同的申请人，也可针对相同的申请人。
第二种处理方法所带来的后果是：导致“针对同样的发明创造同时存在两项有效的专利权”，无法体现专利权的独占性和排他性。
而且这样的结果还会导致在实践中出现这样的情况，如果其中之一专利权人通过许可合同授权第三方实施专利，第三方在合同许可范围内实施专利的行为是要受到法律保护的。
但如果出现了重复授权的情况，会导致第三方在合法实施自己的权利时仍然存在侵犯其他专利权的可能。
而对于未获取实施许可的第三方来说，当一项专利技术已经进入公有领域时，其本该享受自由实施的权利，却因为专利重复授权而可能侵害另一个仍然存在的同样的发明创造的专利权，而受到侵权控诉。
虽然后面可以通过无效程序来解决重复授权的问题，但在实际操作中，确实有可能很多社会公众无法或没有能力获知这些信息，或因不懂专利法制度，而不会去无效在后实用新型专利权。
3 个人建议
对一些特殊情况，例如对本文中所举的例子，新法中还是没有明确规定，还存在着不同的处理方法。
对于前面所提的两种处理方法，笔者认为，第一种处理方法不合法，其不符合专利
法第九条第一款的规定，而且不符合请求原则；第二种处理方法不合理，其导致申请人无法获得理想的保护范围。
依据目前的理解，只有在同日申请且分别提交声明的情况，才可在要求申请人放弃实用新型专利权的前提下，授予发明申请专利权。
也就是说，像本申请案例中的情况，审查员是不能要求申请人放弃实用新型专利权的，只能对发明进行修改或者审查员对发明申请授权。
那么，如果申请人在答复发明申请审查意见时主动提出放弃实用新型专利权的声明，那么，审查员是应该按照第一种处理方法，在授予发明专利权的情况下，不予理会放弃声明，也不在授权通知书中做出让实用新型专利权进入放弃程序的意见，还是按照第二种处理方法，准予实用新型放弃，并对属于同样发明创造的发明申请进行授权？
笔者认为，这种情况在实际的审查过程中还是时常存在的，然而，专利法，实施细则，审查指南中并没有给出相应的规定，是当前专利制度还不够完善的地方。
因此，需要对这种针对同一申请人对同样的发明创造不同日申请，且实用新型申请在后申请、在先授权的情况给予一个明确、统一的执行标准。
参考文献
[1]杨维汉.最高人民法院公布2008年知识产权司法保护十大案件”[Z].新华网北京2008.
[2]苏爱华.新专利法制度下谈重复授权问题[J].审查业务通讯，2012（06）.
[3]任文佳.“同样的发明创造只能被授予一项专利探析”[J].法制与经济，2011.。