专利申请OA审查意见答复

• 思考：在deadline当天匆忙交案子，好习惯or恶 习？
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Diligence
• 勤勉尽责，时刻保持诚惶诚恐、如履薄冰 的心态，要仔细严谨，追求完美。
– 追求精细化、专业化，杜绝丢三落四、粗枝大 叶 – Professional carefulness要成为习惯。号码 （申请号、案号、对比文件号等），期限（不 同的OA有不同的时限要求），不串行，不丢落 内容 – 给资深review之前，自己必须double check； 发给客户之前，必须再double check。
• 客户的要求必须认真对待。一定要尊重客 户指示，但不盲从。若客户指示不明确或 有问题，要及时与客户充分沟通，取得客 户的确认或进一步的指示，而不能凭借个 人判断自作主张。
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正确理解instruction
• Comments和response的受众不同，所以， 有时不能直接转换。 • 完全“翻译”客户指示的行为不可取，翻 译腔不可漏，因为我们是专业的代理人而 不仅仅是translator and messenger。 • 对于客户的指示我们要消化、理解，然后 做出不偏离客户指示且更有利于客户的答 复OA等行为。
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常见形态：马虎大意
• 例1：意见陈述书中明明说了删除权利要求15-20， 但替换页中却没有删除。 • 例2：审查意见通知书中除了创造性外还涉及不支 持、不清楚等问题，提供comments或答OA时仅 仅评述创造性，而忘了其他问题。
• 例3：说明书或权利要求书的页码标错，替换页多 了或少了内容。
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立场不同，所以口吻不同
【例】遇到难以克服的rejection，把审查员的 观点重复一遍，得出不具备创造性的结论。
– 审查员口吻：claim 1不具备创造性，其从属 claims的特征均为公知常识，故也不具备创造 性。同理，claim 11及其从属claims也不具备 创造性。 – 错误的代理人口吻：claim 1不具备创造性，同 理，claim 11也不具备创造性。 – 正确的代理人口吻：claim 1具备创造性，相应 地，其从属claims具备创造性；同理，claim 11及其从属claims也具备创造性。
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避免讲错话
• 从不同方面争辩，但不能说错话，以防禁 止反悔。
– 审查员经常说错话，客户偶尔也会说错话，但 我们不能。 – 对于审查意见，要一针见血地指出the point。 – 删除claims时，不要啰嗦太多；评价本发明和 对比文件，要从自己的角度出发，慎用审查员 的话。
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审查员的惯用手法
– 例如，客户指示我们增加claims，事先未告知客户有何 风险，自作主张，没有增加。
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与资深沟通
• 遇到无把握、难以处理、不知道如何处理 的情形，要主动请示、请教资深。 • 仔细研究资深修改过的地方，不让历史反 复重演。根据反馈来修正自己的行为，是 不断改进的有效途径。
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与审查员沟通
• 原则：态度谦卑热情，内心坚毅冷静；表 面是配合，行动中是有理有据有节地argue。
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举例
【例】客户指示与所附US counterpart claim amendment不一致，以哪个为准？
• OA中，审查员认为权项19不清楚，我们建议提供 clarification的争辩，客户指示我们提供clarification， 但所附US counterpart claim amendment中删除了 权项19。 • US counterpart claim amendment中删除了有的从 属权利要求，我们不能删，除非其被并入了独立权 利要求。删除，有百害而无一利；不删，也不会有 任何坏处。 • Conform的意思不是说完全相同，而是adapt，即在 争取最大利益的前提下comply in actions, behavior, etc, with accepted standards or norms
• 准确流畅
– 语言通顺，没有错别字
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代理人和审查员的思维方式不同
• 审查行为必须合法，而我们确保自己行为不违法即可
• 对于我们来说，法律没有明确禁止的，我们去做就不 违法；但对于审查员来说，法律明确规定的，他才能 做，法律没有明确规定的，他就不能做，否则就违法
• 审查指南和操作规程是约束审查员的操作手册，但对 申请人不一定有约束力（单一性问题；外观优先权问 题），分析审查意见的依据是专利法与细则，而非指 南，更非操作规程
– 遇到OA中的一些问题，不知道审查员的真正意 思，多电话沟通。 – 如有实质性问题要与审查员进行沟通，要具备 一定的bargain能力，不要让审查员觉得自己 less experienced。 – 要取悦审查员，激怒审查员一定不会带来好处。 遇到蛮不讲理的审查员，要克制自己。
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与客户沟通
• 与客户多沟通。一般客户欢迎open discussion，尤其是客户最熟悉的部分，如 技术原理。对于代理人来说，提出问题也 是一种艺术？
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知己知彼，百战不殆
• 审查员的工作量比较饱满，无法像代理人一样深入研 究本发明和对比文件，所以，常常下很牵强的结论 （例如，相当于、必然等等），有时还恐吓申请人， 例如，不具有授权前景、将被视为撤回等等。 • 专利局的结案算法，决定了审查员无心恋战，不敢跟 我们死磕到底。一般进入四通、五通之后，审查员就 很难有耐心了，也就不能过于细致了。 • 审查员很少自行检索，一般都是先看外国的file history，然后提出类似的新颖性创造性问题（常把很 多从属权利要求的特征当做公知常识），再提出其他 问题（如不支持、不清楚等）。
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代理人不是申请人
• 专利法原理无国界，但专利法律、法规和规章有 差异，对于客户指示中不符合中国特殊规定的， 应向客户解释，要告知客户中国的特殊规定是什 么样子，我们的特殊规定可能合理，也可能不符 合国际通行规则，但都要让客户知晓。客户如果 不从，奉行客户至上的原则。 • 代理人不应把自己摆在申请人的位置，不能越俎 代庖，在一些问题的处理上不经客户同意而自行 定夺。
处理审查意见通 知书之经验分享
宋献涛
目 录
一．代理人的天职 二．代理人的内功 三．OA基本要求和常见错误 四．新颖性和创造性
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代理人的天职
• Serve clients and fight for clients. (Note: fight is not flight) • 为客户提供可行的建议 • 按照客户的指示行事 (act as instructed)
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Thoroughness
• 对于审查员的每一个objection，都要做出 有针对性的回应，尤其要注重说理的深刻 和充分，善于指出审查员的理解偏颇、逻 辑错误或荒谬之处。 • 永远要保持怀疑精神：审查员的观点不一 定正确。
• 如何argue，如何做legal research，这是 一个长期钻研的课题。
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养成好习惯，提高效率
• 做comments时，搭建好框架，分清重要问题和次 要问题，把精力集中于解决重要问题，对于客户 仰仗我们expertise or best judgment的问题，把 中文直接修改好。
• 收到instruction后，立即入卷，马上花几分钟看看 instruction是不是可行。如果incomplete、有新增 claims、指示明显不对头等情形，要立即写信给 客户，起到应有的提示作用，因为我们是专业人 士，不仅仅是messenger。
• 思考：面对office rejection，我们能否表现出 投降的姿态？能不能主动建议客户abandon？
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强烈的时限意识
• official deadline • 内部deadline • 从容不迫地完成每一个案件，相对于deadline保 持一定的提前量。 • 收卷时还在匆忙涂答题卡的学生，一定不是优秀 的；同理，匆忙完工的案子，quality一定不会好。
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代理人不是审查员
• 审查员的目标是挑错，代理人的目标是辩解或改 正错误 • 代理人不能充当审查员，不得以审查员的思维和 口吻写comments和下结论，处处为审查便利着想 （我们只能就审查员指出的问题给出充分的建议， 而不能代替审查员做前置审查） • 审查员讲的话一般都是对本发明不利的话，审查 员经常断章取义、偷梁换柱，刻意曲解对比文件， 所以，照抄审查员的话，风险很大，对客户不会 有任何好处
• • • • • • • • • • 虚张声势 盲人摸象，断章取义 指鹿为马，偷换概念 事后诸葛亮，一切皆是公知常识 牵强附会 变色龙 无中生有，无事生非 逻辑混乱，法律适用错误 抛砖引玉 信口开河，不知所云
• 我们的目标：见招拆招，见鬼杀鬼。
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对OA的基本要求
• 全面覆盖，comments and response要针对OA提 出的各个rejections做item-by-item的分析，一个 也不能少，要避免：
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Thoroughness
• 要擅长legal research，在技术和法律层面 做出透彻的分析，这是代理人赖以存活的 看家本领，需要真枪实弹的经验积累
– 代理人需要熟悉中国的法律法规、实务、通行 规则、审查员的惯用手法，这需要多学习、多 交流、多思考。 – 例如，当审查员认为一项发明不构成技术方案 时，如果代理人不了解专利法第二条、第二十 五条、审查指南的相关章节、审查操作规程的 相关章节、审查员普遍的审查思维和潜规则， 很难做出有说服力的争辩建议。
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Example
– 进一步的分析
• 如果100%的信息披露构成充分公开，并不能推导出 80%的信息披露就导致公开不充分。
例5-1：三个馒头能吃饱，不能得出两个馒头吃不饱的结论。 例5-2：大雾朦胧，很难看清到底是什么动物，但只要露出象 鼻子，人们就能知道它是一只大象，而无需看到其全身。 例5-3：竞猜节目，主持人只需提示几句，参与者就能猜中， 而无需主持人说完全部的提示语。 例5-4：春节时，YUA给我发短信，但未注明是谁，我能猜出 来。