浅谈专利申请文件撰写过程的法律思维的运用

浅谈专利申请文件撰写过程中法律思维的应用
作者姓名：宋光
作者单位：国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心
摘要：
专利申请文件是一份技术文件，更是一份法律文件。

对广大科研和工程技术人员来说，它是一份技术智慧的贡献；对于投资者和申请人来说，它是一份凝聚智慧的“商品”，而专利证书是该“商品”成功上市的合格证。

在这份特殊的“商品”生产过程中，专利审查是检验其是否合格的必不可少的环节，而专利申请文件的撰写是否合理，决定着其在专利审查过程中能否被授权；决定着其在复审和无效中能否权利稳定；决定着其在质押、转让等过程中价值的大小。

专利申请文件的撰写是一项技术走向专利的必经之路，在撰写过程中，以《专利法》和《专利法实施细则》规定的法律思维构架专利申请文件，来限定权利要求书要求保护的范围和说明书公开的内容，对申请人和代理人撰写高质量的专利申请文件是至关重要的。

关键词：专利申请文件 法律文件 专利法 法律思维
专利作为技术自主创新的重要标志和体现，在衡量企业和个人的科技水平和原始创新能力方面占据着非常重要的地位，同时也越来越受到公众的关注。

近年来，我国专利申请数量逐年攀升。

世界知识产权组织发布的报告中指出：中国已经成为专利申请第一大国。

从数量上看，我国已经是专利大国。

然而，在质量上我国专利质量整体质量参差不齐，不能称为专利强国。

在国内的一些申请人中，尤其是个人、高校以及小型企业等的专利申请中，其专利申请文件的撰写质量普遍不高，主要存在一些对专利法解读不到位问题：例如，权利要求就是申请文件的全部，即说明书中的发明内容和实施方式部分仅仅是权利要求书的复制；或者为了保密技术秘密而不公开独立权利要求请求保护的核心技术内容。

对于上述问题的解决不在于技术内容本身的问题，而是在于专利申请撰写的策略。

由于专利申请文件只有在合法的前提下才能有效，因而在撰写过程中运用专利法的法律思维，对于获得高质量的专利申请文件很有意义。

一、专利质量的评价
就专利的质量的定义而言，国外学者的主要观点是，将专利质量界定为专利与法定授权标准的符合程度或者说一致性，也就是说，主要关注的是专利本身的有效性。

如罗伯特· 默杰斯（Robert Merges）认为，有质量的专利就是有效的专利，而对专利质量的评价主要体现在以下3 个方面[1]：①技术评价：专利具有专利技术的含义，专利说明书本身记载着技术方案的全部内容，有学者利用专利申请文件、专利的发明人等定义了技术生命周期、专利引用指标、科学指标和技术被替代的可能性等一些参数来评价专利质量。

②法律评价：专利的法律评价注重的是专利权的稳定性，而专利权的稳定性主要考虑的是权利要求的稳定性，根据专利法中的具体规定，评价专利的法律稳定性的指标一般包括新颖性、创造性、清楚、得到说明书支持和公开充分等要求。

③市场评价：专利的目的是推广发明创造的应用，最终产生经济利润，可从市场和相对价值的角度来理解专利，测试专利对产品和公司利润的贡献来评价专利，有学者利用成本法、市场法和收益法等模型来进行专利质量的评估。

上述这些专利质量评价指标中，和专利申请文件的撰写密切相关的有技术评价和法律评价方面的指标。

下面本文针对法律评价就专利申请文件的撰写作详细讨论。

二、核心法律在专利撰写过程中的应用
申请人以及代理人撰写专利申请文件应该确保该申请符合法定授权标准，其主要涉及的
核心法律为：专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，专利法第五条、第二十五条的规定，专利法第九条规定；如不符合上述法条，即专利申请不能取得专利权，由此可见，上述法条对专利申请撰写时至关重要。

其中，在上述法条的使用频率最高的、和对发明本身前景的影响最大重点法条是：专利法第二十二条和第二十六条。

1．专利法第二十二条规定了专利申请文件具备新颖性、创造性和实用性的基本要求，其是一份专利是否具有授权前景的最直接的判定标准。

除了特殊领域，如医药和计算机等领域，一般的申请人撰写申请文件时，主要考虑是使其包含的技术方案具备新颖性和创造性。

专利法定义新颖性是：是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性是指是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。

根据上述专利法对新颖性和创造性的规定可以得出：现有技术是评价专利申请中的技术方案具备新颖性和创造性的一把标尺；而现有技术在专利申请撰写中体现在背景技术的部分，因此，在撰写申请文件时，背景技术的撰写是至关重要的。

然而，有些国内申请人在申请文件中，仅仅说明本申请具有如何好的技术效果，却没有介绍现有技术存在的缺陷，这样的撰写是对任何人都是没有说服力的。

再者，背景技术的具体介绍，体现了发明人发明专利的过程，即发现问题的过程；也是体现专利代理人的创造性的劳动。

对于审查员来说，在对专利申请进行审查时，有助于理解申请文件的技术方案的发明点，有助于对发明走向的把握，从而尽快给出专利申请的走向；以及在后续审查程序中，当申请人通过增加技术特征克服审查意见通知书中指出的新创性缺陷时，基于现有技术对该特征陈述其技术效果，对审查员更具备说服力。

撰写申请文件时，应该通过检索最近的现有技术，根据现有技术最大化扩大专利申请的保护范围，从而为申请人争取最大化的利益，即使该专利申请实现价值最大化。

其次，在独立权利要求中避免写入不必要技术特征，由于最高法关于侵权判定采用的是全面覆盖原则，即被诉侵权技术方案应该包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征。

再者，从产品、方法、用途等多个角度撰写独立权利要求，形成对技术方案的立体保护。

最后，根据专利技术方案的具体实施方式，进一步限定权利要求而构成多个从属权利要求，以获得对申请文件的技术方案的多个层次的保护，为专利后续审查中留有修改的余地；同时，权利要求书的保护范围是从大到小，从一般到具体并且包括多种技术方案的组合，则为日后在无效程序中的逐级修改留下退路。

国内申请人应该重视背景技术的撰写，不应该认为其对专利申请文件的审查毫无意义，背景技术既是突出本申请技术方案具有突出的实质性特点和显著的进步的重要衬托，又能使申请人和代理人根据其更好地选择说明书公开的技术方案，充分了解现有技术的发展情况，为专利申请的撰写权利要求时能够选择稳定的保护范围。

2．专利法第二十六条中的第三和四款规定了说明书和权利要求书撰写时应该满足的法律依据，其中，第二十六条第三款规定了说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；第二十六条第四款规定了权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

上述法律明确了：为使作为法律文件的权利要求书获得批准，说明书应就其是否具有专利性提交相关证据，以完成申请人就其所提交的权利要求书具有专利性所担负的举证责任。

因此，说明书应满足其作为证据载体的相应要求。

说明书应当对权利要求中所涉及的所有术语和上位的技术特征都要加以详细说明，并对
独立权利要求概括的技术方案提供多种实施方式，要有从概括到一般、从抽象到具体的各种层次和不同范围，以为日后对权利要求进行从大到小、从一般到具体并且包括多种技术方案组合的修改提供修改依据。

说明书中应对具体的产品提供具体的结构特征和表征参数为在日后侵权诉讼中，侵权行为人侵犯了专利权人的专利权的侵权行为预留证据，说明书中应对具体的产品提供具体的结构特征和表征参数[2]。

这样撰写的说明书必然能够使发明的技术方案清楚完整。

对于申请人想要隐藏的技术秘密，通过在说明书中仅仅公开其能够实施的其他方式，不公开其最优实施方式来撰写，这样既将最优实施方式，即技术秘密，保护在较宽范围的权利要求中，又满足了使本领域技术人员根据说明书公开的内容能够实现技术方案的要求，进而充分保护了申请人的利益[3]。

一项专利申请被授予专利权，仅仅是该专利申请的一个阶段；如果能够考虑到专利申请在后续的无效、侵权诉讼中，使授权的权利要求书应是可诉的，在专利申请的计划准备过程中就应考虑日后的举证难易程度；使授权的权利要求书应不具有可攻击性，且最好是最小化其被攻击的概率。

考虑到这些，将对申请人和代理人在撰写更高质量专利申请文件起到战略意义的指导。

三、结语
专利申请文件的撰写不是仅仅将技术交底书的内容复制成规定的格式，而应该是考虑发明和现有技术的基础上，在考虑《专利法》和《专利法实施细则》的法律规定，权衡获得利益与承担风险，其中，利益是指专利本身的价值，风险是指权利要求的稳定性，即专利权的可攻击性，基于技术和法律来完成专利申请文件的撰写。

重视专利申请中背景技术的检索，重视专利法的详细解读，以法律思维来合理限定权利要求书要求保护的范围和选择说明书公开的内容，有助于申请人和代理人撰写高质量的专利申请文件，使专利申请文件在专利实质审查过程和后续的无效、侵权过程处于有利的境地。

参考文献：
[1] 万小丽．专利质量指标研究[D]．华中科技大学，2009．
[2] 邹雪梅.从后续程序谈专利申请文件的撰写[J].中国发明与专利，2008.
[3] 刘畅等.关于申请文件撰写中隐藏技术秘密的探讨[J]. 2010年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛, 2010.。