论商标侵权行为的认定

论商标侵权行为的认定

工商机关在查办商标侵权案件时，对商标是否构成侵权需要进行认定，特别是对相同商品上使用近似商标，类似商品上使用近似或者相同商标更需要认定。但是谁有权认定、用什么认定程序、用什么认定形式、认定的法律效力如何，各方的认识不统一，现有规定也不一致。就造成在实际工作中对商标侵权的认定各行其是。因此，规范商标侵权的认定工作是在大力保护知识产权的执法行动中迫切需要解决的问题。本文为国家工商局在今后制定《工商行政管理机关商标侵权认定办法》提供一条思路。

一、商标侵权认定的现状

在基层实际办案工作中，

（以相同商品使用近似商标为例）一般采用下面方法认定：

（一）、向上一级工商机关业务部门请示，得到商标构成侵权的答复后进行处罚；或者依靠国家局对个案的答复；或者由上级机关部署统一的、对某商标进行专项整治的行动；（二）、由办案单位认定，并在《处罚决定书》中写明认定侵权理由和认定结论；（三）、交涉嫌被侵权的商标所有权人鉴定。

上述认定方法都存在严重的法律问题。

上级机关业务部门一般是口头答复，少有书面的认定。且这类口头答复多是依靠个人业

务水平的高低，难以保证认定的准确性；依靠国家局的答复不仅大大增加了国家局的工作量，也不符合办案效率的要求；等待上级机关的专项整治行动是被动的、也不能适应知识产权保护的实际要求。

办案单位在《处罚决定书》中写明认定过程不仅使处罚书过于沉长，且由于认定与处罚没有分离，容易造成一旦在文字上表达不清，处罚也随之事实不清。当事人也没有时间对认定结论进行陈述、申辩；

将涉嫌商标侵权的产品交由商标注册人认定，是基层办案单位常用的方法。并将商标所有权人出具的鉴定书作为行政处罚案件的核心证据。其依据是《国家工商行政管理局关于工商行政管理机关查处商标违法行为工作中若干问题的意见》（工商标字［１９９４］第３２８号）第五条“在查处商标违法行为的过程中，工商行政管理机关对于假冒注册商标商品及标识鉴定有困难的，应当由商标注册人进行鉴定，出具书面鉴定意见，并承担相应的法律责任。”以及国家工商局对浙江省工商局作出的《关于假冒注册商标商品及标识鉴定有关问题的批复》（商标案字[2005]第172号）指出：“在查处商标违法行为过程中，工商行政管理机关可以委托商标注册人对涉嫌假冒注册商标商品及商标标识进行鉴定，出具书面鉴定意见，并承担相应的法律责任。被鉴定者无相反证据推翻该鉴定结论的，工商行政管理机关将该鉴定结论作为证据予以采纳。”

但是，由商标所有权人出具的《鉴定报告》作为认定构成商标侵权的证据，其证据效力太低。一旦发生行政复议、行政诉讼，往往不被复议机关、法院所采信。这是因为：

第一，商标所有权人作为竞争对手，天生就有排斥他人商标的倾向，对商标是否构成近似的鉴定更是如此。很多时候商标所有权人既是举报人又是鉴定人，这样作出的《鉴定书》其证据效力仅相当于“受害人陈述”，是不能单独作为定案依据的；

第二，商标所有权人出具的《鉴定书》中使用“鉴定”二字容易与法定检验机构的鉴定相混淆，常常让人对鉴定人是否有鉴定资格产生怀疑。商标所有权人如果不是按照国务院《认证认可条例》规定的、由国家认可部门认可的检验机构，是没有法定鉴定资质的，从而使证据归于无效；

其三，就鉴定的方法看，一般并不需要使用科学仪器，对其进行化学、物理等方面的定量分析，而是对商标各个组成元素进行比较、分析得出是否近似、是否侵权的结论。这种认定方法不需要交由有利害关系的商标所有权人去做，工商机关作为商标的主管机关是完全有能力依靠自己的力量作出的。

其四、就认定权的法律依据看：《商标法》第五十三条，对是否侵权规定由工商行政管理部门认定。也就是说，工商机关才是法定的商标认定机关。工商局将该认定的权力委托商标所有权人认定，是法律上的委托关系，被委托人（商标所有权人）只能是以委托人（工商局）的名义进行认定，法律责任也只能是由委托人（工商局）承担，认定人受工商机关的委托做出的认定或者鉴定即使错误也是并不会对第三人承担法律责任的。充其量也就是对工商局的委托鉴定合同承担违约责任罢了。但工商局却要因使用无效证据而对被错误处罚的相对人承担法律责任。

因此，将涉嫌商标交由商标注册人认定或者鉴定的方法是不足取的。但需要说明的是：上面所说是针对相同商品使用近似商标，或者在类似商品上使用近似或者相同商标的情形。对于未经他人允许，在相同产品上使用相同商标的，商标所有权人是可以作出认定是否本企业生产的产品并说明理由。办案单位经过审查，认为符合证据要求的，可以采信作为行政处罚的证据使用。

二、制作《商标侵权认定书》的法律依据

《商标法》第五十三条（新修订第六十条）规定：商标引起纠纷的，商标注册人或者利害关系人可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具，并可处以罚款。

《奥林匹克标志保护条例》第十条规定：未经奥林匹克标志权利人许可，也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造奥林匹克标志的工具，有违法所得的，没收违法所得，可以并处违法所得５倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处５万元以下的罚款。

《世界博览会标志保护条例》第十一条规定：工商行政管理部门处理侵犯世界博览会标志专有权行为时，认定侵权行为成立的，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品或者为商业目的擅自制造世界博览会标志的工具，有违法所得

的，没收违法所得，可以并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，可以并处5万元以下的罚款。

商务部、国家工商总局、国家版权局、国家知识产权局颁布的《展会知识产权保护办法》第二十七条规定：“对有关商标案件的处理请求，地方工商行政管理部门认定侵权成立的，应当根据《商标法》、《商标法实施条例》等相关规定进行处罚。”

上述法律、行政法规和规章就是工商机关有权认定商标、标志是否侵权的法律依据。换句话说，认定商标、标志是否构成侵权是工商行政管理机关的法定职责。而行使这个职责的形式就集中体现在制作《商标侵权认定书》上。

三、《商标侵权认定书》的法律性质

对《商标侵权认定书》的定义：《商标侵权认定书》是工商行政管理机关依法定职权对商标是否构成侵权作出结论性意见的文书证据材料。

（一）、《商标侵权认定书》的法律属性：

1、《商标侵权认定书》具有裁判文书的属性。从认定者所处的立场看，是工商机关对商标纠纷双方居中裁判的行为；工商机关依职权发现而主动作出的认定，仍然是对商标注册人和商标使用人双方是否构成侵权的居中裁判，裁判的结论性意见就是《商标侵权认定书》。

2、《商标侵权认定书》具有鉴定报告的属性。商标近似构成侵权的认定是一项专业性很强的工作，这与公安机关的笔迹鉴定、物证鉴定有相似之处。经认定出具的报告是作为定案的证据材料。

3、《商标侵权认定书》具有机关公文的属性。《国家行政机关公文处理办法》第二条规定：“公文是行政机关在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。”显然《商标侵权认定书》也符合公文的定义。

4、从《商标侵权认定书》的多重属性看，其共同的属性是证据性。证据是能够证明案件真实情况的一切事实，从《商标侵权认定书》的制作过程看，是工商机关对客观发生的事实、证据的如实记录，与《现场笔录》的制作并无本质上的区别，在此基础上进行归纳和判断并得出结论性意见，具有真实性；《商标侵权认定书》的内容直接与侵权行为相关，具有关联性；《商标侵权认定书》的来源是工商机关办案人员依据法律规定的职权进行制作的，具有合法性。因此《商标侵权认定书》是具备“三性”的证据，既是行政机关对侵权人做出行政处罚的证据、也是法院审理承侵权赔偿的依据，还是追究刑事责任的证据。所以，将其定义为证据材料是贴切的。

（二）、《商标侵权认定书》的证据效力：

具备关联性、真实性、合法性的材料就具备了证据资格，但证据与证据之间还有个效力等级高低的问题，《商标侵权认定书》不仅首先要求应当具备证据的“三性”，还有较

高的证据效力。由于《商标侵权认定书》的多重属性就决定了《商标侵权认定书》的效力等级要具备这些属性所有的基本要求，否则，就会成为“木桶效应”，其效力等级的高低取决于最短的那一块木板。按照最高人民法院《关于行政诉讼证据若干问题的规定》：国家机关以及其他职能部门依职权制作的公文文书优于其他书证；鉴定结论、现场笔录、勘验笔录、档案材料以及经过公证或者登记的书证优于其他书证、视听资料和证人证言；法定鉴定部门的鉴定结论优于其他鉴定部门的鉴定结论。工商机关作为商标侵权的法定认定部门、依职权做出的具有公文性质的书证，其证据效力高于其他证据。

（三）、与其他行政机关制作的认定书比较：

公安部门处理交通事故中按照《道路交通安全法》的规定制作《道路交通事故责任认定书》与工商部门依据《商标法》制作的《商标侵权认定书》的法律性质相同，商标侵权就如同商标“撞车”，从认定主体看，都是由法定的认定机关对双方责任进行认定；从认定者所处的立场看，都是居中对当事人双方责任作出客观的判断；从认定行为的过程看，都是在对客观发生的事实基础上，通过现场勘察、提取证据后，由专业人员对这些证据进行分析、归纳、判断后得出的结论；从作用看，都是作为证据材料使用。所不同的是《道路交通安全法》明文规定《道路交通事故责任认定书》是证据，而《商标法》没有规定；《道路交通事故责任认定书》的制作程序有一套完善的规章、办法，而《商标侵权认定书》没有。

（四）、《商标侵权认定书》的可诉性

《商标侵权认定书》是证据材料，当事人对认定不服是不能单独对证据提起行政诉讼的。只有对行政处罚不服提起行政诉讼时，法院审查《商标侵权认定书》认定结论有错误或者认定依据不足时而不被法院采信。由于《商标侵权认定书》与其他行政机关制作的认定是有相近的法律性质，可以参照全国人大会常法工委在答复湖南省人大法工委《关于交通事故责任认定行为是否属于具体行政行为,可否纳入行政诉讼受案范围的意见》（法工办复字[2005]1号）认为：“根据道路交通安全法第七十三条的规定,公安机关交通管理部门制作的交通事故认定书,作为处理交通事故案件的证据使用。因此,交通事故责任认定行为不属于具体行政行为,不能向人民法院提起行政诉讼。如果当事人对交通事故认定书牵连的民事赔偿不服的,可以向人民法院提起民事诉讼。”

最高人民法院、公安部《关于处理道路交通事故案件有关问题的通知》规定：“当事人仅就公安机关作出的道路交通事故责任认定和伤残评定不服，向人民法院提起行政诉讼或民事诉讼的，人民法院不予受理。当事人对作出的行政处罚不服提起行政诉讼或就损害赔偿问题提起民事诉讼的，以及人民法院审理交通肇事刑事案件时，人民法院经审查认为公安机关所作出的责任认定、伤残评定确属不妥，则不予采信，以人民法院审理认定的案件事实作为定案的依据。”

公安部在答复福建省公安厅《关于对火灾事故责任认定不服是否属行政诉讼受案范围的批复》（公复字［2000］3号）时也认为：“火灾事故责任认定是公安消防机构在查明火灾事故事实后，根据当事人的行为与火灾事故之间的因果关系，以及其行为在火灾事故中所起的作用而作出的结论，其本身并不确定当事人的权利义务，不是一种独立的具体行政行为，不属于《行政诉讼法》第十一条规定的受案范围。”

可见，与上述性质几乎相同的《商标侵权认定书》也不应当具有可诉性。但是，由于没有法律、法规、规章的明文规定属于证据，当事人不服《商标侵权认定书》而提起行政诉讼是在所难免的。就如同劳动部门作出的《工伤认定书》一样，不服认定而起诉的，法院是会受理的。由于我们制作《商标侵权认定书》的目的是为了规范行政执法，加强科学性、减少随意性，而不是为了规避司法监督。因此，也不应当惧怕诉讼。

四、《商标侵权认定书》作用

（一）、作为行政处罚证据使用。工商机关依法定职权制作的《商标侵权认定书》是工商机关对商标侵权违法行为给予行政处罚的证据。有了这个《商标侵权认定书》就将办案机构、审案机构、局长、上级机关之间相互说服的过程转变为对《商标侵权认定书》这一证据的审查过程了。认定事实清楚、符合法定形式和认定程序的《商标侵权认定书》就可以作为有效的定案证据使用。也将商标认定的主动权掌握在了自己手中，而不依靠倍受争议的商标所有权人的所谓鉴定。

（二）、作为刑事案件的参考证据使用。公安部、国家工商行政管理总局《关于在打击侵犯商标专用权违法犯罪工作中加强衔接配合的暂行规定》第十二条规定：“公安机关就有关行为是否构成商标侵权问题需要咨询工商行政管理机关意见的，应当向同级工商行政管理机关书面提出认定要求，并应附送侵权嫌疑货物的照片、文字说明等材料。工商行政管理机关应当在收到函件后15个工作日内答复，案情复杂的除外。工商行政管理机关的认定意见仅作为公安机关办案的参考。”当公安机关提出认定请求时，工商

部门就可以出具规范的《商标侵权认定书》，而不是某个业务部门或个人意见了。

对于工商部门查处商标侵权案件涉嫌构成犯罪的，在移送公安机关时就可以将《商标侵权认定书》作为证据一并移送。

（三）、作为民事诉讼证据使用。依据《商标法》53条规定，当商标权发生了纠纷，工商部门认定侵权的，不仅可以对侵权人给予行政处罚。工商部门还可以根据当事人的请求，就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。而当事人提起民事诉讼向法院提交的证据就是工商部门的《商标侵权认定书》。

（四）、作为移送管辖材料使用。商标侵权的商品往往销售地与生产地不在同一个行政区域内，销售地工商机关对商标侵权做出认定后，移送生产地工商机关就有了材料。有利于建立起联动机制从源头上打击商标侵权行为。

（五）、作为采取强制措施的证据使用。《商标法》第五十五条第（四）项规定：“对有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品，可以查封或者扣押。”《商标侵权认定书》就可以作为查封扣押的证据使用。

（六）、由国家工商局、省工商局制作的《商标侵权认定书》可以作为部署专项整治行动的附件，能够有力的指导各地办案。

五、《商标侵权认定书》的制作

（一）、认定权：

根据《商标法》第五十三条，由工商行政管理部门认定，但没有规定由哪一级工商部门才有认定权呢？是由省以上工商局行使认定权，还是工商所也可以认定？结合《商标法》第五十五条对商标侵权案件的级别管辖规定：“县级以上工商行政管理部门根据已经取得的违法嫌疑证据或者举报，对涉嫌侵犯他人注册商标专用权的行为进行查处时，可以行使下列职权”，应当由县级以上行政机关就可以作出认定。

（二）、认定材料的收集。

制作《商标侵权认定书》的过程是对各类证据材料进行分析、归纳、判断的过程，是对各种证据材料去伪存真得出的结论。只有在占有丰富的证据材料后作出的认定才能做出准确的认定。因此应当收集以下基本证据：

1、涉嫌商标侵权的商品实物；

2、被侵权人商品实物；

3、《商标注册证》及许可使用备案材料；

4、商标所有权人营业执照；

5、商标所有权人提供的能够证明商标知名度的材料。

有了以上证据，认定工作就可以开始了。有时，涉嫌侵权商标的当事人也会向办案机关提供一些不构成侵权的证据材料，也应当在认定工作中一并考虑。

（三）、认定的方法。

认定是否构成商标侵权，重点和难点在认定被指侵权的商标是否与他人注册商标近似。所谓近似，总是要与注册商标的各个要素相近似。认定时将涉嫌侵权的商标、文字及其组合与注册商标相比较，看文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构是否相似，是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系的。这一过程是客观分析的过程，然后根据分析的结果，依据《商标法》、《商标条例》，并参考《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》、《商标评审规则》及有关司法解释和国家工商局的行政解释等，作出是否构成商标侵权的结论性意见。由于本文不专门研究各类商标的认定方法，因此从略，仅用后面附件的范文说明认定的原则和方法。

（四）、《商标侵权认定书》的制作程序。

首先，工商机关依法定职权做出的认定书，应当以公文文书的形式表现出来。按照国务

院颁布的《国家行政机关公文处理办法》第二条规定：“公文是行政机关在行政管理过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。”显然《商标侵权认定书》是符合公文的定义的，是工商行政管理机关依照法定职权，在行政管理过程中形成的具有法律效力文书，就应当遵循公文制作的程序。其次，由于认定书具有作为认定违法事实的证据性质，还应当遵守办案程序。在作出行政处罚之前，由办案机构草拟，法制机构审核，报局长批准。对重大、疑难的认定由集体讨论决定。这样才能使认定书具有优势证据的效力。

（五）、《商标侵权认定书》的送达。

《商标侵权认定书》作为案件证据，不需要单独送达给当事人。应当与行政处罚告知书一并送达当事人。当事人对拟作出的处罚需要陈述、申辩的，往往也是对认定事实有异议，而不是单独对认定书有异议，当事人完全可以按照行政处罚的程序行使陈述、申辩或者听证的权利。这也是对《商标侵权认定书》的认定是否正确，当事人提出的理由是否能够被采纳的检验。

（六）、制作《商标侵权认定书》的范围。

1、在同类产品上使用相同商标。对于在同一种商品上使用完全相同商标的，包括厂名、厂址等标签基本要素也完全相同的假冒产品，不需要制作《商标侵权认定书》，只需要将该产品交由该产品的生产者认定是否本企业生产产品，并说明认定过程和判断理由，出具正式的认定书（不是鉴定报告）作为工商机关办理案件定案的证据；

对于商标基本相同而构成商标相同的，可以制作《商标侵权认定书》予以认定。“基本相同”含义是指，从一般消费者的角度凭视觉，判断所对比的商标大体上不存在差别，就构成商标相同；

2、对于在同类商品上使用近似商标的，必须制作《商标侵权认定书》。交商标所有权人做出的认定只能起参考作用，而不能做定案的依据；

3、在不同类商品上使用相同或者近似商标的，如果属于驰名商标被侵权并请求保护的，按国家工商局《驰名商标认定和保护规定》要求的材料和程序上报省级工商局、国家商标局认定。不属于驰名商标的，告知当事人提起民事诉讼或者由国家工商局商标局认定。不需要制作《商标侵权认定书》。但如果构成擅自使用他人名称、标志、文字、图形等不正当竞争行为的，按《反不正当竞争法》处理。