侵犯美术作品著作权的商标异议的法律适用问题

侵犯美术作品著作权的商标异议的法律适用问题

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侵犯美术作品著作权的商标异议的法律适用问题-法律侵犯美术作品著作权的商标异议的法律适用问题

张培尧

（天津师范大学法学院，天津300387）

摘要：根据《商标法》第31条规定对商标注册申请提出商标异议在实践中较为普遍，但商标审查机关和法院在裁定审理类似案件的过程中，往往过度重视在先权利的保护而忽略商标申请人的合法权益，特别是在先著作权的载体已经被注册成为商标的场合，如何平衡在先著作权人、在先商标权人和在后商标申请人三者之间的利益，往往涉及知识产权权利竞合、利害关系人申请权判定、在先作品著作权认定，以及申请商标是否抄袭或复制在先作品等重要实体与程序问题。文章从一起代表性案例出发，对这些实体与程序问题提出了自己的看法，希望对商标审查和法院裁决形成有益参考。

关键词：商标；美术作品；在先权利；异议

中图分类号：DF523.1 文献标识码：A 文童编号：1002-3933( 2014)02-0092-09

案情简介：

申请人于2002年8月21日向商标局申请图形的注册商标（以下称“异议商标”或“在后商标”），公告期间，中国工商银行股有限公司作为@图形商标（以下称“引证商标”或“在先商标”）的权利人，于2004年4月12日向商标局提出异议，认为引证商标属于驰名商标，异议商标图形与引证商标图形构成实质性近似，且两商标服务领域相类似，根据《商标法》相关规定，请求对异议商标不予核准注册。2008年10月8日商标局裁定异议理由不成立，核准注

册异议商标①。异议人不服商标局裁定，向商标评审委员会提出复审请求。复审过程中，异议人另外提出，引证商标系其委托第三人陈某某专门设计用于商标注册的图形标志，该图形标志构成《著作权法》上的“美术作品”，依法应受法律保护，异议人作为在先著作权的利害关系人有权据此提出异议。根据《商标法》第31条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，商评委支持了异议人的复审请求，裁定对异议商标不予核准注册。此后，异议商标申请人先后向北京市第一中级人民法院起诉，向北京市高级人民法院上诉，要求撤销商评委的复审裁定，但均没有成功，目前裁定已经生效。

一、问题的提出

与学界长久争沦的商标注册申请过程中与在先权利冲突及其利益平衡等问题有所不同，本案所称在先权利的载体已经被申请成为注册商标，根据《商标法》有关规定，在先著作权人、在先商标权人均有权对在后商标的注册申请提出醉议，只不过本案异议人仅为在先商标权人，其主张在后商标权侵犯在先著作权，是基于在先著作权的利害关系人身份。本案中，在先商标权人先是依据《商标法》相关规定，认为异议商标与引证商标构成实质性近似，会导致公众混淆或误认，结果异议被驳回。在复审请求中，异议人根据《商标法》第31条规定，另行主张异议商标侵犯了作为引证商标载体的作品著作权，结果获得复审支持，也获得了法院支持。

对此，笔者不禁提出以下疑问：鼯一，基于在后商标权人的同一个商标注册申请行为，在先商标权人基于同一目的，即申请对在后商标不予核准注册，在商标冲突理由被驳回的情况下，是否还有权基于在后商标权侵犯在先著作权理由，另行提出商标异议，这是否违背权利竞合条件的“择一选择”和“一事不再

理”原则？第二，异议审查机关的裁定和法院判决均认定异议人是“在先著作权的利害关系人”，有权主张在先权利，且该主张是在复审程序中另行增加的理由，复审机关直接基于“利害关系人”的新增理由就做出对在后商标不予核准注册的裁定，是否符合相关法律规定？第三，本案涉及两个“技术性”判断，即引证商标图形是否满足《著作权法》上美术作品的条件，以及异议商标是否抄袭或复制了该美术作品？但纵观商标审查机关的裁定以及法院的判决，均没有对上述疑问进行深入阐述与论证。而且，上述几点疑问在《商标法》、《著作权法》及相关法律规范中也没有明确的答案。笔者认为，类似案件不但涉及在先著作权（包括其他在先权利）、在先商标权、在后商标权三种实体权利的平衡与保护问题，而且提示我们有必要对现行商标法中关于商标异议的程序安排进行检视与反思，这对异议审查及司法实践均具有重要意义。

二、商标冲突异议权与在先权利到异议权的竞合问题

申请注册的商标应当具有“在先性”，这种在先性是指申请注册的商标既不得与他人在先申请或者注册的商标相冲突，也不得与他人在先取得的其他合法权利相冲突。这是注册商标在区分商品和服务法律效果上“显著性与合法性”的根本要求。而商标异议是指任何人对某一经过初步审定并公告的商标，在法院期限内，向商标局提出该商标不予注册的意见，即要求商标局在规定的3个月异议期满后不要核准该商标注册1。。因此，任何商标注册申请只要不符合显著性、合法性的特征要求，任何人均可以在公告期间向商标局提出异议，从而避免出现本不应该获得注册的商标流入市场。具体到本文主旨，一般情况下，显著性问题通常会由在先商标权人提出，所谓“显著性”也主要指在后注册的商标不得同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似，

否则会出现商标混淆和误认；而合法性问题则通常由在先权利人提出，主要就指《商标法》第31条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，否则该商标就会因为侵犯在先权利而不予核准注册。

《商标法实施条例》第16条规定了商标注册共同申请问题，那么商标异议申请是否存在共同申请呢？笔者认为，既然《商标法》及其实施条例均没有禁止，按照“法无禁止即可为”的民事行为原则，多个主体基于相同的事实、理由与异议请求，是可以共同提起异议申请的。接下来的问题是，如若多个主体基于不同的事实与理由，或者如本文所举案件中，同一主体基于不同的事实与理由，提出相同的异议请求，审查机关该如何处理呢？对于前一种情形，根据《商标法》相关规定，应可以由当事人协商决定是共同申请还是分别独立申请。当然，为避免出现同一异议请求获得不同的处理结果，借鉴诉的合并理论①，商标审查机关应有权决定是否合并审查。例如，在分别申请的情况下，甲基于商标冲突禁止注册原则提出异议，乙基于侵犯在先权利禁止注册原则提出异议，结果经审查支持甲的请求而驳回乙的请求，那么究竟是否核准注册在甲、乙两份异议裁定中就可能出现自相矛盾的结论但对于后一种情形，是同一个主体前后分别基于不同的事实与理由，提出同一个异议请求，笔者认为应当审慎对待。

首先，异议人在首次异议申请和异议复审申请中，分别基于商标冲突禁止注册原则和侵犯在先权利禁止注册原则，请求对被异议人商标申请不予核准注册。根据《商标审理标准》第三节“损害他人在先权利审理标准”对《商标法》第31条的说明，“由于《商标法》的其他条款对于在先商标权利保护问题已经做了相应的规定，所以本条规定的在先权利是指在系争商标申请注册日之前已经取得的，除商标权以外的其他权利，包括商号权、著作权、外观设计专利权、姓

名权、肖像权等”，在商标异议、异议复审及争议案件审理中，涉及在先权利保护问题的，均以该原则进行个案判定。所以《商标法》第31条中所谓的“在先权利”并不包括商标权，言心之意，同一个主体不可能也不必要既依商标冲突禁止注册原则，又依侵犯在先权利禁止注册原则，同时提起商标异议申请二即在此种情况下，被异议商标申请人的同一个注册申请行为，如果既满足商标冲突条件，又符合侵犯在先权利要求，且冲突商标权人与在先权利人系同一主体，则该主体选择任一种理由应均能实现异议请求之目的：笔者认为，这符合权利竞合条件下，权利救济应当接受“择一选择”的限制条件要求。

其次，针对竞合观点，可能有人会提出反对意见：权利竞合应以法律明文规定为限，因为’岜涉及对权利救济途径的限制，不能仅凭任选一种救济途径即可达到目的而剥夺权利人的其他请求权。的确，单纯从商标法规定来看，针对上述情形确实没有将权利人的救济途径限定在商标冲突禁止注册或是侵犯在先权利禁止注册其中之一，但上述引证图形商标之上既存在商标权又存在著作权则是不争的事实，同一客体之上存在两种以上的权利（请求权）类型，即符合权利竞合的基本条件而引起知识产权理论界与司法界对权利竞合关注的重要案例是1996年张乐平先生遗孀冯雏者女士诉江苏三毛集团侵犯“三毛”美术作品著作权案和1996年7月刘继卤先生遗孀裴女士诉山东景阳冈酒厂侵害《武松打虎图》著作权案：上述两案被告虽拥有美术作品的注册商标权，但都因侵犯他人在先产生的著作权而败诉。对此曾有学者一针见血地指出：这些案例的判决一方面表明，司法实践中对处理冲突或权利竞合采用“保护在先权”原则，另一方面也表明在司法实践中对某些美术作品存在著作权和商标权的双重保护‘2]。当然，双重保护本身并不违法，权利竞合的前提也是存在两种以上的合法权利，但通过选择行

使一种权利即可完整保护权利人利益的情况下，允许权利人逐一行使全部请求权即是对侵权人的不公正待遇，这对侵权人会造成“惩罚”性后果而非“补偿”结果，明显违背民事权利救济的基本原则，这也是“一事不再罚”原则在权利竞合条件下的体现。

再次，权利竞合的基本构成条件是同一客体之上存在两个以上的权利类型，具体到本文所举案例，引证商标的载体之上既有商标权又有著作权。然而，由于异议人委托陈某某设计该图形标志的目的正在于申请注册商标，而任何商标在现实生活中都是通过一个客观存在的载体对象表现出来，所以当该图形标志被核准成为注册商标时，存在其上的著作权对于异议人来说是否已经被其商标权所吸收呢？笔者当然不否认同一件美术怍品，可以被著作权人分别许可给不同的主体用于进行商标注册，只要这些商标不被使用在相同或类似商品和服务上，且与驰名商标不相冲突等，就符合现行商标法注册条件。所以，在著作权人许可他人使用其同一件作品注册商标时，其著作权行使范围在某种程度上已经受到来自商标法的限制，即不得违背商标冲突原则。具体到本文所列案例，异议人与陈某某究竟谁是该美术作品的著作权人，相关裁定和判决并未明确，都是建立在异议人作为在先著作权的利害关系人身份做出的判断。根据以上分析，即便异议人同时也是著作权人，其对此件美术作品的著作权也应接受商标冲突原则的限制，更何况只是“利害关系人”。因此，笔者认为，当一件作品的创作目的系直接用于商标注册，那么在获得注册商标专用权之后，基于该作品的著作权理应受到相应限制，否则就打破了商标法对商标权益实行有限保护的基本原则，使得商标法的诸多条款成为具文，如若该作品著作权与注册商标权系同一人所有，则应视为著作权已经为商标权所吸收，否则该作品便会受到并不恰当的双重保护。

从某种意义上说，任何一件知识产品都具备公共产品的某些特质，因为知识的获取与升华不可能完全由一个人独自完成，知识产权法律制度都无一例外地对知识产权给予相应限制，已经充分说明了这一点。所以当一件作品之上既有商标权又有著作权且两类权利为同一主体所有时，对此权利主体的救济方式应当予以适当限制，这不仅是权利竞合理论的要求，也是社会公共利益原则在商标法中的体现。那么，本文所举案例中的美术作品从创作之时就是计划用于商标注册申请的，成为引证注册商标后，如果著作权人或利害关系人根据著作权对在后商标注册主张“在先权利”，则该权利主张应受商标本身冲突原则的限制，即应与通常情况下抄袭或复制他人作品导致侵权的情况区别对待。换言之，在先商标权人（同时也是著作权人）主张在先权利应与主张商标本身冲突权利的效果相一致，从而将权利人的权利选择主张限定在商标权或著作权之一种上，而不应给予双重保护。

三、基于利害关系人身份主张在先权利该如何处理

根据上文分析结论，在商标权韦著作权存在权利竞合的情况下，同一主体的权利救济应当受到相应限制；如若不是同一主体，商标权入主张侵犯在先著作权，至少应当取得著作权人的授权或许可，且著作权行使应以商标权的冲突原则为限。但是，这一结论主要是基于法律解释和理论分析的结果，在司法审查机关拥有相当自由裁量权的情况下，需要我们进一步挖掘权利限制的法理和实证根据。同时，鉴于实践中已有司法判决认可双重保护的操作模式，那么针对双重保护涉及的相关重点问题在此一并讨论，也是尊重实际的务实考虑。因此本部分先退一步，即便商标权人可以以侵犯在先权利为由再行提出异议，需要满足哪些实体韦程序条件呢？

首先，本案的相关裁定及法院荆决均未明确引证商标图形标志的美术作品著作权归属，只是基于异议人的“利害关系人”主体身份，对于异议人是否取得著作权人的授权或许可只字未提。在此情况下，商评委在复审裁定中认为：引证商标图形于1989年由陈某某为申请人设计完成，并由申请人作为行徽颁布使用至今，申请人可以作为引证商标图形著作权的利害关系人主张在先权利①。北京市第一中级人民法院在其判决书中写到：“虽然工商银行未提交有关委托创作作品权属或者使用范围的约定的证据，但是，鉴于工商银行二十余年来一直持续使用该标识作为行徽属于众所周知的事实，本院认为工商银行对于其行徽至少享有独占使用许可权，有权以自己的名义主张在先著作权。”②而北京市高级人民法院则认为：“在无相反证据的情况下，可以认定工商银行是引证商标标志著作权的利害关系人，其主张被异议商标侵犯该标志著作权并无不当”③。很显然，北京高院并未采纳一中院关于异议人对其行徽“至少享有独占使用许可权，有权以自己的名义主张在先著作权”的观点，只是认为异议人可以作为该标志著作权的利害关系人提出异议。

关于“利害关系人”，我国《商标法》只是在“商标争议”条款中有所规定：对于已经注册的商标，违反本法第13条、第15条、第16条、第31条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。《商标审理标准》第二节“擅自注册被代理人或者被代表人”中第9项对《商标法》第41条2款中的“利害关系人”明确了审理标准，包括：“(1)被代理人或者被代表人商标的合法继受人；(2)被代理人或者被代表人商标的被许可使用人；(3)其他有证据证明与案件有利害关系的主体。”而我国台湾地区在对其《商标法》第50条中的“利害关系人”也发布过相关解