我国专利平行进口制度之选择_默示许可

·专论·政治与法律２００９年第４期作者简介：严桂珍，同济大学法政学院副教授，法学博士。

我国专利平行进口制度之选择———默示许可严桂珍（同济大学法政学院，上海200092）摘要：专利法对平行进口的规制，主要体现在权利穷尽原则（包括国内穷尽、国际穷尽）及默示许可原则的适用。

我国新修订的《专利法》第69条似乎采取国际穷尽原则，但该法第11条又未排除默示许可的适用。

对我国而言，采取默示许可更为有利，应当对《专利法》第69条第一项作限制性的解释或者作直接修改。

关键词：平行进口；权利穷尽原则；国内穷尽原则；国际穷尽原则；默示许可原则中图分类号：D F523.2文献标识码：A 文章编号：1005-9512（2009）04-0083-08所谓平行进口，是指未经进口国知识产权权利人授权，进口由权利人或者经权利人同意投放市场的产品的行为或者现象。

平行进口虽然是国际贸易问题，但其进口的是知识产权产品或服务，因而受知识产权法直接的规制。

现行各国及各地区对于平行进口有三种态度：一是允许；二是不允许；三是有条件的限制。

事实上，各国的态度与它们知识产权法所适用的有关法律原则直接相关。

具体而言，知识产权法对平行进口的规制体现为有关法律原则的适用，主要是权利穷尽原则及默示许可原则，它们构成了知识产权法规制平行进口的主要依据。

ＴＲＩＰＳ协议及多哈宣言将是否允许专利平行进口的问题授予成员方各自解决，也就是由各国根据自己的国情进行利益平衡，从而选择最佳的、最适合于本国的制度。

对我国而言，最佳的制度是既顺应国际社会的发展趋势，又适合我国作为发展中国家的国情。

我国原《专利法》一直未建立专利产品平行进口的制度，但原《专利法》第１１条和第６３条被认为间接涉及平行进口。

２００９年修订后的《专利法》对平行进口问题作了直接规定，主要体现在该法第６９条第一项。

由于修订后的《专利法》同时取消了许可实施专利必须采用书面形式的规定，从而使该法第１１条又可以作为默示许可的依据，但是该法第６９条第一款国际穷尽原则的存在，逻辑上使默示许可原则的适用被排除。

而国际穷尽原则对我国而言并非最佳。

我国国情决定了我国在专利领域必须既允许平行进口，又不能完全放开平行进口，因而采取默示许可最为适合。

为此，应当对《专利法》第６９条第一项的适用加以限制或者对其作出直接的修改，使法官有可能依据第１１条采用默示许可制度。

一、知识产权法规制平行进口的依据知识产权法对平行进口的规制体现为有关法律原则的适用，从各国及国际社会在平行进口方面的立法与条约实践看，主要是权利穷尽原则及默示许可原则，它们构成了知识产权法规制平行进口的主要依据。

８３（一）权利穷尽原则及其在平行进口领域的运用权利穷竭原则是知识产权法中的一个重要原则，它在传统知识产权的专利、版权和商标三大领域得到广泛认可。

一般认为，权利穷尽，也称权利一次用尽原则，与首次销售原则同义，是指知识产权所有人或经其授权的人制造的知识产权产品，在投放到市场后，权利人即丧失了在一定地域范围内对它进一步的控制权，因为权利人的权利已经用尽或穷竭了。

凡是合法地取得该知识产权产品的人，均可以对该知识产权产品自由处分，即可以自由地使用、转卖、处置该知识产权产品。

知识产权的权利穷尽是指特定权项的穷尽，穷尽的不是著作权、专利权或商标权本身，而是其子项，即权利群中的某项具体的与产品的销售或使用有关的权利，是为法律所明确规定的与商品的流通和购买者的使用有关的特定权利。

这一原则的出现，主要是为了解决知识产权产品所有人的所有权与知识产权人的权利之间的冲突。

权利穷尽原则虽然广泛适用于知识产权的这三大领域，但因对象的不同，其适用也存在一定的差异。

在专利权领域，权利穷尽是指专利权人对首次投放市场的专利产品的使用权和销售权的穷尽。

平行进口是发生在国际贸易中的现象。

权利用尽原则很少在国际贸易中被各国一致适用。

争议的关键是，如果知识产权产品是由权利人自己或者经其同意投放国外市场，国内知识产权法在什么程度上看待权利的用尽。

换言之，如果知识产权产品的首次销售是在国外，权利穷尽原则是否适用？对此，各国法律和国际公约都没有统一的规定，学者间也没有一致的观点。

有些学者认为，由于专利体系不同，通过在国外投放市场获得专利报酬，权利人的权利不能被认为已经用尽。

另一些学者则认为，由专利人自己或者经其同意将产品在国外投放市场的行为，同样导致权利用尽。

前者被称为知识产权的国内穷尽原则，后者被称为知识产权的国际穷尽原则。

具体而言，所谓国际穷尽，是指如果知识产权产品的首次销售是由权利人自己或者经其同意的人所为，权利人即不能控制产品的进一步销售，不管最初的销售是发生在国内还是国外。

所谓国内穷尽，是指权利穷尽原则仅适用于首次销售发生在国内的情形。

１根据国际穷尽原则，如果权利人自己或者经其同意的人将知识产权产品投放市场，他便不能控制购买者随后的销售行为，如果购买者将产品进口到权利人所在国，权利人无权阻止，平行进口合法；根据国内穷尽原则，如果产品的首次销售不是发生在国内，权利人的权利没有穷尽，平行进口行为构成侵权，权利人有权阻止产品的平行进口。

（二）默示许可原则及其在平行进口领域的运用我国《专利法》第１１条规定，未经专利权人的许可，不得为生产经营目的而实施专利。

换言之，经专利权人许可而进行的实施行为则不构成专利侵权。

许可既可以是明示的，也可以是默示的。

当被告在侵权诉讼中主张存在默示许可，欲以此作为其抗辩理由的话，要承担证明存在该默示许可的举证责任。

是否存在默示许可，最终取决于对相关事实的认定。

在知识产权领域运用默示许可，最早可追溯到英国普通法。

英国是世界上最早建立专利制度的国家之一。

根据英国的专利法实践，专利产品第一次合法售出时，如果专利权人或者其被许可人没有明确提出限制条件，则意味着购买者获得了任意使用或者转售专利产品的“默示许可”。

如果存在这样的默示许可，专利权人就不能对合法售出后的专利产品再行使其权利。

２英国在１９世纪下半叶就出现了有关默示许可的判例。

在１８７１年的Ｂｅｔｔｓｖ．Ｗｉｌｍｏｔｔ案３“在买受人购买了其预期能够支配的物品的情形下，就必须存在与这种的判决中，法院阐明：预期相反的清楚而明确的约定，以证明出卖人的下述主张具有正当理由：其并未给予购买者出售该物品，或者以任何购买者愿意的方式使用的许可。

”美国最高法院在１９２７年的一份判决书中阐述了认同默示许可的基本出发点：并非必须８４正式授予许可才能达到许可使用的目的。

专利权人使用的任何语言或者采取的任何行为，如果他人可以由此正当地推定专利权人已经同意他实施其专利，进行制造、使用、销售行为，并且据此实施这些行为，则构成一种许可，购买者可以在专利侵权诉讼中以此进行抗辩。

至于所构成的许可是免费的，还是应当支付费用的，应当取决于当时的具体情况。

但是无论如何，此后就当事人之间的关系以及由此而产生的任何诉讼而言，都必须认定为合同关系，而非侵权关系。

４美国对默示许可原则适用的条件并未在其成文法律中作出明确规定，而是根据具体情况作出判断。

判断的因素包括：当事人的行为、可以适用的书面协议或者其他文件、当事人的合理期待、对公平与公正的考虑、知识产权制度赖以建立的各种政策等。

由此，想要在诉讼结束前肯定地预测是否存在默示许可通常是困难的。

５默示许可原则应用到平行进口问题上，是指运用默示许可原则对知识产权人的权利进行限制从而允许平行进口。

其内容是，只要权利人在许可协议或者首次销售协议中未对产品随后的处置指出明确的限制，就可以推定权利人存在默示的许可，许可购买者及其后手自由处置购买的知识产权产品。

所以，当进口商将购买的产品进口到权利人所在国时，并不构成专利侵权。

因为，未经权利人许可销售专利产品才构成侵权，而存在默示许可时，这种销售当然不构成侵权。

日本最高法院在ＢＢＳ案中阐述了默示许可在专利产品平行进口中的适用条件：在专利产品在国外投放市场的情况下，专利权人在国外销售时没有提出任何限制，则专利产品可以进口到日本。

购买者和随后的再购买者可以基于购买的货物未受限制而将它们进口到日本。

反之，如果专利权人在国外销售专利产品时对产品在日本的使用作了保留，则表明专利权人与购买者达成了产品不得在日本销售、使用的协议。

如果在产品上清楚地表明了这种限制，则这种限制对以后的任何购买人有拘束力。

随后的购买者等于认可了这种销售限制，因为他可以自由决定是否购买这些附有销售限制的产品。

二、我国《专利法》第１１条和第６９条第一项的规定在我国新修订的《专利法》中，直接或者间接涉及平行进口的，主要是该法第１１条和第６９条第一项。

（一）《专利法》第１１条《专利法》第１１条规定了专利权人的进口权。

该条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法“外观设计专以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

”第二款规定：利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

”与修订前《专利法》相比，该条基本没有变化，只是在第二款中增加了“许诺销售”一词。

对于《专利法》第１１条是否表明我国专利法承认默示许可，从而允许平行进口的问题，我国学者一直存在争议。

有学者认为，是否允许平行进口行为，关键在于对《专利法》第１１条和第６３条中分别出现的“许可”一词的解释。

从我国基本法律的规定来看，该条没有排除默示许可的可能性，６即认为在专利领域可以适用默示许可。

笔者认为，《专利法》修订之前，在我国专利领域不存在适用默示许可的余地，而在《专利法》对第１２条作了修改之后，默示许可的适用在我国成为可能。

根据《专利法》第１１条第一款，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以８５外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

反之，如果经过专利权人的许可，就可以实施专利。

但是，适用该条有一个前提，即“本法无特别规定”。

民事法律行为可以是明示的，也可以是默示的，换言之，如果经专利权人默示许可，实施他人专利也不视为侵权。

但从原《专利法》第１２条的规定看，我国专利法并不承认默示许可。

《专利法》第１２条的规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面的“实施”行为包括“制造、使用、许诺销售、销售、进实施许可合同……”而根据《专利法》第１１条，口其专利产品”。

换言之，许可制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品都属于“实施”行为，都必须采取书面形式。