美国专利法102_e_条款浅析_与抵触申请之比较

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美国专利法

美国专利法
首先，专利的类型不同，美国专利类型只有发明(Utility)和设计(Design)，而中国专利类型还有实用新型(Utility Model)。

除此之外，美国还可以申请植物专利(Plant Patents)，而中国专利法规定植物新品种不可申请专利。

其次，专利新颖性的评价有所不同。

美国专利申请自2013年由先发明原则改为发明人先申请原则后，整体与其他国家专利法趋同，但对于新颖性的评判价在细节有所区别。

美国专利法对于评价新颖性的抵触申请的披露行为主体定义为由他人实施，对于发明人自己的披露定义了一个宽限期(grace period)，宽限期为一年。

而中国专利法对于披露行为的定义是由任何单位和个人，也即包括申请人自己。

中国专利法实际上也规定了宽限期，即专利法24条规定的在申请日前六个月内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出、在规定的学术会议或者技术会议首次发表、非经申请人自己同意而泄露。

无论中美专利法规定下，在宽限期内发明人及时申请专利并不影响专利的新颖性。

再次，专利申请过程的处理有所不同。

美国专利申请人无需主动提出审查请求，在收到审查意见通知书之前的任何时间都可以进行主动修改；一旦专利被驳回，申请人可以提出继续审查请求，替代申请，直接上诉到申诉委员会等；专利授权后可以启动多种程序。

而中国专利
申请人在提出申请后只有两次主动修改申请文件的机会，一是提出实质审查申请的时候，二是收到审查意见通知书的三个月内；专利驳回后只能启动复审程序；专利授权后只有无效程序。

关于抵触申请

对存在抵触申请的专利申请案审查的一些体会光电技术发明审查部王秋岩摘要：在对一项技术方案进行新颖性的判断中，抵触申请公开的技术解决方案与在后申请请求专利保护的技术解决方案是否相同，是应该由所属技术领域的技术人员作出判断的。

对于所属技术领域的技术人员来说，不仅可以直接根据其全文（权利要求书，说明书，附图）来判断在先申请是否是在后申请的抵触申请，而且因为对于所属技术领域的技术人员来说，在抵触申请中隐含的、且可无歧义地推定出的技术内容同样属于已经被抵触申请公开的内容，因此，也可以根据在先申请给出的技术教导来判断其是否是在后申请的抵触申请。

关键词：现有技术，新颖性，抵触申请一．有关法条中国专利法第二十二条第一款规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

”中国专利法第二十二条第二款规定：“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或实用新型在国内外出版物上公开发表过，在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

”中国专利法实施细则第二条第一款规定：“专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

”中国专利法实施细则第二条第二款规定：“专利法所称实用新型，是指对产品的形状、构造或其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

”中国专利法实施细则第十三条第一款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利”。

中国专利法第九条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。

1二．在进行实质审查时对存在抵触申请的实用新型申请案新颖性的判断与评价1．案例1：进行检索的实用新型（下文称之为“在后申请”）：申请号：95236252.X 名称：“一种有防伪功能的纸质包装盒”该在后申请的权利要求1是：一种有防伪功能的纸质包装盒，包括纸盒本身，其特征是在纸质包装盒上制作有涵盖标记，其标记可以是几何图案或艺术图案，亦可以是文字或数码符号等，其上面涵盖有一层覆盖层”。

pct抵触申请

pct抵触申请PCT抵触申请是指在国际专利合作条约下，申请人在递交国际专利申请时，未能满足某些特定的要求，导致申请被视为不符合规定而被拒绝。

以下是我个人的一次PCT抵触申请的经历。

我是一名研究人员，一直致力于开发新型的太阳能电池技术。

在过去的几年里，我进行了大量的实验和研究，最终成功地发明了一种高效率的太阳能电池。

为了保护我的创新，我决定递交一份国际专利申请，以便能够在全球范围内获得专利保护。

在准备PCT申请的过程中，我仔细研究了相关的法律和条例，并且咨询了专利代理人的意见。

我确信我的发明是独一无二的，并且满足了专利申请的各项要求。

然而，在递交申请的过程中，我遇到了一些问题。

首先，我发现自己在申请书中没有清晰地阐述发明的技术特点和创新之处。

这让我感到困惑，因为我曾认为我已经对此进行了详细的说明。

于是，我重新审视了我的申请书，并重新撰写了一份更加清晰明了的描述。

接着，我发现我的申请书中没有提供充分的技术支持文件。

这是因为我在准备申请时，过于专注于描述发明本身，而忽略了提供相关的实验数据和技术细节。

为了解决这个问题，我重新整理了我的实验数据，并详细记录了实验过程和结果。

我还添加了一些专业术语和概念的解释，以便评审人员能够更好地理解我的发明。

我发现在申请书中还存在一些语法和拼写错误，这可能会对专利申请的质量产生负面影响。

为了确保申请的准确性和可读性，我再次仔细检查了每一段文字，并请我的同事帮助我进行校对。

我在递交申请之前，向专利代理人咨询了一些关键问题，以确保我的申请符合PCT的要求。

他们对我的申请进行了全面的审查，并提出了一些建议和修改意见。

我非常感激他们的帮助和指导。

总的来说，我在准备PCT抵触申请的过程中遇到了一些挑战，但通过不断学习和改进，我最终成功地提交了一份符合要求的申请。

我深信，我的发明具有巨大的商业潜力，并希望能够获得全球范围内的专利保护，以便将其应用于实际生产中，为人类的可持续发展做出贡献。

解读美国专利法改革中的新规定

您现在的位置：首页>媒体聚焦>2011年解读美国专利法改革中的新规定大中小《美国发明法案》（《America Invents Act》，法案号HR 1249）已于2011年9月16日由奥巴马总统正式签署并成为法律。

该法案涉及内容非常多，对美国专利法的影响也较为深远，堪称美国专利法在最近60年中最彻底的一次变化。

这次改革中，不同条款生效的有效日期也不相同，一些法律变更已经开始生效，还有一些法律在未来18个月中逐渐生效，最晚的要到2013年3月16日。

左下表罗列出一些法律变更的生效日期及其变更法律的简略解释，供中国企业参考。

自2011年9月16日起生效的规定1.披露最佳模式的要求根据现行法律，美国专利法第112条要求披露实施发明的最佳模式。

如果发明人未披露最佳模式，那么即使已经获得授权的专利也可能会根据美国专利法第282条被宣告为无效。

这次《美国发明法案》推翻了专利因未披露最佳模式而被宣告无效。

尽管根据美国专利法第112条的要求，发明人仍然必须披露发明的最佳模式，但是专利不能仅仅由于没有披露最佳模式而被宣告无效。

2.虚拟标识根据美国专利法第287（a）条要求，专利拥有人具体标识专利（比如披露专利号）才能获得侵权赔偿。

新修改的法条顺应了当代互联网的发展，增加规定专利标识可以通过虚拟标记来满足，即专利所有人可以通过披露一个无偿向公众公开的因特网地址来满足专利标识的法规，只要公众可以从所披露的因特网地址上查到关于专利的具体信息。

3.虚假标识根据美国专利法第292（b）条规定，如果专利所有人虚假标识专利来欺骗公众（甚至包括标识过期专利），任何人可以起诉虚假标识的专利所有人，所取得的罚款一半归起诉人，一半归美国政府。

这次《美国发明法案》推翻任何人都可以起诉的条款。

规定只有同虚假标识的专利所有人有竞争并受到伤害的人才可以起诉，并且规定，过期的专利标识不算虚假标识。

4.提高双方专利复审阈值根据旧专利法，如果提出专利复审请求，申请方必须提出至少一个实质性的新的专利性问题（substantial new question of patentability），这被称为双方专利复审阈值（Inter Partes Reexamination Threshold）。

美国专利法对发明专利新颖性的要求

美国专利法对发明专利新颖性的要求朱鹏作者简介：朱鹏，美国注册专利律师、注册律师，现为美国苏特韦斯特律师事务所(Suiter ? West pc llo)专利律师。

在美国获得法学博士(Juris Doctor)、地球科学博士学位，在中国获得地球化学硕士、学士学位。

已帮助客户撰写数十件美国专利申请，涉及技术领域包括集成电路设计、制造、封装及测试，计算机硬件及软件，数据存储系统，互联网相关技术，数字及模拟电路，机械工具及工艺等。

本文著作权属于作者本人，经作者授权在本网发布，未经作者明确许可，不得进行复制、转载等。

正文：一、引言美国发明专利(utility patent)的新颖性(novelty)考虑的是这样一种情况：申请人甲于某日期(申请日，filing date)向美国专利商标局申请一项发明专利，作为美国政府和社会的代表，美国专利商标局现在需要决定甲的该项发明是否新颖。

依据美国法典第35卷第102条(35 U.S.C. § 102)，美国专利法对发明专利新颖性的要求有七款，分别是第102条(a)款、(b)款、(c)款、(d)款、(e)款、(f)款和(g)款。

其中，(a)款、(e)款和(g)款考虑的是，在甲的发明日(date of invention) (注意，不是甲的申请日)之前，别人的行为(注意，不是甲自己的行为)是否已使甲的该项发明丧失新颖性。

由于美国专利制度采用先发明制，所以搞清楚发明日和申请日之间的关系对理解(a)款、(e)款和(g)款至关重要。

(b)款和(d)款考虑的是，甲在美国的申请日是否太迟了以至于甲的该项发明已丧失新颖性。

(c)款考虑的是，甲是否已放弃自己对该项发明的专利权。

(f)款考虑的是，该项发明是否真正是甲自己的发明。

以下分别对第102条(a)款、(e)款、(g)款、(b)款、(d)款、(c)款和(f)款作一探讨。

抵触申请抗辩及其制度完善

抵触申请抗辩及其制度完善杜微科傅蕾内容提要：被诉侵权技术方案相对于抵触申请不具有新颖性，或者明显不具有创造性的，应当认定抵触申请抗辩成立。

专利法第四次修改中，应当在其中对抵触申请的概念以及抵触申请抗辩作出规定。

在专利审查指南中，应当相应规定明显不具有创造性的具体情形。

关键词：专利侵权抵触申请抵触申请抗辩新颖性Abstract: If an alleged infringing technical solution has no novelty over,or is highly obvious compared with a conflicting application，the defender’s conflicting application defense should prevail.We strongly recommend that during the ongoing fourth patent amendment process,it is critical important to incorporate provisions stipulating the conflicting application as well as conflicting application defense.Thereafter,a provision should be introduced to the Patent Examination Guideline accordingly,enumerating the situations wherein a patent is highly obvious compared to a conflicting application.KeyWords: patent infringement;conflicting application;conflicting application defense;novelty一、抵触申请及其与现有技术、禁止重复授权的比较(一）抵触申请的概念我国专利法没有对抵触申请的定义进行规定，与之有关的法律规定体现于两处，一是《专利法》第22条第2款有关发明、实用新型专利新颖性的规定。

中美外观专利的一些异同

11
— 案例转用(应用了其他产品的设计）
产品名称：CD盒
12
— 案例转用（模仿自然物）
产品名称：食品（素黄螺）
13
— 案例转用（模仿著名画作）
产品名称：挂毯
14
案例—转用
汽车
玩具汽车
15
外观专利授权条件
与现有设计及其组合应具有明显区别：
什么叫组合？
组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。尤其包括：将具有多个零件的产品做成一体化；将产品现有的形状设计与现有的图案、色彩或者其结合通过直接拼合得到该产品的外观设计
2
外观专利授权条件
现有设计的范围：
地域界限：全世界公开方式：出版物公开、使用公开、其它方式公开
广播、电视、电影、新闻发布会公开的设计
国外使用过的产品、国内生产但仅销往国外的产品
3
外观专利授权条件
属于现有设计或者与现有设计实质相同的情况：
1. 尺寸的不同
2. 材料的选择替换
3. 仅其产品功能、内部结构或者技术性能的不同 4. 以一般注意力不能察觉的局部细微差异； 5. 使用时不容易看到或者看不到的部位； 6. 将某一设计要素整体置换为该类产品的惯常设计的相应
16
— 案例组合(拼合）
无需具体手法启示的组合
产品名称：蒸汽熨斗
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— 案例组合（替换）
电源插座
1
电源开关
18
— 案例组合（形状和图案拼合）
19
近似外观设计合案申请
专利法第31条第2款：
“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品

论抵触申请在专利制度中的作用——以相关概念的辨析为视角

第16卷　第6期2019年 6月中国发明与专利China Invention & PatentV ol.16 No.6Jun. 2019论抵触申请在专利制度中的作用——以相关概念的辨析为视角杨敏锋(北京君策知识产权发展中心，北京100873)摘　要：抵触申请在专利制度中的作用并非仅为防止重复授权，而是用于判断新颖性。

在专利制度中，抵触申请、新颖性、禁止重复授权以及先申请原则其实都是在“授予创新者专利保护”这一基本原则下，在“主体”“时间”“公开范围”和“保护范围”四个变量不同时给出的相应解决方案。

至于抵触申请和现有技术之间的一些差异，如是否可以进行现有技术/抵触申请抗辩，以及是否可以用于判断创造性，则本质上是政策问题，而不是法律问题。

关键词：抵触申请变量政策考量中图分类号：G306 文献标识码：A1与抵触申请相关的概念“抵触申请”是专利制度中的一个特有概念，根据《专利法》第22条第3款，抵触申请指的是在专利1申请A的申请日以前，任何单位或个人就同样的技术已向专利行政部门提出过申请B，并且申请B在申请A的申请日以后公布，则申请B就构成申请A的抵触申请，破坏申请A的新颖性。

从《专利法》的规定来看，抵触申请是与新颖性相关的一项制度。

不过，主流意见认为，设立抵触申请制度是为了防止重复授权，具体是通过破坏新颖性的方式来实现；2国家知识产权局在对《专利法》第三次修改时的解读也表达了同样的观点。

3当然，也有作者认为抵触申请制度“并非是仅仅为了防止重复授权，而是从法律上和程序上更有效地补充和完善禁止重复授权原则，更加恰当地维护公众利益”；4还有作者认为，抵触申请是先申请原则在解决权利重复授权方面的一个具体运用。

5综合各作者的表述，与抵触申请相关的概念包括“新颖性”“先申请原则”“禁止重复授权”等。

专利制度中，“新颖性”与“给不给”的问题相关，缺乏新颖性的专利申请不会被授权；“先申请原则”涉及的是“给谁”的问题，两个以上的申请人就同样的发明创造提起专利申请，专利权应当授予哪位；“禁止重复授权”指的是同样的发明创造只有一次获得专利保护的机会，涉及的是“不重复给”的问题。

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２００８．０９
（下）
ＬｅｇａｌＳｙｓｔｅｍＡｎｄＳｏｃｉｅｔｙ
美国专利法102(e )条款浅析
—与抵触申请之比较
郎晓虹
摘要美国专利法第102条涉及对发明专利申请(Utility )的新颖性的要求，包括(a )、
(b )、(c )、(d )、(e )、(f )和(g )共七项条款。

其中第(e )款（下文称作102(e )条款，2000年11月29日生效）的规定非常复杂。

本文对该102(e )条款及中国专利实践中的“抵触申请”作了比较。

关键词知识产权保护专利法抵触申请中图分类号：D95
文献标识：A
文章编号：1009-0592(2008)09-062-01
一、中国专利实践中的抵触申请
中国专利法第二十二条第二款规定：“新颖性，是指……，也没有同样的发明或实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中”。

中国知识产权局《审查指南》第二部分第三章第2．2节对其中涉及的“抵触申请”作了进一步的规定，即抵触申请包括：“由他人在该申请的申请日以前向（中国）专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请”，还包括“满足以下条件的进入了中国国家阶段的国际专利申请，即申请日以前由他人提出、并在申请日之后（含申请日）作出中文公布的且为同样的发明或者实用新型的国际专利申请”。

归纳起来，如果一个专利/专利申请A 要构成另一中国专利申请B 的抵触申请，需要满足以下条件：（1）专利/申请A 由他人在中国申请（PCT 申请需进入中国国家阶段）；（2）专利/申请A 的中国申请日早于申请B 的中国申请日；（3）专利/申请A 的公布日在申请B 的中国申请日当天或之后。

对于进入中国国家阶段的PCT 申请，这里所述的中国申请日均是指国际申请日。

二、美国专利法102(e )条款解析（一）美国专利法102(e )条款的主要内容美国专利法102(e )条款规定：“无下列情形之一者，得获得专利：……(e )在专利申请人发明之前，该发明已见于他人在美国申请且核准之专利，或他人之国际申请案，符合第371条(ｃ)项第(1)(2)及(4)款之规定要件者，或……”。

如果一个专利申请/专利A 要构成另一美国专利申请B 的102(e )现有技术文件，必须满足以下条件：（１）专利申请/专利A 由他人提出；（２）专利申请/专利A 的美国申请日或国际申请日在在申请B 的发明日之前；（３）专利申请/专利A 是：美国颁发的专利、美国公布的专利申请或PCT 申请，如果是PCT 申请，必须是：用英文公布、且指定美国；（４）专利申请/专利A 在申请B 的发明日以后公开。

（二）美国专利法102(e )日期的确定美国专利商标局的《专利审查过程手册》（MPEP ）（706．02(f )(1)）阐述了如何确定一个专利申请/专利的102(e )日期（102(e )date ）。

只有当一个专利申请/专利A 具有102(e )日期且该102(e )日期早于申请B 的发明日时，才可以构成申请B 的102(e )条款现有技术文件。

如果专利申请/专利A 是美国颁发的专利或美国公布的专利申请，则其102(e )日期即其最早的有效美国申请日。

这里，“最早的有效美国申请日”要考虑美国专利法第119(e )和120条的相关规定，即在前美国申请（包括临时申请）的申请日。

如果专利申请/专利A 是基于PCT 申请的，且该PCT 申请是用英文公布且指定美国的，则专利申请/专利A 的102(e )日期（最早的有
效美国申请日）是该PCT 申请的国际申请日。

如果该PCT 申请不满
足上述条件，那么该PCT 申请没有102(e )日期（可以适用其他条款，如102(a )或102(b )）。

上述对于PCT 申请的规定，仅适用于2000年11月29日或以后提交的PCT 申请（即国际申请日在2000年11月29日或以后的PCT 申请）。

对于2000年11月29日以前提交的PCT 申请，如果其进入美国，则其102(e )日期是其进入美国的实际进入日或提交日。

外国优先权日（包括不满足上述条件的PCT 申请的国际申请日）不能作为102(e )日期。

三、美国专利法102(e )条款现有技术与“抵触申请”的区别
美国专利法102(e )条款涉及的文献在美国专利实践中作为现有技术，可以用来评价一个专利申请的创造性，而中国专利实践中规定的抵触申请不视为现有技术，只能单独用来评价一个专利申请的新颖性。

确定一个专利或专利申请是否构成102(e )条款的现有技术，需要比较其102(e )日期。

对于2000年11月29日前提交的国际申请，其102(e )日期是其实际进入美国的日期，而不是其国际申请日。

对于2000年11月29日或以后提交的国际申请，只有当其国际公布采用英文时，才将其国际申请日作为其102(e )日期。

而在中国专利实践中，一个PCT 申请只要进入中国国家阶段，其国际申请日即作为有效的中国申请日。

在判断该PCT 申请是否可以构成另一中国申请的抵触申请时，也以其国际申请日作为其在中国的申请日。

四、如何利用美国专利法102(e )条款获得尽早的进攻性日期目前，有越来越多的中国专利申请进入美国。

中国专利申请进入美国通常通过两种途径，第一种是在提交中国申请后一年内提交美国申请（要求中国优先权），第二种是在提交中国申请后一年内提交PCT 申请，之后再进入美国。

申请人通常使用中文文件提交PCT 申请，并以中文进行国际公布。

根据美国专利法102(e )条款的规定，这样的PCT 申请即使进入美国，往往也不能利用其国际申请日作为102(e )日期。

也就是说，一个中文公布的PCT 申请有可能不能用来评价他人在该PCT 申请的国际申请日和公布日之间提交到美国的相同专利申请的可专利性。

这样，该PCT 申请的申请人就不能有效地保护其在美国市场的权益。

针对这个问题，笔者认为，可以考虑以下提交策略：（1）在提交中国申请后，如果已确定要进入美国市场，则尽快提交美国申请；（2）如果考虑使用PCT 途径，则可以考虑以中文提交PCT 申请，而以英文公布（或直接以英文提交），以保证其国际申请日作为102(e )日期的有效性；（3）对于以中文进行国际公布的PCT 申请，可以考虑尽快以续案的方式进入美国；（4）在提交中国申请后，可以考虑利用已提交的中文文件尽快（比如在中国申请日的第二天）在美国提交一个临时申请。

作者简介：郎晓虹，北京集佳知识产权代理有限公司。

法制园地。