专利先用权的抗辩(专利知识讲座191)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春191、专利先用权的抗辩专利法第69条规定了不视为侵权的5种情况，其中第2项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”。

该使用的人，享有“先用权”。

比如在甲的申请日前，就相同的技术乙已经研制出来，并且进行了生产，假设未投入市场。

乙研制出同样的技术方案，在时间上可能要早于甲，只是乙没有提出专利申请，而甲提出了专利申请。

当然，也可能乙研制出该技术晚于甲，但毕竟是在甲的申请日前独立研制出来的，并且作好了生产准备等。

因此，许多国家的专利法，包括我国专利法，为了平衡先发明人，或者在申请日前作出同样发明的人和专利申请人之间的利益，规定了“先用权”制度，即允许乙在甲的申请授权后，在原有范围内继续生产。

乙享有的权利，就是先用权。

就先用权问题，有如下几点：1、先用权人的构成即什么样的情况构成先用权，以上举的例子当然构成先用权，但在现实生活中，还有许多并不典型的情况。

在立法例上，似乎存在两种作法（我国专利法对该问题没有明确规定），一是日本的模式，即对先用权人限定的比较严格，根据日本专利法第79条的规定，先用权人仅限于两类人，一类是在申请日前独立研制出相同技术的人，一类是从该独立研制出该相同技术人那里获得该技术的人（如获得技术许可的人）。

我国学术界对先用权的构成亦有两种观点，一种倾向于日本式的严格解释，为非主流观点。

另一种为主流观点，认为还应当包括在申请日前通过合法途径从申请人处得知该技术的人。

笔者赞成日本式的严格解释，即仅限于申请日前独立研制出该发明的人，以及从该人处合法获得该技术的人。

比如甲公司是独立研制出该技术的人，而乙公司假定是甲公司的子公司，甲公司将研制出的该技术允许乙公司实施，乙公司也应当是先用权人。

但按第二种从宽解释观点，还包括从申请人处合法获得该技术的人，笔者认为该解释过宽。

从申请人处得知该技术的人无非有如下途径：一是在申请日前就该技术与申请人签订有许可协议的人。

笔者认为，这部分在申请前通过技术秘密合同获得该技术的人，在该申请获得专利权后是否可以实施，应当看双方是怎样约定的，是合同法调整的范围，不需要“走”先用权这条路。

如果“走”先用权这条路，还可能发生如果合同的约定和先用权的规定不相一致时怎么办的问题。

因此，这部分情况统一归属合同法调整为宜。

二是申请日前通过可以产生不丧失新颖性宽限期的学术会议、国际展览会得知的，笔者认为这两种情况也不应当产生先用权。

因为专利法已经明确规定这两种情况发生之日起六个月内公开人还可以申请专利。

参会人应当有这样的知识，并且完全可以在六个月后确认公开人是否已经就公开的技术提出专利申请（可以直接询问申请人），再考虑是否实施。

如果一定要在六个月内实施，也可以在决定实施前询问公开人是否打算在六个月内申请专利，这也是尊重知识产权的一种表现。

总之，该问题是可以通过正常的沟通渠道来解决的，不需要为参会、参展人设定先用权。

假如参会人、参展人均能因此获得先用权，将会对临时保护制度产生负面影响，或许将会架空临时保护制度，也不符合先用权制度的设立的目的。

因为参会、参展的人中往往包括公开人的竞争对手，因参会、参展而获得先用权，对公开人是不公平的。

德国专利法第12条的规定：“如果专利申请人或者其合法转让人在申请日之前向他人透露了其发明，并且保留了授予专利权之后的权利，则上述他人在获知发明内容起6个月所进行了实施行为或者准备行为不能产生先用权”（注）该规定应当说排除了上述参会、参展人获得先用权的可能，因为法律已经明确规定了公开人有6个月的保留申请专利的权利，法律已经“通知”了参会和参展人。

我国专利法虽然没有这样的规定，但也应当适用这样的逻辑。

三是其他极端的情况，意外在申请日前获得该申请专利的技术，比如违背申请人意愿的人公开后，通过合法途径得知该技术的人，显然产生先用权也不合适（如果权利人没有在宽限期内提出专利申请，实施人可以构成现有技术来抗辩不侵权）。

笔者认为，确定先用权人，不能脱离先用权制度的立法宗旨，即为了平衡先发明人（或者虽然不是先发明人，但在申请日前独立作出发明的人）和先申请人之间的利益关系。

因此，原则上先用权人应当限于申请日前独立作出该发明、及从该独立作出发明人处获得该技术的人。

考虑到现实生活的复杂性，在标准把握上，可以不排除其他可能产生先用权的情况，如果在实践中发生其他不给先用权不合适的情况，由法院从立法宗旨上进行解释，通过判例来解决该问题。

2、先用权人的权利先用权人的权利，是说在专利申请被授予专利权以后，先用权人有在“原有范围内继续制造、使用”，而不视为侵权的权利。

或者说，可以象日本专利法第79条对先用权加的标题一样“基于先使用的非独占实施权”，即先用权人的权利相当于一个普通的实施许可权，只是其实施的范围要受到限制。

即不得超出“原有范围”。

而原有范围有多大，则取决于申请日前“已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备”的规模。

对该规模，最高法院于2009年发布的司法解释第15条规定：“包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模”。

对“已经作好制造、使用的必要准备”，最高法院的解释是：“（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”，二者完成之一就满足了条件。

如果先用权人超出了原有范围怎么办？对超出部分，先用权人应当向专利权人支付费用。

严重的，还要追究其侵权行为。

对于先用权人制造出的产品的后续销售行为，应当以普通实施权人制造的产品一样对待，即“后手”的销售、使用等，也不视为侵权。

当然，该先用权人生产的产品并不是专利权人合法推向市场的产品，虽然对这些“后手”的经营行为，专利权人不能主张自己的权利，但也不属于权利用尽的范围，先用权是专利制度特别规定的一项权利。

需要注意的是，先用权所述的申请日，有优先权日的，应当包括优先权日。

因为先用权是专利法中规定的，而专利法中的申请日，有优先权日的，包括优先权日。

这也意味着，如果甲是日本申请人，在日本假定于1月1日申请的同样的技术，在5月1日向中国提出在后申请，并要求1月1日日本的优先权。

则在其优先权日与在后申请日之间、即在1月1日到5月1日之间，在中国独立研制出相同技术的人，均不能成为先用权人，而必须是1月1日前，独立研制出相同技术的人，才可以作为先用权人。

当然，先用权人的实施或准备实施只能发生在中国，而主体可能是自然人和法人，而法人亦包括外国在中国设立的公司或企业。

先用权可以用来对专利权人的侵权指控进行抗辩。

另外，先用权不是一项独立的财产权，不能单独对先用权进行转让，只能随企业的转让而转让。

3、先用权人被控侵权时的抗辩手段假如先用权人受到专利权人的侵权指控，而其在申请日前的实施不构成公开，或者说是秘密的。

则先用权人只能用先用权这一种手段进行不侵权的抗辩。

但是，如果先用权人在申请日前的实施是公开的，即先用权人的生产和销售活动已经构成专利法意义上的公开，如在申请日前相关的专利产品已经公开上市。

此时，在抗辩手段上先用权人面临三种选择，一是以申请前的公开生产和销售为理由，提出宣告该专利权无效的程序，受理侵权诉讼的法官会中止侵权诉讼；二是以实施的是现有技术为由进行不侵权的抗辩；三是使用先用权进行抗辩。

这三种手段是否允许先用权人自由选择，还是有先后的顺序，对该问题学界意见并不完全一致。

笔者认为，由先用权人自己进行选择最为妥当。

这种情况的发生，属于法律竟合现象，即某一事实的发生，同时落入几种法律规范调整的范围，适用那一种规范，往往由当事人根据自己的利益进行选择。

例如合同供应一方当事人提供的设备不合格，属于合同违约，可以由合同法进行调整。

同时，由于该设备漏电而烧毁了另一方当事人的生产线，构成损害赔偿法律关系，可以由侵权行为法进行调整。

如果违约金数量多，当事人可以选择违约程序来填补其损失，如果侵权赔偿费数量多，当事人可以选择侵权赔偿程序，但不能同时选择两个程序，要求赔偿双份是不允许的。

而发生三种抗辩手段均可以适用的情况下，显然三种手段不能同时进行。

但应当允许先用权人根据自己的利益进行选择。

如果先用权人不想扩大自己的生产范围，也不希望该专利权被无效，而自己仍希望处于普通实施被许可人的法律地位，享有普通企业享受不到的垄断权，则先用权人很可能就以先用权进行抗辩。

而如果先用权人想扩大生产规模，则可以选择无效程序或实施的是现有技术来抗辩。

这种操作，一来符合法律竟合时通常由当事人自己选择法律适用的规则，二来也考虑到了先用权人的利益。

因为三者的法律后果是不一样的。

如果宣告专利权无效，将意味着该专利权无效后，先用权人将和大家一样，没有任何优势了。

而如果采取先用权进行抗辩，则先用权人生产的产品，在市场上仍可以享受到专利产品的垄断地位，包括价格。

而如果先用权人选择实施的是现有技术进行抗辩，则对先用权人的好处是其生产规模可以不受在原有范围内的限制了，但对其也有不利的一面，即法院的判决是公开的，该判决可能相当于宣告该专利权无效，先用权人垄断利益仍会受到影响。

另外，三个选择所花费时间、精力和金钱是不一样的，尤其是无效程序，花费的成本要远高于后两个程序。

从成本和时效上考虑，先用权的抗辩是最节约的。

如果专利权人得知先用权人在申请日前的生产已经造成专利法意义上的公开，自然希望私下与先用权人进行和解，就不必再“走”无效程序了。

那么，有人会问，这样解决问题不是将本应无效的专利权，通过私了让其有效了吗？公众的利益如何维护？问题又回到了先用权制度的宗旨，是平衡先发明人和先申请人之间的利益关系，不是平衡专利权人与公众之间的利益关系。

先用权人与专利权人的“私了”，并不防碍公众提出起无效程序。

专利权本身就是推定有效的财产权，再说，先用权人申请日前的公开程度，是否构成专利法意义上的公开，也需要无效程序来检验，未进行无效之前，当事人之间的“私了”并不一定意味该专利权必然是无效的。

注：参见尹新天著《中国专利法详解》第806页，知识产权出版社2011年3月出版（查阅讲座全文请搜索“专利知识讲座韩晓春”）。