从现有技术整体出发评价专利创造性

专利创造性标准研究及对我国之借鉴

苏州大学硕士学位论文美国软件发明专利创造性标准研究及对我国之借鉴姓名：丁泽平申请学位级别：硕士专业：法律指导教师：董炳和 20040401

美国软件发明专利仓Ⅱ造性标准研究及对我国之借鉴中文提要中文提要美国目前处于世界软件工业领头羊的地位。对于此地位的形成，其专利政策功不可没。因而世界各国对其软件发明专利政策也一向抱以高度的关切。然而，在１９９８年ＳｔａｔｅＳｔｒｅｅｔＢａｎｋ案之前很长的一段时间内，软件发明专利申请的创造性审查标准并没有引起人们关注：人们更多关心的是软件发明的可专利性问题。直到商业方法软件发明专利在美国专利与商标局（ＵＳＰＴＯ）被大量授予，国内外理论界才开始对美国的软件发明专利的审查标准提出批评。然而这些批评大多停留在表面，并没有深入到问题的根源。对此问题，如果仅从美国有关法律规定来讨论，必然会看不到问题的全貌而导致结论的片面性。美国系属判例法系，对其法律制度的研究应以历史发展及判例比较作为切入点。ＵＳＰＴＯ的软件发明专利申请的审查标准的确立经历了一个曲折的过程，最初此标准是模糊的。直到后来联邦巡回上诉法院提出使用“手段加功能”翦披露模式，该标准才正式确定了下来。然而这一披露模式一般情况下并不能涉及到软件发明的技术内核，因而软件发明实际上并没有经过创造性审查就被授予专利权了。实际是以新颖性替代了创造性。虽然ＵＳＰＴＯ以新颖性替代了创造性，但这并没有对美国软件业的发展带来负面影响，反而使软件业成为带动美国经济发展的亮点。其中的原因是美国的专利政策与专利制度的激励机制相暗合，符合技术发展的规律。我国的软件业正处与发展阶段，应对美国的经验加以分析，并有取舍地进行借鉴。改变陈旧的对技术的理解观念，灵活运用专利政策，以促进我国的软件业的发展。关键谰：软件发明专利；算法｛创造性；现有技术：激励机制作者：丁泽平指导老师：董炳和

专利的创造性是如何判断

关于专利，如果通过比较现有的解决方案，发现存在差别后，即具备新颖性的情况下，应进一步判断是否具有创造性，即判断与现有技术的差别是否是一般技术人员容易想到的，即是否是显而易见的。 “创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步”。举例：过滤器，假如已经有筛网(比如滤布)过滤器，现在要申请滤料过滤器专利，过滤原理都是一样的(机械过滤)，能不能申请发明专利?或者只能申请实用新型?这涉及到如何判断专利的‘创造性’突出或不突出的问题。可以申请发明专利，就必须具备如下特点： (一)突出的实质性特点，即：指发明相对于现有技术，对所属技术领域的技术人员来说是非显而易见的。如果发明是其所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点，就不能申请专利;非显而易见，具有突出的实质性特点可以申请专利。 (二)显著的进步：如果发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。有益是指：发明与现有技术相比具有更好的技术效果，如质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染

等; 发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平;发明代表某种新技术发展趋势，,尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果等等。专利的创造性是如何判断的?创造性的判断通常按照三个步骤进行：第一，通过检索后，确定最接近的已有技术方案。例如，与本技术方案技术领域相同、解决的技术问题和技术效果相同或最接近，或公开了本技术方案技术特征最多的技术方案。第二，确定本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点以及该区别点要解决的技术问题。第三，判断该区别点是否是公知常识，或者该区别点及其所要解决的技术问题是否在披露本技术方案的对比文件或其他对比文件中已经公开。如果本技术方案与最接近的已有技术方案的区别点是公知常识，或该区别点及其所要解决的技术问题已经在该技术方案所在的对比文件或其他对比文件中公开，则本技术方案不具备创造性。

如何理解专利的实新颖性和创造性

专利申请如果想要获得专利权就必须具备新颖性和创造性，判断专利是否具有创造性在于其所包含的发明创造是否具有的“突出的”和“显著的”特征。专利是否具有新颖性和创造性是是否被授予专利权的前提,也是专利是否无效的理由之一。申请的专利是否具有创造性首先必须满足以下条件：首先与同申请日以前的已有技术相比是否具有突出的实质性的特点;其次与同申请日以前的已有技术相比是否具有十分显著的进步。具体来说判断申请专利的创造性必须着眼于其是否具有突出的实质性特点和显著的技术进步，其中突出的实质性特点是指该申请专利所包含的技术方案与现有技术相比是否具有显而易见的本质区别，也就是说该技术方案是非显而易见的。显著的技术进步是指本申请专利中的技术方案与现有技术相比是否能够产生意想不到的有益的技术效果，这种技术进步不仅可以表现在该技术方案是否克服了现有技术存在的缺点和不足，而且还可以表现在该技术方案是否具有某种新技术发展趋势，同时还可以反映在该技术方案是否可以获得意想不到的技术效果。申请的专利是否具有新颖性首先必须满足以下条件：

首先申请人在提交该专利申请前没有同样的发明创造在国内外出版物上公开发表过，这里的国内外出版物包括书籍、报刊、杂志等纸件及录音带、录像带及唱片等音像件; 其次申请人所提交的专利需确保该专利没有被国内公开使用过，或者需要检索该专利是否以其他方式为公众所知。其中是否公开使用过是指本申请专利保护的产品是否以商品形式销售、或用技术交流等方式进行传播、应用，或者是否通过电视和广播等媒介为大众所知; 再次申请人在提交专利申请前需要保证没有同样技术内容的发明创造由其他人向国家专利局提出过，并且也没有将包含相同技术内容的发明创造记载在申请日以后公布的专利申请文件中。可见申请人提交的专利申请是否是现有技术判断专利是否具有创造性的基本标准，申请人提交的专利申请是否在申请日以前是判断专利是否具有新颖性的时间标准，但是一项专利申请所包含的发明创造具有新颖性并不意味着其就一定具有创造性，专利的创造性侧重于判断技术水平的创新性，其与所确定的已有的现有技术范围相比其技术范围更窄一些。汇桔网提供专利检索与评估、费减指导、专利撰写、申请递交申报、答复审查员、证书送达、年费缴费监控提醒等全面的专利申请服务项内容。选择汇桔专业服务，省心有效地成功申请专利。

发明专利的创造性判断案例研究

硕士学位论文发明专利的创造性判断案例研究 CASE STUDY ABOUT JUDGE OF NONOBVIOUSNESS REQUIREMENT 院系：凯原法学院专业：法律硕士（知识产权方向）姓名：赵佑斌指导教师：寿步教授完成日期：2009年12月1日

发明专利的创造性判断案例研究摘要在专利法中发明专利的创造性是申请人获得专利权的最大障碍和最后一道门槛，也是最能够体现专利价值且最有争议的部分。许多国家对专利审查都有自己详细的标准，中国也是如此，但是在专利审查实践中，发明专利创造性的判断标准十分模糊和不确定。本文从具体的案例入手，分析目前创造性存在的问题，并从实际出发提出探讨解决方法。本文分为三大部分，第一部分介绍国内外关于发明专利创造性判断的各种情况，从发明专利创造性的概念入手，阐述了发明专利的创造性判断构成要件，包括本领域技术人员、现有技术、发明专利创造性判断步骤等，为下文的案例分析建立理论框架。第二部分是根据创造性判断的具体要件和步骤，结合现实中的案例，剖析专利审查中发明专利创造性判断的各个步骤中存在的问题和原因，文章着重从发明专利创造性判断的各个层面出发分别介绍，包括现有技术的内容和范围、本领域技术人员、突出的实质性特点、显著的进步，分析了实践中在上述各方面判断中存在的问题，如现有技术中对比文献过于复杂宽泛，难以找到精确的对比文献，公开程度不确定，本领域技术人员的水平难以客观化，突出的实质性特点运用启示标准问题较大，不够全面。第三部分，针对具体的问题提出解决措施，在指出目前的判断方法不足的前提下，提出改进措施，使发明专利创造性判断标准更为客观，包括明确现有技术的范围和内容以及技术领域的划分，确定本领域普通技术水平的标准，最后提出一种以现有技术为起点的判断发明专利创造性的可预测性方法。关键词：发明专利，专利创造性，现有技术，本领域技术人员

浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准

浅析实用新型专利审查中明显新颖性的判断标准摘要：对于实用新型专利申请，我国采用初步审查制，初步审查包括形式审查和明显实质性缺陷审查，明显实质性缺陷审查中包括是否明显不符合专利法第二十二条第二款的规定即明显不具备新颖性的审查。为了避免一些明显不具备新颖性的专利申请获得专利权，近年来国家知识产权局通过不断加强对实用新型专利申请的明显新颖性审查，提高实用新型专利的授权质量。一、统一实用新型申请明显新颖性审查判断标准的必要性我国的实用新型审查制度采用的初步审查制度，该制度保证了实用新型“短、平、快”的特点，但正是因为这一审查制度，导致一些不具备新颖性的专利申请也被授予了专利权，从而使得实用新型专利的法律稳定性差、社会认可度不高。随着2009年10月1日第三次修改后的《专利法》施行，以及随后修改并施行的《专利法实施细则》和《专利审查指南》都对新颖性的范围和明显新颖性审查做出了进一步的规定，明确将实用新型的明显新颖性纳入审查范围，这样可以排除明显不具备新颖性的实用新型专利申请，有利于提升实用新型专利的授权质量。然而，由于法律的局限性等因素，现行的《专利法》、《专利法实施细则》对于实用新型明显新颖性审查仅给出了原则性规定，《专利审查指南》也仅是列举出几种常见的情形，由此导致审查员对明显新颖性的判断拥有较大的自由裁量权，这样就会造成审查尺度前后不一致，难以保证审查的客观公正性，而解决上述问题的根本就是在审查中对该自由裁量权进行适当限制，并统一实用新型明显新颖性的审查判断标准，努力做到审查的客观公正。二、实用新型申请明显新颖性审查的法律依据《专利法》：第22条第2款新颖性的定义；第40条实用新型申请进行初步审查的规定；《专利法实施细则》：第44条第1款第2项明确将实用新型是否明显缺乏新颖性纳入审查范围；《专利审查指南》：第一部分第二章第11节、第二部分第三章第3.2 节对实用新型明显新颖性进行了原则性规定及示例性说明。《专利审查指南》中对实用新型申请的新颖性判断标准列举了以下几种情形：（1）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，技术内容完全相同或者仅仅是文字上的简单变换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。（2）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅为前者是后者的下位概念，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。（3）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是所属技术领域惯用手段的直接置换，那么，该实用新型申请相对于对比文件不具备新颖性。（4）对比文件公开的技术方案与该实用新型申请相比，区别仅是数值或数值范围的不同，那么，其新颖性的判断应当依照以下各项规定： ①对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性； ②对比文件公开的数值范围与上述限定的技术特征的数值范围部分重叠或者有一个共同的端点，将破坏要求保护的发明或者实用新型的新颖性； ③对比文件公开的数值范围的两个端点将破坏上述限定的技术特征为离散数值并且具有该两端点中任一个的发明或者实用新型的新颖性，但不破坏上述限定的技术特征为该两端点之间任一数值的发明或者实用新型的新颖性；

中美发明专利创造性比较研究

中美发明专利创造性比较研究摘要：本文通过对我国《专利法》以及《专利审查指南》中发明专利创造性判断的介绍，并回顾美国非显而易见性判断标准创立及不断演化的历程，分析影响显而易见性演化过程中的重要案例，进而对比分析两国创造性判断中的异同之处，从中得出对我国专利创造性判断的有益启示，并提供建议。关键词：中美创造性非显而易见性启示随着经济一体化的发展，中美两国之间的交往日益深入，我国许多企业申请美国专利以期获得美国专利法的保护；同样，美国的许多企业也在我国大量申请专利。因此，发明专利的授权条件是各国申请者十分关注的问题。在授予发明专利的实质性条件中，最为重要的是新颖性、创造性和实用性，其中创造性的判断是三性审查中的重点和难点。在美国，专利不具有创造性进而导致专利无效也是专利侵权案件中的重要抗辩理由。从我国建立专利制度的历史来看，许多具体制度的设计都从美国借鉴而来。本文试就中美两国发明专利的创造性进行比较研究，进而从中总结出值得我国借鉴之处，为我国发明专利创造性判断提供建议。一、中国发明专利创造性概述我国《专利法》第二十二条第三款对“创造性”进行了界定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。尽管法律就“创造性”给出了明确的定义，但是就发明专利而言，对于客观判断什么是“突出的实质性特点”和“显著的进步”依然困难重重。有学者指出，如果发明是所属领域的技术人员“在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的，则该发明是显而易见的，也就不具备突出的实质性特点”；“发明有显著的进步，则是指发明与最接近的现有技术相比

1.创造性判断“三步法”的反思及“整体比较法”的提出

一、创造性标准的设置作为可专利性判断的两大标准，新颖性的概念是专利法中的基本概念与专利要件之一，其与创造性的关系密不可分，二者具体的适用也有助于我们理解创造性设置的初衷及“三步法”的由来。 1.新颖性专利法基本宗旨之一是鼓励和保护创新1。因此，专利法有“喜新厌旧”“推陈出新”的特质。早期的专利制度中，只要专利申请体现出“新”的一面，就能授予其专利权，并美其名曰“新颖性”。用新颖性来评价专利申请，有其客观、高效的优点，有其天然的合理性，专利申请不能是已经存在的现有技术，只要客观上与现有技术拉开一定距离，就认为申请具有新颖性2。因此，新颖性一直是专利制度中基本概念与专利要件之一。依此标准，是否具有新颖性也很好检验。通常,比对方式采用“一对一”的方式，即只能用现有技术中的一篇文献（或者现实中存在的一个技术方案）与专利申请相比，且很容易看出来两者是否相同，因此，新颖性判断的结论具有客观性，较少产生争议。新颖性判断应该从以下四个方面来考察：技术领域、技术问题、技术方案、技术效果。本文称之为新颖性“四要素”。举例来说，两个“同性”的双胞胎，出生时间有前后，两人从各方面来比都“一模一样”，我们就说在后出生的孩子，相比在先出生的孩子，没有新颖性。但是，如果是“龙凤胎”，就算两人长相、身高、体重一样，甚至性格或行为举止也一样，但由于性别不同，就不能不具有新颖性的认定。 2.创造性新颖性要件在相当长一段时间内，一直是主要的专利要件创造性标准是在新颖性标准基础上发展出来的，早期的专利要件没有创造性的要求。后来，随着现有技术的文献不断增加，发现即便是专利申请符合新颖性要件，但如果其“新的程度”不高，与现有技创造性判断“三步法”的反思及 “整体比较法”的提出 □?马云鹏摘?要：作为《专利审查指南》明文规定的审查基准，“三步法”已成为专利审查及司法实践中评价创造性的重要标准，在理论和实务上似乎也成为大家公认的“法宝”，如果不能通过“三步法”的检测，一项发明基本上就丧失了其可专利性。不过，从创造性标准设置的初衷来看，“三步法”也有着其不可克服的弊端及缺陷，本文试图从源头说起，对上述问题进行客观的分析，同时对创造性判断中另一方法“整体比较法”进行简要的梳理。关键词：三步法最接近的现有技术整体比较法 1 专利法基本宗旨有两个方面，鼓励和保护创新是其中一个方面，另一方面是保障公众有自由利用已有社会科技成果的自由。可以说，专利法基本宗旨是这两方面的和谐相处。 2 《中华人民共和国专利法》第二条第二款规定：“发明，实质对产品的形状、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”其中，“新的技术方案”也表明，发明必须要与现有技术拉开一段距离，其不能属于现有技术。

判断新颖性应遵循的规则(专利知识讲座99)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春 99、判断新颖性应遵循的规则在掌握了新颖性的条件和标准后，如何进行新颖性判断呢？即判断新颖性应当遵循哪些规则。根据审查指南的规定，判断新颖性时，应当遵循下述规则： 1、应当采取单独对比的方法或原则。也就是将要求保护的发明或者实用新型权利要求书中记载的每一项技术方案，与对比文件中作为现有技术的每一项技术方案单独进行比较。如果与比较的现有技术方案不相同，则说明申请专利的技术方案具有新颖性。如果与比较的现有技术方案相同，则说明申请专利的技术方案没有新颖性。不允许将多份对比文件，或者一份对比文件中的多项技术方案组合起来与申请文件进行比较，如从一本教科书记载的多项技术方案中各提取一些特征组合起来与申请文件进行比较是不允许的。需要注意的是，在权利要求书中所记载的技术方案往往并不是一项，在权利要求书中存在并列独立权利要求时，每一个独立权利要求至少包含一项技术方案，并列独立权利要求所包含的技术方案可能是产品与产品、或者产品与方法等结合。如并列独立权利要求中一项独立权利要求保护产品A，而另一项则要求保护产品B，产品A和产品B应当各自单独与一篇现有技术进行比较。其结果亦应当互不影响，即如果产品A不具有新颖性，并不意味着产品B不具有新颖性。权利要求书中往往还会有从属权利要求，应当认为，从属权利要求与从属权利要求、以及从属权利要求与独立权利要求均是单独的技术方案，在判断新颖性时，亦应当每一项权利要求与其对应的对比文件进行比较。另外，一个权利要求中，也可能存在两项技术方案，如果出现这种情况，也应当单独对比。即新颖性判断中，单独对比的单位为技术方案，而非整个申请文件，甚至也不是每个权利要求。为何判断新颖性要采取单独对比的规则呢？这是由新颖性与创造性之间的逻辑关系所决定的。新颖性解决的问题是申请专利的技术方案与现有技术是否不同，如果不同，就具有新颖性，解决的是与现有技术之间是否存在“量变”的问题。而创造性与新颖性共性的地方在于均要求与现有技术的不同，但创造性还进一步要求这种不同要达到一定的高度。即必须经创造性劳动才可能完成，或者不是轻意就能完全的，判断创造性的标准要高于判断新颖性的标准。因此，判断申请专利的技术是否与现有技术不同，应当与一篇对比文件来比较，如果需要两篇以上的对比文件的组合才可以完成该申请专利的技术，则恰恰说明申请专利的技术具有新颖性。但评价创造性时，则允许不同的对比文件进行组合进行比较。即创造性判断是在新颖性已经通过的情况下，进行“质”的比较，看其是否达到了创造性所要求的高度，创造性的判断相对于新颖性的判断，属于“质变”的判断。当然，在单独对比时，并不意味着要求申请专利

孙大勇：与被评专利不同技术领域的现有技术须给出“明确”的启示方能否定实用新型专利的创造性模板

孙大勇：与被评专利不同技术领域的现有技术须给出“明确”的启示方能否定实用新型专利的创造性律师评论：创造性是一项发明或者实用新型专利申请被授予专利权的实质性条件，换言之，一项发明专利或者实用新型专利经审查不具备创造性时，则该发明专利或者实用新型专利应当被宣告无效。正因为创造性是一项发明专利或者实用新型专利得以维持有效的实质性条件，要求专利复审委员会重新评价某项授权发明专利或者实用新型专利的创造性的作法在专利无效宣告审查程序中得到了极为广泛的应用。实践中无论是对发明还是对实用新型的创造性评价中均可能涉及到与被评价专利不同技术领域的现有技术。该现有技术能否用于评价或者何时能够用于评价实用新型专利的创造性是值得深入研究的一个问题。《专利审查指南》对发明和实用新型的创造性审查做了如下的规定; 实用新型专利创造性审查的有关内容，包括创造性的概念、创造性的审查原则、审查基准以及不同类型实用新型的创造性判断等内容，参照发明专利创造性审查的相关规定。根据专利法第二十二条第三款的规定，发明的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步；实用新型的创造性，是指与现有技术相比，该

实用新型具有实质性特点和进步。因此，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。两者在创造性判断标准上的不同，主要体现在现有技术中是否存在“技术启示”。在判断现有技术中是否存在技术启示时，发明专利与实用新型专利存在区别，这种区别体现在现有技术的领域和现有技术的数量。其中关于现有技术的领域，对于发明专利而言，不仅要考虑该发明专利所属的技术领域，还要考虑其相近或者相关的技术领域，以及该发明所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员到其中去寻找技术手段的其他技术领域。对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术是非显而易见的，则具有突出的实质性特点。判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下三个步骤进行：（１）确定最接近的现有技术；（２）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（３）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。其中，在第（3）步步骤中，要从最接近的现有技术和发明

创造性判断三步法

创造性判断三步法【发表人】广东长昊律师事务所邱戈龙、庄俊雄【案件来源】无讼案例网【关键词】创造性、技术方案、现有技术【摘要】判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。【基本案情】上诉人中华人民共和国专利局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）因确认“惰钳式门”发明专利权纠纷一案，不服北京市中级人民法院的行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉。被告专利复审委员会不服该判决，提起上诉。主要理由是：判决书认定事实有误。如将无效决定理由中所述“对比文献１披露了权利要求１中除Ｈ型衬套之外的全部技术特征”写成“对比文献１几乎覆盖了MY厂发明的独立权利要求的前序部分”，而无效决定从未使用“几乎覆盖”的含糊措辞；如认定对比文献２中使用Ｈ截面滑动套的“目的是与锁定装置相配合，解决中间车轮的接地承载问题”；又如判决书在未作具体分析的情况下，罗列了该发明与对比文献２在解决方案上“格栅斜杆与立柱直杆的排列方式”等几点不同之处，均与事实不符。故请求二审法院对原审法院判决书中判断创造性上的适用法律不当和认定事实有误之处及其结论予以改判。【法院判决】驳回上诉，维持原判。【个人评析】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，判断一件发明专利申请是否具有创造性，首先应该先确定与其最接近的现有技术，其次，判断发明专利申请与确定的最接近的现有技术之间的区别特征，再次，通过该区别特征解决的技术问题，看能否找到现有技术中能够对所属领域的普通技术人员具有技术启示作用的技术方案。在本案中，“惰钳式门”发明专利独立权利要求包括前序和特征两个部分，将该发明的技术解决方案与现有技术相比，对比文献１披露了该发明专利独立权利要求前序部分的全部技术特征，而对比文献２并未进一步披露该发明专利独立权利要求中特征部分的区别技术特征。因此，涉案专利申请具有创造性。

包括方法特征的产品权利要求的创造性判断

包括方法特征的产品权利要求的创造性判断案例 2001年8月6日，国家知识产权局专利复审委员会作出第3531号无效宣告请求审查决定，涉及申请日为1993年11月17日，1999年3月3日授权公告，名称为“一种粒状防水隔热建筑材料”的第93114647．X号发明专利。针对该专利权，请求人于2000年2月28日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为该专利不具备新颖性、创造性，请求宣告该专利无效，并提交了2份对比文件作为该专利不具备创造性的证据。复审委经过审理后认为该专利权利要求13与现有技术相比不具备创造性，不符合专利法第22条第3款，遂作出第3531号无效决定，宣告第93114647．X号发明专利权无效。该决定经人民法院一审、二审判决维持。该专利提出现有技术中建筑用防水隔热材料多为粒径≤180目的粉状材料，有着与其他材料搅拌时不易均匀等缺点。因而要研制一种防水隔热效果更好的粒状防水隔热建筑材料。该专利授权公告的权利要求为： “1．一种粒状防水隔热建筑材料，其特征在于上述粒状材料以不溶于水的自然状态下的沙粒为基材，以优质的避水材料蜡类物质为憎水剂，按比将上述基材和憎水剂共同放入搅拌器中加热到100℃－130℃，不断搅拌使粒状材料的外壳包围一层蜡壳，倒出冷却后制成散粒状的防水隔热建筑材料，其组分为：自然状态下的沙粒94％－98％蜡类物质2％－6％。” 请求人提交的对比文件1（第90107668．6号中国发明专利说明书）涉及一种防水粉及其制造方法，以提供一种生产简单、性能稳定、使用方便的建筑防水材料。该对比文件公开了这样的技术方案：由细砂（亲水性物质，50目）和石蜡（憎水性物质）按比例组成防水粉。在该对比文件中还有这样的教导：对于一个松散的互不粘连的粉粒基团，不管外力如何作用，其粉粒之间始终不存在拉应力，这种粉粒基团是拉不裂的。从构造上看，这种粉粒基团由固体粉粒和粉粒之间的孔隙所组成。只要做到粉粒表面憎水，就能切断毛细管的水渗透作用，达到防漏水的目的。本发明正是基于这种原理，对物质粉粒进行憎水处理。使粉粒表面由亲水性变为憎水性，并由这些憎水性粉粒聚集成防水层，解决防水防漏问题。

51.新颖性判断的四要素

新颖性判断的"四要素" 2003年12月17日，国家知识产权局专利复审委员会作出第5864号无效宣告请求审查决定，涉及名称为“螺旋钻机”的96212544.X号实用新型专利，其申请日为1996年6月17日。该专利授权的权利要求书中的独立权利要求如下： “1、一种螺旋钻机，包括升降系统、液压动力和操纵系统、底盘及行走机构和由动力头、螺旋钻具、导向装置组成的回转导向系统，所述动力头由电动机、变速箱组成，所述螺旋钻具包括钻杆和位于其头部的钻板，钻杆的上部与变速箱驱动齿轮相啮合，其特征在于所述钻杆为空心杆，其上端通过刚性过渡管与供料管可相对转动地连接在一起，下端与钻板之间设有控制空心杆内孔出料口启闭的阀门装置，所述阀门装置包括阀板和锁定装置，所述阀板的一侧与钻板铰接在一起，另一侧与空心杆管壁相接合。” 针对本专利，请求人于2002年8月5日向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是本专利不符合专利法第22条规定的新颖性、创造性。 1.关于证据请求人提交了附件1作为本无效宣告请求的证据。附件1是一篇由他人在本专利申请日之前向国家知识产权局提出而在申请日以后公布的专利申请文件（公告号为CN2260820Y的中国实用新型专利说明书），属于公开出版物，被请求人对附件1的真实性没有异议，合议组认为该附件可以作为本案的有效证据，并且，根据专利法第22条的规定附件1可以用来评价本专利的新颖性，但不能用来评价本专利的创造性。 2.关于新颖性本案的最终结论为宣告本专利独立权利要求1无效，维持其他权利要求继续有效，其中关于本专利独立权利要求1不具备新颖性的具体决定理由如下：附件1公开了一种用于泵灌混凝土灌注桩上的成桩钻机，与本专利的技术领域相同。该成桩钻机具有钻杆驱动机构（12）、螺旋钻杆（1）、导向机构（11），其中螺旋钻杆（1）是中空的螺旋钻杆，螺旋钻杆（1）端头接有钻头，钻头包括钻杆头（14）和钻尖（2），

预料不到的技术效果与专利创造性评判

——从铁素体系不锈钢案不同审级呈现的不同评判方式说起李越王轶杜国顺[1] 摘要：预料不到的技术效果在创造性评判中扮演着何种角色是一个值得探讨的问题。如何厘清预料不到的技术效果与显而易见性判断之间的关系、掌握预料不到的技术效果的认定方式以及对比实验的审查方式均对创造性评判具有重要意义。实践中，针对上述问题在认识上的分歧直接导致创造性评判标准在专利行政和司法的不同审级中执行上的不一致，甚至评判结论大相径庭。本文拟由铁素体系不锈钢案入手，透过该案所涉及的两审法院和复审委合议组之间观点的异同，结合国内外专利审查实践，以客观公正地评价发明创造的智慧贡献为目的，探究对上述争议问题的解决之道。关键词：创造性预料不到技术效果显而易见性?三步法?对比实验一、引言在铁素体系不锈钢专利无效宣告案中，针对专利复审委员会作出的第18653号无效宣告审查决定，北京市高级人民法院在高行终字第1754号行政判决书中，基于争议专利实施例C1的最大侵蚀深度比对比例C16的效果提高了44％，认为其专利取得了预料不到的技术效果[2]，从而推翻了专利复审委员会和北京市第一中级人民法院的观点。早前，北京市第一中级人民法院判决认为，实施例Cl 与比较例C14-C16相比多种元素的含量均存在差异，并不足以证明仅是由于Mn 和Ti含量的区别使之具备了较好的耐间隙腐蚀性，即没有证据证明这种预料不到的技术效果是由区别技术特征所致，因而不能认可其创造性[3]。两级法院针对此专利的创造性判断的结论完全相左，且判决书中对创造性评判中技术效果的认定和针对?预料不到的技术效果?的判断采用的标准也不一致，而上述判决思路又均与专利复审委员会所作的第18653号决定存在分歧。在专利审查以及专利诉讼实践中，发明产生的技术效果与其创造性判断有着千丝万缕的联系，如果不理清二者的关系，则不能客观公正地评价发明作出的智慧贡献。本文拟从铁素体系不锈钢案出发，结合国内外专利实践，从预料不到的技术效果与创造性之间的关系角度入手，探讨如何客观地评价发明的创造性。二、案情简介第200780016464.X号发明专利涉及一种耐腐蚀性优良的铁素体系不锈钢，其中争议的权利要求7限定了各组分的含量；附件4作为最接近的现有技术，公开了一种高温强度优异的铁素体系不锈钢。二者元素组成相同，并且，复审委和两审法院均认定区别技术特征在于：权利要求7中Mn、Ti的含量范围落入附件4公开的上述元素的含量范围内。在上述区别技术特征的认定基础上，复审委与上述一审、二审法院有关创造性评判的主要观点如下：复审委认为，本领域公知Mn和Ti在铁素体不锈钢中的作用，且附件4同样公开了本领域技术人员可以根据需要调节Mn和Ti的用量，但不能超过其下限值和上限值;此外，附件4中多个实施例中Mn和Ti含量落入本专利权利要求范围内。因此，本领域技术人员在附件4的基础上容易根据实际性能需要、价格因素等综合考虑选用Mn、Ti的含量，即权利要求中限定的Mn、Ti的含量范围对于本领域技术人员来讲也是常规选择，其技术效果是可以预料的，本专利中也

专利审查指南-新颖性

第三章新颖性 1.引言根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。因此，申请专利的发明和实用新型具备新颖性是授予其专利权的必要条件之一。 2.新颖性的概念法22.2 新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后(含申请日) 公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 2.1现有技术根据专利法第二十二条第五款的规定，现有技术是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术包括在申请日(有优先权的，指优先权日) 以前在国内外出版物上公开发表、在国内外公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。应当注意，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。所谓保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。然而，如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，这些技术也就构成了现有技术的一部分。 2.1.1时间界限现有技术的时间界限是申请日，享有优先权的，则指优先权日。广义上说，申请日以前公开的技术内容都属于现有技术，但申请日当天公开的技术内容不包括在现有技术范围内。 2.1.2公开方式现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种，均无地域限制。 2.1.2.1出版物公开专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是以其他形式存在的资料，例如存在于互联网或其他在线数据库中的资料等。出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出 - 109 -

专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解

专利审查中使用“三步法”判断创造性的三个误解判断一项技术方案是否具备创造性，要求判断人员回到申请日之前，看待申请日之后的方案相对于现有技术是否显而易见。这就要求判断人员既需要知悉该技术方案，又需要在知悉该技术方案的前提下适时地回到“失忆”的状态，该操作过程看起来很不可思议，但在判断创造性时又不可避免。因此，在专利规则的演变过程中，始终伴随着专利创造性评判的客观化进程。为了实现创造性评判的客观化，我国《专利审查指南》专门给予了指引，即“三步法”：确定最接近的现有技术；确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。应当理解，“三步法”只是审查指南给予的一般性指引，总原则依然是“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见”。以上三个步骤并不是创造性判断的必然步骤，更不能机械理解三个步骤之间的关系。为此，笔者从专利代理人、发明人的角度看待创造性评判的标准，总结三个对“三步法”可能存在误解的地方。误解一：公开技术特征最多，就是最接近的现有技术

虽然在寻找最接近的现有技术时，公开特征最多是一种更受青睐的寻找方式，但如果忽略了技术领域相同或相近的现有技术，则很容易犯“事后诸葛亮”的错误。《专利审查指南》【1】在说明如何“确定最接近的现有技术”时，指出“在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术”。虽然根据我国审查制度，发明的创造性在评判过程中并不要求限定技术领域，但是跨越技术领域或者选定特定的技术领域，必须存在相应的动机。笔者近期收到一份审查意见，专利申请方案是驱动塔筒内的热源（电缆、电气设备）移动，使其始终贴靠向较冷的塔筒壁，将塔筒壁作为热源的热沉。审查意见中指出最接近的对比文件，是半导体基材在退火过程中将基材快速移动并朝向一冷却板移动，以使加热后的基材更快散热。审查意见认为，专利申请的权利要求与对比文件的区别，仅在于将该种散热方式应用到塔筒内的热源。姑且不论这份审查意见对热源、散热原理的认定是否准确，单从逻辑上看也存在问题。如前所述，判断人员应回到申请日之前，考察本领域技术人员在看到基材退火这样的技术前提下，是否很容易就想到如何进行塔筒内部热源的散热？显然这并不容易，它需要“创造性天赋的火花”（flash of creative genius）【2】。更容易接受的逻辑应该是，首先提供一种塔筒内部热源散热困难的现有技术，然后在寻找如何散热的过程中，存在动机去跨领域寻找散热手段，例如找到上述基

中药方法专利创造性判断

?（二）中药方法专利申请的创造性判断 ?对于已知产品（复方或单方）的制备方法，在生产过程中如果采用了不同于现有技术的提取、分离工艺、炮制工艺或其他制剂工艺，与现有技术相比有实质性区别或产生了意外的突出效果，这种方法具备创造性。 ?对于提取、分离、炮制或其他制剂工艺来说，可以是某一过程方法的改进，也可以是多步骤的改进，而且，对于该方法的每一具体步骤来说，可能均属于常规方法，只要该专利申请的有益效果是由于工艺方法产生的，这种方法从整体上组合起来即具备创造性。 ?对于所产生的有益效果来说，分两种情况：一种情况是由于方法的改进给产品性能带来了改善，如增加了新用途，或者使得原来的疗效有所提高，或降低了副作用，或延长了储存期、提高了纯度、改善了口感等。另一种情况是给生产过程带来了改善，例如成本的降低、生产危险程度的降低、生产能耗的降低、原料资源的保护和利用、环境污染的降低、工艺的简化、质量控制的再现性提高等。 ?创造性答复 –陈述意见： ?①将两种或者两种以上已用于治疗相同疾病的活性组分组合，制成具有协同作用的药物组合物；中药复方组分公开但配比未公开，在此基础上选择非一般性配比的； ?②中药复方药味减少但保持原有全部技术效果； ?③以选择特定的辅料或者剂型使活性成分的药效显著增加、生物利用度明显提高、毒性大大降低、稳定性长足改善等为基础制成的药物组合物； ?④通过改变已知的药物制备方法使所制备的产品发生显著的非常有利的变化； ?⑤研发出已知物质的制药用途(如硝酸甘油从炸药到缓解心绞痛的药物)或开发出已知药物的新的制药用途(如乙酰水杨酸从解热镇痛到抑制血小板凝聚)； ?⑥具有创造性药物组合物的制备方法(制备方法中包含其所制备的药物组合物的技术特征，当该药物组合物具有创造性时，制备该药物组合物的方法也具有创造性)。 ?权利要求得到说明书支持 –例如发明的说明书： –主要以中药原料经提取等步骤制备中药组合物。 –权利要求应当撰写为“由下列重量配比的中药原料制备而成”的形式 –不要撰写成“由下列重量配比的中药原料组成” ?申请文件修改超范围 –减少技术特征 –增加技术特征 –改变技术特征(中药名称)

判断新颖性的三种标准(专利知识讲座97)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春 97、判断新颖性的三种标准授予专利权的条件分为积极的和消极的两个方面，所谓消极的条件就是不得违反法律、不得妨害社会公德和公共利益。而积极的条件包括人们常说的要具有专利性，所谓专利性就是申请专利的技术要具有实用性、新颖性和创造性（人们简称“三性“）。在我国，对“三性”的要求，限于发明专利和实用新型专利，不包括外观设计专利。新颖性，是积极的条件或实质性条件之一，专利法第22条对新颖性概念作了定义。无论是1985年第一部专利法，还是2009年第三次修改的专利法。对该定义均由两部分构成：一是看在申请日前是否有同样的技术公开（包括公开的形式、公开的地域和公开的时间），二是看是否属于抵触申请。由于公开的时间标准已经基于先申请原则所确定，即以申请日为准（包括优先权日）。而抵触申请亦如前所述在历史上分为“先权利要求制”和现在的“全文内容制”。因此，这里所述的在专利制度的历史上曾经经历过三种新颖性的标准，是指公开的地域性标准（包括形式）。三种标准如下： 1、本国新颖性标准。是看某一技术在本国是否有，或者说是否在本国公开，而无论以何种形式公开。如果在本国没有以任何形式公开，但在外国已经公开了，仍具有本国新颖性。但是，如果外国的技术以某种形式传入了本国，则该技术就不再具有本国新颖性了。英国从1623年就采取本国新颖性标准，采取本国新颖性标准有300多年时间。直到1977年要加入欧洲专利公约，为了保持和欧洲专利公约的标准一致，才改为公约规定的世界新颖性标准。澳大利亚原来也采取本国新颖性标准，直到1990才改为混合新颖性标准（注1）。目前在世界范围内没有国家采取本国新颖性标准了，原因是各国之间经济文化交往日渐頻繁和现代化，包括互联网在内的信息交流手段为各国所采用，技术的公开很难区分国内和国外了，采用本国新颖性标准已经成为不可能。 2、混合新颖性标准，也称为相对新颖性标准。我国从1985年专利法实施就采取了混合新颖性标准。即以公开地域和形式为标准：出版公开采取世界新颖性标准，而使用公开和其他公开形式上，采取本国新颖性标准。即只要是出版形式在申请日前公开的技术，无论在世界何地公开的，均构成现有技术。但如果在中国以外的国家或地区采取使用或其他方式公开的技术，只要没有出版公开，假如专利局的审查员也知道有这样的公开，也不丧失在中国申请专利技术的新颖性。但无论采取何种形式在中国大陆法域内的公开，均破坏申请专利技术的新颖性，这就是混合新颖性标准。目前，采取混合或相对新颖性标准的国家有澳大利亚等，基于美国在时间标准上坚持先发明原则，故在地域上仍应当认为采用的是混合新颖性标准。

专利创造性判定

专利创造性判断中意料不到技术效果的认定《专利审查指南》在专利创造性判断相关章节规定了“判断发明创造性时需考虑的其他因素”，其中包括发明取得了预料不到的技术效果。在专利创造性判断过程中，为什么要考虑意料不到的技术效果?什么时候考虑意料不到的技术效果?意料不到的技术效果是不是充分条件?如何认定是否取得意料不到的技术效果?本文拟结合专利授权确权审判实践对上述问题进行简要分析。一、为什么要考虑意料不到的技术效果之所以在专利创造性判断过程中考虑是否取得意料不到的技术效果，是因为专利创造性判断应当遵守综合原则。综合原则是指在判断发明和实用新型是否具备创造性时，不仅要考虑技术解决方案本身，而且要考虑要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。按照专利创造性判断综合原则，发明创造的技术问题、技术手段或者技术效果中只要有一项是非显而易见，技术方案整体上都有可能是非显而易见的。按照综合原则，在有的情况下，以本领域技术人员常见的技术手段实现了本领域技术人员意料不到的技术效果，也可能使得发明或实用新型在整体上具备创造性。在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果，是符合专利创造性判断的综合原则的。用途发明的创造性判断很明显地体现了前面所述的综合原则。已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性，但如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则按照综合原则来看，这种用途发明在整体上相对于本领域技术人员是非显而易见的，具备创造性。例如，将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该用途使得该发明在整体上是非显而易见的，因此具备创造性。在专利创造性判断过程中考虑意料不到的技术效果是很多国家的普遍做法，例如日本和欧洲专利局。二、什么时候考虑意料不到的技术效果意料不到的技术效果是在专利创造性判断一开始就考虑，还是在专利创造性判断的常规步骤完成后仍然无法得出结论的情况下予以考虑呢?意料不到的技术效果常常被认为是专利创造性判断的辅助因素之一。在专利创造性判断中，辅助因素实际上有两个方面的作用。辅助因素的第一个作用，是帮助专利创造性判断者获得与发明创造相关的完整的技术信息，帮助判断者更加准确地判断相对于现有技术而言，作出发明创造的难度有多大，发明创造的技术方案相对于现有技术是否显而易见。对于能够提供更加完整的技术信息从而有利于直接判断是否显而易见的辅助因素，应当借鉴美国Graham要素的做法，在专利创造性判断的一开始就予以考虑。辅助因素的第二个作用，是在常规常规方法难以明确地得出是否具备创造性的结论时，成为影响天平倾斜方向的筹码。例如，在常规的创造性判断步骤完成后仍然难以认定是否具备创造性时，商业成功这一辅助因素可以也应