台美专利诉讼实务研讨会
机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示
第28卷㊀第3期2014年5月湖㊀南㊀大㊀学㊀学㊀报(社会科学版)Journal of Hunan Universit y(Social Sciences)Vol.28,No.3 Ma y.2014机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示∗刘㊀强,马德帅(中南大学法学院,湖南长沙㊀410083)㊀㊀[摘㊀要]机会主义知识产权诉讼是利用信息优势和交易专用性资产等因素不正当地通过诉讼获得利益的行为,属于利用缺乏依据的独占性权利寻租的行为,包括将竞争对手排除出市场以及收取高额许可费用等㊂机会主义诉讼增加了知识产权制度运行的社会成本,扭曲了知识产权保护和交易关系㊂通过借鉴美国法律规定和司法实践,引入减少临时禁令的颁发和由败诉原告承担律师费等约束机制,并积极采用部分判决和改进确认不侵权之诉等激励机制,以期帮助恢复知识产权制度的利益平衡机制㊂[关键词]机会主义;知识产权;诉讼;寻租;交易专用资产[中图分类号]D93㊀㊀㊀㊀[文献标识码]A㊀㊀㊀[文章编号]1008 1763(2014)03 0150 06O pp ortunism Intellectual Pro p ert y Law Suit and its Le g al Re g ulationLIU Qian g,MA De-shuai(School of Law,Central South Universit y,Chan g sha㊀410083,China)㊀㊀Abstract:O pp ortunism intellectual p ro p ert y law suit is unfair behavior of re q uirin g interests b y the ad-vanta g e of information and transaction-s p ecific assets,which is rent seekin g lack of le g al basis.It con-tains excludin g the com p etitors and makin g hi g h ro y alties.O pp ortunism law suit raise the social cost of in-tellectual p ro p ert y re g ime,and retort the p rotection and transaction of intellectual p ro p ert y ri g hts.We can learn from the le g islation and j udicial p ractice of United States,and use restrainin g mechanism includin g reducin g the p reliminar y in j unction and orderin g the lost p laintiff to p a y the law y er fees,as well as incen-tive mechanism such,as makin g p art j ud g ment and p romote the suit on affirmation of no tort,in order to hel p the balancin g of interest of intellectual p ro p ert y.㊀㊀Ke y words:o pp ortunism;intellectual p ro p ert y;law suit;rent seekin g;transaction-s p ecific assets一㊀机会主义知识产权诉讼及其主要表现(一)机会主义知识产权诉讼行为机会主义行为在新制度经济学中主要是指权利人利用信息不对称等因素,追求自身利益最大化而不顾及对方当事人利益和合理预期的行为,这同样存在于知识产权诉讼领域㊂知识产权的有效性仅具有推定效力,保护范围也存在不确定性,均可能诱发机会主义诉讼行为㊂这也被称为权利寻租行为(rent-seekin g)[1],即为了获得和维持垄断地位从而得到垄断利润(或称垄断租金)所从事的一种非生产性寻利活动的行为,其使得个人利益最大化,但同时造成社会财富的消耗㊂本文所指的机会主义知识产权诉讼行为是指,利用信息不对称中的优势地位,以及竞争对手为实施技术投入交易专用性资产,向其提出缺乏法律依据或者不合理的知识产权侵权诉讼[2],以谋求将对方排除出相关竞争市场或者取得高额知识产权许可费收益等商业利益,达到自身利益最大化∗[收稿日期]2013-09-18[基金项目]国家自然科学基金项目(71173191);司法部国家法治与法学理论研究项目(13SBF5026);湖南省哲学社会科学基金项目(11YBA311);湖南省创新平台开放基金项目(13K009)[作者简介]刘㊀强(1978 ),男,湖南长沙人,中南大学法学院副教授,中南大学知识产权研究院研究员,法学博士.研究方向:知识产权法.第3期刘㊀强,马德帅:机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示目的的行为①㊂主要包括:(1)明知其持有的知识产权不具备授权条件,仍然据以提起诉讼并要求得到保护;(2)所持知识产权有效,但是要求就保护范围以外的实施行为获得保护;(3)要求获得超过知识产权实际经济价值的赔偿金㊂上述行为均利用了信息不对称和人的有限理性,权利人要求保护的均不是其对于社会智力成果库所做的贡献,而是其私人划定的所谓独占区域,实施了损人利己的机会主义行为,应当在法律制度中加以规制㊂对于普通民事领域的恶意诉讼,首先重视的是对当事人名誉等精神权益所造成的损失[3],而在经济方面主要限于直接的财产损失[4],其行为性质可以通过证据真伪等较为明确地加以认定[5];对于知识产权领域的机会主义诉讼行为而言,其所带来的损害主要并非是道德性的而是经济性的,特别是包括竞争关系和市场利益等间接损失,对行为定性时由于知识产权表面有效性或者导致当事人被迫和解等情况而更为隐蔽和难以认定㊂因此,对于机会主义诉讼,单纯的事后救济难以奏效,需要在诉讼程序中加以规制㊂产生机会主义知识产权诉讼行为的制度原因主要有两个方面㊂第一,知识产权比较容易获得,并且取得的保护范围可以较为宽泛㊂知识产权保护的客体有逐步扩大的趋势,例如计算机软件㊁遗传序列和商业方法都逐步被纳入保护范围;而保护力度也逐步增强,例如赔偿金额在提高[6]㊁保护期限在延长等㊂并且,随着知识产权数量的快速增长和知识产权价值的不断提升,知识产权诉讼的数量也不断增加,其中具有机会主义行为性质的诉讼也必然会随之增加㊂权利人很容易将机会主义诉讼行为隐藏在普通的诉讼行为之下,并通过和解等表面上合法的途径获得利益㊂而另一方面,知识产权流转市场的发达,也使得相应的机构可以比较容易的获得知识产权并参与到机会主义诉讼中去㊂例如,在美国,机会主义者可能在其他公司破产时用5万美元购买一件专利,然后向全国范围内的多家公司提起专利诉讼㊂而且,知识产权权利人在诉讼过程中得到了帮助和支持越来越多,使得其实施机会主义诉讼的可能性增加㊂对于包揽诉讼或者帮助诉讼分利(cham p ert y)等情况,提供帮助的机构可以从诉讼收益中分取相应的利益㊂尽管这种帮讼分利行为在美国是禁止的,但是帮助诉讼的机构可以通过购买专利成为共同权利人而规避法律上的禁止性规定㊂(二)机会主义诉讼行为的表现机会主义诉讼在司法实务中呈现愈演愈烈的趋势㊂联邦巡回上诉法院法官Richard A.Posner曾经在Gri p Pak案中说过, 即使原告可能有理由提起诉讼,但是诉讼仍然可能会被用于不正当的目的,如果这种不正当目的是为了限制竞争则需要用反垄断法解决 ②㊂对于知识产权诉讼而言也是如此㊂首先,机会主义者通过缺乏实质依据的诉讼获取高额许可费㊂在专利领域,仅在1999年英特尔公司面临的专利侵权诉讼标的总额就达到150亿美元[7],并且很多主张权利的专利权人从未制造过芯片类产品㊂滥发律师信等机会主义行为在互联网技术领域尤其突出㊂以E-DATA公司为例,该公司拥有一项互联网金融交易专利权,据此向75000家公司发出律师信,声称对方侵犯了其专利权,并索要5000至50000美元不等的专利使用费㊂少数几家大公司承诺支付许可费,但是绝大多数表示拒绝,而E-DATA公司起诉了其中的41家公司[8]㊂这些案件和同时期其他几个专利侵权案件普遍被认为缺乏正当性,因为要么专利权明显不具备创造性,要么权利人完成的发明创造并不足以支撑专利权的保护范围③㊂在商标领域,S工业公司在1995年至1997年提起的33件商标侵权诉讼案的例子比较典型④,原告起诉的对象非常广泛,其中包括被告在场外交易市场㊁甚至昂贵的数据管理软件中使用Sentra商标的公司㊂美国第七巡回上诉法院的法官认为 原告提起的诉讼缺乏依据,给予被告过度的法律压力,并且不合理的增加了被告应诉所需要花费的成本 ㊂因此,此类诉讼明显具有机会主义性质㊂而在著作权领域,机会主义行为可能体现在不出名的作者起诉后来成名的作者㊂Litchfield案⑤中,法院认为电影E.T.没有侵犯原告剧本‘Loke y from Maldcmar“的改编权,因为剧本和电影在实质内容上并不相似㊂更有甚者,原告为了获得胜诉可能将自己的作品寄给潜在的被告,从而制造被告曾经接触过作品并进而抄袭的证据㊂其次,机会主义者还有可能利用知识产权诉讼将竞争对手排除在市场化之外㊂Hand g ards Inc.v.Ethicon案中的Ethicon公司作为热封塑料手套市场90%份额的垄断者,在明知其拥有的专利实际上不具备新颖性条件的情况下,仍然针对新的竞争者提起专利诉讼,而Hand g ards,Inc.事后发现了专利权无效的证据并成功请求宣告其无效㊂在Ferraris 案⑥中,原告在患者头部使用的面罩等设备中有商业外观(trade dress)专有权,而被告在放弃从原告购买面罩设备并仿制其未受专利保护的外观设计时,原告仍然通过缺乏依据的原外观设计侵权以及其他的商标侵权和著作权侵权诉讼来打击竞争对手㊂此类诉讼成本较高,并足以给被告造成财务上的严重负担,以至于延迟甚至阻止被告进入相关市场㊂151①②③④⑤⑥机会主义知识产权诉讼行为与专利螳螂(p atent troll)及其实施的专利阻遏行为(p atent holdu p)是有联系又有区别的概念㊂从行为条件来说,专利阻遏行为通常有诱使对方实施专利技术等先行行为,但是机会主义诉讼行为可能没有;从行为内容来说,专利阻遏行为仅限于专利诉讼,而机会主义行为则涉及其他类型的知识产权诉讼;从行为目的来说,专利阻遏行为主要是收取高额的许可费,而机会主义行为的目的包括扰乱对方商业决策或者将对方排除出相关竞争市场等目标㊂In Gri p-Pak.Inc.v.Illinois Tool Works,Inc.,694F.2d466,472(7th Cir.1982).如美国专利第5576951号和第6239319号,分别声称保护了 自动销售和服务系统 和 自动商业和金融交易过程系统 ㊂S Indus.,Inc.v.Centra2000.Inc.,249F.3d625,629(7th Cir.2001).Litchfield v.S p ielber g,736F.2d1352(9th Cir.1984).Ferraris Medical,Inc.v.Azimuth cor p.82002U.S.Dist.LEXIS13589(D.N.H.Jul y24,2002).湖㊀南㊀大㊀学㊀学㊀报(社会科学版)2014年在Yankee案中也发生类似的情况,原告提起商业外观侵权诉讼的目的就是通过迫使被告进行耗资巨大的诉讼来 恐吓㊁阻止和在财务上损害一个新进的竞争者 ①㊂此外,机会主义诉讼行为还可能造成其他损害㊂其中包括因涉嫌侵权给被告造成商业信誉上的损害和客户流失,以及期望被告应对侵权诉讼的行为可能泄露自身商业秘密,甚至通过诉前或者诉中禁令而在案件得到完整审理并判决之前禁止被告继续制造产品[9]㊂上述行为都会给竞争对手造成间接和潜在的成本㊂二㊀产生机会主义知识产权诉讼的原因及其危害(一)产生原因知识产权机会主义诉讼主要是针对薄弱诉讼(weak lawsuit)而言㊂如果权利人根据合理的调查取证,客观上评估认为胜诉机会不大,但是仍然提起诉讼②,则此类诉讼将成为薄弱诉讼[10]㊂权利人明知缺乏诉讼依据仍然提起诉讼主要基于下面的考虑㊂第一,知识产权保护的范围具有较强的弹性㊂以专利侵权为例,对于专利保护范围的解释属于尚未解决的世界性难题㊂而等同原则的适用使得保护范围更加难以事先确定[11]㊂而在商标侵权诉讼中,对于被控侵权产品产生 混淆 可能性等因素的解释也存在不同的理论和方式㊂即使采用专家证词等方式,也难以获得完全一致的意见㊂由于诉讼所涉及证据具有技术性和复杂性,法官在判断是否构成侵权时难免会犯错误㊂而被告即使在法律上能够站得住脚,要实际赢得诉讼也需要花费高昂的代价㊂由于保护范围的弹性较大,使得当事人参与诉讼的预期不明确,而原告可能利用诉讼作为商业竞争的博弈手段,以保护范围较小的知识产权博取较大的保护范围㊂对于互联网领域的专利诉讼而言,权利人可能通过收购一个互联网时代之前技术的专利,然后通过诉讼主张适用于互联网时代的侵权行为,从而延伸专利权的保护范围㊂③第二,被控侵权人难以以较低成本将机会主义诉讼与正常诉讼区别开来,使得薄弱诉讼成为现实的法律威胁㊂特别是在诉讼初期,权利人作为原告和握有主动权的一方,相对于被告享有明显的信息优势,对于权利有效性和保护范围更有可能做出明确的判断㊂Seth Shulman教授指出,缺乏有效性的专利(对于市场竞争而言)是危险的武器[12]68㊂1965年Walker Process E q ui p ment案④就揭示了此问题㊂Food公司在申请该污水处理技术专利过程中采用欺骗手段,隐瞒该技术已经在申请日前公开使用超过1年(将使得申请丧失新颖性)的事实,并获得专利权㊂Food公司提起专利诉讼后, Walker公司发现了上述情况并提出了专利权无效的证据,使得Food公司阻止Walker公司进入该领域市场的机会主义行为没有得逞㊂尽管该案得到较好解决,但是其他专利权人可能也会采取类似措施阻吓竞争者进入市场,或者企图收取高额许可费㊂而在法律上要发现成功实现阻吓的案例则较为困难㊂第三,由于被告需要耗费较高成本应对诉讼,以及为实施技术投入交易专用性资产,也给机会主义者提供了制度诱因㊂在成本中,既包括诉讼费用等经济成本,也包括调整商业决策而延迟开发市场的时间成本,以及迫于法律风险而放弃开拓市场的机会成本[13]㊂由于被告需要支付上述成本,而对于其受到机会主义诉讼行为威胁或者损害后,法律给予的利益保障和费用补偿机制不健全,使得被告可能在不能完全有把握胜诉的情况下,选择与原告和解[14]㊂特别是,当被告需要支付的经济成本超过其承受能力时,其选择和解的可能性更大㊂在美国,专利诉讼的平均律师费用达到200万美元[15],可见会构成严重负担㊂尽管和解对于被告来说可能在经济上或者商业上最为有利,但是客观上却是纵容了机会主义诉讼行为㊂另外,如果将侵权诉讼视为广义的许可协商谈判的组成部分,那么被控侵权人为实施知识产权智力成果而投入的交易专用性资产会使得其谈判地位下降[16]㊂此类资产用于其他用途的价值很低,为避免前期投资受损,实施者经过权衡可能会选择支付本来可以避免的许可费用,从而给权利人实施机会主义诉讼行为提供可乘之机㊂(二)行为危害机会主义知识产权诉讼造成的危害主要在于增加了社会资源消耗和交易成本㊂对于理想的知识产权制度而言或者在交易成本为零的情况下,机会主义诉讼是不可能存在的,因为这种诉讼不会对被告构成威胁㊂但是现实中,由于原告获得了表面上成立的知识产权,使得机会主义行为也有了可能㊂机会主义行为所造成的社会成本消耗既包括诉讼费用等直接成本,也包括竞争对手为避免知识产权诉讼所支付的间接成本㊂对于诉讼费用,可能成为被告面对机会主义诉讼选择和解与妥协的直接因素㊂即使被告知晓原告难以获得胜诉,但是出于节省诉讼费用的考虑,在原告索取的许可费用少于诉讼费的情况下可能与对方和解⑤㊂对于间接社会成本而言,对于机会主义诉讼行为的担心会阻碍竞争对手与权利人进行智力成果的信息交流,不利于节约研发成本㊂为了避免著作权和商业秘密领域的知识产权诉讼,竞争对手可能选择退回权利人未经请求而主动提供的技术文件,而在与其他技术资料绝缘的情况下开发软件以避免接触到251①②③④⑤Yankee Candle Co.v.Brid g ewater Candle Co.,140F.Sti pp.2d111,113-114,116(D.Mass.2001).Robert G.Bone教授就认为,轻率诉讼主要是:(1)原告明知缺乏客观材料作为诉讼依据;(2)原告没有进行合理合理调查就起诉,若经过调查则会使得诉讼缺乏依据㊂Interactive Gift Ex p ress, p uServe,Inc.,231F.3d859,863-64,877(Fed.Cir.2000).Walker Process E q ui p ment,Inc.v.Food Machiner y&Chemical Cor p.382U.S.172,178(1965).In Gri p-Pak.Inc.v.Illinois Tool librks,Inc.,694F.2d466,472(7th Cir.1982).第3期刘㊀强,马德帅:机会主义知识产权诉讼行为及其法律控制美国法的经验和启示受到著作权保护的计算机代码,也可能花费更多的精力对于独立开发软件的过程进行记录以证明作品来源等㊂而专利权领域的机会主义诉讼会导致企业不愿意进入新的市场开展竞争或者采用具有新技术的产品㊂这些成本均会导致智力成果资源的配置效率下降,也不利于实现通过知识产权的创造与公开避免重复研发等制度价值的实现㊂三㊀权利人机会主义诉讼行为的约束机制为了抑制权利人进行机会主义诉讼行为,有必要在程序性权利和经济利益方面对其进行限制,以降低其能够获得收益的预期㊂减少临时禁令的颁发和要求败诉的原告承担被告的律师费可以发挥作用㊂(一)减少临时禁令的颁发在美国知识产权诉讼实务中,法院对于临时禁令的适用比较广泛,而在其他领域中适用标准是非常严格的㊂Mer g es教授曾经总结到,在美国著作权案件中,如果原告能够证明可能存在侵权行为,则颁发临时禁令是非常普遍的[17]㊂Lan j ouw教授根据统计也表示,19%的专利案件要求颁发临时禁令[18]㊂在美国的知识产权案件中,颁发临时禁令适用的四条标准是:(1)原告有合理的可能性会胜诉;(2)如果不颁发临时禁令会造成不可弥补的损失;(3)不颁发临时禁令给原告造成的损失超过颁发禁令给被告造成的损失;(4)颁发禁令不会损害社会公共利益㊂临时禁令之所以在专利权和著作权案件中比较普遍,因为法官在认定不可弥补的损失时比较宽松,并且不愿意援引社会公共利益来否决禁止令,因此也造成应对机会主义诉讼行为不力的局面㊂如果为机会主义者向被告颁发临时禁令,将给后者造成中断商业开发㊁提高总体诉讼成本以及财务困难等问题[18]㊂对于美国专利诉讼案件的统计表明,禁止令更多的出现在原告是大企业而被告是中小企业的情况,原因也在于此㊂因此,过多的临时禁止令对于在更多依靠中小企业进行研发和创新的高科技领域中维护正常的竞争关系更为不利㊂为了应对机会主义诉讼行为,法院有必要减少临时禁令的颁发㊂尽管机会主义诉讼缺乏事实依据,但是在诉讼开始阶段,法官和被告同样对于涉案知识产权的有效性和保护范围缺乏了解,因此对于识别机会主义行为有难度㊂为此,在诉讼制度改革时,可以考虑减少对于知识产权有效性的推定,并增加原告证明胜诉可能性的举证责任㊂应当赋予法官在颁发临时禁止令(也包括永久禁止令)时的自由裁量权,让法官可以通过平衡当事人之间受损害程度和社会公共利益来限制临时禁令的颁发㊂美国2006年的eba y案①在摒弃传统的自动颁发原则,转而采用通过衡平原则决定是否颁发永久性禁令方面已经迈出了重要步伐,可以将此推广到临时禁令当中㊂法官在决定颁发临时禁令时,应当充分考虑到禁止令对于被告产生的财务上的困难,如果确实会给以中小企业为代表的被告造成严重困难的,应当严格限制颁发禁止令②㊂此外,在法律上可以认为,如果原告不能填补市场空白则不能认定其会遭受不可弥补的损失㊂因此,原告如果不能通过产品制造填补由于被告受到禁止令约束而留下的市场,法官应当拒绝颁发禁止令,以应对机会主义诉讼行为造成的社会成本㊂深受知识产权诉讼所累的Intel公司就曾推动美国国会采纳类似的法案㊂我国在制度设计时可以考虑将此作为颁发临时禁令的条件㊂(二)由败诉原告赔偿律师费我国专利制度对于败诉的被告要求其承担原告为保护权利而支付的合理费用,包括诉讼费用和律师费等,但是对于败诉的原告并无要求其承担被告律师费的规定,这种不平等的规则为机会主义诉讼行为提供了制度诱因㊂在美国知识产权法上,不论是著作权㊁商标权还是专利权法中,都有要求败诉方承担对方律师费用的规定,而不仅限于由败诉的被告承担,这有利于法官惩罚进行机会主义诉讼的原告㊂美国商标法 兰汉姆法案 第1117条第(a)款就授权地区法院在特殊情况下判决败诉方赔偿律师费㊂美国专利法第285条也有类似规定,而由原告赔偿律师费的情况包括轻率提起侵权诉讼㊁在美国专利商标局程序中有欺诈以及侵权诉讼中的不正当行为㊂美国著作权法第505条对于判决律师费的规定更为宽松,允许 法官享有要求任何一方赔偿另一方全部费用的自由裁量权 ,其中包括合理的律师费㊂Matthews案中法官就判决, 在原告提起的诉讼是轻率或者非常薄弱的,并且要求获得不合理的著作权保护,则被告可以获得律师费 ③㊂因此,可以据此对于机会主义诉讼进行限制㊂对于机会主义者来说,如果败诉就需要相对方支付律师费,则会明显增加其诉讼成本和承担的风险㊂若机会主义者是其由于未进行合理调查取证就提起诉讼或者寄希望于法院错误判决而取胜,则赔偿律师费会对其产生限制作用[1]㊂但是如果机会主义者是为了给对方施加财务负担,则赔偿律师费规则所产生的作用有限,因为有可能在判决之前被告就濒临破产了㊂即便尚未破产,如果被告由于诉讼费用成本或者时间成本过高而选择和解,则该规则也作用有限㊂但是,对于被告而言,能够获得律师费的赔偿仍然给予他们积极应对机会主义诉讼行为以经济上的激励,以免在商业决策上受到侵扰㊂四㊀涉嫌侵权人应对机会主义诉讼行为的激励机制㊀㊀除了对机会主义者进行限制以外,法律也有必要对于被告积极应对机会主义诉讼的行为进行激励,并对法官在诉讼351①②③eBa y,Inc.v.MercExchan g e L.L.C.,126S.Ct.1837.(2006).Jae g er v.Am.Int'l Pictures.Inc.,330F.Su pp.274,275(S.D.N.I:1971). Matthews v.Freedman,157F.3d25,29(1st Cir.1998).湖㊀南㊀大㊀学㊀学㊀报(社会科学版)2014年中识别机会主义行为给予支持㊂就诉讼中的法律问题进行部分判决,以及完善确认不侵权之诉有助于实现该目标㊂(一)部分判决就专利诉讼中的法律问题进行部分判决有利于应对机会主义行为㊂鉴于在知识产权侵权诉讼中对于事实问题(例如被告的行为是否构成侵权)进行证明所需要花费的成本较高,因此如果允许被告提请法院就法律问题进行部分判决,并得到对其有利的结果,则可以免除被告所受机会主义行为的威胁㊂英美法系的简易判决(summar y j ud g ment)制度值得借鉴㊂该制度本来是针对当事人对案件中的主要事实不存在真正的争议或者案件仅涉及法律问题时,法院不经开庭审理而及早判决案件的一种方式[19]1309,既可以就全部案件也可就案件中的部分事实做出㊂考虑到知识产权侵权诉讼所涉及的因素比较复杂①,因此对于原告来说要求进行简易判决的难度较低㊂而被告提出简易判决时,则需要经过耗时费力的法庭发现(discover y)程序,使得传统上的简易判决难以有效应对机会主义诉讼㊂这种情况在Wal-Mart Stores 案②中出现了改观㊂该案中,原告请求保护其对儿童服装设计的商标权,而联邦最高法院认为其不具备商标保护应有的显著性特征(包括本质显著性和使用显著性),并指出 不仅胜诉而且胜诉可能性所造成的威胁都会阻碍竞争,由于涉案标识其不具备显著性,双方当事人不值得再围绕着一个缺乏有效性的标识进行诉讼和博弈㊂ 法院遂作出简易判决㊂该案的判决结果已经对此后的Yankee Candle Co.案③等产生了重要影响㊂通过部分判决对于被告立场给予支持,将有利于其应对机会主义知识产权诉讼㊂‘民事诉讼法“第139条的规定仅限于对事实问题进行判决,为了应对机会主义知识产权诉讼,应当允许拓展到法律问题㊂法院进行部分判决的重点领域,可以集中在知识产权有效性问题和知识产权保护范围两个方面的法律问题㊂对于作品等无需经过行政审查而自动获得权利的知识产权应当着重通过强化独创性标准等手段增加原告的举证责任㊂而在知识产权的保护范围方面,对于专利权保护范围的解释问题,如果被告能够说服法官将专利保护范围限制在较小的区域内,那么其有可能赢得部分判决的胜利,从而避免继续为侵权诉讼所拖累㊂值得注意的是,为了防止机会主义者利用等同原则将原本不属于专利保护范围的技术方案纳入保护对象,应当限制该原则的适用㊂Festo Cor p.案中,联邦巡回上诉法院就基于禁止反言原则排除了在申请时已经做出限制性修改的专利权利要求通过等同原则扩大解释的请求㊂产业界普遍认为,限制等同原则的适用可以协助抑制机会主义专利诉讼行为㊂而美国联邦最高法院尽管没有完全否定等同原则,但是对于联邦巡回上诉法院在限制适用该原则并且厘清专利权利要求保护范围的努力是持肯定态度的④㊂最高人民法院2001年‘关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定“中引入了等同原则,但是在2009年‘关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释“中又通过捐献原则和禁止反悔原则两个方面对其进行了限制,说明最高院也存在该原则可能被机会主义者利用的担心㊂(二)确认不侵权之诉确认不侵权之诉是竞争对手在受到知识产权权利人侵权诉讼威胁时,通过主动提起诉讼的方式确认不侵犯其知识产权,从而维护其自身正当竞争权益的诉讼行为㊂根据美国1934年‘联邦确认法“第2201条及第2202条的规定,在存在实际争议的案件中,若双方当事人请求确认各自权利或其他法律关系,法院有权作出相应判决,而不论当事人是否请求给予进一步的救济措施㊂将该规定应用在专利纠纷中,被控侵犯专利权者可以主动提起请求法院确认其行为不构成专利侵权的诉讼㊂英国专利法(1977年)第70条㊁英国商标法(1994年)第21条,均对不合理的侵权诉讼威胁规定了类似的救济途径㊂根据2009年最高人民法院‘关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释“第18条规定,提起确认不侵权之诉的主体是被警告人或者利害关系人,起诉的前提条件是 权利人向他人发出侵犯专利权的警告 ,并且 经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起两个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼 ㊂应当说,确认不侵权之诉在应对机会主义知识产权诉讼行为中具有重要作用㊂首先,根据对美国专利侵权诉讼判决结果的统计,专利权人所提起的诉讼经过陪审团裁决后的胜诉率达到68%,而如果是由涉嫌侵权人主动提起诉讼,则权利人的胜诉率降为38%[20]㊂如果权利人非常热衷于发出侵权警告律师信或者提起诉讼,法官应当将此作为认定机会主义行为的因素加以考虑㊂其次,确认不侵权之诉有助于被告选择有利于自身的管辖法院㊂由于知识产权权利人在侵权诉讼中可以 制造 销售行为而 创造 连结关系,因此在法院管辖上非常有利于原告㊂确认不侵权之诉由涉嫌侵权人主动提起,在管辖法院上可做有利于自己的选择㊂再次,确认不侵权之诉有助于被控侵权人联合起来加以应对,并分摊请求宣告专利权无效的成本费用㊂由于 集体行动问题 和 搭便车 现象的存在,某个被控侵权人花费成本成功宣告专利权无效或者确认不构成侵权的结果,对于其他同行业者来说属于经济学上的公共产品(p ublic g oods),被控侵权人无法阻止他人在不付费用的情况下分享诉讼结果所带来的收益,因此前者会缺乏动力㊂但是,通过确认不侵权之诉可以使得多个同类诉讼得到合并,而成本费用可以进行分摊㊂为了更有效地抑制机会主义诉讼带来的威胁,应当对该制度进行完善㊂首先,在管辖法院上应当更加方便涉嫌侵权451①②③④例如美国法上对于涉嫌商标侵权者行为是否构成混淆就有9项因素需要考虑㊂Wal-Mart Stores,Inc.v.Samara Brothers,Inc,529U.S.205(2000). Yankee Candle Co.v.Brid g ewater Candle Co.,259F.3d25(1st Cir.2001). Festo Cor p.v.Shoketsu Kinzoku Ko gy o Kabushiki Co.,535U.S.722(2002).。
案例2：中美知识产权谈判
案例2：中美知识产权谈判最近几年来，中美贸易磨擦频繁，诸如美国对华制裁、给予中国最惠国待遇地位、中国的知识产权保护、市场准人、纺织品非法转口、美中对外贸易逆差、美国对中国输往美国的产品实施反倾销调查等等，接连不断。
有关这些磨擦的谈判曾几度陷入僵局，又几度起死回生，最终达成协议。
中美之间有关知识产权争端的谈判同样经历了这样一个过程：一、争端的导火线自改革开放以来，我国经济持续高速发展，引起了世界的瞩目。
同时，为加快同世界经济的接轨，中国在短短的十几年时间里，建立了比较完善的知识产权保护体系，完成了一些发达国家通常需要几十年甚至上百年才得以完成的立法历程。
同时，中国政府也不断加强执法体系的建设，通过司法和行政两个途径坚决打击侵犯知识产权的违法行为。
不可否认，我国是发展中国家，知识产权制度在我国也仅有10年的历史，在全国人民中加强保护知识产权法律意识还需要一个过程，因此，我国知识产权侵权问题在有些地区比较突出，对此国内的权利人也有自己的见解。
尽管中国知识产权保护水平在不断提高，但是美国对中国的压力仍不断升级，动辄挥舞其“特殊301条款”大棒，以贸易报复相威胁。
美国微软公司1974年贸易法301条款(1988年又改为“特殊301条款”)规定，美国贸易代表有权将没有对美国的知识产权给予充分有效的保护和未对持有知识产权的美国人给予公平的市场准人的国家，列为重点国家，经过6个月的调查，谈判达不成协议则实行贸易报复。
美国曾用此大棒对付过巴西、印度，还曾把欧盟、印尼、泰国等列为“重点观察国家”。
1991年11月美国将我国列为重点国家，并宣布了15亿美元的报复清单，后经磋商解决。
1994年6月30日，美国再次将我国列为重点国家，对所谓中国侵犯知识产权的行为进行调查，并扬言，在6个月里一经调查属实，就将实行贸易报复。
二、高昂的要价自美国将中国列入“重点观察国家”之后，中美两国就知识产权保护就开始展开谈判。
其实，中美两国在是否保护知识产权的问题上是没有根本分歧的，问题是，美国对中国保护知识产权方面．所做的努力和所取得的举世公认的进展熟视无睹，片面夸大个别中国企业侵犯知识产权方面的问题。
中国大陆与台湾二法域知识产权制度探究
中国大陆与台湾二法域知识产权制度比较操武斌张宪涛摘要：大陆与台湾同属大中华法域，同时也是大陆法系与社会主义法系交汇融合和冲撞的板块，本文对二法域知识产权发展与变革、定义与制度、侵权与救济、冲突与协调等知识产权法律制度作比较研究，以便更好地协调两地间的知识产权保护。
关键词：中国大陆、台湾、法域、知识产权、比较大陆、台湾地区作为大中华法域组成部分，在其各自管领的地域内实行不同的法律制度，由于特殊的历史原因二法域沿着不同的轨迹发展,从而在知识产权领域形成各具特色的法律制度，本文拟对二法域知识产权主要制度作一比较。
一、法律发展与变革知识产权是个外来语，英文为INTELLECTUAL PROPERTY，简称IP，或 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT，简称IPR(台湾地区称为智慧财产权）。
其称谓来源于18世纪的德国(注1)，在我国，1899年(光绪24年)总理衙门颁布《振兴工艺给奖章规》为最早的知识产权法规，1906年(光绪32年)清光绪皇帝颁布《奖给商勋章程》、1904年(光绪29年)11月24日《商会简明章程》订有专利与著作权的保护规定，(注2)1910年清政府颁布了我国第一部著作权法《大清著作权律》 (注3)，1910年清政府颁布了《商标注册试办章程》。
1911年12月12日由民国工商部颁布的《奖励工艺品暂行章程》，1915年北洋政府颁布《著作权法》，1923年北洋政府颁布了《商标法》，1944年南京政府颁布《专利法》。
大陆于1949年中国共产党中央发布了一个废除六法全书的文告，宣布废除国民政府的各种法律。
1950年颁布了《保障发明权与专利权暂行条例》、《商标注册暂行条例》、《关于改进和发展出版工作的决议》，1953年颁布了《关于纠正任意翻印图书现象的规定》。
1963年颁布了《发明奖励条例》和《商标管理条例》。
由当时特定的历史环境所决定，这些法律法规在现实经济生活中所起的作用有限。
熟悉美国知识产权诉讼程序
熟悉美国知识产权诉讼程序作者：李前黄帅来源：《进出口经理人》2016年第12期在美国，原告举证责任较小，很容易提起诉讼从市场反馈来看，现在中国企业在美国遭遇知识产权诉讼案越来越多，并且未来这一趋势将更加明显。
那么，了解美国知识产权诉讼体系和法律、法规显得尤为重要。
当然，这需要专业律师的指导，特别是熟悉美国市场规则的律师。
飞翰律师事务所是美国最大的、专门从事知识产权的事务所，近些年帮助不少中国企业在美国进行知识产权维权。
在此，本刊专访了美国飞翰律师事务所上海代表处管理合伙人王宁玲律师，由她为中国企业提出专业意见。
专利诉讼机构有哪些？据王宁玲介绍，在美国有3个地方可进行无效专利诉讼，分别是美国联邦地区法院、美国国际贸易委员会（ITC）和美国专利审理与上诉委员会（PTAB）。
当然，知识产权还包括商标、版权和商业机密等，其中商业机密审理一般在美国州法院，与专利诉讼受理有所不同。
在中国进行专利诉讼，专利权人的举证责任是非常大的。
也就是说，专利权人基本上要在交诉讼状之前，就把所有的证据都拿到，同时还要把所有的赔偿都弄清楚。
而在美国，启动诉讼程序相对来说比较容易。
因为在美国诉讼中有一个非常重要的证据搜集程序，进入这个程序后，法院要求双方就相关的问题提交证据。
所以，其实有很多案子在证据收集过程中，双方对事实的了解才能够达到一个比较详细的地步。
可以说，在美国，原告只要是尽了自己最大努力，拿到一些证据之后就可以交诉讼申请，举证责任在最开始的时候要比在国内小很多。
现在，知识产权是很多企业用来打击竞争对手的一个非常强有力的武器。
王宁玲认为，对于那些已经进入或正准备美国市场的中国企业来说，知识产权风险控制非常关键。
“中国企业越出色，在国际市场遭遇知识产权被告的可能性就越大。
”她说。
王宁玲建议企业首先去做检索和分析，确定自己的产品或技术在美国是否侵犯第三方专利权，特别是竞争对手的专利权。
如果发现可能存在侵权，企业就要考虑提前进行规避设计。
试论美国专利制度中有关重复授权的规定（参考）
试论美国专利制度中有关重复授权的规定试论美国专利制度中有关重复授权的规定内容简介：禁止重复授权原则是各国专利法中的一项基本原则，来源于专利权本身的独占性和排他性特征，对于一国专利制度目标的实现有着重要意义。
美国作为世界上专利制度最为成熟的国家之一，对禁止重复授权制度的重视程度非同一般，但是，由于中美论文格式论文范文毕业论文禁止重复授权原则是各国专利法中的一项基本原则，来源于专利权本身的独占性和排他性特征，对于一国专利制度目标的实现有着重要意义。
美国作为世界上专利制度最为成熟的国家之一，对禁止重复授权制度的重视程度非同一般，但是，由于中美专利制度之间的差异，很多中国申请人还不了解美国专利法中的重复授权制度，也不了解该制度的法律后果，这将给中国申请人在专利申请、无效及诉讼程序中带来难以弥补的严重后果。
一、美国专利法禁止重复授权制度的起源美国专利法禁止重复授权原则最早源于1819 年1，两件专利实质上属于同样的发明，并且授权时间不同，法院基于同样的第二件及之后的专利延长了不为法律允许的垄断期间，判决在后专利无效2 ，当时普遍采纳仅有一件专利有效的重复授权原则。
美国联邦最高法院1866 年Suffolk Mfg Co. v. Haden 一案的判决为现代的禁止重复授权原则奠定了基础。
54 年12 月，美国人海顿摘录了此期间属于重复授权265件中的部分行政和司法判决。
在此漫长的阶段里，虽然重复授权的数量不少，但是却没能解决并澄清重复授权的问题。
禁止重复授权原则松散地联系于法官制定的发明规定，但法院适用的重复授权决定为公众所知，不属于重复授权的情况是在后专利相对于在先专利具有可专利的新颖性，即作为区别发明而独立于在先专利，或作为基础发明而尽管其改进专利在先授权。
在美国如何有效地利用优先权
在美国如何有效地利用优先权有意在美国取得专利保护的中国企业，需要注意中美两国对专利优先权认定的差异，才能获得预期的保护效果。
我们必须了解美国专利法对优先权的认定，并调整申请策略，这才是真正的应对之策。
优先权是专利申请程序中重要的一环，这主要是因为它可以限制专利审查员对专利申请的检索时间范围。
也就是说，有了优先权就能将有效的专利申请日期提前，这样就会增加获得专利授权的机会。
一、中美优先权的差异巴黎公约(Paris Convention)规定的优先权是1年。
这意味着所有中国的专利申请案件，在申请后1年之内，均可以在美国申请专利保护，并且享有在中国的专利申请日期。
然而，依照专利合作条约(PCT，Patent Cooperation Treaty)，专利优先权则可以长达32个月之久，也就是说所有在中国申请的专利申请案件，在PCT的时段内可以在美国申请，并且享有在中国的专利申请日期。
为此，目前中国的企业多希望用PCT来保障自己专利的优先权。
的确，PCT对优先权的认定与操作，有类似中国专利法的地方。
依照PCT的规定，申请人可以列举一个或是数个申请案作为提出优先权请求的依据。
我们常常可以看到一个PCT 申请案的优先权声明表上列举三四个中国专利的申请案序号。
也因此，使得许多中国发明人和专业人士产生了一个误解，以为这就是全世界通用的优先权制度了。
其实不然，在中国专利法中，对优先权是这样处理的：在一个专利申请案提交之后，申请人可以再补充说明书中不足的部分，只不过根据说明书补充部分所提出的权利要求，将不享有初始提交日期的优先权。
因此从国外到中国的专利申请案，其优先权费用是以每个权利要求来计算和收费的。
根据补充说明书部分的技术元素所撰写的权利要求因为不享有优先权，自然也就无需交费了。
值得注意的是，美国专利法对优先权的认定与此不同。
美国优先权不针对每一项权利要求，而是针对整个申请案的认定。
首先，美国专利的申请费，并不收取优先权费，这一差异或许使得许多中国的专利代理人反而忽视了中美两国在优先权认定方面的巨大差异。
专利侵权诉讼中的证据开示制度研究--以美国法为参照对象
对该项制度进行本土化构建，在专利侵权诉讼中完善审前会议制度，建立答辩失权制度及举证时限制度等措施。
关键词：证据开示；专利侵权；知识产权
中图分类号：D923.42
文献标志码：A
由于专利客体的无形性特点，在专利权受到侵害 时往往没有物理形态的损毁。因此，对于权利人而言， 其因被侵权人侵害而导致的损失较难证明，因此也就 导致了其向法院主张赔偿的请求较难被支持。虽然我 国的法律规定了多种专利侵权的损害赔偿办法，但无 论是针对侵权人的获利还是自己的损失，权利人都难 证明[1]，这就导致了以有形物的损失为赔偿特点的传 统诉讼证明方式较难在专利侵权诉讼当中运用。因 此，改进专利侵权诉讼证明方式是当前亟待解决的问 题之一。美国作为专利大国，其在保护知识产权方面 有其独特的证据开示制度，该项制度规定一套完整的 证据开示条件、范围、限制及其制裁措施，为当事人提 供了取得在他方控制下相关证据材料的路径，大大减 轻了专利侵权诉讼中双方的举证负担，较好地解决了 专利侵权诉讼证明难的问题。相比于美国的证据开示 制度，虽然我国民事诉讼中也规定了证据交换制度， 但该项制度设计上具有一定的缺陷，如：证据交换的 范围小、对违反证据交换制度当事人制裁轻等，而且 还缺少相关的配套措施，如辩护失权制度等，这就致 使我国的证据交换制度在专利侵权诉讼赔偿中难以 显示其作用[2]。因此，以美国联邦民事诉讼规则为蓝 本，对现行美国专利侵权诉讼中证据开示制度的背景 及内容作一介绍，并借以提出完善我国专利侵权诉讼 证明路径的建议。
第 32 卷 第 1 期 2019 年 3 月
连云港职业技术学院学报
Vol.32 No.1
钱清华，J桂ou玉rn梅a连l ，o云f高L港ian职慧yu业：n治g技a疗n术g肺T学e动c院h脉n学ic高a报l压Co新lle药geSelexipag 的研究进展2019 M年a第r.2011期9
知识产权纠纷多元化解机制与能力提升经验材料
知识产权纠纷多元化解机制与能力提升经验材料一、背景1. 知识产权纠纷是指在知识产权法律框架下，因侵权或合同纠纷而产生的争议。
随着全球化进程的不断加速和科技创新的日新月异，知识产权纠纷的多元化趋势日益明显，特别是在跨国范围内的知识产权纠纷可能涉及多个国家的法律体系和司法程序，给解决带来了更大的挑战。
二、解决机制2. 多元化解机制的建立是知识产权纠纷解决的现实需要。
针对不同类型的知识产权纠纷，可以采取诉讼、仲裁、调解等多种解决方式，综合运用各种解决工具，既能提高纠纷解决的效率，又能降低解决的成本，更好地保护当事人的合法权益。
三、能力提升经验材料3. 建立知识产权纠纷的多元化解机制需要不断提升解决方面的能力。
在这一过程中，需要积极推动法律专业人才的培养，提高知识产权纠纷解决的专业水平和实践经验。
还需要加强各类解决机构的合作与交流，共同促进知识产权纠纷解决机制的完善和提升。
四、案例分析4. 通过案例分析，我们可以看到多元化解机制的重要性。
2017年香港一知名企业与美国一跨国公司就专利侵权问题发生争执。
最终双方通过仲裁方式解决了纠纷，不仅及时高效地解决了问题，而且节省了大量的解决成本。
五、展望5. 面对知识产权纠纷多元化发展的形势，进一步深化多元化解机制建设，提升解决方面的能力，将是当前和未来的重点任务。
我们应该不断总结经验，积极探索实践，促进各方合作，推动知识产权纠纷解决机制不断完善和提升，为知识产权保护提供更好的制度保障。
六、结论6. 建立知识产权纠纷多元化解机制，提升解决能力，探索创新解决方式，是当前知识产权领域亟需解决的问题。
通过不断努力，我们有信心相信在不久的将来，能够构建起更加完备、高效的知识产权纠纷解决体系，为全社会的创新创业活动提供更好的法律环境和保障。
七、多元化解机制的挑战和应对1. 随着知识产权领域的不断发展，多元化解机制面临着诸多挑战。
不同国家的法律体系和司法程序存在差异，跨国知识产权纠纷的解决需要考虑多重法律因素，增加了解决的复杂性。
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台美专利诉讼实务研讨会
Patent Litigation in U.S. and Taiwan
常在国际法律事务所及美国Briggs and Morgan法律事务所邀请您参加「台美专利诉讼实务研讨会」。
藉由本所律师及美国专利诉讼律师就目前台湾及美国专利诉讼实务发展之
介绍及办理美国专利诉讼相关经验之说明，期使与会者对台湾及美国专利诉讼有深入了
解及并调整因应之道。
Tsar & Tsai Law Firm and Briggs and Morgan, P.A. invite you to attend the seminar on the U.S. and Taiwan patent litigation. This seminar will provide insights into the U.S. and Taiwan litigation regarding patent issues as well as strategies for protecting and enforcing patent rights.
议题/Topic
美国专利诉讼与台商因应策略(Patent Litigation in the U.S. and Strategies for Taiwan Based Businesses)
专利审判实务常见的一些问题(Frequent Questions Confronted in the Patent Practice)
浅谈协助台湾厂商因应美国专利诉讼实战经验(How to Fight a Patent Litigation in the U.S.:??A?Pratical Perspective for Taiwan Companies)
主办者/Sponsor常在国际法律事务所新竹分所
(Tsar & Tsai Law Firm Hsinchu Branch Office)
Briggs and Morgan, P.A. (Minnesota, )
日期/Date Friday, April 11, 2008 14:00-17:00
地点/Location新竹科学工业园区矽岛竹科研发中心(SiSoft SIPP Center)
地址/Address新竹市新竹科学工业园区力行一路1号3F
(3F, Li-Hsin 1st Rd., Science-Based Industrial Park, Hsinchu)
电话/Phone+886-3-563-3999
讲座/Speakers John Lunseth (Briggs and Morgan, P.A.)
范清铭律师(常在国际法律事务所)
(Josh Fan, Tsar & Tsai Law Firm)
王仁君律师(常在国际法律事务所)
(Jeanne Wang, Tsar & Tsai Law Firm)
议程/Agenda 时间/Time 主题/Topic 演讲者/Speaker
13:30-14:00 报到/Registration & Reception
14:00-14:10
Opening Speech
主持人：庄月清博士(Richard Chuang)
14:10-14:55 Patent Litigation in the U.S. and
Strategies for Taiwan Based Businesses
(美国专利诉讼与台商因应策略)
Mr. John Lunseth (Briggs and Morgan, P.A.)
14:55-15:10
Break
15:10-15:50 Frequent Legal Issues in the Patent Practice
(专利审判实务常见的一些问题)
范清铭律师(Josh Fan)
(常在国际法律事务所) 15:50-16:30 浅谈协助台湾厂商因应美国专利
诉讼实战经验
王仁君律师(Jeanne Wang) (常在国际法律事务所) 16:30-16:35 Break 16:35-17:00 Q&A
费用/Fee
本次研讨会不收取任何费用
(Audiences are admitted free.)
请於4/1(星期二)前以Email: /额满为止/本所并另函知与会[RSVP] Email: by April 1, 2008.
For more information, please contact 潘佩怡(Vicky Pan) at Email: or Tel: 03-536-3999#561。