【每日知识产权讲座5】关于创造性审查意见的答复

[[讲座5]关于创造性审查意见的答复一、引言专利法第一条明确提出：为了保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，推动发明创造的应用，提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，制定本法。

根据这一理念，审查工作的核心就是要保护发明创造。

所以创造性审查是审查程序中的重点。

涉及创造性的通知书，通常争议点在于发明创造相对于最接近现有技术是否显而易见，如何抓住要点答复创造性问题，使申请人或代理人与审查员的沟通更加有效，还需要双方共同探讨。

虽然申请人或代理人在答复创造性的问题上，已经积累了丰富的经验，但还会存在一些答复意见，例如夹杂了若干与创造性意见不相关的内容，或所做的答复不符合专利法意义上的规定，如此影响了答复效果，既不利于申请的走向，又不利于审查程序的节约。

本文结合具体案情，针对若干创造性的答复案例，分类讨论其达到的答复效果，初步探讨了针对不同情况，如何针对性的撰写答复意见以取得较好的答辩效果。

答复创造性时，申请人通常的答辩方式有：未修改权利要求，仅陈述意见阐述发明相对于对比文件具有创造性；修改权利要求，同时陈述意见认为修改后的技术方案具有创造性。

如何作出有效的修改或选出最有利的陈述角度以克服创造性的缺陷，以下将结合案例进行讨论。

二、案例分析（一）忽略专利法有关创造性的规定和审查基准，创造性的答复意见没有实质意义【案例1】一种“镀镍废水排放前的快速检测”的方法其特征是：1.1、使用一种特殊试剂，使特定金属离子在溶液中进行显色反应；1.2、被测液和标准液在显色反应前均将pH值调为7.8-10.0为最佳；1.3、被测液和标准液在加入显色剂混匀后，均应尽快地连续摇动200次以上，使其完全显色；1.4、检测结果分三种：被测液显色重于0.5mg/L的标准液颜色为“不合格”；被测液颜色相当或略浅于0.5mg/L的标准液颜色为“合格档”；被测液颜色相当或浅于0.3mg/L的标准液颜色为“良好档”。

一通采用对比文件1评述创造性，对比文件1公开了反应前调整pH为10-11，与本发明保护的7.8-10.0具有公共的端点。

一通答复意见的要点为：本发明方法在***企业生产实践中得到了成功的应用，得到了专家的肯定。

其次该方法具有处理结果好，费用低，减轻企业负担等优点，该发明是经过实际应用检验过的方法。

另一方面，对比文件1公开的pH范围是个泛泛的说法，其保护的酸碱度范围与本发明完全不同，对比文件1的检测方法缺乏科学严谨性，并具体分析了缺乏科学严谨性的理由。

【案例分析】本案中，答复意见重点放在了说明本发明的“好”和对比文件“不好”上，忽视了创造性的审查基准，对“三步法”的判断方法没有把握，其陈述角度没有放在发明与对比文件的区别上。

将发明和对比文件割裂开，分析各自的优缺点，这种答复从创造性的审查基准来看，对克服创造性缺陷没有实质的帮助，通常是没有意义的。

针对此种意见陈述，审查员通常不会采纳，对申请的走向和审查程序的节约不利。

比较合理的答复方式应当是抓住本发明与对比文件的区别技术特征，强调并证明这种区别会导致发明的方法产生与对比文件不同或更佳的效果。

对于审查员认定的对比文件已经公开的内容，申请人或代理人可以提出异议，但理由应当充分，分析应该到位。

具体到本案，不需要强调对比文件的酸度（pH）范围不合理，只需要证明本发明的酸度相对于对比文件可以带来不同的效果，在不超范围的情况下，也可以修改发明的pH范围，以区别对比文件。

（二）对专利法的规定和创造性审查基准把握不够准确，答复效果不佳【案例2】一种分析纤维成分及结构的检测方法，包括下列步骤：（1）试样制备：……（2）偏振光显微镜检测：……（3）结构分析：……（4）成分分析：……。

其中说明书中记载了待检测的纤维为复合纤维。

一通采用对比文件1评述创造性，其中本发明权利要求中检测对象限定为纤维，对比文件1检测对象是涤/腈混纺纱。

答复时，意见陈述认为：对比文件1公开的是对涤/腈混纺纱进行的基于偏振光显微镜的检测方法，混纺纱是指由两种或两种以上不同种类的纤维按一定比例混合纺成的单纱，本发明是针对复合纤维进行的检测，复合纤维是存在两种或两种以上聚合物组成的纤维，与对比文件中纤维的复合体并不相同，而且对比文件是针对大量纤维进行检测的方法，而本发明重点在于对单根复合纤维内部的成分和结构的检测，因此两者即使检测方法类似，但检测对象不相同，所以具有创造性。

【案例分析】本案中，答复意见明确需要找出发明与对比文件的区别，其分析说理也比较透彻，但申请人忽略了这种区别仅存在于说明书的内容，本发明权利要求中要求保护的是纤维成分的检测，并未明确纤维是复合纤维，虽然在说明书中进行了限定，但专利法意义上，创造性评判是针对发明要求保护的技术方案给出的，也就是基于权利要求记载的内容。

答复意见抓住权利要求没有记载，而说明书记载的技术特征作为与对比文件的区别，即使申请人抓住了答辩要点在于发明与对比文件的区别，但没有把握这种区别应该在发明要求保护的权利要求中有所体现，虽然意见陈述非常充分并且有说服力，但并没有达到预期的答复效果。

相对于说明书的描述，当权利要求采用概括性记载，而此时存在创造性问题时，可以根据说明书的内容修改权利要求，将与对比文件相区别的具体的特征记载在权利要求书中，同时陈述与对比文件的不同。

在本案中，可以在权利要求中进一步限定纤维是复合纤维，结合上述的意见陈述，答辩效果将大大改善。

【案例3】一种酶偶联法测定生物样品中草酸含量的试剂盒，包括：（1）样品前处理试剂盒， (2)样品反应试剂盒，……，其中草酸脱羧酶，酶活＞0.8U/mL，甲酸脱氢酶，酶活＞40U/mL。

一通采用对比文件1评述创造性，其中对比文件1公开了草酸脱羧酶酶活为30U/ml，甲酸脱氢酶酶活80U/ml。

答复意见认为，对比文件1使用的两种酶要求酶活高，为30U/mL和80U/mL，本发明只需要＞0.8U/mL和＞40U/mL就能实施，可降低试剂成本，具备显著的进步。

【案例分析】本案中，答复意见对创造性的审查基准把握也不够准确，其争辩点不符合专利法意义上的规定。

创造性的审查基准中，“对比文件公开的数值或者数值范围落在上述限定的技术特征的数值范围内，将破坏要求保护的发明的新颖性（和创造性）”，本发明要求保护的酶活为较宽的数值范围，而对比文件公开的酶活为数值点，并且数值点落在了本发明数值范围内，所以能够构成对本发明创造性的破坏。

因此本案，由于对创造性的审查基准理解不够透彻，没有掌握正确的说理角度，答复的意见不能有效地克服创造性的缺陷，影响答辩效果。

这种情况下，申请人如果认为本发明要求的酶活比对比文件低是本发明的进步，可以结合说明书具体实施例，在不超范围的前提下，将酶活限定为低于对比文件酶活的具体数值或范围，并在意见陈述中强调，本发明降低了对试剂酶活的需要，可以降低成本，具有显著地进步。

在这种情况下，审查员通常会考虑该答复意见，进一步进行审查。

（三）把握了专利法有关创造性的规定及审查基准，但答复仍没有达到预期的效果1、修改了权利要求，但修改后的技术方案在原申请文件中并未记载【案例4】一种用于光学分析农作物的粒子的质量的设备(200)，其包括：进料器，……光学系统，……，以及分析仪，……，所述设备（200）特征在于：所述分析仪适于处理所探测到的照射光以生成所述粒子试样单个粒子的三维表面信息，以及分析所述三维表面信息来确定质量。

一通采用对比文件1和2结合评述创造性，对比文件1公开了设备的结构，包括进料器，光学系统及分析仪，对比文件2公开了利用三维表面信息确定粒子质量。

意见答复时修改了权利要求，具体如下所示：一种用于光学分析农作物的粒子的质量的设备（200），其包括：进料器，……光学系统，……，以及分析仪，……，所述设备（200）特征在于：所述分析仪适于处理所探测到的照射光以生成所述粒子试样单个粒子的三维表面形貌信息，以及分析所述三维表面形貌信息来基于表面拓扑的特征确定质量。

本申请仅在说明书一处记载了涉及“表面拓扑”的内容，具体为“如图4所示，比如说，基于当各粒子101a被供给通过用于光学测量的位置104且通过照相机108获得连续的图像时所获得的相应的多个所确定的高度轮廓112。

正如所看到的，可以易于识别表面拓扑（surface topology）的特征，且正如稍后参考图8-9所讨论的，使得粒子中的缺陷能够被清晰地辨别出来”。

审查员再次发出通知书，意见认为：修改超范围，理由是说明书相应描述的含义为这种高度轮廓可以很容易的识别出表面拓扑的特征，对于粒子的缺陷也能够清晰的辨别出。

其仅表明表面拓扑的特征和粒子的缺陷都可以通过得到的高度轮廓识别出来，并没有表明是依靠或基于表面拓扑的特征得到粒子的缺陷特征，从而确定质量的。

结合说明书附图8-9以及说明文字部分对附图8-9的讨论，也可以得到缺陷的辨别与表面拓扑特征并无关系，而是通过高度轮廓的比较进行的缺陷检测。

【案例分析】本案中，答复时为克服创造性缺陷，将说明书的特征补入权利要求，补入的技术特征是明确记载在说明书中的，但是补入该技术特征后整体的技术方案在原申请文件的记载中并不能得到，因此，造成了修改文本超范围。

本案中，为克服创造性缺陷，引入了新的缺陷，不但不能算有效的创造性答复，反而使案情更加复杂，延长了审查周期，答复效果大打折扣。

克服创造性缺陷时，将说明书的内容补入是一种常用的方法，但同时，需要注意是否会引入其他缺陷，应当从技术方案整体出发，看修改后的技术方案是否能够从原说明书和权利要求书记载的信息中直接、毫无疑义的确定，避免为克服创造性缺陷而引入新的缺陷，这种创造性的答复不仅不被接受，而且不利于节约审查程序。

2、修改了权利要求，但其声称的相应技术效果在原申请文件并未记载或不能证明【案例5】一种利用激光散斑图案照明样品，在无需扫描的情况下，实现准共焦荧光显微的方法，其特征在于，所述激光散斑图案通过下述方法形成：采用波长为488nm的氩离子激光器作为光源，使所述光源发出的激光照射玻璃基底散射体，获得激光散斑图案；所述玻璃基底散射体安装于步进电机上。

为克服创造性的缺陷，申请人答复通知书时修改了权利要求，修改后的权利要求如下：一种利用激光散斑图案照明样品，在无需扫描的情况下，实现准共焦荧光显微的方法，其特征在于，所述激光散斑图案通过下述方法形成：采用波长为488nm的氩离子激光器作为光源，使所述光源发出的激光照射玻璃基底散射体，获得激光散斑图案；所述玻璃基底散射体安装于步进电机上，所述步进电机的旋转角度为0.5度。

修改权利要求，增加技术特征“步进电机的旋转角度为0.5度”，同时陈述意见，认为：步进电机的转动角度为0.5度时，可以获得最佳的信噪比，提取的荧光信号变化最为明显，获得了意料之外的技术效果，因此修改后的权利要求具有创造性。