中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示
中美专利制度比较
（3）申请外观设计的，申请文件应当包括：外观设计专利请求书、图片或 者照片，各一式两份。要求保护色彩的，还应当提交彩色和黑白的图片或者 照片各一份。如对图片或照片需要说明的，应当提交外观设计简要说明一式 两份。
美国
两个以上的申
请人分别就同样 的发明创造申请
创造申请专利的，
专利权授予最先申 请的人。
中国
专利的，专利权
授予最先做出发
2015/8/30
明创造的人。
4.专利保护期
发明专利：20年 实用新型：10年
中国 美国
发明专利：20年 外观设计：3.5年、 7年、14年
2015/8/30
5.专利说明书披露
三、中美专利制度比较
①.专利申请制度比较
1 .专利种类
美国专利包括发明专利、
植物发明专利和外观设计
专利。美国是将实用新型 的申请案都并入发明案中。 在外观设计方面，美国的
美国
中国专利分为发明、实用 新型和外观设计三种，专 利申请和授权实行先申请
外观设计专利也具有很高
的专利性，而中国的外观 设计专利存在比较多的 “垃圾专利”。
二、美国专利制度
1. 美国专利制度的简介
美国专利包括发明、外观设计和植物新品种三种类型。
2.美国专利制度的特点
（1）发明专利技术公开后于1年内仍可提出专利申请，不认为丧失新颖性。
（2）临时专利申请案（获得优先权） （3）连续申请案（技术方案不变，保护范围修改） （4）部分申请案（类似于国内的部分优先权规定）
禁止侵权人的侵权行为、要 求侵权人支付损害赔偿、收 回或销毁侵权产品 ②.专利权人必须在产品或者 包装上有明确的专利权利标 记，或者在发现侵权后向被 告发出过侵权警告，否则专 利权人不能获得任何经济上 的赔偿。
中美著作权法定许可制度比较研究李永明曹兴龙
中美着作权法定许可制度比较研究李永明曹兴龙上传时间:2006-5-18浙江大学学报：人文社科版200504内容提要：着作权客体属于准公共产品，法定许可是为了促进“物尽其用”而将部分作者权利交由适格者行使。
美国法定许可制度以反垄断、市场定价和保护公众知情权为原则。
在作者权利保护上，主要有表明其身份、保护作品完整、广告插播和收取许可费的权利。
被许可人的权利则主要为实施权和因实施而产生的相关着作权。
双方都有在实体和程序上配合对方实现权利并进行取证的义务，对违反义务的行为原则上承担过错责任。
在许可费及其相关条款的确定上，采取协议优先原则；难以达成时，由行政裁决和司法诉讼依照市场价格作出决定。
中国在系统性的法定许可制度方面可以吸收美国经验，但其“默示许可”方式有一定长处，可以有条件地予以保留。
摘要题：比较与借鉴关键词：法定许可/默示许可/物尽其用/市场价格/广告插播/知情权/垄断/程序一、问题的提出对着作权的保护是现代社会经济发展和文化进步的体现（注：本文所称的着作权均包括邻接权在内。
）。
由于作品的无体性，可以同时为多数人占有和利用，所以，着作权与传统的有体财权以“对物的占有和分配”为界确定权利范围有很大差别。
它既存在着同一作品可被多人同时使用，从而尽可能多地增加社会财富总量的可能，又存在非权利人无偿或不合理利用作品，给着作权人造成损害的不易察觉的风险。
这一准公共产品特性，使得明确界定作者与其他利害关系人的权利边界至关重要。
显然，这种界定可以以当事人间的协议来进行，但在诸多场合下这种协议并不存在，只能依法直接确定。
各国大体上从两个角度对这种关系进行界定：一为从着作权人的角度，即确定着作权的法定内容；二为从公众的角度，即建立对上述着作权的限制制度，主要包括“合理使用”、“权利穷竭”、“法定许可”和“强制许可”制度。
其中，前两项从公平的角度确立公众的合理使用权，是无须向着作权人额外付费的无偿使用；后两项则是为保护公共利益，防止着作权人滥用权利而通过公权力从本属着作权人的权利中划出一部分由他人行使，是纯粹意义上的权利限制，一般应向着作权人付酬。
对《职务发明条例(草案)》相关疑问的思考
对《职务发明条例(草案)》相关疑问的思考唐素琴;岳琳【期刊名称】《电子知识产权》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】6页(P74-79)【作者】唐素琴;岳琳【作者单位】中国科学院大学;中国科学院大学【正文语种】中文自2012年11月中旬国家知识产权局公布了《职务发明条例（草案）》以来，引发了社会各界的广泛关注和争议。
关于草案的调整对象、草案制定的必要性及可行性，以及一些具体条款等规定引发了热议。
综合这些疑问和争议，笔者认为，考虑到我国面临的国际国内形势，以及现行职务发明中存在的问题等因素，我们需要制定该草案。
笔者从草案与现存立法的关系，草案的适用范围，草案可能存在的负面影响，单位经营自主权，约定优先原则，行政执法六个方面，对相关争议进行归纳和分析，并建议立法机关对争议较大的问题再次充分论证。
2012年11月12日，国家知识产权局向社会公布了《职务发明条例（草案）》（下文简称“草案”）征求意见稿，草案包括七章46条。
其中，草案的适用范围、发明报告制度、奖酬的细化落实、促进职务发明运用实施、强化真实署名权等内容，与以往法律法规相比有突出的特点。
草案公布后，引发了社会各界对草案的广泛关注：有的学者对草案的必要性和可行性提出质疑；有的专家学者对草案部分条款提出不同看法；还有专家学者对草案的条款进行了完善和补充。
（一）我国面临的国际国内形势的迫切需要当前，我国已经步入经济发展大国的前列，处于经济发展方式转型的关键时期，依赖引进和仿效他国技术已经不能解决我国经济持续增长的需求。
为此，我们必须大力加强自主创新能力，以科技驱动经济发展。
人才是科技创新的核心和根本，人才的激励和保护是持续创新的源泉。
为此，《（2010-2020年）国家中长期人才发展规划纲要》明确提出，“制定职务技术成果条例，完善科技成果知识产权归属和利益分享机制，保护科技成果创造者的合法权益。
明确职务发明人权益，提高主要发明人受益比例。
中西方专利制度
中西方专利制度一、专利申请与审批中西方专利制度在专利申请与审批方面存在一定差异。
中国专利申请遵循先申请原则，即谁先申请谁先得专利权。
而西方国家则更注重发明内容的实质性，通常以技术方案的创新性和实用性作为授予专利权的标准。
此外，中国在专利审批过程中，对发明人身份也较为关注，对于职务发明和非职务发明的审查标准和审查程序有所不同。
二、专利权保护范围中西方专利制度在专利权保护范围方面存在一定差异。
中国专利法保护的客体包括发明、实用新型和外观设计。
而西方国家则更注重保护新颖性和创造性的发明，对于一些传统技艺和常规方法，通常不会被授予专利权。
此外，在专利权的保护范围方面，中西方也存在差异。
中国专利法对侵权行为的规定较为严格，侵权行为不仅包括直接侵权行为，还包括间接侵权行为。
而西方国家则更注重侵权行为的直接性，对于间接侵权行为通常不会追究责任。
三、专利权保护期限中西方专利制度在专利权保护期限方面存在一定差异。
中国的发明专利权和实用新型专利权的保护期限分别为20年和10年，而外观设计专利权的保护期限为10年。
而西方国家的专利权保护期限通常较长，一般为15年至20年不等。
此外，中西方在专利权的续展方面也存在差异。
中国专利法规定，专利权到期后不能续展，但可以申请续展宽限期，一般为2年。
而西方国家则允许专利权到期后进行续展，但需要缴纳相应的费用。
四、专利权使用费中西方专利制度在专利权使用费方面存在一定差异。
中国的专利权使用费率相对较低，一般为授权金额的5%至10%不等。
而西方国家的专利权使用费率则相对较高，一般为授权金额的15%至20%不等。
此外，中西方在专利权的许可使用方面也存在差异。
中国许可使用的方式较为灵活多样，包括独占许可、排他许可和普通许可等。
而西方国家则更注重保护许可使用方的权益，通常会要求被许可方支付一定的使用费用并遵守相应的限制条件。
五、专利权转让与许可中西方专利制度在专利权转让与许可方面存在一定差异。
中美专利申请制度的差异
中美专利申请制度的差异专利制度是国际上通行的一种利用法律和经济的手段确认、保护发明创造产权的管理制度，目的在于鼓励发明创造，繁荣经济技术贸易。
我国作为发展中国家，要实现由初加工产品制造大国向高科技产品制造强国的转变，首先必须努力实现向专利强国的转变，而该转变离不开对国外专利制度先进经验与中国制度自身特点的深入分析，因此对中美专利申请制度的比较研究具有一定的积极意义。
(一)申请原则的差异美国现行《专利法》采用“先发明原则”，即两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先做出发明创造的人，而不管提出申请的先后。
目前只有极少数国家实行此项原则，加拿大和菲律宾也曾采用过“先发明原则”，但因为在落实“先发明原则”的过程中，为解决谁是真正的“在先发明人”的程序非常复杂，所以这两个国家分别于1989年和1998年改为采用“先申请原则”。
为确定最先发明人，美国专利局提供了一种“文件揭露程序”，发明人可以在发明过程中按照文件揭露程序的要求将自己的发明书面描述出来，并寄给专利局盖印保管，作为日后证明“发明构思日”的依据，今后发生专利权属争议时可以采用这种官方的备案来作为证据材料。
由于美国专利实行“先发明原则”，其他国家的发明人到美国申请专利的只有一年的优先权，而美国人即使申请在后，其发明日仍可以追溯到若干年前，因此，美国专利实行的“先发明原则”对美国公民专利申请权的特殊保护与WTO的平等原则是相违背的，一直以来受到其他国家的抗议。
我国对专利申请的审查采用国际通行的“先申请原则”。
根据《专利法》的第9条规定，两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，先申请的人就有权取得专利。
(二)专利保护范围的差异美国《专利法》第101条没有规定什么成果不能获得专利权，只规定了什么成果可以授予专利权。
除了科学理论，几乎任何发明或发现都可以申请专利，除了对植物新品种的保护外，美国《专利法》虽然没有明文规定对动物新品种给予保护，但1987年美国专利和商标局公布了一项决议，准许经遗传工程改造的动物新品种申请发明专利，而且美国法院在近几年的判例中多次表示，凡属人为创造的生物品种均可获得专利保护。
美国的知识产权保护制度对我国的启示
商业秘密只是作了比较原则的规定 ,计算机软件保 护还存在不协调的地方 ;二是知识产权的权利内容 需要增加 ,比如 ,著作权的财产权规定比较原则 ;三 是知识产权的法律保护措施尚待健全 ,比如 ,在损害 赔偿 、知识产权的行政程序 、过错推定原则等方面的 规定还有待完善 。此外 ,在一些立法的程序方面 ,比 如说一些保护变成保护外国人的多 ,保护中国人的 少 ,这叫做反过来的超国民待遇 ;在著作权 、软件 、音 像制品方面 ,盗版依然猖獗 、影响社会秩序 ;一些地 方还存在地方保护主义 ,对保护知识产权态度不坚 决 ,甚至姑息迁就等 。同时 ,知识产权法律 、法规 、规 章还存在着不尽协调的方面 ,法律的透明度也有待 提高 。这说明我国知识产权的立法和国际水准相比 还有一定的距离 。
因此 ,中国的知识产权制度建设应进一步加快 缩小同国际标准的差距 ,采取主动实施与被动实施 相结 合 的 做 法 , 以“主 动,结合中国国情和切身利益对国际法的 规范进行分类选择 ,不失为减少冲击 ,争取制度创新 时间的一种方法 。
二 、强有力的和有效的法律的执行体系是知识 产权保护的保证
但中国的知识产权制度建设起步晚 ,基础差 ,面 对知识产权制度建设国际协调的要求和改革开放的 需要 ,必须力争做到高起点 、高标准地构建知识产权 法律体系 。为此 ,吸收发达国家的立法成果 ,引进知 识产权的国际条约的规范与标准 ,便成为中国知识 产权制度建设的必然举措 。这种吸收与引进 ,一方 面保证了中国知识产权的法律与国际知识产权条约 惯例相适应 ,另一方面也为中国加入知识产权的国 际公约作好了准备 ;同时 ,也充分地表现出我国作为 知识产权保护国际社会的一员 ,认真履行保护知识 产权义务的坚强决心和诚信态度 。
中美企业内部控制操作体系的比较研究
质技术条件所完成的发明创造为职务发明
创造 。 职务 发明 创造 申请专 利 的权利 属于 该 单位 ： 被批 准后 ， 申请 该单位 为专 利权 人 。， ’ 应
修 正
笔者认为， 以职 务 发 明创 造 权 属 界 定
以来， 美国为了适应新的经济需求， ２ ０ 于 ０４ 年颁布 了《 企业风险管理一整合框架》 以强
化 内部控 制 环境 和 风 险 应对 问题 ；并 ห้องสมุดไป่ตู้ 次
的要素确认、 务发明创造权 属界定 的属 职 性认定为前提 ， 在此基础上确立共有职 务
第一， 对专利 法第六 条第一 款“ 执行
本 单 位 的任 务 或 者 主要 是 利用 本 单位 的 物
我 国的内部控制体 系建立 较晚， 近年 来， 随着 市场 经济 的进 一步 发展 ， 在一 些 规模较大 的上市公司中， 开始逐渐应 用内 部 控 制 理论 ， 建 立 企 业 内 部 控 制 模 型 ， 初 见成 效。２ ０ 年 ５月 由财 政部等五部委 ０８
１ ４
明 创 造 任 务 的 完 成 者 ，两 者 是 合 作 关 系 ， 其 中 提 出者 是 先导 ， 成者 是 关键 。 完 第 二 ， 主 要 是 利 用 本 单 位 的 物 质 技 在 术条件所完成的职务发明创造任务 中， 本 单位 是 职 务 发 明 创 造 条 件 的提 供 者 ， 单 本 位员工是职务发明创造任务的完成者 ， 两 者 也 是 合 作 关 系 ，其 中 完 成 者 是 关 键 ， 条 件提 供 者 是保 障 。
当修正为‘ ‘ 执行本单位 的任务或者主要是利 用本单位 的物 质技术条件所完成 的发明创
中美优先权制度的对比
专利国际优先权制度的差异我国的专利国际优先权制度：根据《巴黎公约》第4条B款的规定，在A 国最先提出的专利一年内再向B国申请时，从专利优先权来说，以A国申请日为标准，在优先权期限内，即使有第三人就相同的明创造提出申请或者已实施了该发明创造，申请人仍因享有优先权而获得专利权。
我国是按照《巴黎公约》的约定对本国申请人和外国申请人执行同等的专利优先权制度。
根据我国《专利法实施细则》第101条相关规定，外国申请人要享有中国的专利优先权，提出首次申请的国家应当是同中国签有协议或者共同参加国际条约，或者相互承认优先权原则的国家。
美国的专利国际优先权制度：美国是《巴黎公约》成员国之一，但同时美国保留了一项称为“Hilmer doctrine”的判例原则。
根据该原则，如果B国是美国，优先权标准则是以在美国的申请日为准。
因此，向A国提出申请后再向美国申请时，假设在此期间别人已向美国申请了同样的专利，那么已经向A国申请的专利人就不能在美国主张专利的优先权。
如要主张优先权，根据先发明原则，就必须按照法律程序提供先发明的证据。
临时专利制度的差异美国国会提出一个修正案允许发明人提交一份临时申请，以相对于正式申请较低的申请费，相对简单的手续，为12个月内将提出的正式申请提前建立一个申请日的优先权，这种临时申请案是一种建立“美国专利申请日”的纪录文件，有效期为12个月。
在提出暂时申请案之后，申请一方必须要在12个月内提出正式的发明专利申请案(外观设计无临时申请)，才能主张变“暂时申请案的申请日”为“美国专利申请日”。
如果没有在期限内及时提出正式专利申请，申请人将不能以临时专利申请日作为正式专利申请日的优先权日。
但是美国《专利法》中没有清楚的规定临时专利申请日是否在《巴黎公约》的其他公约成员国提出常规专利申请的时候能够作为优先权日，这个问题还期待于各成员国之间的协商。
我国目前尚无临时专利制度，只有在本质上与美国临时专利申请制度相似的国内优先权。
美国、日本、韩国、中国等几个主要国家专利制度分析、对比及启示-2015.6.16
美国、日本、韩国、中国等几个主要国家专利制度分析、对比及启示作者: 吉静鲜发表于《中国专利代理》，2006年第4期一．各国专利制度的特点及专利保护类型美国：美国专利商标局（USPTO）负责受理、审查、批准专利和商标申请事宜。
美国于1790年颁布和实施了第一部专利法。
现行专利法于1952年颁发，此后又经过多次修改、补充和完善，形成了一套包括发明专利、外观专利和植物专利三种专利的详细立法。
美国专利法比较重要的修改为：1984年11月，美国国会对《专利法》做了一次较大的修订，规定了对药品和有关产品的专利保护期可适当延长。
1994年底，美国国会通过了《乌拉圭回合协议法》，将原有的自授权之日起17年的保护期改为自申请日起20年(适用于1995年6月8日以后提出的申请)。
2000年3月生效的《美国发明人保护法》(AIPA)，其中许多重要的条款都被直接列入专利法，包括将不公开审查制改为早期公开延迟审查制，保证发明人专利保护期等规定。
该法案的签署成为美国专利制度和美国专利商标局历史上的重要里程碑。
美国专利保护类型有发明专利、植物专利、外观专利三种。
美国专利制度具有一些独有的特征。
如：先发明制：美国实行的是 "先发明制"，而非世界上多数国家施行的先申请制。
"先发明制"是指专利申请必须由发明人提出, 发明人提出专利申请的同时或之后可以将申请权转让。
因此美国专利文件中常出现的权利人是发明人和受让人。
临时申请：美国专利制度允许发明人提交 "临时申请"。
临时专利申请是美国在乌拉圭回合谈判后，根据谈判协议修改了本国专利法，于1995年6月8日出台的一种专利申请形式，为在USPTO提交的申请建立了一种"国内优先权"制度，为试图完善发明或筹集资金的申请人以低廉的费用、简单的形式申请专利赢得了宝贵的时间。
长期以来，USPTO实行的是不公开审查制度（形式审查合格后专利局直接进行实质审查），但是，随着专利申请量的大幅度增加和审查资源的匮乏，造成专利申请的审理期限过长，有的长达十几年，甚至更长(所谓美国式"潜水艇专利")，这种状况显然难以充分体现现代专利制度的立法宗旨，即以公开技术换取法律保护。
美国专利法对我国的启示
美国专利法对我国的启示作者：牛佳宁来源：《法制与社会》2019年第15期摘要美国作为一个知识产权大国，对世界影响极大，我国正处于知识产权蓬勃发展时期，对他国在知识产权发展过程的借鉴有助于我国吸收好的经验。
本文结合中美专利法上的一些差异，从历次修改、专利申请原则方面进行对比，进行学习和借鉴。
关键词专利法先申请原则专利国际化作者简介：牛佳宁，河南师范大学法学院。
中图分类号：D920.4 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码：A ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;DOI：10.19387/ki.1009-0592.2019.05.333（一）美国专利法的变迁美国是世界范围内对专利较早立法的国家之一，专利制度的发展也促使其成长为科技强国。
美国的第一部专利法制定于1790年，到1793年、1836年、1952年、2006年、2011年进行多次修订，逐步发展，每一次都有不同的改变，反映出不同特点，不断追求专利法的完善。
在此对美国专利法的制定和修改做一个简述。
1790年的专利法有几个突出的贡献：（1）确立了审查制，由国务卿、国防部长、司法部长组成委员会进行审查;（2）规定了两条标准，要足够实用和足够重要;（3）规定了最长保护期为14年。
作为美国的首部专利法，只有7条，虽然已经基本包含了现代专利法的内容，但对专利的保护对象作了明确，即保护未知技术、产品等，规定了权利人在一定期限内具有专有权，还建立了专利授权、专利侵权救济等程序，但在实施上有一些问题。
1793年，国会修订专利法，条文由7条增至12条。
但专利的审查规定不太合理，1790年的专利法规定由三位部长审查，这增加了他们的负担，并且，专利的有效性不能得到真正的保障，因为几位部长在短时间内无法掌握全面的专利知识。
因此，1793年《专利法》用注册制度代替了审查制度，对专利有效性的确认由联邦法院在专利诉讼中进行。
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中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示和育东＊ 杨正宇＊＊ 内容摘要：限制约定优先原则的规定一直是《职务发明条例》起草过程中的争议焦点。
美国州法关于约定优先原则的限制规定寥寥无几，而判例法关于这一问题的理论依据却经历了由格式合同到预约合同的重大转变。
相较而言，我国立法在该问题上多采用原则性规定，限制约定优先原则的范围宽于美国的相关规定与理论范畴。
我国可以借鉴美国成文法和判例法的相关经验，以谨慎的态度对待限制约定优先原则这一问题，进一步完善《职务发明条例》等相关立法。
关键词：限制；约定优先原则；对比与启示中图分类号：Ｄ９２６ 文献标识码：Ａ 文章编号：２０９５-７０７６（２０１４）０４-００５４-０９ 在２０１２年８月和１１月两次征求意见稿的基础上，国家知识产权局、科技部结合调研成果和听取的广泛意见，于２０１３年１２月底完成了《职务发明条例草案（送审稿）》（以下简称《送审稿》）。
其中，《送审稿》第１８条关于限制约定优先原则的规定一直是争议的焦点问题。
①与我国许多单位的做法相似，美国雇主为了取得雇员在雇佣期间完成的发明专利权，也常要求雇员在入职时签订“提前转让发明协议（ｐｒｅ－ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ ａｇｒｅｅｍｅｎｔ）”。
对雇佣双方有关发明专利权属的事先约定，美国立法和司法判例给予了充分尊重，但都对约定优先原则的适用范围做出了合理限制。
尤其是美国法院，其评判提前转让发明协议效力的理论依据经历了由格式合同到预约合同的重大转变。
本文对美国有关限制约定优先原则适用的成文法和判例法展开梳理和阐释，与我国现有的相关立法做出比较，进而评析我国《送审稿》限制约定优先原则的相应条款，提出可供参考的启示和建议。
②一、美国州法关于限制约定优先原则的成文法规定美国学者Ｅｖｅｌｙｎ认为，提前转让发明协议是指雇佣双方明示或默示订立有关协议或者在劳动合同＊北京化工大学文法学院教授。
＊＊北京化工大学文法学院２０１２级硕士研究生。
①参见国家知识产权局发布的《职务发明条例草案焦点问题》，送审稿第１８条第２款规定：“任何取消发明人根据本条例享有的权利或者对前述权利的享有或者行使附加不合理条件的约定或者规定无效”，反对意见认为该款“不合理条件”一词含义不清，导致单位与发明人的约定存在很大不确定性，极易引发纠纷。
②根据《送审稿》的规定，雇佣双方可就发明权属、报告制度、发明人奖酬等事项做出约定，本文限于篇幅，主要就发明权属部分的约定与限制问题展开论述。
· ·中美职务发明限制约定优先原则的比较及启示中加入相关条款，用以分配雇佣关系存续期间雇员可能完成发明的权利。
①Ｃｈｅｒｅｎｓｋｙ还指出提前转让发明协议中约定的转让对象为发明过程（ｉｎｖｅｎｔｉｖｅ ｐｒｏｃｅｓｓ），是一种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益。
②雇佣关系存续期间雇主一方占有优势地位，并常借此扩张自己的权益范围，在提前转让发明协议中加入一些不合理条款。
美国联邦法律没有条款规制前发明（ｐｒｅ－ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ）这种不确定的、无具体表现形态的可能实现的利益，因此只能通过各州法律来认定提前转让发明协议的效力③并进一步分配随之产生的权利。
为阻止雇主在协议中过分扩张自身权益，美国八个州（Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ，Ｄｅｌａｗａｒｅ，Ｉｌｌｉｎｏｉｓ，Ｋａｎｓａｓ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ，Ｎｏｒｔｈ Ｃａｒｏｌｉｎａ，Ｕｔａｈ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ）的劳动法都有限缩提前转让发明协议适用范围的相关规定。
④其中，Ｕｔａｈ州的法律仍考量了雇主方的利益，在限制约定优先原则适用范围的同时给出了例外情形：“只要雇主不是以继续雇佣关系为条件，双方便可提前约定转让雇员利用自己时间和资源完成的发明和其他非职务发明”⑤，但要求给予雇员发明人以“工作薪酬之外的报酬”作为补偿。
除Ｕｔａｈ州之外，其余七个州的规定则均是以Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ州１９７７年颁布的法律为模版，分别制定法律来限缩提前转让发明协议的适用范围，这些规定至今仍有效力。
如Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ州州法第１８１章７８条规定⑥：“１．任何雇佣合同中约定雇员将来转让或者发出要约转让（ｗｉｌｌ ａｓｓｉｇｎ ｏｒ ｏｆｆｅｒ ｔｏ ａｓｓｉｇｎ）其发明权利的条款不得适用于以下情形，即完成发明没有利用雇主的设备、供给、器材、秘密信息且完全利用雇员个人时间，同时：（１）（ａ）不直接与雇主的业务范围相关或者（ｂ）不与雇主已经或将要研发的项目相关，（２）也不是雇员完成雇主工作所得。
任何旨在适用上述发明的约定都是违反州公共政策的，该约定不具有强制执行力（ｖｏｉｄ ａｎｄ ｕｎｅｎｆｏｒｃｅａｂｌｅ）；２．雇主不得以继续雇佣关系为条件而要求雇员执行违反第１款规定的合同条款；３．如果１９７７年８月１日后订立的雇佣合同中约定雇员将来转让或者发出要约转让发明给雇主，则雇主在订立雇佣合同时必须以书面通知（ｗｒｉｔｔｅｎ ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）的形式将第１款中协议不得适用的情形告知雇员。
”Ｉｌｌｉｎｏｉｓ州还有一个特别的规定，即“雇员没有签订雇佣合同的，本法规定不得与普通法中雇主对于雇员发明享有的使用权（ｓｈｏｐ ｒｉｇｈｔ）相冲突”⑦。
可以看出，美国成文法限制约定优先原则的条款不仅在数量上寥寥无几，其限制的内容也非常有限，仅将个人发明（ｐｒｉｖａｔｅ ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ）排除在约定优先原则范围之外，为雇佣双方留出了充足的约定空间。
所以说，美国成文法在限制约定优先原则问题上始终兼顾发明人的基本权益，给限制约定优先原则的条款又装了一道限制的“闸门”。
二、美国判例法关于限制约定优先原则的理论变迁梳理美国有关提前转让发明协议的案例可知⑧：尽管早在１８８９年就有相关纠纷诉诸法院，但美国法院的裁判依据却在最近三十年发生了重大转变——由格式合同理论转向了预约合同理论。
①Ｅｖｅｌｙｎ Ｄ ａｎｄ Ｐｉｓｅｇｎａ－Ｃｏｏｋ，“Ｏｗｎｅｒｓｈｉｐ Ｒｉｇｈｔｓ ｏｆ Ｅｍｐｌｏｙｅｅ Ｉｎｖｅｎｔｉｏｎｓ：Ｔｈｅ Ｒｏｌｅ ｏｆ Ｐｒｅｉｎｖｅｎｔｉｏｎ Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｓｔａｔｅ Ｓｔａｔｕｔｅｓ”，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｂａｌｔｉｍｏｒｅ Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｌａｗ Ｊｏｕｒｎａｌ，Ｎｏ．２，１９９４，ｐｐ． １６３－１６４．②Ｓｔｅｖｅｎ Ｃｈｅｒｅｎｓｋｙ，“Ａ Ｐｅｎｎｙ ｆｏｒ Ｔｈｅｉｒ Ｔｈｏｕｇｈｔｓ：Ｅｍｐｌｏｙｅｅ－Ｉｎｖｅｎｔｏｒｓ，Ｐｒｅｉｎｖｅｎｔｉｏｎ Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔｓ，Ｐｒｏｐｅｒｔｙ，ａｎｄ Ｐｅｒｓｏｎｈｏｏｄ”，Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ Ｌａｗ Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌ．８１，１９９３，ｐ． ５９５．③Ａｎｎ Ｂａｒｔｏｗ，“Ｉｎｖｅｎｔｏｒｓ ｏｆ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ，Ｕｎｉｔｅ－Ａ Ｃａｌｌ ｆｏｒ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ Ａｃｔｉｏｎ ｂｙ Ｅｍｐｌｏｙｅｅ－Ｉｎｖｅｎｔｏｒｓ”，Ｓａｎｔａ Ｃｌａｒａ Ｌａｗ Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌ．３７，１９９７，ｐｐ． ７１０－７１５．④Ａｎｎ Ｂａｒｔｏｗ，“Ｉｎｖｅｎｔｏｒｓ ｏｆ Ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ，Ｕｎｉｔｅ－Ａ Ｃａｌｌ ｆｏｒ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ Ａｃｔｉｏｎ ｂｙ Ｅｍｐｌｏｙｅｅ－Ｉｎｖｅｎｔｏｒｓ”，Ｓａｎｔａ Ｃｌａｒａ Ｌａｗ Ｒｅｖｉｅｗ，Ｖｏｌ．３７，１９９７，ｐ． ７１２．⑤参见Ｕｔａｈ Ｃｏｄｅ Ａｎｎ． § ３４－３９－３（２０１２）。
⑥参见Ｍｉｎｎ． Ｓｔａｔ． § １８１．７８（２０１３）。
⑦参见７６５ ＩＬＣＳ １０６０／２（２００７）。
⑧在Ｌｅｘｉｓ法律数据库的子数据库Ｆｅｄｅｒａｌ ＆ Ｓｔａｔｅ Ｃａｓｅｓ，Ｃｏｍｂｉｎｅｄ中检索“ｐｒｅ－ｉｎｖｅｎｔｉｏｎ”、“ｅｍｐｌｏｙ”等关键词，共出现６７项检索结果，经过筛选其中有１６个案例与提前转让发明协议有关，审理时间从１８８９年延至２０１２年。
· ··法学版２０１４年第４期（一）格式合同理论２１世纪以前，美国法院采用格式合同（ａｄｈｅｓｉｏｎ ｃｏｎｔｒａｃｔ）理论作为裁判提前转让发明协议效力的主要依据。
在限制约定优先原则方面，法院在公平原则的基础上提炼发展出了不合理条款、充分对价补偿、Ｓｏｌａｒｉ／Ｗｈｉｔｍｙｅｒ合理测试等重要参考因素，并结合个案的案情不断具化这些因素的适用情形。
１９８６年，美国加州上诉法院的法官首先在Ｃｕｂｉｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｖ． Ｗｉｌｌｉａｍ Ｂ．Ｍａｒｔｙ，ＪＲ．①案中讨论了影响提前转让发明协议效力的几个因素。
在该案中，Ｃｕｂｉｃ公司要求员工签订的保密和发明协议中有如下规定：“员工在从事公司业务范围内或与公司产品有关的研究、设计或生产工作时，应及时向公司披露其想法、过程、发明、改进……这些想法、过程、发明、改进应属于（ｓｈａｌｌ ｂｅ）该公司单独所有的财产，雇员转让并据此同意转让（ａｓｓｉｇｎｓ ａｎｄ ｈｅｒｅｂｙ ａｇｒｅｅｓ ｔｏ ａｓｓｉｇｎ）其与发明有关的所有权利和利益。
”雇员Ｍａｒｔｙ入职后构思出了一种训练飞行员的电子装置，Ｃｕｂｉｃ公司遂立即成立了由Ｍａｒｔｙ领导的项目组进行有关研发工作。
项目完成后，Ｍａｒｔｙ以个人名义独自申请了该专利但未授予公司任何相关权利，致使公司向法院起诉要求重新确认该发明的权属。
加州上诉法院以格式合同作为裁判的理论基础，判决Ｍａｒｔｙ应遵守入职协议中的约定，将发明专利的权利转让给公司一方。
尤其需要注意的是，加州上诉法院的法官在判决中提到了影响协议效力的两个重要考量因素，这在之后的相关案件中被多次引用：（１）雇员签订的入职协议是否存在不合理或压迫性（ｕｎｃｏｎｓｃｉｏｎａｂｌｅ ｏｒ ｏｐｐｒｅｓｓｉｖｅ）条款。
②不能因为提前转让发明协议属于格式合同就判定协议无效，而是应该考量协议中的具体条款。
不合理条款指约定内容不合理地倾向于（ｕｎｒｅａｓｏｎａｂｌｅ ｆａｖｏｒａｂｌｅ）合同一方，致使另一方当事人不能依据合同做出有效选择（ｍｅａｎｉｎｇｆｕｌ ｃｈｏｉｃｅ）；（２）雇员发明人是否已经获得了充分对价（ａｄｅｑｕａｔｅ ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎ）。
法院需要综合考量雇员发明人所获的工资、奖金、职位等补偿是否与其在发明中所做的贡献相匹配。
在１９８８年的Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｇｅｒｓｏｌｌ－Ｒａｎｄ Ｒｅｓｅａｒｃｈ，Ｉｎｃ． Ｖ． Ａｒｍａｎｄ Ｃｉａｖａｔｔａ③一案中，新泽西州的法官则在考量不合理条款和充分对价补偿两因素的基础上，创造性地引入“Ｓｏｌａｒｉ／Ｗｈｉｔｍｙｅｒ合理测试”来平衡雇员、雇主、社会三者之间的利益，进一步丰富了格式合同这一理论基础。