要求外国优先权时在先申请的条件(专利知识讲座74)韩晓春

专利知识系列讲座

韩晓春

74、要求外国优先权时在先申请的条件

外国人在向中国提出专利申请并且要求外国优先权时，中国专利局首先要审查该外国自然人或法人是否符合向我国提出专利申请的条件，即是否具有向我国提出专利申请的主体资格。具有向我国提出专利申请的主体资格和要求优先权的主体资格是一致的，因为不可能某一国家允许我国国民提出专利申请，但不允许我国国民要求优先权。同样，根据对等原则，我国既然允许外国人提出专利申请，也当然允许该外国人要求优先权。即不存在我国允许外国人提出专利申请，但不允许该外国人要求优先权的情况。当然，根据审查指南的规定，对要求优先权的外国人仍要从优先权的角度进行主体资格的审查，对该审查笔者理解仍属于申请专利主体资格的审查，不存在单纯的优先权角度的主体资格的审查。否则，就会出现对主体资格审查两次的重复劳动现象。在通过主体资格的审查后，下一步才审查要求优先权的在先申请是否符合条件。即主体资格的审查和在先申请的审查是两件不同的事，主体资格通过并不意味着其在先申请必然可以作为优先权的基础。根据我国专利法第29条和专利审查指南第1部分第1章的规定，在先申请应当满足如下条件：

1、在先申请所在的国家应当是巴黎公约成员国，这是根据巴黎公约的规定应当享有优先权的条件，即第一次相同主题的申请是向某一个巴黎公约成员国提出的，在后申请如果是向另一个巴黎公约成员国提出，自然享有在先申请的优先权。

2、在先申请所在的国家虽然不是巴黎公约的成员国，但是属于世界贸易组织中的某一成员(尽管世贸成员不一定是国家，但作为世贸组织成员的独立关税地区只有四个，即欧洲共同体、中国香港、中国澳门和中国台北，独立关税区不享有主权。)，基于根据《与贸易有关的知识产权的协议》（TRIPs）协议的规定，所有世贸成员均要履行巴黎公约的实质性条款，包括优先权的条款，即在先申请只要是世贸成员，在后向中国提出专利申请，可以根据《与贸易有关的知识产权的协议》要求优先权（当然在手续上还要大陆及相关方面发文确认）。

3、在先申请所在的国家既不属于巴黎公约成员国，也不属于世贸组织成员国。但是，如果与我国签订有双边协议，相互承认优先权，则在该国的第一次申请仍然可以作为优先权的基础。

4、在先申请是基于PCT条约提出的国际申请，由于我国已经是专利合作条约的缔约国，且我国还是专利合作条约的受理局、检索单位和初审单位。因此，无论外国申请人是在哪一个受理局提出的国际申请，该国际申请均可以作为优先权的基础。

5、在先申请是基于地区专利公约（如欧洲专利公约）提出的地区申请，如根据欧洲专利公约允许我国国民提出欧洲专利申请，并承认我国在先申请的优先权，故当在先申请是欧洲专利申请时，应当可以作为我国申请的优先权基础。

总之，可以概括为：优先权的审查和申请专利主体的审查既有相同点又有不同点，相同点在于两者审查时，均要考虑巴黎公约等国际条约、双边协议等因素，而不同点在于申请专利主体的审查针对的是“主体”，优先权审查针对的是在先申请本身，是“客体”。但是，两者又不能替代，不能认为凡是主体合格，要求外国优先权必然成立。因为在主体合格的情况下，如果在先申请所在的国家不承认中国的优先权，中国专利局仍要作出不承认其优先权要求的决定。尽管此种情况事实上甚至不会发生，但在逻辑上仍是可能的。在审查顺序上，应当先进行主体资格的审查，如果主体资格没有通过，就要发出驳回决定。只有在主体资格通过后，再进行在先申请优先权“客体”的审查，如果“客体”没有通过，不是驳回申请，而是仅针对外国优先权请求，发出不承认外国优先权的通知书。

还需要提及的是，要求外国优先权通常是外国人，但在逻辑上并不排除中国人要求外国优先权的情况，尤其是2009年修改专利法以后，向外国提出专利申请时不再要求首先向中国提出。这样，就可能出现某中国人先向外国提出专利申请，后向中国提出，并且要求外国第一次申请的优先权。这时，仍应当认为要求的是外国优先权。如果是中国人要求外国优先权，则不存在对在先外国申请进行审查的问题，因为该外国已经允许中国人申请专利了。

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