_专利权滥用抗辩_原则_由ITC飞利浦光盘案引出

第１６卷总第９３期知识产权一、ＩＴＣ飞利浦光盘案１２００２年７月，荷兰飞利浦为了更进一步阻止未与之签约的光盘厂商将产品输入美国，依据美国关税法第３３７条的专利侵权排除条款，针对全球１９家光盘片制造厂商（我国台湾地区厂商为国硕、大锐、桂阳和巨擘），向美国国际贸易委员会（ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＴｒａｄｅＣｏｍｍｉｓｓｉｏｎ，简称ＩＴＣ）提出控诉，要求调查１９家厂商所生产制造的ＣＤ－Ｒ／ＲＷ盘片是否侵犯飞利浦的６项专利的专利权，并申请禁止被控厂商将未经许可的ＣＤ－Ｒ／ＲＷ盘片输入美国。国硕、巨擘等台湾地区光盘厂商以及国外厂商Ｌｉｎｂｅｒｇ认为飞利浦的许可方式，例如不论使用专利联盟中的专利数量多寡均需支付全额权利金，为不合理的要求，因此坚持抗辩，主张无侵权行为以及专利无效，并主张飞利浦的行为涉及专利权滥用。２００３年１０月２４日，ＩＴＣ行政法官作出初步决定，２认为所有飞利浦主张受侵害的专利均为有效，被控诉厂商所生产的产品确实侵害飞利浦的专利，同时关税法第３３７条对于美国国内企业受到实质伤害的要件亦符合，但因为飞利浦的许可行为构成专利权滥用，而不能对被告厂商有效行使系争专利权。在此初步决定阶段，行政法官依其审理，认为飞利浦构成专利权滥用的事实有固定价格（ＰｒｉｃｅＦｉｘｉｎｇ）、价格歧视（ＰｒｉｃｅＤｉｓｃｒｉｍｉ－ｎａｔｉｏｎ）以及搭售协议（ＴｙｉｎｇＡｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ），并且认为ＣＤ－Ｒ／ＲＷ专利联盟中的权利金架构对于商业交易产

生不合理的限制。２００３年１１月５日，飞利浦要求ＩＴＣ主任委员对于

行政法官作出的初步决定重新审核。２００３年１２月１０日被ＩＴＣ主任委员接受，但仅限于重新审核其因为专利权滥用而被认定不能主张其专利权的部分。后审核部分于２００４年３月作出决定，３ＩＴＣ主任委员再度认定

飞利浦的行为因为专利权滥用而无法有效行使专利权，但主任委员审核确认的专利权滥用事实仅为搭售协议，对于行政法官在初步裁决中所认定的固定价格、价格歧视以及专利池中的权利金架构对于商业交易产生不合理的限制等事实并未进一步予以认定。ＩＴＣ于２００４年３月作出的决定主要内容为：（１）

飞利浦向ＩＴＣ主张受侵害的专利因本质上构成专利权滥用的当然违法（ｐａｔｅｎｔｍｉｓｕｓｅｐｅｒｓｅ）而无法执行（ｕｎｅｎ－ｆｏｒｃｅａｂｌｅ），其理由是飞利浦采取强制一揽子许可（Ｐａｃｋ－ａｇｅＬｉｃｅｎｓｉｎｇ＆ＰｏｏｌｉｎｇＬｉｃｅｎｓｉｎｇ）方式，将依橘皮书标准

（ＯｒａｎｇｅＢｏｏｋｓｔａｎｄａｒｄｓ）生产ＣＤ－Ｒ及ＣＤ－ＲＷ盘片的

必要专利与其他非必要专利搭售，构成专利权滥用。（２）飞利浦所主张的专利因其搭售安排，基于行政法官

“专利权滥用抗辩”原则———由ＩＴＣ飞利浦光盘案引出◆许春明单晓光摘要：对专利权滥用的法律规制，绝大多数国家依靠反垄断法，而美国采取的是以专利法

和反垄断法双轨规制。在ＩＴＣ飞利浦光盘案中，美国国际贸易委员会认定飞利浦６项专利的专利权强制性一揽子许可构成专利权滥用而不具执行力。美国以判例法发展出较为成熟合理的“专利权滥用抗辩”原则，在专利法框架内规制专利权滥用行为，值得我国借鉴。本文由

ＩＴＣ飞利浦光盘案引出专利权滥用抗辩原则，分析该原则与反垄断法的关系以及专利权滥用

的各种类型，并提出我国专利法对专利权滥用规制的建议。关键词：专利权滥用抗辩专利法反垄断法

１参见周皇志、邱素梅等：《美国专利滥用之研究———从ＩＴＣＰｈｉｌｉｐｓＣＤ－Ｒ／ＲＷ光盘片授权案谈起》。ｈｔｔｐ：／／ｉｉｐ．ｎｃｃｕ．ｅｄｕ．ｔｗ／ｍｍｏｔ／９３１２１０／２ｐｐｔ．ｐｄｆ．２ＵＳＩＴＣＩｎｖ．Ｎｏ．３３７－ＴＡ－４７４，Ｏｃｔｏｂｅｒ２４，２００３．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｓｔｌａｗ．ｃｏｍ．３ＵＳＩＴＣＩｎｖ．Ｎｏ．３３７－ＴＡ－４７４，Ｍａｒｃｈ１１，２００４，Ｐｕｂ．Ｎｏ．３６８６．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｅｓｔｌａｗ．ｃｏｍ．

ＳｔｕｄｙａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈ工作研究

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・２００６年第３期

知识产权的分析依“合理原则”（ｒｕｌｅｏｆｒｅａｓｏｎ）判断亦构成专利权滥用而无法执行。（３）飞利浦因为专利权滥用造成的不当结果尚未被净化并清除。（４）基于并未违反３３７条款的决定，终止相关调查。后来，飞利浦针对此案以ＩＴＣ为被告向美国联邦巡回上诉法院（ＣＡＦＣ）提出上诉，２００５年９月２１日，美国联邦巡回上诉法院作出裁决，要求ＩＴＣ继续审核此案。二、“专利权滥用抗辩原则”与反垄断法的关系对专利权滥用的法律规制，绝大多数的国家做法是以反垄断法规制，而美国是从两个层面上加以规制的，一是专利法自身，二是反垄断法。美国通过法院判例发展出较为成熟、合理的“专利权滥用抗辩”（ＤｅｆｅｎｓｅｏｆＰａｔｅｎｔＭｉｓｕｓｅ）原则，在专利法框架内以此作为制衡社会公共利益和专利权人个人利益的手段。美国最高法院在ＭｏｒｔｏｎＳａｌｔＣｏ．ｖ．Ｇ．Ｓ．ＳｕｐｐｉｇｅｒＣｏ．（１９４２）一案４中明确解释：“与其他那些为了实现公共利益而获得排他许可的权利人一样，如果法院发现一个专利权人是为了破坏公共利益而行使法律赋予的上述排他权利的话，那么这个专利权人的保护请求将不会得到法院的支持。”专利权滥用抗辩制度正是在此基础上发展起来的，至今已有６０多年的历史，而它从一开始，就与美国联邦反垄断法有着密切联系。１．“专利权滥用抗辩”原则是盾而不是矛在专利侵权诉讼中，被告可以主张原告专利权滥用抗辩，但专利权滥用本身并非是可以起诉的侵权行为，专利权滥用原则并没有为被指控的侵权人提供独立的诉由，也就是说专利权滥用使得专利权利不可执行，但并没有给予被指控的侵权人获取赔偿金的权利。在侵权诉讼中专利权滥用行为若触犯反垄断法，被告可以提起以反垄断法为依据的反诉，也可以反垄断法为根据独立地提起诉讼。专利权滥用抗辩与反垄断诉讼的法律后果不同，若反垄断反诉得到法院认可，被告不仅可以不支付原告权利金，而且可以向专利权滥用人要求损害赔偿金以及被告为进行诉讼支付的律师费。２．专利权滥用行为并不必然违反反垄断法反垄断法所体现的是竞争政策，违反反垄断法的行为必定是滥用行为。介于合法利用专利权和违反反垄断法之间还有许多行为，虽然不足以构成违反反垄断法行为，但却足以构成滥用专利权行为。因此行使专利权违反反垄断法的行为都是滥用，但滥用并不一定必然违反反垄断法。３．专利权滥用可以得到矫正

专利权滥用抗辩仅仅中止了专利权人因专利侵权取得赔偿的权利。美国最高法院强调了专利权人能够再次获取执行专利的权利，其条件是：（１）滥用行为已经被彻底放弃，（２）滥用的结果已经被彻底清除。放弃可以发生在任何时候，甚至是因滥用行为提起诉讼之后。放弃也无需采取被指控侵权人希望的特定方式。有的案件裁定滥用的放弃加上经过一段时间就可以推定为滥用结果的清除。有的法院的裁决表明如果滥用并没有造成实际的不良后果，那么放弃滥用行为就足够了。事实上，是否滥用已经清除在很大程度上是法官的自由裁量权。

三、专利权滥用行为的类型依据近百年来美国法院判例，专利权滥用行为具体表现为：１．搭售协议———对非专利部分征收使用费

（ＴｙｉｎｇＡｒｒａｎｇｅｍｅｎｔｓ－ＲｏｙａｌｔｉｅｓｏｎＵｎｐａｔｅｎｔｅｄＣｏｍｐｏｎｅｎｔｓ）

如果专利权人要求被许可人向其自己或其指定的人购买非专利材料、设备或者其他服务作为授予专利许可的条件的话，专利权人就构成了滥用。早期美国最高法院认为搭售协议构成当然专利权滥用。直至１９８８年的《专利权滥用修正法》（ＰａｔｅｎｔＭｉｓｕｓｅＲｅｆｏｒｍＡｃｔｏｆ１９８８）通过，国会将搭售协议是否构成当然专利权滥用

加以放宽，于专利法第２７１条增加规定专利权人以购买独立于专利的产品作为任何专利权利的许可或者专利产品的销售条件并不构成滥用，除非鉴于当时的情形，在与许可或销售所基于的专利或专利产品相关的市场中，专利权人有市场支配力。在Ｓｅｎｚａ－ＧｅｌＣｏｒｐ．ｖ．Ｓｅｉｆｆｈａｒｔ一案５中，联邦巡回上诉法院认定专利权人强制将可作为独立产品的机器与专利方法搭售的行为构成专利权滥用，但不构成垄断，因为从反垄断的角度来看，两者是否相互独立这一

事实问题并未得到解决。法院强调专利权滥用抗辩和反垄断案件中判断搭售行为的对象是否为“独立的产品”的标准是不同的。“专利权滥用的法律在判断某个

４ＭｏｒｔｏｎＳａｌｔＣｏ．ｖ．Ｇ．Ｓ．ＳｕｐｐｉｇｅｒＣｏ．，３１４Ｕ．Ｓ．４８８，５２ＵＳＰＱ３０（１９４２）．５Ｓｅｎｚａ－ＧｅｌＣｏｒｐ．ｖ．Ｓｅｉｆｆｈａｒｔ，８０３Ｆ．２ｄ６６１，２３１ＵＳＰＱ３６３（Ｆｅｄ．Ｃｉｒ．１９８６）．

工作研究ＳｔｕｄｙａｎｄＲｅｓｅａｒｃｈ３４・・第１６卷总第９３期知识产权产品是发明的必然伴随物还是一个完全独立的产品时仅仅考察所主张的发明的性质。而反垄断法可适用于涉及或者不涉及专利的情形，因而判断产品的独立性时根据的是消费者需求。”因此，地区法院基于专利权滥用抗辩而非反垄断法给予简易裁决并无不当。２．一揽子许可（ＰａｃｋａｇｅＬｉｃｅｎｓｉｎｇ）所谓一揽子许可是指被许可人只需专利权人的某一项或几项专利，但被迫接受专利权人全部专利的许可为条件，才能取得所需要专利的许可。许可人基于一个以上的专利许可的一揽子许可本身并非是非法的或者构成专利权滥用。如果被许可人自愿接受一揽子许可，自然不会产生专利权滥用的问题，但强制性一揽子许可就构成专利权滥用。因为一揽子许可本质上亦为搭售协议的一种形态。基于强制的一揽子许可，专利权人拒绝正常的个别专利许可。在１９８８年，《专利权滥用修正法》软化了对强制一揽子许可的滥用禁止，规定专利权人将取得另一专利权的许可作为许可任何专利权利或者许可销售专利产品的条件的行为并不构成滥用，“除非，鉴于当时的情形，专利权人对与许可或者销售所基于的专利或专利产品相关的市场拥有市场控制力。”在上述ＩＴＣ飞利浦光盘案中，ＩＴＣ认为美国专利法第２７１条（ｄ）的规定并未排除一揽子许可可构成专利权滥用的当然违法，只要能证明专利权人因为在相关市场上无其它可替代专利产品而具有相当市场力量。因为飞利浦为ＣＤ－Ｒ／ＲＷ的标准制定者，所有相关产品，不论是光盘机或光盘片都必须依据该标准生产制造，且在市场上并无近似的替代品；同时制造者为了制造此独特的产品都被要求签订相关的专利许可合同，而飞利浦的部分专利对制造ＣＤ－Ｒ／ＲＷ产品而言的确为必要而不可或缺的专利。据此，ＩＴＣ认为其在市场上具有相当的市场控制力。ＩＴＣ认为，在多数相关专利的一揽子许可中，如果普遍知悉将某一个特定专利涵括在整个相关专利中一起要求被许可人取得许可是不必要的，则此种并入行为将会对该特定专利所涵盖的其它新兴技术产生压制，进而限制市场竞争。因此ＩＴＣ认为此种一揽子许可仍可构成专利权滥用的当然违法。飞利浦的所谓必要专利并非实施ＣＤ－Ｒ／ＲＷ标准在技术上绝对必须，而且在该专利范围内经济上实际可替代的技术亦存在，而通过将非必要专利在必要专利中共同强迫取得许可的方式，使得生产者不会再去取得其它可替代的技术许可，进而抑制了其它可替代技术的发展而产生了反竞争的效果。因此ＩＴＣ认为飞利浦的一揽子许可构成了专利权滥用。３．不经营竞争性商品的协议（ＣｏｖｅｎａｎｔＮｏｔｔｏＤｅａｌｉｎＣｏｍｐｅｔｉｎｇＧｏｏｄｓ）