国际申请进入中国后的禁止重复授权(专利知识讲座71)韩晓春
不丧失新颖性宽限期的法律效力(专利知识讲座102)韩晓春

不丧失新颖性宽限期的法律效力(专利知识讲座102)韩晓春专利知识系列讲座韩晓春102、不丧失新颖性宽限期的法律效力根据专利法第24条规定,发生:“(一)在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的;(二)在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的;(三)他人未经申请人同意而泄露其内容的”的情况下,申请人可以享有从公开日起6个月的宽限期(优惠期),即在6个月内提出专利申请的,将不认为丧失新颖性。
即享有不丧失新颖性的宽限期或不丧失新颖性的例外。
那么,这种“宽限期“或”例外“将产生怎样的法律效力呢?其法律效力应当有如下几点:1、不构成对自己申请的公开,但也不产生对抗第三人的法律效力。
不构成对自己申请的公开,就是说虽然公开的技术已经属于现有技术,但申请人提出专利申请将不认为丧失新颖性。
而不产生对抗第三人的法律效力如何理解呢?是指新颖性的宽限期并不产生优先权制度一样的法律效力。
我们知道,优先权产生两个法律效力,一是划分现有技术的时间点的法律效力,即优先权日以前公开的技术属于现有技术,优先权日以后自己或他人的公开均不破坏申请专利技术的新颖性。
第二个法律效力是对抗第三人,是指在优先权日以后他人提出相同主题的专利申请均要被驳回或无效。
宽限期不产生对抗第三人的法律效力,意味着在上述三种情况公开日以后、申请日以前,他人的公开或申请人自己的其他形式的公开仍破坏6个月内申请专利的新颖性,意味着在公开后他人独立提出的专利申请,将破坏6个月内申请专利的新颖性。
2、相同情况下的再公开,仍享有宽限期,但6个月期限计算起算日不变。
尽管专利法第24条规定是“首次”公开或发表,但对该“首次”公开和发表应当作“宽松”的解释,即第二次公开仍当作首次公开对待:如在6个月内参加第二次国际展览会,仍享受首次展览的待遇,即享有不丧失新颖性的例外。
还有在6个月内既参加了国际展览会,又参加全国性学术会议的情况。
后参加全国学术性会议的公开,也享有宽限期的待遇。
违反法规依赖遗传资源完成的发明不能被授予专利权(专利知识讲座57)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春57、违反法规依赖遗传资源完成的发明不能被授予专利权第三次修改专利法,在专利法第5条不授予专利权的情况中,增加规定了第2款,即规定“对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源,并依赖该遗传资源完成的发明创造,不授予专利权”。
为了帮助理解该条款,先说一个曾发生的案例。
事情发生在1974年,美国一位育种专家在我国上海闵南区一家电机厂内的空地上,看到一种其没有见过的野生大豆,出于职业需要,他采集了该野生大豆带有遗传基因的材料。
由于事情发生在1974年,当时国际条约也好,我们国内法也好,均没有规定禁止采集。
育种专家回到美国后,将该野生大豆的遗传材料放到了美国农业部野生大豆种质资源库。
后来,美国一个名叫孟山都的公司利用该遗传材料发明了“高产大豆及其栽培、检测方法”的发明,并且在1998年4月向美国专利局提交了PCT申请,该PCT申请于2000年进行了国际公布,有64项权利要求,指定了包括中国在内的101个国家(注1)。
假定事情发生在今天,根据第三次修改专利法第5条2款的规定,该美国育种专家就不能随意采集和带走该野生大豆的遗传材料,而首先要向我国有关部门提出请求,经过许可才可以采集和带走。
如果未经许可偷偷采集和带走了,则该发明进入中国后,将不授予专利权。
当然,本案基于当时还没有这样的规定,本PCT申请在中国如果获得专利权,仍然是给予保护的。
那么,为何我国第三次修改专利法,增加这样的内容呢?原因在于《生物多样性公约》的产生。
《生物多样性公约》于1992年在巴西签订,1993年12月生效,我国在生效前就提交了批准书。
该公约有三个主要目标,一是保护生物多样性,二是对生物多样性组成成分的可持续利用,三是以公平合理的方式共享遗传资源商业利益和其他利用。
为落实这些目标,公约规定了三个原则,一是遗传资源的国家主权原则,即原来对遗传资源没有规定国家主权,被当作人类社会的共同遗产,从公约生效之日起,遗传资源也属于国家主权的范围。
禁止重复授权原则(专利知识讲座64)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春64、禁止重复授权原则禁止重复授权原则2009年以前规定在专利法实施细则第13条第1款,第三次修改专利法时,将该款规定提升到专利法第9条第1款。
即“同样的发明创造只能授予一项专利权”。
该条款的含义是指,无论是不同的申请人或相同的申请人,无论是在同一天提出的专利申请或不同日提出的专利申请,就同样的技术或设计方案只能授予一项专利权。
因为专利权是一种垄断和排他权,如果允许就同样的技术或设计方案授予一项以上的专利权,将破坏专利制度最基本的逻辑要求。
禁止重复授权原则除上述含义以外,还应当把如下几点:1、重复授权自然涉及到一个以上的申请,包括在先申请与在后申请的关系。
在判断是否构成重复授权时,与先申请原则先后申请之间的关系一样,是指先后两个申请的保护范围是否实质相同。
如果实质上相同,即构成了重复授权,或者说违反重复授权原则。
2、不包括先后两个申请之间权利要求相互涵盖的情况,即不包括构成从属专利的情况。
如果后一个申请除包含在先申请全部必要技术特征以外,还增加了新的技术特征,而新的特征对原来的技术方案作出了新的创造性贡献,可以被授予一项新专利权,在这样的情况下,在后申请与在先申请不构成重复授权。
3、包含两个申请之间部分权利要求相同的情况。
如在先申请权利要求包含技术方案A和B,而在后申请包含技术方案A和C,虽然两个申请中有一部分不构成重复授权,但就构成重复的技术方案,审查员应当要求申请人修改,即按规则删除其中的一个A方案,否则整个申请将要被驳回。
4、包括主体上的两个情况,一种是不同申请人之间出现的重复授权。
一种是同一申请人之间出现的重复授权的情况,即禁止重复授权原则调整的主体范围要宽于先申请原则。
我国的先申请原则仅调整不同申请人之间的相同申请之间的关系,但不调整同一申请人之间相同申请的关系。
5、包括程序上的两个阶段,一是包括专利申请阶段,即其中一项专利申请、或两项申请均处于申请阶段时。
二是包括专利授权后的阶段,即先后两项申请均已经授予专利权的阶段。
发明专利申请实质审查的主要内容(专利知识讲座142)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春142、发明专利申请实质审查的主要内容我国对发明专利申请实行的是早期公开、迟延审查制度。
因此,专利局对专利申请的实质审查,是依据申请人的请求而启动的,但最迟亦要在申请日(含优先权日)起三年内决定是否对发明专利申请进行实质审查。
根据专利法第53条的规定,经实质审查驳回的情形、也就是实质审查的内容是:1、发明专利申请是否违反法律和公德即发明专利申请是否违反法律、社会公德或者妨害公共利益,以及依赖遗传资源完成的发明创造其遗传资源的获得是否违法。
概括讲,是依据专利法第5条的审查。
2、发明专利申请虽然不违法、但不属于保护的范围即是否属于科学发现、是否属于智力活动的规则和方法、是否属于疾病的诊断和治疗方法、是否属于动物和植物品种、是否属于用原子核变换方法获得的物质、以及是否属于对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计的审查。
概括讲,是依据专利法第25条所进行的审查。
3、发明专利申请是否属于重复授权专利法第9条第1款规定:“同样的发明创造只能授予一项专利权”,虽然禁止重复授权原则最初的立法本意在于弥补先申请原则只调整不同申请人、而不调整相同申请人的情况。
即同一申请人同一日,或不同日提出的相同主题的发明创造,是最早禁止重复授权原则调整的范围。
但基于禁止重复授权原则从字面上涵盖了所有重复授权的情况,故后来其调整的范围涵盖到所有重复授权的现象。
第三次修改专利法更明确了这一点,即禁止重复授权原则调整的范围不限于同一申请人,而且包括所有申请人,即不允许有两个以上相同主题的专利申请存在,也不允许两个以上相同主题的专利权存在。
故在发明专利实审程序中,对重复授权的审查是一项重要内容。
概括讲,是根据专利法第9条第1款(第1句)的审查。
4、在相同主题情况下,谁先提出的专利申请专利法第9条第2款规定:“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人”。
该条就是先申请原则,尽管重复授权现象在审查实践中,根据审查指南的规定均引述禁止重复授权原则来处理,而不再使用先申请原则来处理。
2015年专利法考试试题解析(韩晓春)

2015年专利法律知识考试试题解析(答案为标准答案,解析为个人表述仅供参考)韩晓春答题须知:1、本试卷共有100题,每题1.5分,总分150分。
2、本试卷要求应试者在机考试卷上选择答案。
3、本试卷所有试题的正确答案均以现行的法律、法规、规章、相关司法解释和国际条约为准。
一、单项选择题(每题所设选项中只有一个正确答案,多选、错选或不选均不得分。
本部分含1-30题,每题1.5分,共45分。
)1.B2.D3.A4.D5.D6.C7.B8.B9.A 10.D 11.C 12.B 13.D 14.A 15.C 16.A 17.C 18.A19.A 20.D 21.A 22.B 23.C 24.D 25.C 26.D 27.B 28.A 29.D 30.C二、多项选择题(每题所设选项中至少有两个正确答案,多选、少选、错选或不选均不得分。
本部分含31-100题,每题1.5分,共105分。
)31.AD 32.ABCD 33.ACD 34.ABCD 35.ACD 36.BCD 37.ABC 38.BD 39.BCD 40.AB 41.BCD 42.CD 43.AD 44.AD 45.AB 46.BC 47.ABC 48.BCD 49.BD 50.AD 51.BCD 52.ABC 53.AD 54.BCD 55.AD 56.CD 57.AB 58.ABD 59.ACD 60.ACD 61.ABC 62.AB 63.AD 64.ABCD 65.AD 66.BCD 67.BD 68.AB 69.ABCD 70.AC 71.BCD 72.CD73.ACD 74.ABC 75.ABC 76.AB 77.ABCD 78.ABC 79.BCD 80.ABC 81.ABCD 82.ACD 83.BD 84.AD 85.BD 86.AC 87.BCD 88.BD 89.AC 90.CD 91.ACD 92.AC 93.ABC 94.ABCD 95.ABCD 96.BD 97.CD 98.AD 99.AB 100.AD1、乙公司委托甲公司研发某产品,甲公司指定员工吕某承担此项研发任务,吕某在研发过程中完成了一项发明创造。
巴黎公约(专利知识讲座219)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春219、巴黎公约1873年奥匈帝国在维也那举办第五届世界发明博览会,邀请各国工业界参加展览,但许多外国的发明人或者厂家不愿意参加。
怕发明创造通过展览公开后丧失新颖性而得不到保护。
因为,当时正处于工业革命时代,许多国家建立了专利制度,可并没有一个国际条约协调各国的专利制度。
奥匈帝国于是制订了一项法律,给所有参加展览的发明、商标和外观设计均提供特殊的临时保护。
并在第五届世界发明博览会期间,在维也那召开了专利改革会议(注1)。
可以说,第五届世界发明博览会是制订巴黎公约的“导火索”,以后几年连续在巴黎召开了工业产权国际会议,并起草了保护工业产权公约的草案。
1883年3月20日签属了《保护工业产权巴黎公约》,并于1884年7月2日生效。
后巴黎公约经过多次修改,且每次均通过一个修订的公约文本(共进行了11次修订)(注2)。
并规定,非缔约国加入巴黎公约的,只能加入最新修订的文本。
目前,绝大多数国家均适用1967年修订的斯德哥尔摩文本,我国是于1985年3月19日加入的巴黎公约,适用1967年修订的斯德哥尔摩文本。
1、巴黎公约的保护范围。
根据巴黎公约第2条的规定,公约要求缔约国对如下工业产权进行保护:专利、实用新型、工业外观设计、商标、服务商标、商号、产地标记或原产地名称以及制止不正当竞争。
需要注意的,专利这一概念,在不同的国际条约和不同的国家法中涵盖的范围并不相同。
在巴黎公约中,专利一词仅限于发明专利,并不包括实用新型和外观设计。
2、巴黎公约的主要原则或制度(1)国民待遇原则。
国民待遇原则是指对外国国民和本国国民在实体问题上要一视同仁,如专利授权标准,专利保护标准等,要和本国国民一样的待遇。
国民待遇原则不要求对等待遇,而只要求“内外一致”。
如美国和日本对药品专利可以延长保护到20年以上,但中国只保护20年。
在适用巴黎公约时的逻辑是:无论是美国还是日本国民,来中国申请药品专利,就要和中国专利权人一样,也只保护20年。
外观设计“抵触申请”的构成(专利知识讲座115)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春115、外观设计“抵触申请”的构成第三次修改专利法涉及外观设计的一个重要的内容是增加了抵触申请制度,专利法第23条规定:“授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中”。
该款后半句就是人们通常所说的抵触申请。
外观设计的抵触申请的构成,有如下特点:1、先后两个申请均应当是外观设计申请,而不能象优先权一样,在先申请可以是实用新型。
原因是设立抵触申请的目的主要是为了防止和减少重复授权现象。
发明和实用新型设立抵触申请制度的宗旨除了减少和防止重复授权以外,还具有鼓励丰富现有技术的目的。
而这一宗旨相对于外观设计是不存在的,因为外观设计保护的不是技术方案,而是具有美感的设计方案。
且他人在先申请的实用新型附图公开了在后外观设计产品设计图的几率极低,所以,没有必要规定实用新型可以作为外观设计的抵触申请,且也不符合抵触申请的定义。
当然,在先已经公开的实用新型附图可能构成在后外观设计的现有设计。
2、“同样”的外观设计应当理解为“相同”或“实质相同”,不能再理解为包括“相近似”。
如何理解“同样”的外观设计?笔者认为“同样”外观设计应当具有两个含义,一是在后要求保护的外观设计“落入”在先申请的公开范围(外观设计的公开范围也是保护范围)。
如在先申请属于合案申请,假设是一套茶具,有茶壶、茶杯等一套产品,而在后外观设计仅要求保护茶壶,只要该茶壶与在先的茶壶相同或实质相同,在先申请就构成在后申请的抵触申请。
在此意义上,可以说外观设计的抵触申请也实行“全文内容制”,尽管外观设计不像发明和实用新型一样分为权利要求(保护范围)和说明书及附图(公开范围)两部分。
二是“同样”的标准应当适用外观设计重复授权的构成标准,即包括两部分:“相同”和“实质相同”。
原因是按2010年审查指南的规定,外观设计的新颖性判断仅限于是否“相同”或“实质相同”,不包括是否“明显区别”,是否具有“明显区别”属于创造性的判断范围。
外观设计重复授权的构成(专利知识讲座116)韩晓春

专利知识系列讲座韩晓春116、外观设计重复授权的构成禁止重复授权原则在第三次修改专利法之前规定在专利法实施细则第13条,第三次修改专利法将该原则提升到专利法第9条,并且排放在先申请原则之前。
专利法第9条第1款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”。
根据审查指南的规定,相对于外观设计而言,禁止重复授权原则不仅仅是条款排放的变化,在内容上也有一些变化,变化后的禁止重复原则有如下特点:1、“同样”的发明创造适用在外观设计上时,范围要窄于原来的范围。
根据修改前专利审查指南的规定,细则第13条所述的“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”。
而根据修改后2010年专利审查指南的规定,专利法第9条所述的同样的发明创造,“对于外观设计而言,是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同”。
而如前几讲所述,修改前的“相近似”的范围要大于修改后“实质相同”的范围。
即按修改后的规定,有一部分原来按重复授权处理的案件,则不属于重复授权了。
2、重复授权调整范围的变化,对初审影响不大。
尽管修改后的审查指南强化了外观设计的初审,但外观设计的初审通常情况下仍不对是否构成重复授权进行审查,故基于审查指南修改前后初审中均少有适用禁止重复授权条款的情况,故禁止重复授权内容上的变化,对初审基本上没有影响(非正常申请属于短期的现象,在此未将其纳入重复授权的情况考虑)。
3、只有在申请日相同的情况下,才适用禁止重复授权原则。
在无效程序中,重复授权现象的出现有几种:第一种情况是在先申请授权时在后申请尚未提出,在先申请授权以后,在后同样的申请才提出,出现该种重复授权现象时,在先申请构成在后申请的现有设计,应当以专利法第23条新颖性或创造性的标准来无效在后专利权。
原因是23条还包括创造性标准,而创造性标准涵盖的范围要宽于重复授权原则涵盖的范围。
第二种情况是在先申请授权公告时,在后申请已经提出,此时在先申请构成在后申请的抵触申请。
基于修改后专利法引入了抵触申请制度,并且包括同一申请人,此时应当适用抵触申请的规则来处理。
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专利知识系列讲座
韩晓春
71、国际申请进入中国后的禁止重复授权
国际申请进入中国后可能构成重复授权的情况有两种,一种是申请人提出国际申请时,要求中国在先申请的优先权。
另一种是申请人提出国际申请时,要求另一国际申请的优先权,但另一国际申请也进入中国所产生的重复授权。
1、在后国际申请要求在先中国申请的优先权时,可能产生的重复授权
根据修改后的专利合作条约的规定,提出国际申请(PCT申请)时,无论受理局是中国专利局还是其他专利局,只要一经受理,自然就指定了包括中国在内的所有指定国或选定国,国际申请日具有指定国国内申请日的法律效力,该国际申请日就是进入中国后的中国专利申请日。
因此,国际申请并不完全等同于一般的外国申请,因为一般的外国申请日不具有中国申请日的法律效力。
但国际申请仍不能作为国内申请来对待,因为国际申请最后是否进入中国是不确定的。
因此,在我国的专利制度中,国际申请仍作为外国申请来对待。
所以,当一件国际申请要求中国在先申请的优先权时,基于在后的国际申请作为外国申请来对待,因此,中国在先的申请并不因此而象被要求国内优先权一样而视为撤回。
假如中国在先申请的权利要求中包含了A和B两个技术方案,而在后国际申请权利要求中包含了B和C两个技术方案。
基于在后国际申请中的C方案并未在中国得到保护,因此,该在后国际申请有可能最后进入中国。
而国际申请进入指定国或选定国的期限是从优先权日起30个月。
这样,在国际申请进入中国时,在先的中国申请可能已经授予了专利权,即在先申请授权后要求保护的是A和B技术方案。
而在后国际申请进入中国后,其权利要求中包含了B和C技术方案,其中的B方案显然与在先中国申请构成重复授权。
审查员在实审中检索出在先授权的中国专利申请,会要求申请人对进入中国国际申请的权利要求进行修改,以克服重复授权的缺陷。
该申请人应当删除进入中国的国际申请权利要求中B技术方案,而仅保留C方案。
如果不按审查员的要求克服重复授权的缺陷,该进入中国的国际申请将被驳回。
当然,驳回的理由通常是抵触申请,因为在先中国申请通常在国际申请日以后公开,这种情况就属于国际申请进入中国国家阶段后,构成重复授权现象并且进行处理的第一种情况。
2、在后国际申请要求在先国际申请优先权时,可能产生的重复授权
如某一申请人在先提出一国际申请,权利要求包括A和B技术方案。
在后又提出另一国际申请,权利要求包括B和C技术方案。
在提出后一国际申请时,申请人要求在先国际申请的优先权(B方案的优先权)。
假如在先国际申请先进入中国,该申请经审查被授予专利权,权利要求保护范围是A和B技术方案。
而后来申请人决定后一国际申请也进入中国,后一国际申请进入中国
后,审查员在实质审查中显然会检索出授权的在先申请,并发现在先授权的权利要求中的B方案和在后申请中的B方案构成重复授权,于是审查员将会要求申请人对后一进入中国的国际申请进行修改,以克服重复授权的缺陷。
如果申请人不克服该缺陷,在后申请将被驳回,驳回的理由通常是抵触申请。
如果申请人删除了在后申请中的B方案,则在后申请可能被授予专利权。
这种情况就是在后国际申请要求在先国际申请优先权时,两个国际申请先后进入中国国家阶段后可能构成的重复授权的现象。
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