商标通用化问题研究

商标通用化问题研究

显著性是商标区别于其他标志而获得法律保护的最

本质要素，而很多情况下，商标会由于各种原因丧失显著性，沦为商品的通用名称，给企业带来极大危害。针对目前我国企业对商标通用化及其严重后果的认识不足这一现状，本文通过对商标通用化相关概念、通用化的原因、防范与救济措施等问题进行剖析，提示广大企业在经营活动中注意商标的显著性问题，防止商标沦为商品的通用名称。

竞争是市场经济发展的原动力，企业为了在竞争中脱颖而出，不惜斥巨资全力打造并推广自己的商标，但是“打江山易，守江山难”，有些企业往往难逃商标通用化的悲剧。而商标一旦通用化，就意味着该商标丧失识别能力，无法继续为注册人专有专用，对企业来说，长期的资产投入化为乌有，这无疑是一场-巨大的灾难。历史上，许多知名商标在使用过程中发生了通用化，如“PDA”商标因成为电子记事簿类产品的通用名称而被撤销，近日，山东省著名商标“鲁锦”也被认定为山东民间手工棉纺织品的通用名称；有关雀巢公司的注册商标“咖啡伴侣”是否为咖啡调味剂的通用名称的争议还在持续……商标通用化的案例在实践中屡有发生，也有很多著名商标正面临着通用化的命运，商标通用化的防范

在市场经济条件下的今天显得尤为重要。

(一)商标与商标显著性

商标，是指能够将不同的经营者所提供的商品或者服务区别开来，并可为视觉所感知的显著标记，它是区别不同商品生产者或经营者的一种专用的标志，即我们通常所称的品牌、牌子。

商标显著性，也叫做商标的标识性或区别性，具体是指该标志使用在具体的商品或服务时，能够让消费者觉得，它应该或者实际与商品或服务的特定出处有关。在商标权采注册取得模式的国家，显著性是申请商标注册的核心要素和前提条件；在采使用取得模式的国家，在先使用者对具备显著性要求的商标才享有商标专用权。我国商标法第9条规定：“申请注册的商标，应当有显著特征便于识别……”第11

条禁止作为商标注册的规定：“下列标志不能作为商标注册(1)仅有本商品的通用名称、图形，型号的……f3)缺乏显著特征的。”可见，在我国，商标申请注册时必须要求具备显著性，不具备显著性的通用名称是不允许注册为商标的。商标的显著性并非一成不变，它可能会通过使用而增强或弱化，有些缺乏显著性的标记可以通过长期的使用，广告宣传而获得显著性。而商标通用化就是商标显著性由强变弱，并进而消失的表现。

(二)商标通用化

商标法意义上的通用名称，简单而言即商品或服务的名称，其核心指向的是特定商品或服务的特有的品质，其作用在干将一种商品或服务区别于另一种商品或服务，比如，汽车、电视、自行车、服装等等，其特点为行业公用性，起到辨识商品属性的作用，并不具备商标的功能。2005年12月，商标局和商标评审委员会制定的《商标审查标准》第二部分中规定，“通用名称是指国家标准、行业标准规定的或者约定俗成的商品的名称，包括全称，简称、缩写，俗称。”

商标通用化，即商标通用名称化，也有学者称之为“商标退化”，指某一商标在使用和宣传过程中，特别是在取得了较高的社会知名度之后，由于使用不当、保护不力或者他人的淡化行为等原因致使其商标的显著性逐渐退化，丧失了指示商品特定来源的功能，进入公有领域沦为该类商品的通用名称。商标通用化一般发生在具有一定知名度的商品上，国内外许多大名鼎鼎的企业专有的注册商标，因为使用和管理不当，渐渐演变成相关类产品的通用名称，丧失了商标权。例如，发生在美国历史上的“Aspirin”{阿司匹林)，“Thermos”(热水瓶)、“Escalator”(自动扶梯)、“Nylon”(尼龙)，我国的“优盘”，最早都是商标，但在使用中逐渐发生了通用化，被消费者认为是一类产品的通用名称。

商标通用化的原因

(一)外部原因

1一些竞争者为了利用知名商标的信誉，故意将他人商标作为通用名称使用，特别是权利人的商标显著性较弱时，往往难以排除同行竞争者的善意或恶意使用。如果企业对这一现象坐视不管，该商标被作为通用名称使用的情形就会越来越普遍，最终后果是使消费者将商标误认作有关商品的通用名称，该商标将彻底丧失显著性与识别力。

2在商品的介绍与推广中，一些媒体、权威机构，甚至是字典类载体对商标的错误描述也是商标名称通用化的

重要原因。例如，“WALKMAN”是索尼公司出品的随身听产品的商标，当该产品在奥地利销售时，由于“WALKMAN”被《杜登字典》收为产品的通用名称，却没有遭到索尼公司的抗议，以至于奥地利的消费者只能使用该词汇来描述这种产品，于是，法院撤销了“WALKMAN”商标的注册。

3政府的不当行为容易引起商标通用化的发生。例如，在涉及药品通用名称的案例中，药品编纂单位将厂商具有一定知名度的商标作为药品通用名称载入药典的行为忽视了

对研制者和生产者利益的保护。譬如，《中国药品标准品种汇编》和《江西省药品标准汇编》将“21金维他”作为药品名称收入，在一定意义上影响了原告中文注册商标“21金维他”的显著性，如果权利人不加以阻止，“21金维他”商标

极有可能演变为通用名称。

(二)内部原因

1商标的选择不当

(1)选择显著性弱的标记做商标

依美国商标法学者及实务，商标依据显著性强弱，可分为四类新奇性商标(fancifuI marks)、任意性商标(arbitrary marks)、暗示性商标(suggestive marks)以及描述性商标(descripive marks)，其显著性依次减弱。新奇性商标往往是臆造词汇，显著性最强，如IBM。SONY等：而描述性商标由于是对商品本身的描述，其含义与特定产品的名称、性能、特点、原料相近，显著性最弱。只有通过商标使用人不断的宣传和使用产生了第二含义，即获得了显著性才能获得注册。如“两面针”本是牙膏的一种成分，缺乏显著性，经过广西柳州牙膏厂长期使用、广告宣传，“两面针”在具有了区分商品来源的作用之后，才得以成为注册商标。由于描述性商标通常使用了描述性、公有领域的素材，其遭通用化的几率非常大，如我国的“轻骑”、“英姿带”等商标都曾险遭通用化。

(2)选择通用名称做商标

商标最主要的特征是具有显著性，在商标缺乏显著性的情况下如果商标申请人依然能够获得专有权保护，商标拟实现的社会利益――消费者在识别商品基础上的利益、以商标

为依托开展竞争的社会利益都将无法实现，我国商标法第9条明文规定了禁止将缺乏显著性的通用名称注册为商标。

尽管如此，仍有些商标注册人怀有侥幸心理，用通用名称去注册商标，意图独占市场以排斥其他竞争者。近几年，将通用名称抢注商标的事件频频发生，愈演愈烈。如北京汇成酒业技术开发公司1994年注册了“甑馏”商标，该公司生产销售以“甑馏”为名称的白酒产品构成对其商标侵权为由，将北京牛栏山酒厂等企业告上法庭，北京市第一中级法院认为“甑馏”为商品的通用名称，认定牛栏山酒厂等企业的使用行为属于正常使用，不属于商标侵权而驳回了汇成酒业的起诉。所以，用通用名称注册为商标显然不是个好主意。

(3)选择专业性太强的名称做商标

虽然在使用商标时区分了通用名称，但由于其通用名称冗长或者太过专业而难以被消费者记忆和接受，大众适用中便越来越频繁地以简单的商标名代替通用名称，久而久之商标会被通用化。这种情况多见于电子、化工等技术含量高，专业性强的产品种类上。例如，“阿司匹林”商标在很多国家被当作一种治疗感冒药品的通用名称，是因为乙酰水杨酸读起来不够琅琅上口，公众便把简单易记的商标“阿司匹林”当作通称使用，导致商标所有者丧失了对“阿司匹林”的专用权。

2企业对商标管理不善、保护不力

(1)企业缺乏风险防范意识，对商标与商品名称没有清晰的认识，未向公众传达正确的商标信息。不重视商标与商品名称的区别，或者一味追求产品的知名度，过分宣传商标而忽视商品名称，这就很容易使消费者及其他经营者对二者发生混淆，结果往往是知名度的提高带来了专有权的丧失，其商标难逃被通用化的命运。在“优盘”案中深圳市朗科科技有限公司对其注册商标“优盘”宣传和使用不当，让社会公众将“优盘”认作是计算机移动存储器的商品名称，结果使本属于朗科自己商标的“优盘”沦为了同类产品的通用名称。

(2)商标权利人维权意识差，在出现滥用商标作通用名称现象时，可以采取而未采取任何积极有效的措施加以制止，在商标沦落为通用名称的事实不可更改时才追悔莫及。

商标通用化的风险防范与救济

(一)风险防范

1设计、选择显著性强的商标

企业在进行商标设计时，应当对拟注册商标的通用化程度进行评估，尽量选用显著性强、与公有领域不沾边。消费者易记易看的商标，如SONY、海尔，切勿模仿、傍名牌，

尤勿将通用名称注册为商标。显著性较弱的商标，即使会获得注册，也容易引发同行业竞争者之间的争议甚至规避使用等不正当竞争行为，其退化为通用名称的可能性也较大。企业应当制定正确的商标策略，有自己个性的商标才会吸引消费者的眼球，在商标之林中独树一帜。

2正确宣传使用商标

厂商应当吸取阿司匹林等商标通用化悲剧的前车之鉴，正确宣传和使用商标，加强管理，避免重蹈覆辙。

(1)产品销售和宣传过程中，应采取有效的广告策略。如企业在宣传产品的过程中，要在宣传商标的同时说明产品的通用名称。首先，企业应告知公众，哪个是商标，哪个是商品名称，而绝对不能贪图市场快速推广而用简单易记的商标替代专业复杂的商品名称进行宣传。新产品上市时尚不存在通用名称的，更应将商标、商品名称与新产品同时推出。商标使用时应当采用显著的字体，字形、字号及颜色，以区别商品包装上的其他文字和图形，并应按规定标注注册标志，或者表明这是注册商标。

(2)一旦发现商标有通用化的趋向，要善于利用媒体来影响消费者的认知。在google被作为动词被辞典收录的情况下以及大众”有问题，让我们google一下”的口号声中，Google 专门向媒体发出信函，告知不要把google当作动词使用。实际上，这也是一种有效的防止通用化的策略。

3增强维权意识，及时主张权利

很多企业在其商标被同业滥用时，应当制止而未及时制止，放任自流，最终结局是自己费尽心血培育的品牌成为市场同类产品的代名词。所以，企业应当密切关注市场和行业动态，一旦发现商标通用化的危险，就应当采取措施防止通用化加剧，并及时果断地与侵权行为作斗争。

另外，企业还应当及时制止行业规范、字典误用行为。譬如上述“WALKMAN”被《杜登字典》收为'产品的通用名称而导致法院撤销了”WALKMAN”商标的注册。所以，权利人应注意收集相关信息，一旦出现误用，应及时通知其撤销，更正。

4其他防范措施

企业阻止商标通用名称化的有效方法就是主动为相关

产品倡导一个有异于其商标的通用名称，以期该通用名称能够为人们所接受，而企业自身也得以保住已相当驰名的商标。引导和鼓励公众使用该新创造的通用名称，可以有效地防止商标专有权的丧失。如，凭借“全录”复印机称雄美国市场多年的美国施乐公司(Xerox)在注意到“全录”(Xerox)

一词在美国渐有成为动词的趋势时，在广告中称“Xerox乃施乐公司的商标”并积极推广“photocopy”和“photocopier”这样的词语，遏制了商标的通用化。

(二)救济措施

1 商标回复显著性之努力

成为普通名称之商标，亦可由于长时间之使用与广告，再回复其显著性而受保护。通俗地说，商标回复显著性即商标的失而复得。有的商标在成为普通名词后，由于长时间使用和广告宣传，在消费者看来又恢复了第二含义，法律便再给予商标保护。虽然商标通用化事实发生了，但有时这一现象并非无可救药，权利人应当尝试商标显著性回复的努力，使商标由“已经通用”化为“再次专有”。例如，美国法院于1896年曾判决使用在汽车轮胎上的商标“Goodyear”在其专利期届满时已成为一种轮胎的通用名称，不再受法律保护。而1986年以后，Goodyear商标经过持续广泛的使用在消费者心目中产生了“联想商品之来源”的意义，1959年法院重新将其作为商标予以保护。现在，已有百余年历史的固特异公司已成为世界上最大规模的轮胎生产公司。

另外，要善于用法律或行政的手段制止商标通用化。例如，美国克莱勒汽车公司的Jeep(吉普)汽车商标、美国杜邦公司的FREON(氟里昂)制冷剂商标在中国虽成为商品通用名称，但国家工商局考虑到这两个商标确属驰名商标，在与我国有关主管部门联系后，发出通知，原吉普车改称“越野车”，原氟里昂改称“氟制冷剂”，以行政手段救活了这两个商标。我国对注册商标实行行政保护与司法保护并行的“双轨制”，企业应当增强维权意识，发现权利受到侵犯时要及

时主张权利，积极运用各种手段挽救自己的商标。

2换个思路寻求合作

市场经济条件下，企业之间存在竞争，但同时也需要合作伙伴。在涉及通用名称的商标权纠纷案件中，双方表面上在争夺商标使用权，实际上争夺的是商标背后的巨大潜力市场，企业一旦卷入商标权纠纷中，无论胜诉与否，其利益都将受到一定影响。所以，当企业深陷商标与通用名称之争而难以脱身时，不妨退而求其次，寻求与对方合作共赢关系的建立，相互促进，共同使用争议商标，将该品牌做强做大。

在2007年思科诉苹果公司“iphone”侵犯其商标权一案中，苹果公司辩称“iphone”已经退化为网络电话或者与网络互连的手机这类产品的通用名称，必须承担商标通用化的后果。最终，两大公司握手言和，达成协议，双方都有权于全球范围内在其产品上使用“iPhone”商标，并还将致力于安全、消费及商用通信等领域开展合作，相互配合，这对我国企业在建设和谐社会的大环境下如何进行商标保护有很强的借鉴意义。

商标是企业最具价值的资产，是企业开拓市场、与竞争者抗衡的最佳武器，更是企业商誉的载体。而商标一旦发生通用化，企业的辛苦培育将付之东流。因此，企业在经营过程中，应制定完善的商标保护策略，正确恰当地使用商标，还要注意谨慎预防，培养和增强商标通用化的风险防范意

识，在通用化危险发生时切不可等闲视之，要及时采取相应的措施，防范和遏止通用化悲剧的发生。