商标合理使用的案例研究

学校代码： 10276

学号： 071050238

East China University of Political Science and Law 硕士学位论文

MASTER?S THESIS

论文题目：商标合理使用理论问题研究

——以50个典型案例判决为研究视角

姓名薛斯佳

学科、专业民商法学（全日制硕士）

研究方向知识产权法

指导教师王莲峰教授

论文提交日期2010年4月27日

商标合理使用理论问题研究

——以50个典型案例判决为研究视角

（硕士论文摘要）

专业：民商法学

研究方向：知识产权法

作者姓名：薛斯佳

指导老师：王莲峰教授

作为商标权利限制的一项重要内容，商标合理使用是指在一定条件下使用与他人商标相同或相似的标识，不被视为商标侵权的一类行为。商标合理使用制度产生源于商标专有权利的过度扩张妨碍了他人行使社会公共权利的社会现象。为了平衡商标权人与公众之间的利益，学者提出了商标合理使用理论并使其在司法实践中不断修正与完善，力图达成既保护商标的专有性，又维护构成商标词汇社会共享属性的制度本意。本文通过对国内外部分案例及主要理论学说的分析和讨论，指出目前在商标合理使用领域理论与实践方面存在的不足，并针对具体问题提出相应的解决方法。最终在此基础上对完善我国商标合理使用制度提出制度构想和具体的立法建议。围绕商标合理使用目前存在的相关问题，本文分为四章进行具体研究：

第一章是合理使用有关案例的实证分析。本文为能较全面地体现商标合理使用制度在我国司法实践中运用情况，特收集了50个相关案例考察分析。第一节将对这50个案件的判决书进行系统梳理，对实务界在运用商标合理使用制度现状进行分析后，本文认为目前存在制度缺乏统一判断标准、现有相关法律规范效力较低以及实践中对合理使用适用前提有所误读等问题。第二节对我国学者关于商标合理使用的主要理论研究成果进行考察，分析了商标合理使用理论的研究现状，指出部分学者在研究中存在的误读商标合理使用对象及构成要件等问题。

第二章是讨论商标合理使用的适用前提。针对上文中发现的商标适用前提问

题进行分析，提出合理使用制度的应以行为外观存在侵权可能、抗辩权人对标识有使用依据两项内容为适用前提。在分析“抗辩权人对标识有使用依据”这一前提时，本文认为应针对企业名称、地名商标及通用名称案件的不同特点，先行判断企业名称合法性、审查地名商标权利及认定通用名称。

第三章是关于商标合理使用部分理论问题的论述，主要分析了商标合理使用的对象、分类以及“混淆可能”与合理使用的关系等三个方面。本文认为，“商标合理使用”实质上是“商标法上的合理使用”。就叙述性合理使用而言，其对象并非权利人的商标，而是使用人自己自有权利或是公共领域词汇。在商标合理使用类型划分方面，本文主张以是否为商标性使用为依据，可将合理使用分为：叙述性合理使用、指示性合理使用。在“混淆可能”与合理使用的关系上，本文以合理使用理论、立法实践在国内外的发展脉络为基础，分析美国法院在2004年至2009年间几起案件中判案思路，认为无论是何种类型合理使用，均不宜将“不存在混淆”纳入构成要件，特别是在商标法第三次修改后，混淆若成为商标侵权的必要前提，则“混淆可能”不必然排除合理使用的适用。

第四章是关于制定和完善我国商标合理使用制度的立法建议。该部分通过观察我国合理使用立法现状，指出现行法规条例存在适用范围狭窄、立法规定简单及合理使用概念不明等现象。针对上述问题，本文在立法模式、内容选择上提出相应解决办法。最后参考国外立法及多位学者立法建议稿，草拟出商标合理使用及其构成要件的具体条文。

[关键词]商标合理使用适用前提叙述性合理使用指示性合理使用

ON THEORETIC ISSUSES OF TRADEMARK

FAIR USE

——Analyzing the Judgments of 50 Typical Cases

（Abstract）

Major：Civil and Commercial Law

Research Field: Intellectual Property Law

Author: Xue Sijia

Supervisor: Wang Lianfeng Professor

As an important part of the theory of limitation to trademark right, Trademark Fair Use refers to the conduct, using the identical or similar marks, not deemed as trademark infringement under a certain conditions. The Trademark Fair Use theory derives from the society phenomenon: the exclusive rights of registered trademark have expended so widely that may block other members to perform their social rights. In order to balance the interests between trademark owners and public people, the theory of trademark fair use has been put forward, continually revised and improved through the judicial practice, trying hard to reach the real intention of the theory that not only protect the trademark exclusive rights but also safeguard the sharing nature of the social words. The article points out there are some shortages existed in theory and practice areas of Trademark Fair Use by analyzing and discussing cases and doctrines at home and abroad, and submits the relevant solutions to specific problems. At the end of this article, there are some suggestions for building our Trademark Fair Use system. There are four parts in this paper to discuss the existed problems at present.

ChapterⅠis to analysis the cases concerning with the fair use. To show the domestic practice conditions of trademark fair use well, 50 relevant internal cases are

collected. After regulating and studying the cases and the present theories, some problems are found, for example lack of the unified judging standard, the less effectiveness of existing law and regulations or misunderstanding to the application premise of trademark fair use. And there are the misunderstandings to the object and essential factor of trademark fair use in this research.

Chapter Ⅱis about the application premise. The application premise of trademark fair use should include two parts: the conduct of using marks should meet the needs of the external form of trademark infringement, and the user should have a right of use on the marks at some extent. To the latter premise, the validity of enterprise’s name and other factor s should be examined initially.

Chapter Ⅲ is about the theoretic issues of trademark fair use, including the object and types of the trademark fair use, the relationship between likelihood of consumer confuse and fair use. Trademark Fair Use in essence is the fair use on the trademark law. The object of Descriptive Fair Use is not the owner’s trademark but the rights the user had and the words in the public area. Trademark fair use can be classified with two types: Descriptive Fair Use and Nominative Fair Use, according to whether the mark using is in the trademark sense. On the problem of the relation between likelihood of confuse and fair use, reviewing American judicial practice during 2004 to 2009, likelihood of confuse can be coexisted with fair use. If confuse becomes the essential term, especially after the third revising of the Trademark Law, the likelihood of confuse will not exclude the defense of trademark fair use.

Chapter Ⅳis about the legislative suggestions of building and proving the domestic trademark fair use system. The scope of application in present regulations is not wide enough, and the less specific stipulation is also the problem. This paper raises the corresponding solutions for problems above and drafts the specific clauses consulting with domestic and overseas legislations and some scholars’ propositions.

[Key Words] Trademark Fair Use, Application Premise, Descriptive Fair Use, Nominative Fair Use

目录

导言 (1)

第一章商标合理使用之实证考察 (2)

第一节商标合理使用相关案例梳理 (2)

一、相关案例统计情况 (2)

二、司法实务现状分析 (4)

三、问题归纳 (11)

第二节商标合理使用学说梳理 (11)

一、国内理论研究现状 (11)

二、现有理论研究盲点 (13)

本章小结 (15)

第二章商标合理使用之适用前提 (15)

第一节适用前提一：行为外观存在侵权可能 (15)

一、合理使用 (15)

二、合理使用与合法使用 (16)

第二节适用前提二：抗辨人对标识有使用依据 (18)

一、企业名称合法性之判断 (19)

二、地名商标案件之审查 (23)

三、通用名称之认定 (24)

本章小结 (25)

第三章商标合理使用之理论新构 (25)

第一节合理使用之对象解析 (25)

一、合理使用之对象 (25)

二、典型案例剖析 (26)

第二节商标合理使用类型分析 (27)

一、商标合理使用之类型 (27)

二、叙述性合理使用 (30)

三、指示性合理使用 (32)

第三节合理使用“混淆可能”之辩 (36)

一、国外合理使用构成要件最新发展 (36)

二、混淆理论下的合理使用 (39)

三、我国合理使用与混淆可能之辨 (43)

本章小结 (44)

第四章我国商标合理使用制度之完善 (45)

第一节商标合理使用立法现状 (45)

一、我国现行法律规定 (45)

二、现行立法之评价 (47)

第二节商标合理使用之立法建议 (49)

一、合理使用之立法模式及内容选择 (49)

二、《商标法》中合理使用之具体条文建议 (50)

三、合理使用构成要件之具体条文建议 (51)

本章小结 (53)

结语 (54)

参考文献 (55)

在读期间发表的学术论文与研究成果 (60)

后记 (61)

商标合理使用理论问题研究

——以50个典型案例判决为研究视角

导言

知识产权革命引领的权利保护观念日渐深入人心，固然让人欣慰，但权利人过分倚仗著作权、商标权、专利权等专有权对市场进行垄断，亦会抑制知识产权的进步和社会的发展，运用合理使用理论限制知识产权所有人权利的扩张已成学界共识。相较于著作权法及专利法，合理使用在商标领域的研究还处于发展阶段，相关法律法规缺位、无统一的判断标准成了制约商标合理使用在司法实践中正确运作的一大障碍。加之近年来随着我国注册商标侵权案件的数量激增及日趋复杂，如何厘清商标侵权与合理使用之间的界限也成为商标法必须面对的另一个问题。考察相关案例法院判决与学者研究成果，不难发现，一方面商标合理使用理论已受到商标学界的关注，并逐渐成为法院判断商标侵权案件考察因素之一；但另一方面，不论是学者还是司法实务人员均有将商标合理使用原则扩大化使用之嫌，商标合理使用有时甚至成为商标侵权的唯一抗辩事由，如此发展态势令人担忧。商标合理使用制度在完善理论与法律规定、限制商标权人垄断市场的同时，也应明确其使用前提，莫使商标合理使用制度本身成为权利滥用的又一“代言人”。

在目前我国司法实践框架下，制度滥用的忧虑并非杞人忧天。在商标领域，已有不少制度滥用先例，例如商标法中驰名商标的异化现象。盲目不恰当扩大一制度原有的范畴，打破该制度创立本身所固有的边界，不仅无法达到制度本应达到的效果，更可能引起整个体系的混乱。明确商标合理使用的适用前提，是为了避免重蹈驰名商标异化之覆辙。特别是在《商标法》第三次修改这一时代背景下，在将商标合理使用引入商标法的同时，进一步强调商标合理使用的适用前提，对我国商标制度的健康发展是适时、必要的。此外，合理使用的对象、分类及构成要件都是构建制度时不可回避的问题，特别是“混淆可能”与合理使用之间的关系，更是目前学界争议的焦点，希望本文讨论能对构建我国商标合理使用制度起到抛砖引玉的作用。

第一章 商标合理使用之实证考察

第一节 商标合理使用相关案例梳理

一、相关案例统计情况

本文这一部分选取了50个商标合理使用典型案例。从时间跨度上看，这些案例从现行《商标法》生效前到2009年底都有所涉及。据笔者掌握资料，2001年《商标法》修改后商标合理使用案件激增。2004年以后判决的有关合理使用的案例有33起，占本文所搜集案例的66%，在此基础上讨论商标合理使用司法实践情况具有一定的全面性及时效性。

图1：所搜集案例时间分布图

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001年前2001-20032004-2006

2007-至今

从法院地角度统计，所收集的50起商标合理使用案例多缘自于京津冀及沿海江浙沪一带法院判决，上述两地区法院分别判决了19起、17起案件。笔者认为这一高达72%的管辖比例主要存在以下原因：一是由于北京、江浙沪地区经济较为发达，权利人商标保护意识较高，容易发生商标侵权纠纷；二是上述地区法院法官业务能力较强，能够运用商标理论驾驭这一新型案件；三是与当地法院判决书的公开程度有关，其他地区判决书上网项目仍未普及，案例不易搜集。

图2：所收集案例地域分布图

05101520京津冀

江浙沪

珠江三角洲

中部地区

其他

本次所搜集的50个案例包括了《最高人民法院公报》上所刊登的涉及商标合理使用的案例，共计12件，占所统计案例中的24%。虽然我国不是判例法国家，但公报选登的裁判文书所体现的判案逻辑及认定标准对全国各地各级法院均具有一定的指导意义，通过这些案例能较全面的了解实践中运用商标合理使用制度之原貌。

表1：《最高人民法院公报》相关案例搜集情况

除了公报案例外，本文还选取了一些曾在商标理论界及社会公众中引起广泛讨论和争议的商标纠纷案件，在当时这些案件的判决对当地法院裁判工作及社会舆论导向都产生了较大的影响，通过梳理这些案例有助于发现问题。个别案例是由被控侵权人主动向法院提起确认不侵权之诉，如“彼得兔”案、“雅戈尔”案，这类案件在本次统计中占4%，故本文在统计以被控侵权人指代商标侵权纠纷中的被告以及确认不侵权中的原告，而以权利人指代传统商标侵权诉讼中的原告。大部分案件是由原告提起侵权之诉，有些是原告同时提起商标侵权及不正当竞争之诉，法院在裁判中分别作出决定。鉴于本文研究主旨，下文中将重点关注裁判文书中关于商标合理使用的内容，不涉及不正当竞争相关内容。为便于统计，将涉及商号及企业名称的案件统称为企业名称，并将在下文中对此进行评述。

二、司法实务现状分析

对所搜集案例进行初步整理分析可以明确下列情况：

从审理程序来看，在这50起案件中，当事人提起上诉的有29件，占总案件数的58%，其中有2起案件还提起了再审。就裁判结果而言，特别是在经历一二审的

案件中，二审法院维持原判、驳回上诉的有14件，占比例为50%，而有12件案件二审法院对一审判决进行了不同程度的改判，这一情况约占二审案件的41%，其中有10件案件一审、二审甚至再审的结论完全相反，另有9%的案件当事人在二审过程中提出撤诉。从合理使用对象考察，目前法院涉及合理使用的案件主要集中在企业名称、地名及通用名称、术语，这三大类占了总体的82%，其中有16件案件涉及企业名称、地名案件有7件，而通用名称案件为18件，分别占总体比例的 32%、14%、36%。就整体而言，叙述性合理使用案件发生比率较高，占了96%，指示性合理使用则在实践中案例较少，仅占4%。在被控侵权人抗辩理由方面，有36%的被控侵权人明确提出“合理使用”或“正当使用”的抗辩理由，有10%的被控侵权人提出“在先权利”为抗辩理由，另有 52%的案件被控侵权人以其他理由间接引用了“合理使用”为抗辩理由。所有案件，最终明确认定构成合理使用或正当使用的有10起，占总数的20%，而构成商标侵权的占38%，部分案件以不构成侵权结案，判决书中并未对是否构成合理使用进行判断，这类案件占到总数的30%。

根据上述统计结果，笔者归纳后认为，商标合理使用制度在我国司法实践中存在以下现象：

（一）合理使用判断缺乏统一标准，不同法院存在不同认知

图3：案件上诉及改判情况

5

10

15

20

25

30

35

国内50起典型案例

表2：二审、再审改判案件

商标合理使用目前已成为商标侵权判断的重要考察因素，据不完全统计，自1995年以来，《最高人民法院公报》共发布24件商标类案例，其中涉及商标合理使用问题的就占12件。随着公众商标意识的日益深化，此类案件将在商标案件中占据主要地位。但本次统计中，有近40%二审案件，一审、二审甚至再审法院竟作出截然相反的判决，这一现象不得不引起关注。例如在“百家湖”案中，初审法院南京中院认为“被告将‘百家湖’作为地理位置叙述使用，是其对该地名的合理使用。”1一审法院据此认定被告在宣传广告中使用“百家湖”一词属于合理使用，不侵权。但二审江苏省高院撤销了该初审判决，认定“被上诉人使用‘百家湖’已超出了善意、合理使用的范畴，应认定被上诉人南京金兰湾房地产开发有限公司构成对上诉人南京利源物业发展有限公司‘百家湖’商标专用权的侵犯。”2最后江苏省高院再审认为：“……金兰湾房地产公司虽然在楼盘冠名和广告宣传中使用了与‘百家湖’注册商标相同的文字，但并不侵犯利源物业公司的商标专用权。”3江苏省高院最终认定，被告的行为构成合理使用。同一案件在判断是否构成合理使用上尚且如此反复，可见此类案件的复杂程度，这也说明法院在判断商标合理适用时缺乏统一判断标准。

（二）案件集中分布三大领域，权利冲突为问题核心

图4：案件类型分布图

32%

14%

其他

26%

正如上述图表所示，商标合理使用案件主要集中在企业名称、通用名称和地名这三大类。这一情况一方面是由于商标合理使用制度本身的特点所决定的，该

1

参见“百家湖“案南京中院初审判决书，(200D 宁知初字第196号。 2 参见“百家湖“案江苏省高院终审判决书，(2002)苏民三终字第056号。

3 参见“百家湖“案江苏省高院再审判决书，(2004)苏民三再终字第00l 号。

制度最先发展的是叙述性合理使用理论，该理论主要是平衡商标权利人与公众之间就通用词汇、姓名等公共领域文字上的权利，加之中文词汇涵义丰富，由此使得此类纠纷成为合理使用案件的一大源泉。另一方面，这也与我国商标实务中，商标与企业名称、商标与地名使用等权利冲突问题尚未得到彻底解决有关。其他权利人在与商标权利产生冲突时，提出的第一抗辩理由就正当使用本人所有权利。由于缺乏统一明确的规定，在如何判断此类权利冲突时一直存在较多分歧，应多加重视。

（三）“合理使用”抗辩的使用情况复杂，亟待理论统一规范

图5：抗辩理由构成图

未提出

理使用”

如上图所示，在涉及商标合理使用的50起案件中，只有36%的被告在答辩时明确提出合理使用抗辩。随着学者和司法工作者对商标合理使用理论研究的不断深入，特别是2004年《商标法实施条例》出台后，明确提出“合理使用”或“正当使用”为抗辩理由的案件日益增多。但还是有超过一半案件的被控侵权人以其他诸如“使用通用名称”、“作为服务标识使用”等理由间接引用了“合理使用”为抗辩理由。这一情况说明社会对统一规范的商标合理使用制度有现实需求。我国延续的是大陆法系演绎方法的法律逻辑，理论界有必要将个案情况上升到一般理论，建立统一的制度基础来引导大众规范适用商标合理使用制度。下表所列即是直接提出合理使用抗辩的17起案件。

表3：直接提出合理使用为抗辩理由的案件

（四）个案引用法条各异，尚未制定高效力层级的法律条文

考察本文所选取的判决书，即使在法院认定合理使用的情况下，也只有12起案件法院是依据《商标法实施条例》第49条作出判决，而在其他判决书上则是引用《关于保护服务商标若干问题的意见》第7条第2款、《关于审理商标民事纠纷案件使用法律若干问题的解释》第1条等其他条款作出认定。例如，在“成都安特力边坡防护公司诉成都安力特边坡特种防护工程公司商标侵权纠纷”二审判决书中，四川省高院采取的是对《商标法》第52条侵权要件一一否认的判案逻辑，认为“第一、被上诉人在网站中使用‘SNS’的行为……不属于以上法条中规定的‘在同一种商品或者类似商品上’使用的要求，因此不构成侵权。第二、被上诉人在网站中使用‘SNS’的行为不是销售行为……不属于以上法条中规定的‘销售侵犯注册商标专用权的商品的’的要求。第三，被上诉人不涉及‘伪造、制造SNS’的行为，因此也不构成侵权。……”4，并据此认定被告使用“SNS”的行为属于合理使用，不构成侵权。由此可见，在审判实践中，由于缺乏统一、高效力的商标合理使用法律规范，各级法院援引法条混乱，应尽快将商标合理使用纳入修订后的《商标法》条文中，统一该制度的法制基础。

表4：以《商标法实施条例》第49条为判决依据的案件

4参见“Sns“案四川省高院终审判决书，（2008）川民终字第265号。

（五）适用前提界限不明，合理使用存在滥用趋势

高达41%的改判率，突显了商标合理使用案件判断的复杂性。除了法官在事实认定存在不同理解、“混淆可能”等判断依据有赖主观因素外，其深层原因还在于目前在理论上尚未厘清商标合理使用的使用范围，不同法院在是否适用合理使用上存在不同的理解。特别是近年来随着合理使用理论的逐步普及和完善，有时当事人及法官为加强不侵权结论的说服力，会在本不属于合理使用的案件中，在认定的不侵权的同时辅以合理使用理论来强化证明。如此一来，但凡涉及商标侵权，合理使用便有可能被搬上判决书，成为侵权抗辩无所不包的大箩筐。上述现象说明，明确商标合理使用适用前提是奠定该理论健康发展的基础。

三、问题归纳

根据对所搜集案例的归纳分析，目前在商标实务界合理使用制度运用存在的问题归纳起来主要有以下几点：一是制度缺乏统一判断标准，亟待理论统一规范；二是现有相关法律规范效力较低，内容零散，不利于法院的实践操作；三是实践中对合理使用适用前提存在误读，制度有被滥用之忧。

第二节商标合理使用学说梳理

一、国内理论研究现状

1988年5月3日国家工商行政管理总局商标局作出的《关于将唐山作为产地名称使用不构成商标侵权的意见》可认为是我国商标合理使用的萌芽之作，该意见答复河北工商局：“唐山是行政区划名称，不具有商标应有的显著性。由于历史的原因，唐山二字已作为商标注册，在其有效期内应予以保护。但这不妨碍唐山所在地的企业将唐山二字作为产地名称使用。若将唐山作为产地名称使用，则不构成商标侵权行为。”5随后国家工商局等部门出台的《关于行政执法中若干问题的意见》、《关于禁止汽车零部件销售商店、汽车维修站点擅自使用他人注册商标的通知》、《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知》、《关于保护服务商标若干问题的意见》等一系列规定，都涉及商标

5陈惠珍：《“For V olvo”与商标合理使用辨析》，载《电子知识产权》，2006年11月，第46页。

合理使用内容，但这些执法实践规则存在内容零散、效力层级较低等问题。2002年《商标法实施条例》第49条规定了商标权的限制，但该条款过于原则、可操作性差，使得商标合理使用在我国司法实践的现状一直未能得到改善。

而在商标合理使用领域，一直存在着司法实践先于理论及立法的现象，就笔者掌握的资料而言，学理界对该问题的关注则以1998年张今教授发表的《略论商标权的权利限制》6一文为开端，该文通过分析“贵州茅台”与“贵州醇”对“贵州”商标纠纷案例，建议在现有商标法理论中引入商标权利限制制度。随着“狗不理”案、“白蒲”黄酒案、“百家湖”案等一系列引起社会较大反响的案件，越来越多的学者及实务工作者投入到商标合理使用的研究中，通过分析法院判决、引入欧美商标法最新研究成果，商标合理使用理论在我国不断得到发展和完善。最初，商标合理使用理论的研究主要集中在合理使用的涵义、必要性及模式类型的探讨上，侧重于介绍和引入欧美商标合理使用理论基础。例如《商标的合理使用及其判断标准——从<商标法实施条例>的有关规定谈起》7一文，该文着重介绍及分析了合理使用的模式及判断标准。随后，理论研究开始以国内外备受关注的案例判决为切入口，对该制度的构成要件进行深入探讨，并提出了相关立法建议，一时间商标合理使用理论得到飞速发展。但随着商标合理使用制度在学理界和司法实务界的不断升温，开始有学者提出应对该制度进行反思，认为应防止合理使用原则异化及权利滥用8。更有学者提出，以限制商标权权利范围为初衷的商标合理使用理论将商标与符号混为一谈，从而导致商标权扩大为符号权，认为商标合理使用制度本身是建立在错误的理论基础上的。9

本文在梳理国内相关理论研究的基础上，通过分析所掌握资料，认为迄今为止，学者们对商标合理使用至少在以下方面已形成共识，即：因商标权人与他人的权利及社会公众利益发生冲突，为了平衡各方的利益，在某些情形下，法律应对商标权人权利的形式和保护作出限制的规定，包括商标合理使用、商标先用权、商标权利用尽等几方面内容；判断合理使用应结合行为人主观意图、客观行为及行为后果等因素进行综合考察；在法律缺位的情况下，应把合理使用纳入《商标

6张今、高辰平：《略论商标的权利限制》，载《中华商标》1998年第3期，第16-17页。

7傅钢：《商标的合理使用及其判断标准--从<商标法实施条例>的有关规定谈起》，载《中华商标》，2001年第12期，第36-39页。

8参见李友根教授在《论商标合理使用制度的适用前提—基于公报案例的整理与分析》一文中的相关观点，https://www.360docs.net/doc/d813758371.html,/show.php?contentid=1380，（访问日期：2009年11月30日）。

9何鹏：《商标合理使用理论之反思》，载《法学论丛》，2009年第4期，第91-93页。