专利创造性客观化问题研究

> 专利的重要因素。 欧洲专利公约第 NR 条规定：
“ 如果一项发明， 相对于现有技术而言， 在本领域 技术人员看来是显而易见的， 则该发明应当被认
M 为包含了创造性步骤” 。 我国专利法则把创造性
"?NH 年美国最高法院对 S.478T+22 1B U6$$/; :..* 案的判决， 被认为是创造性得以确立的 标 K 志， 该案涉及一项已授权专利的有效性。该专 利为组合性发明， 由门把手、 柄部和轴部组成， 其 创新点在于门把手用粘土或陶瓷做成， 而现有技 术中用的木头材料容易变形或裂开， 用的金属材 料容易生锈。最高法院多数法官认为， 该专利与 现有技术的区别仅仅是材料的替换， 缺少 “ 灵感 或发明 （ 3/U$/’+4- .6 +/1$/4+./ ） ” ， 因此是无效的， 此后， 这一判例确立的创造性由美国法院所遵循。 囿于美国宪法知识产权条款关于专利保护限于 “ 新的和有用的” 技艺之规定， 美国议会在很长时
知识产权! ・-- ・
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 观标准。理性人也称普通理智的人， 在美国侵权 法中定义为： 能够行使社会要求其成员为保护他 们自身权益及他人权益而行使的注意、 知识、 智 " 慧、 判断， 同时也犯有人类可能犯的错误。 专利 法上的本领域技术人员被认为具有本领域平均技 术人员的创造能力。 其次， 理性人所要求的行为标准是他所属社 区中人们的行为标准； 而专利法上的本领域技术 人员标准也只是为某个技术领域确定的客观 标准。 再次， 理性人标准不等于法官或陪审团成员 自身的行为标准， 本领域技术人员标准也不能由 法官或陪审员按自身标准来确定， 无论在专利局 还是在法庭， 都要以本领域技术人员这一抽象标 准， 来判断是否具有非显而易见性。 （ 二） 判断步骤的客观化： “ =&)4)$ 四因素” 与 “ 三步法” 美国最高法院 >"?? 年 =&)4)$ PC Q24* R%%&% 观地、 可预期地判断是否具有发明步骤， 审查员应 该采用所谓 “ 问题 A 方案法” ， 也称作 “ 三步法” ： 第一步， 决定 “ 最接近的现有技术” ； 第二步， 确定 要解决的 “ 客观技术问题” ； 第三步， 考虑所申请 发明， 以最接近现有技术和客观技术问题为出发 点来 看， 对本领域技术人员而言是否为显而易
定义为 “ 突出的实质特点和显著的进步” 。
专利创造性的客观化及其经济根源 ! ! 二、
（ 一） 从灵感标准到非显而易见性标准 创造性在美国专利法上从 “ 灵感” 标准到 “非 显而易 见 性” 标8T+22 1B U6$$/:..* 案确立的创造性 “灵 感” 标准， 实践证明是一个难以把握的标准。在 =’/. F/UB =.6OB 1B @’4.&%4+7 V$1+7$2 =.6OB 案 中， 法官把创造性解释为 “ 创造性灵感的闪现” ，
# 作者系中国政法大学博士研究生。 # # 作者系国家知识产权局专利局审查员。 " #$$ #%&’$( )**+，,$-./* )01+.’2/$22：3/1$/4+./ 56.4$74+./ +/ 48$ 9:$/4-;<+624 =$/4’6-， >? @AB CB DB EFGB "HIJ ， ""HK L H>（ "I?I ） B K K CB #B KM? （ "?NH ） B > D+./$( ,$/4(-，,6%* #8$6&%/，3/4$(($74’%( 56.O$64- D%:， （ )PQ.6* C/+1B 56$22， KHHM ） ， K/* $*B ， MRIB M F’6.O$%/ 5%4$/4 =./1$/4+./， "IJ> 年签署， "IJ? 年生效。
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第 !" 卷# 总第 $% 期
" 创造性成了极为模糊的东西。
现的结果， 而变成有计划、 有步骤的试验和群体性 劳动。另一方面， 专利权属公司化。据统计， 美国 在 #MM" 年只有 #%V 的专利颁发给公司； 而 #$$M O 年只有 #%8 "V 的专利颁发给独立发明人。 专利 权利主体从自然人向公司的转变， 意味着发明活 动不再是个人意志支配的行为， 而变成由投资行 为支配的研发活动。个人不再是研发活动的主导 者， 即使个人有了灵感的火花， 限于财力不可能付 之于实践， 许多有创造力的发明者由独立发明人 转变为公司的雇员， 公司按照雇佣协议对雇员发 明享有专利申请权。 专利创造性的变化正是适应了科技发展的需 要， 使创造性转变为对公司研发活动的客观评估。 如果仍然按照灵感标准判断， 通过一步步的试验 得出的结果， 并不具有创造性， 美国 #$GG 年的一
关键词：专利! 创造性! 客观化
"
引! 言 ! ! 一、
专利的创造性， 可以追溯到世界上最早的专 利法— — —"MJM 年威尼斯专利法， 它规定 “ 新的和
" 有灵感的” 发明应受到保护。 但现代专利法意义 上的创造性， 起源于美国的法官造法。
期内对创造性持谨慎态度， 直到 "INK 年才补入专 利法中。 在欧洲现代专利法的发展中， 创造性是获得
>> 见的。
（三） 判断方法的客观化： “ 动机 S 启示 S 教导” 方法和 “ 可能 A 会” 方法 无论是美国的两个步骤， 还是欧洲的三步法， 最后一步都是判断该发明是否为显而易见。这一 步最容易掺入审查员或法官的主观意见， 是创造 性判断客观化的关键。 在美国， 最高法院并没有给出最后一步如何 判断显而易见性的统一标准， 而是把这一问题留 给了联邦巡回上诉法院。联邦巡回上诉法院也不 认为某种判断方法能适用于所有案例， 但针对组 合发明的判断， 在判例中提出了最常用的 “ 动机 S 启示 S 教导” 方法： 现有技术中存在某种动机 （ H2N /’P)/’2*） 、 启示 （ 60KK%./’2* ） 或教导 （ 5%)(4’*K. ） ， 会 促使人们做出该发明中的组合时， 该发明是显而 易见的。比如某组织发明具有技术特征 # 和 T ， 而对比文件 > 披露了特征 #、 对比文件 ; 披露了 将技术特征 特征 T 。如果对比文件 > 已经指出， # 与类似于技术特征 T 的某类技术特征相结合会 产生有益的技术效果， 则对比文件 > 提供的技术 教导， 给出了把技术特征 # 与 T 结合的启示。这 一方法有效地避免审查员 “ 事后诸葛亮” 的主观 偏差， 提高了创造性判断的确定性。 对于欧洲专利局 “ 三步法” 的最后一步， 其审 查指南提出 “ 可能 A 会” 方法： 现有技术作为整体 是否存在任何教导， 该教导使本领域技术人员面 对该客观技术问题时， 会 （ ,20:7 ） 而不只是可能 （ (20:7） 考虑到该教导来修改或调整最接近现有 技术， 使之实现发明内容。 “ 可能 A 会” 方法， 与 美国联 邦 巡 回 上 诉 法 院 提 出 的 “ 动机S 启示S 教 导” 方法一样， 是使非显而易见性判断客观化的
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# ! 和育东 # ! 方慧聪 #
摘! 要：专利创造性的判断标准经历了一个客观化的过程， 各国专利法及其审查指南从判断
基准、 判断步骤、 判断方法等方面， 保障创造性审查的客观性。美国联邦巡回上诉法院近年来 的一些判决， 被认为实质上降低了创造性， 使一些显而易见的发明获得专利保护。我国专利创 造性的演变也是一个客观化的过程， 其政策选择符合我国现实需要。
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