知识产权诉讼的中止程序

知识产权诉讼的中止程序

知识产权诉讼的中止程序马东晓吴世珍

民事诉讼的中止制度是指在诉讼进行中发生某些特殊情况，使诉讼无法

进行下去，必须暂时停止诉讼程序，待特殊情况消除后再恢复诉讼程序的制度。

我国《民事诉讼法》第136条规定：有下列情形之一的，中止诉讼: （一）一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的, （二）一方当事人丧失诉讼行为能力尚未确定法定代理人的，（三）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的, （四）一方当事人因不可抗拒的事由不能参加诉讼的, （五）本案须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的, （六）其他应当中止诉讼的情形。

中止诉讼的原因消除后，恢复诉讼。” 从以上《民事诉讼法》对诉讼中止的规定看，诉讼中止可分为两类, 类是因诉讼主体原因而产生的诉讼中止；一类是因等待另一案件审理结果而发生的诉讼中止。

在知识产权诉讼中涉及的法律关系较为复杂，其中既有侵权法律关系, 往往又牵扯权属法律关系、对知识产权权利效力的争议等。因此，当原告起诉被告侵犯其知识产权时，被告以知识产权的权属或权利的效力抗辩，就引发了权属诉讼或权利是否有效的诉讼，而权利归属或权利的有效性与否又是原告赖以起诉的基础，人民法院通常都要等待这一案件得出结果才能作出是否侵权的决定。因此，与一般民事诉讼相比，知识产权诉讼中因等待另一案件的审理结果而引发的诉讼中止更常见，这一点在专利诉讼中尤其明显。本文为讨论方便，将知识产权诉讼的中止仅限于这一原因引起的诉讼中止。

一、我国知识产权诉讼中止的种类知识产权诉讼的中止按所涉及知识产权的类型可分为以下四种：1、著作权纠纷案件的诉讼中止。例如在著作诉讼中，如果涉及著作权的权属发生争议，则侵权需等待同一地或不同地法院对所争议作品的权属作而暂时中止。

2、专利纠纷案件的诉讼中止。这是知识产权诉讼中最典型和最复杂的情况。与著作权自动取得不同，专利权的获得须经申请和审查，而且审查授权机关又诉讼审理机关不同。因此，专利纠纷案件除权属争议外，还有因权利效力的争议引起的诉讼中止。

3、商标纠纷案件的诉讼中止。与专利纠纷案中的诉讼中止情况类似，商标侵权诉讼中也存在因权利归属和权利效力而引起的诉讼中止。此外，实践中也有因许可使用引发纠纷而导致原侵权诉讼中止的情况。例如，在侵权诉讼

中，原告指控被告侵犯其商标权，被告以原告未履行联营合同或许可合同为由提起新的诉讼请求，在同一地或不同地法院作出结论之前，侵权诉讼可能会中止审理。

4、不正当竞争案件的诉讼中止。我国《反不正当争法》的规定使“制止

不正当竞争”的权利成为一项重要的民事权利。其中，知名商品特有的名称、包装、装潢专用权即是这样一类标识性权利。在不正当竞争案件中，某一知名商品特有的名称、包装、装潢专用权可能会与他人的商标权、著作权、外观设计专利权等知识产权发生冲突而引发不正当竞争诉讼的中止，此外，知识产权诉讼中止还可按原因分为以下四种情况：1、因知识产权权利归属产生的诉讼中止侵权诉讼中，因知识产权权利归属产生争议的情况通常有两种。一种情况是被告提出了权属争议，另―种情况是案外人提出了权属争议。

在第一种情况中，若被告在侵权诉讼之外又向另一有管辖权的法院提起确权之诉，依照我国《民事诉讼法》136 条第（五）项的规定，侵权诉讼应当中止，这一点似无争议。若被告没有另行提起确权之诉，而是在本诉中以权属为由进行抗辩，是否中止，在认识上有不同争论。一种观点认为，侵权诉讼与权属诉讼不宜合并审理，审理时应中止侵权诉讼首先确定权利归属；另一种观点认为，上述情况下，侵权诉讼不应中止，但受诉法院应先审理知识产权权属问题，然后再审理侵权问题。笔者认为，确权之诉和侵权之诉在诉由、诉的性质以及诉讼请求茫围上均不相同，在同一法院中这两个诉并不能当然合并。所以第一种观点更加合理。

在第二种情况中，若案外人另行向另一有管辖权的法院提出权属之诉，自当中止侵权诉讼。但案外人向同一法院提出确权之诉，有人认为应让该案外人以有独立请求权的第三人身份参加诉讼，该侵权诉讼不应中止。笔者认为，所谓独立的请求权，是指第三人认为案件中的原告和被告之间争议的诉讼标的，全部或部分是自己的合法权益。而原侵权之诉的争议标的并不是权属，案外人以自己对权属有独立的请求权参加诉讼，是否恰当，值得探讨。结合第一种情况的第一种观点分析，案外人能否以第三人身份参加诉讼，应视具体案情而定。如果原侵权诉讼已经中止，法院已开始审理权属问题，案外人可以第三人身份参加诉讼；如果原侵权诉讼尚未中止，案外人则不应以第三人身份参加诉讼，而应另行提起确权之诉。此时，原侵权诉讼应当中止，以等待确权之诉的审理结果。

2、因知识产权权利效力引起的诉讼中止众所周知，知识产权的取得有两种方式：一是自动取得，如著作权、商业秘密权利、知名商品特有的名称、包装、装潢等标识性权利。二是申请取得，如专利权、商标权等。但无论是自动取得还是申请取得，其效力都不如有形物权稳固，在发生侵权诉讼时，被告经常以权利效力有瑕疵进行抗辩，对自动取得的知识产权而言，对其

权利效力的审查是由侵权诉讼中同一受诉法院一并审查的，故不存在诉讼中止问题。但对因申请而取得的知识产权，由于审查其效力的行政机关与受理侵权诉讼的司法机关不是同一机关，因此，在被告就权利有效性向行政机关提出异议时，受理侵权诉讼的司法机关可能会中止诉讼，以等待行政授权机关对该知识产权是否有效的裁决结果。实践中这种情况较为复杂，是否中止也不一而足，下文将以专利为例专门讨论。

3、因不同知识产权之间的权利冲突引起的诉讼中止由于知识产权客体的无形性特点，可能会使同一知识产权客体由不同主

体享有不同的民事权利，如商标权、著作权、外观设计专利权和知名商品特有的名称、包装、装潢专用权之间便会出现不同主体对同一客体（对象）享有不同权利的冲突问题．这样一来，可能会出现以下几种情况。

第一，以在先权利要求确认在后知识产权的归属，这种情况又分为被告以在先权利抗辩和案外人另行提起权属诉这种情况与前述因权利归属产生的诉讼中止的情况一样。

第二，以在先权利对在后知识产权的效力提出异议。如某一商标侵权诉讼中，某著作权人以注册商标抄袭其图形作品为由，要求商标局撤销原告的注册商标。这种情况与前述因权利效力产生的诉讼中止的情况一样。

第三，以在先权利直接起诉在后知识产权人侵权。如某商标侵权诉讼中，被告以原告侵犯其外观设计专为由进行抗辨或另案起诉。在这种情况下，两案相互牵连，情况较为复杂。按照最高人民法院《关于全国部分法院识产权审判工作座谈会纪要》中关于知识产权权利冲突的处理原则的意见“??…凡涉及权利冲突的，一般应当由当事人按照有关知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷或者其他民事纠纷案件。经过撤销或者无效程序未能解决权利冲突的，或者自当事人请求之日起3 个月内有关授权部门未作出授权结果且又无正当理由的，人民法院应当按照民法通则规定的诚实信用原则和保护公民、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先授予的权利人或在先使用人享有继续使用的合法的民事权益。

从这一《纪要》看，如果当事人对该知识产权提出撤销请求或宣告无效

请求，问题就转化为对在先权利的权属或效力的异议，按照前两种情况，诉讼应当中止。

但如果当事人没有对该知识产权提出撤消请求或宣告无效请求；或者经过撤消或者无效程序未能解决权利冲突的；或者自当事人请求之日起 3 个月内有关授权部门未作出授权结果且又无正当理由的，上述《纪要》并未明确是否中止诉讼，各地人民法院似可根据具体案情依据诚实信用原则和保护在先权利原则具体掌握。

在此问题上国家工商行政管理局的规定值得借鉴，该局规定“对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计日期，在该外观设计专利被撤消或者宣布无效之前，工商行政管理机关可以依照《商标法》，及时对商标侵权案件进行处理。” 从这里看，只要能证明商标权是在先权利，工商行政管理机关不必等到该外观设计专利权被撤销或被宣告无效就可以径行依《商标法》对侵权行为进行处理，当然也不必中止处理程序。

4，因知识产权保护的方式不同引起的诉讼中止我国的知识产权法律制度规定知识产权人对自己的知识产权既可以寻求司法保护，也可以寻求行政保护，即所谓的“双轨制”；由于司法保护和行政保护所适用的程序不同，侵权人承担的责任后果也不同，因此，

当知识产权人同时采取两种保护方式时，便可能引起诉讼中止。例如，工商行政管理机关应商标权人投诉对侵权人作出处罚决定后，为取得

商标权人民事赔偿又向法院起诉，法院立案后，侵权人又对处罚决定不服

提起行政诉讼，要求撤销原行政处罚决定。此时，受理侵权诉讼的法院为保持与行政诉讼受案法院作出的判决结果协调一致，也可能会中止从以上分析可以看出，在知识产权诉讼中，符合《民事诉讼法》第136 条第五项规定的“本案须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审

结的”情况大量存在。那么，实践中又是如何具体规定的呢?笔者下面将以专利诉讼的中止为例进行探讨。

二、我国专利法修改前侵权诉讼中止的相关我国现行的知识产权诉讼程序制度中，没有对著作权诉讼、商标权诉讼、反不正当竞争诉讼中的中止问题予以规定。只是对专利侵权诉讼中的中止问题，最高人民法院作出过司法解释。在1985年2月16日颁布的《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》中规定“在专利侵权诉讼中，遇有被告反诉专利无效时，受理专利侵权诉讼的人民法院应当告知被告按照专利法48 条和49 条的规定请求专利复审委员会宣告该专利无效。

在此期间，受理专利侵权诉讼的法院，可根据《民事诉讼法（试行）》第

118条第4项的规定中止诉讼。待专利权有效或无效的问题解决后再恢复专利侵权诉讼。

这一规定虽然可以避免专利权人滥用“可能无效”的权利限制“无辜”的生产者，但利用中止程序拖延诉讼同时也成了侵权人对抗权利人起诉的主要手段。实践证明，在专利侵权诉讼中，绝大多数的被告都会向专利复审委员会提出无效宣告请求。其中有的侵权人在答辩期内提出无效请求；有的侵权人在法院开庭后提出；有的则在法院送达判决时才告知法院已提出无效宣告请求；更有甚者在一审败诉后，二审审理期间才提出无效宣告请求。而根据最高人民法院的上述司法解释,绝大多数法院不管无效请求有无正当理由和证据，也不问何时提出，只要见到专利复审委员会出具的受理被告无效宣告请求通知书，就一律作出中止诉讼的裁定，等待无效宣告决定作出后再恢复审理。

上述做法极大地损害了专利权人的利益，使侵权人利用宣告专利权无效将诉讼中止作为故意拖延诉讼的手段，以达到继续实施侵权行为的目的。为此，1992年11月19日最高人民法院针对这一情况，又在《关于审理专利纠纷案件若干问题的解答》作了新的规定：

一）人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后，在向被告送达起诉状副本时，应当通知被告如欲请求宣告该项专利权无效，须在答辩期间内向专利复审委员会提出。

被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院应当中止诉讼。

被告在答辩期间内未请求宣告该项专利无效的，而在其后的审理过程中提出无效请求的，人民法院可以不中止诉讼。

（二）人民法院受理的发明专利侵权案件或者经专利复审委员会维持专利权的实用新型专利侵权案件，被告在答辩期内请求宣告该项专利无效的，人民法院可以不中止诉讼。” 从这一司法解释来看，最高人民法院对专利侵权诉讼中的中止问题以专利的类型和提出中止的时间为标准进行了区别对待，试图从程序上制约当事人滥用无效请求程序、随意打断诉讼程序的做法。同时，从专利类型上对专利权的效力也作了形式上的判断，即对经过实质审查的发明专利，对经专利复审委员会审查维持的实用新型专利，在形式上认可其效力，诉讼可以不中止，以此对发明专利和实用新型专利、外观设计专利的中止进行了区别规定。总的看来，这一规定在知识产权诉讼发展的初期，在从事知识产权审判的法官经验较少的情况下，对于保护专利权，制裁侵权行为，正确指导审判实践发挥了积极的作用。但在我国知识产权诉讼已有二十多年经验积累的基础上，这种做法限制了法官的自由裁量权，不能体现诉讼的公平原则，有时甚至损害了专利权人的利益。

例如：对于一些只能申请外观设计专利的日用产品，如服装、餐具、文具、包装盒等，以及由于产品更新换代太快而审查期限又太长等原因当事人不愿申请发明专利而申请的实用新型专利，在专利权人提起侵权诉讼时，如遇被告在答辩期请求宣告无效，法院不采取任何审查措施，无条件地中止诉讼，这一做法显然有违公平原则。在沈阳金龙保健品公司诉本溪某保健品公司侵犯其外观设计（包装盒）专利一案中，被告即在答辩期内向专利复审委员会提出无效请求，原告见到专利复审委员会转来的无效证据竟是两份由两个自然人各自写的该专利已使用公开的证言。但法院却在见到专利复审委员会转来的受理通知书后就无条件地中止了侵权诉讼。

另外，对外观设计专利而言，即使经专利复审委员会审查维持专利权有效，被告在答辩期间又请求宣告该专利无效，按该司法解释人民法院仍应中止诉讼。这样规定对外观设计专利权人并不公平，这种一刀切的做法，在这个案中放纵了侵权行为人，对专利权人没有给予充分、有效的保护。

实际上，专利法第50 条已经规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告

专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”笔者认为，从这一条来看，在专利侵权诉讼中，法院可以不以侵权人是否提出专利权无效作为是否中止审理的依据，或者说法院在专利权无效决定作出前，不必中止诉讼而径自作出判决是有法律保障的。也就是说，被告提出无效请求后，诉讼是否中止可由法官根据案情自己判断、酌定。而在审判实践中，大多数法官对《解答》的理解是：凡在答辩期内提出宣告实用新型和外观设汁的无效请求，一律中止诉讼；答辩期过后提出的，一律不中止诉讼。

这种做法使法官轻易地放弃了对案件的审判控制权，也忽视了知识产权人的诉讼权。

三、国外专利侵权诉讼被告提出专利无效后的做法

1、德国德国的专利制度和我国相近，其侵权诉讼是由普通法院法院管辖，但与我国不同的是，德国对宣告专利权无效的审理机关不

即联邦地区是专利局复审委员会，而是级别相当于高级法院的联邦专利法

院。

在德国，专利权被授予后，在其有效期内任何人均可向专利法院提起宣告专利无效的诉讼。因此，专利侵权诉讼中，假如被告担心自己制造的产品或使用的方法落入原告专利权保护范围之内，他往往会对该专利提起无效诉讼。依据德国民事诉讼法第148 条规定，因无效诉讼而导致侵权诉讼的中止应由地区法院酌定。很多情况下，负责审理侵权诉讼的地区法院中止对该侵权诉讼案的审理，而等待无效诉讼的裁决；但有时地

区法院也可以不中止对侵 权诉讼案件的审理。在决定是否中止审理的问题上，法院的依据是：如 果法院认为无效诉讼自始即具有充分证据，并具有胜诉的可能，那么它 就会中止对侵权诉讼案件的审理。

需要特别说明的是， 被告在提起专利无效诉讼后， 都把请求无效的诉讼 文件和检索的在先技术资料的副本提供给审理侵权之诉的法官， 原告也 将他在无效诉讼中的答辩状和证明其专利权有效性的技术资料提供给 法官，以此支持中止诉讼或不中止诉讼的请求。在中止诉讼期间，法院 也会根据无效诉讼中双方提交的法律文件， 如果发现中止诉讼是不公平

的，则不等到无效诉讼结束即决定恢复侵权诉讼。

由此可见，德国法官在专利侵权诉讼中作出是否中止诉讼的决定， 于自己对当事人提供的、宣告专利权无效的请求和答辩材料进行审查、 判断和

确认之后作出的。

2、日 本 日本的专利制度与我国基本相同。 专利侵权诉讼由方法院管辖，对专利 宣告无效是特许厅 （相当于我国专利局 ）的职权。在专利侵权诉讼中，被 告有时常会以 “专利权存在无效理由 ”请求法院将诉讼程序中止至 （特许 厅的）无效审判作出决定时。此时，法官会听取双方当事人的意见，广 泛征求法院高明人士对案件的看法，再作结论。在此问题上，日本工业 产权诉讼专家田仓整律师的意见代表了法律界普遍的观点。 他认为：“理 想的情况是如专利明显应宣告无效， 驳回请求的判决可以等特许厅有结 论后再作；反过来，明显不存在无效理由的，就可以说有效、无效是特 许厅处理的问题， （诉讼 ）可照常审理下去。但多数案件是介于两者之间 的，对这种案件的处理就要靠裁判长的裁量和才智了。

从上面的介绍看， 日本法官对专利侵权诉讼中提出的中止申请也不是盲 目地套用某一标准作出决定。 与德国一样，他们也是在充分审查无效的 理由和材料的基础上依自己的才智作出裁量。

3、美 国 美国没有单独的宣告专利权无效的制度。 但是在专利侵权诉讼中， 反诉 专利权无效是最常用的抗辩理由之一。 受诉法院在侵权诉讼中，根据被 告提供的证据，首先审查专利权的效力。如果经审查认为专利权无效， 则原告的侵权指控不能成立，驳回诉讼请求；如法院认为专利权有效， 则继续审查被告制造的产品或使用的方法是否构成侵权。这种方式下， 对原告专利权是否有效以及被告是否构成侵权， 都是由同一受诉法院审 理的，因此不存在诉讼中止的问题。

美国的这种专利侵权诉讼审判制度， 在程序上简单易行， 也方便当事人。 但它需要设立专门的上诉法院统一管辖， 以确保不会出现不同的地方法 院日甘

是基

对同一专利有效性判决不一致的情况。另外，这种审判制度对法官的业务素质乃至对抗制诉讼下的律师水平都有极高的要求。

四、我国专利法修改后的相关规定知识产权诉讼较一般民事诉讼而言，由于涉及财产保全、证据交换、专业鉴定、侵权审计等环节，诉讼本已周期较长，再遇中止程序，案件审理更“遥遥无期”。这常常会使知识产权人感到苦不堪言。实际上不仅我国是这样，世界其它各国大多也是如此。在日本，（专利）侵权诉讼期

间也很长，提起侵权诉讼对专利权人来说经济上、精神上均是很重的负担，是十分恼人的事。因此，在日本，大企业都十分重视专利管理，以加强管理来减少侵权诉讼，而一旦发生侵权诉讼又常常以和解方式解决。

因诉讼中止导致延长诉讼周期的知识产权诉讼主要是专利侵权纠纷。在

2001年?月1日实施的修改后的专利法中，由于需符合TRIPS的要求, 该法已将实用新型和外观设计专利的最终审查权归属于法院。这样，在专利侵权诉讼中，被告在答辩期内提出专利无效请求，专利复审委员会作出维持专利权有效的决定后，被告还可以进入一审和二审两个行政诉讼程序。如此一来，时间更长，对专利权人而言，如无有效的临时措施，将眼睁睁看着被告利用中止程序拖延诉讼而继续侵权。

为此，最高人民法院在2001 年6 月19 日公布的、《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的第9 条中规定，“人民法院受理侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项

专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以

不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者所依据的理由明显不充分的；（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。

笔者认为，最高人民法院的这一规定，对于现行专利制度下诉讼中止导致侵权诉讼拖延的问题，不失为一较好的措施。但具体实施中尚需进步细化。譬如，对案件事实不清，争议较大的，或者一旦中止诉讼对一方当事人有重大影响的案件，法院可以依据原、被告提供的证据和提出的理由，举行一个听证会，从实体和程序上进行全面审查，判断无效诉讼可能出现的结果，进而作出本案是否应当中止审理的决定。另外，在中止诉讼过程中，原、被告当随时提交无效诉讼中的证据和陈述理由，法院应当随时关注无效诉讼过程并随时判断可能的结果，一旦发现中止的理由不存在，应当立即恢复审理，尽快制止侵权行为。

另一方面，中止诉讼的法院或者涉及的当事人可以以书面方式通知无效诉讼的审理机关或法院，请其加快程序。审理无效诉讼的机关或法院应当优先安排人员和物质条件进行审理，以免形成诉讼上的“三角债”。

当然，对这一问题的根本解决办法应是从法律制度上予以考虑。笔者认为，具体可参照德、美两国的做法，结合我国国情，设立全国统一的知识产权（专利）上诉法院。由该知识产权（专利）上诉法院统一受理不服专利

复审委员会（或商标评审委员会）决定的案件、统一作为现有专利侵权诉讼受案法院的上诉审法院。这样，一可以保证专利、商标的复审决定的司法终审，符合TRIPS 的要求；二可以减少无效诉讼的一个审级，减轻知识产权诉讼当事人的讼累，节省知识产权审判的司法资源。三可使专利侵权诉讼的一审相对集中，终审归一，保证在全国范围内对专利、商标等知识产权案件的统一司法。